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Centre d'arbitrage et de mdiation de l'OMPI

 

DCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Lilly ICOS LLC contre Benachour Hami

Litige n D2005-0405

 

1. Les parties

Le Requrant est Lilly ICOS LLC, Wilmington, Delaware, Etats-Unis dAmrique. Le requrant est reprsent par Baker & Daniels, Etats-Unis dAmrique.

Le Dfendeur est Benachour Hami, Strasbourg, France. Monsieur Hami n’a pas indiqu de reprsentant.

 

2. Nom de domaine et unit d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <cialis-apcalis.com>.

L’unit d’enregistrement auprs de laquelle le nom de domaine est enregistr est Gandi SARL.

 

3. Rappel de la procdure

Une plainte a t dpose par Lilly ICOS LLC auprs du Centre d’arbitrage et de mdiation de l’Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle (ci-aprs dsign le “Centre”) en date du15avril2005, par email et le19avril2005, sur support papier.

En date du18avril2005, le Centre a adress une requte l’unit d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vrification des lments du litige, tels que communiqus par le Requrant. L’unit d’enregistrement a confirm l’ensemble des donnes du litige en date du19avril2005, et a prcis qu’il avait des contrats d’enregistrement en franais et en anglais et ne savait pas lequel avait t sign par le Dfendeur.

Le Centre a notifi aux parties le28avril2005, que la plainte comportait une dfaillance, car dans le contrat d’enregistrement le Dfendeur n’est pas soumis la juridiction du lieu du sige de Gandi SARL, l’unit d’enregistrement. Le Requrant a adress au Centre une modification de sa plainte le28avril2005, par email et le4mai2005, sur support papier.

Le28avril2005, suite diffrents courriers lectroniques du mme jour envoys par le Dfendeur indiquant qu’il ne parlait pas l’anglais, le Centre a galement crit aux parties pour leur indiquer que la plainte avait t dpose en anglais, mais que conformment au Paragraphe 11 des Rgles d’application, la plainte doit tre rdige dans la langue du contrat d’enregistrement, et que d’aprs les lments dont le Centre avait connaissance, ce contrat tait en franais. Le Centre a donc demand au Requrant soit d’apporter la preuve que le Dfendeur a accept que la procdure soit en anglais soit d’envoyer la plainte en franais. Le28avril2005, le Requrant a crit au Centre pour indiquer que la langue du contrat d’enregistrement de Gandi tait disponible la fois en anglais et en franais. Le mme jour, le Centre lui a rpondu qu’il fallait tenir compte du contrat d’enregistrement sign par le Dfendeur, et que celui-ci tant en franais, la plainte devait galement tre en franais.

Le Requrant a envoy la plainte en franais au Centre le9mai2005, par email et le17mai2005, sur support papier. Le Centre a envoy la plainte en franais et en anglais au Dfendeur le19mai2005.

Le Centre a vrifi que la plainte ainsi que la modification de la plainte rpondent bien aux Principes directeurs rgissant le Rglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprs dnomms “Principes directeurs”), aux Rgles d’application des Principes directeurs (ci-aprs dnommes les “Rgles d’application”), et aux Rgles supplmentaires de l’OMPI (ci-aprs dnommes les “Rgles supplmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prcits.

Conformment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rgles d’application, le19mai2005, une notification de la plainte valant ouverture de la prsente procdure administrative, a t adresse au dfendeur. Conformment au paragraphe 5(a) des Rgles d’application, le dernier dlai pour faire parvenir une rponse tait le9juin2005. Le dfendeur a fait parvenir des courriers lectroniques de rponse le11mai2005, et le1erjuin2005.

En date du21juin2005, le Centre nommait dans le prsent litige comme expert unique Thomas Webster. La Commission administrative constate qu’elle a t constitue conformment aux Principes directeurs et aux Rgles d’application. La Commission administrative a adress au Centre une dclaration d’acceptation et une dclaration d’impartialit et d’indpendance, conformment au paragraphe 7 des Rgles d’application.

 

4. Langue de la procdure

Conformment au paragraphe 11 des Rgles d’application, et en l’absence d’un accord entre les parties, la langue de la procdure doit tre celle du contrat d’enregistrement. En l’espce, celui-ci est en franais, et la procdure doit donc tre suivie en langue franaise.

Conformment au paragraphe 11 des Rgles d’application, la Commission a le droit de demander la traduction des pices jointes. En l’espce les traductions n’taient pas ncessaires parce que les lments de faits tel que l’existence des marques et le marketing pour la marque CIALIS n’taient pas contest.

 

5. Les faits

Le Requrant est Lilly ICOS LLC, une socit responsabilit limite constitue dans l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amrique. La socit Lilly ICOS a procd au dpt de la marque de commerce CIALIS auprs de l’Office de la proprit industrielle des Etats-Unis le17juin1999, et la marque CIALIS a t enregistre dans le registre principal le10juin2003, (Enregistrement n2,724,589).

Au total, le Requrant a obtenu plus de 87 enregistrements pour la marque CIALIS dans plus de 117 pays.

Le Requrant a commenc vendre des produits pharmaceutiques pour les troubles de l’rection identifis par la marque CIALIS le22janvier2003. En 2004, le Requrant a dpens environ 39 millions de dollars pour commercialiser et vendre son produit de la marque CIALIS travers le monde, et les ventes de produits de la marque CIALIS dans le monde entier ont t suprieures 550 millions de dollars.

De plus, le Requrant a enregistr le nom de domaine <cialis.com> le 10 aot 1999 et utilise cette adresse pour promouvoir le produit CIALIS et informer le consommateur.

Le Dfendeur a enregistr le nom de domaine litigieux le17janvier2005. Cette adresse permet l’accs une pharmacie en ligne.

 

6. Argumentation des parties

A. Requrant

Le Requrant affirme que la marque CIALIS est “un terme invent qui a un degr d’individualit lev et une originalit inhrente sans tre utilis de faon courante dans la langue ordinaire”. Pour le Requrant, “la marque CIALIS est un identifiant distinctif de la source du produit pharmaceutique de la Partie demanderesse, et l’ajout par la Partie dfenderesse du terme ‘apcalis’ ne supprime pas cette caractristique de la marque”.

Selon le Requrant “l’ajout d’un terme la marque de commerce CIALIS de la Partie demanderesse n’empche pas de trouver une similarit prtant confusion” et “quand un nom de domaine incorpore une marque distinctive dans sa totalit, ceci cre suffisamment de similarit entre une marque et un nom de domaine pour produire de la confusion avec la marque”.

Par ailleurs, le Requrant affirme que “la Partie dfenderesse n’a pas de droits ou d’intrts lgitimes en rapport avec le nom de domaine”. Selon le Requrant, “la Partie dfenderesse tente de profiter de l’excellente rputation et de la cote d’estime de la marque CIALIS pour diriger les utilisateurs de l’Internet vers un site web sur lequel de la publicit est faite pour une version gnrique du produit CIALIS de la Partie demanderesse”.

Le Requrant ajoute qu’il “n’a pas donn la Partie dfenderesse la permission, l’autorisation, le consentement ou une licence pour l’utilisation de sa marque CIALIS et que malgr cela, le nom de domaine est associ un site web permettant la Partie dfenderesse de gagner de l’argent en utilisant la rputation de la marque CIALIS de la Partie demanderesse et celle de la prparation pharmaceutique laquelle la marque CIALIS est associe”.

De plus, le Requrant estime que “l’utilisation par la Partie dfenderesse du nom de domaine dont la similarit avec la marque cre de la confusion pour vendre la version gnrique du produit CIALIS ne correspond pas une offre de bonne foi de biens ou de services en vertu de l’Article 4(c)(i) de la Politique”. Selon lui, “lorsque le dtenteur d’un nom de domaine dont la similarit avec une marque tablie cre de la confusion utilise le nom de domaine pour dtourner les utilisateurs de l’Internet en direction de son propre site web concurrent pour obtenir un profit commercial, une telle utilisation ne constitue ni une offre de bonne foi de biens ou de services, ni un emploi quitable ou non commercial lgitime en vertu des Paragraphes 4(c)(i) et (iii) de la Politique”.

Par ailleurs, le Requrant ajoute que “la scurit d’une version gnrique du produit de la marque CIALIS de la Partie demanderesse est suspecte et est galement la preuve que l’emploi du nom de domaine par la Partie dfenderesse n’est pas une offre de bonne foi”.

Enfin, le Requrant affirme que selon la Politique paragraphe 4(b)(iv), un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi sont tablis “lorsque l’enregistrement d’un nom de domaine est effectu dans le but d’utiliser une marque de commerce bien connue d’une autre personne ou entit en attirant les utilisateurs de l’Internet vers un site web pour raliser un profit commercial”.

B. Dfendeur

Les rponses du Dfendeur ne conteste pas les lments essentiels de la plainte mais consiste en une “liste de factures d’investissements sur le nom de domaine <cialis-apcalis.com>” et des remarques sur la diffrence de position conomique des deux parties.

 

7. Discussion et conclusions

Conformment aux Principes directeurs, paragraphe 4 (a), le Requrant doit tablir que les trois lments suivants sont runis pour obtenir gain de cause:

(i) le nom de domaine est identique ou similaire au point de crer la confusion, une marque de commerce sur laquelle la Partie demanderesse a des droits

(ii) la Partie dfenderesse n’a pas de droits ou d’intrts lgitimes en rapport avec le nom de domaine

et

(iii) le nom de domaine a t enregistr et est utilis de mauvaise foi

A. Identit ou similitude prtant confusion

Le nom de domaine litigieux est compos du mot CIALIS, lequel est suivi du mot ‘apcalis’.

Or, la prsence du terme ‘apcalis’ dans le nom de domaine <cialis-apcalis.com> n’est pas de nature carter le risque de confusion avec la marque antrieure du requrant en ce qu’il ne revt aucun caractre distinctif.

Par ailleurs, comme dans l’affaire Lilly ICOS v. Jay Kim, Litige OMPI No. D2004-0891 concernant la marque CIALIS, la Commission estime que le mot CIALIS est distinctif et n’a pas d’usage courant.

En consquence, la Commission considre que le nom de domaine <cialis-apcalis.com> est semblable la marque CIALIS dtenue et exploite par le Requrant, au point de prter confusion avec celle-ci.

B. Droits ou lgitimes intrts

Le Dfendeur n’a pas rpondu la plainte dpose contre lui, mais a simplement fourni la Commission la preuve des investissements qu’il a apports. Ces preuves dmontrent que le Dfendeur a investi dans le nom de domaine litigieux, mais aucunement qu’il en avait le droit. Le Dfendeur n’a donc apport aucun lment de nature dmontrer qu’il dtiendrait sur le nom de domaine litigieux des droits ou intrts lgitimes.

Par ailleurs, si la revente de produits de marque peut faire natre un dbat autour du caractre nominatif de l’usage de la marque, et de ce fait autour de sa lgitimit en droit des marques amricain, la revente de produits ‘gnriques’ en concurrence directe avec les produits du Requrant sur le mme site web rend l’usage de la marque illgitime, et ce principe peut avoir une importance particulire dans le cadre de la revente de produits pharmaceutiques, mettant en jeu la sant publique, et ne se prsentant ds lors pas comme une offre de bonne foi. (Voir Lilly ICOS LLC v. Dan Eccles, Litige OMPI No.D2004-0750)

De plus, l’utilisation par le Dfendeur d’une pharmacie en ligne suggre qu’il a pu recevoir une contrepartie financire pour rediriger le consommateur, ce qui ne correspond pas un usage commercial lgitime du nom de domaine. (Voir G.D Searle & Co.v. Fred Pelham, National Arbitration Forum Claim No. FA00117911)

En consquence, la Commission considre que n’est pas tablie l’existence d’un intrt lgitime du Dfendeur la dtention du nom de domaine <cialis-apcalis.com>.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il ressort des lments communiqus que le Requrant a tabli les droits qui lui appartiennent sur la marque CIALIS depuis 1999, et a galement tabli que la marque CIALIS est connue du public et a fait l’objet de publicitavant l’enregistrement du nom de domaine par le Dfendeur. Dans ces conditions, la Commission considre que le nom de domaine a t enregistr de mauvaise foi.

La Commission a visit le site web concern et a remarqu qu’au premier juillet2005, le site propose un lien un site proposant des services internet. Toutefois, en Annexe 11 et 12 de la plainte, le Requrant a soumis des extraits provenant du site indiquant que le site tait utilis pour proposer divers produits pharmaceutiques. Donc la Commission estime que le Dfendeur fait commerce de la notorit et de la valeur de la marque du Requrant. Le Dfendeur utilisait la marque du Requrant dans le nom de domaine pour rediriger les internautes vers une pharmacie en ligne o ils peuvent acheter les produits dcrits comme des quivalents aux produits CIALIS.

Or, tel qu’il a t rappel dans Lilly ICOS LLCv. East Coast Webs, Sean Lowery, Litige OMPI No. D2004-1101, le Paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs prvoit que l’enregistrement d’un nom de domaine afin d’utiliser la notorit d’une autre marque en attirant les internautes vers un site dans le but d’en percevoir les bnfices constitue une forme de mauvaise foi.

En consquence, au vu de l’ensemble de ces lments, la Commission considre que le nom de domaine <cialis-apcalis.com> a t enregistr et utilis de mauvaise foi.

D. Remdes

Le Requrant demande le transfert du nom de domaine. Le nom de domaine comporte l’expression “apcalis” qui ne fait pas partie de la marque du Requrant. Mais, il n’existe aucune indication qu’un tiers dtient un droit quelconque sur ce nom. Donc, en l’occurrence le transfert du nom de domaine apparemment ne porterait pas prjudice un droit d’un tiers.

 

8. Dcision

Pour toutes les raisons susmentionnes, et conformment aux Paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rgles d’application, la Commission dcide que le nom de domaine <cialis-apcalis.com> doit tre transfr au Requrant.


Thomas Webster
Expert Unique

Le 4 juillet 2005

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/d2005-0405.html

 

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