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WIPO Arbitration and Mediation Center

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

BITTORRENT, Inc. v. DAY NETWORKS MARKETING GmbH

Case No. D2005-0858

1. Die Parteien

Die Beschwerdefьhrerin ist BITTORRENT, Inc., San Francisco, Kalifornien, USA, vertreten durch Don C. Moody und John M. Genga, Genga & Associates, P.C., Encino, Kalifornien, USA.

Die Beschwerdegegnerin ist DAY NETWORKS MARKETING GmbH, Wien, Цsterreich, vertreten durch Christoph Hoppe, Kreuzkamp & Partner, Dьsseldorf, Deutschland.

2. Domain Namen und Domainvergabestelle

Gegenstand des Verfahrens sind die folgenden Domainnamen:

<abc-bittorent.com>
<abcbittorent.com>
<abc-bittorrent.com>
<abcbittorrent.com>
<abc-bittorrent.net>
<abcbittorrent.net>
<abc-bittorrent.org>
<abcbittorrent.org>
<bitorent.com>
<bitorentmovies.com>
<bitorent.net>
<bitorent.org>
<bitoret.com>
<bitorren.com>
<bitorrent.com>
<bitorrent.net>
<bitorrent.org>
<bitorret.com>
<bittoren.com>
<bit-torent.com>
<bittorent.com>
<bittorentmovies.com>
<bittorent.net>
<bittorent.org>
<bittoret.com>
<bittorrend.com>
<bit-torrent.com>
<bittorrent-download.com>
<bittorrentdownload.com>
<bittorrent-files.com>
<bittorrent-games.com>
<bittorrent.info>
<bittorrent-movies.com>
<bittorrentmovies.com>
<bittorrent.net>
<bittorrent-plus.com>
<bittorrentplus.com>
<bittorrent-plusplus.com>
<bittorrentplusplus.com>
<bittorrentplusplus.net>
<bittorrentplusplus.org>
<bittorrent-pp.com>
<bittorrentpp.com>
<bittorrent-sites.com>
<bittorret.com>
<bittorret.net>
<bittorret.org>
<bitt-torrent.com>
<bitttorrent.com>
<bytetorent.com>
<byte-torrent.com>
<bytetorrent.com>
<bytetorrent.net>
<bytetorrent.org>
<www-bittorrent.com>
<wwwbittorrent.com>

Die Domainvergabestelle ist KEY-SYSTEMS GmbH (auch bekannt als DomainDiscount24.net), Zweibrьcken, Deutschland.

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerdeschrift in Englisch ging beim WIPO Schieds- und Schlichtungszentrum (im Folgenden “Zentrum”) per E-Mail und in kцrperlicher Form am 11. August 2005 ein. Am 16. August 2005 wurde von der zustдndigen Domainvergabestelle bestдtigt, dass die streitgegenstдndlichen Domainnamen auf der in der Beschwerdeschrift genannten Beschwerdegegnerin registriert sind.

Das Zentrum wies die Beschwerdefьhrerin am 24. August 2005 darauf hin, dass die Sprache des Verfahrens gemдss paragraph 11 der Verfahrensordnung die Sprache des Registrierungsvertrages sei und forderte sie auf, die Beschwerdeschrift entweder in deutscher Sprache einzureichen oder eine Vereinbarung mit dem Beschwerdegegner vorzulegen, in der sich die Parteien auf Englisch als Verfahrenssprache einigten. Das Zentrum teilte der Beschwerdefьhrerin ebenfalls mit, dass die Beschwerdeschrift in einem Original und vier Ausfertigungen eingereicht werden mьsse und dass sie sich im Hinblick auf Rechtsbehelfe gegen eine Beschwerdeentscheidung, welche die Lцschung oder Ьbertragung der Domainnamen anordnet, der Zustдndigkeit der Gerichte am Wohnsitz des Domainnameninhabers unterwerfen mьsse (gegenseitige rechtliche Zustдndigkeit). Das Zentrum forderte die Beschwerdefьhrerin auf, diese Mдngel innerhalb von fьnf Tagen zu beheben.

Am 31. August 2005 verlдngerte das Zentrum die Frist fьr die Beseitigung der Mдngel der Beschwerdeschrift auf den 20. September 2005.

Die Beschwerdefьhrerin reichte die geдnderte Beschwerdeschrift per E-Mail am 9. September 2005 und in kцrperlicher Form am 12. September 2005 ein.

Am 26. September 2005 teilte das Zentrum der Beschwerdefьhrerin mit, dass der Mangel betreff gegenseitiger rechtlicher Zustдndigkeit nicht beseitigt worden war und forderte sie auf, sich innert fьnf Tagen der Zustдndigkeit der Gerichte am Wohnsitz des Domainnameninhabers zu unterwerfen, gemдss paragraph 1 und paragraph 3(b)(xiii) der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (im Folgenden “UDRP Verordnung”).

Die von der Beschwerdefьhrerin eingereichte Abдnderung ging am 27. September 2005 beim Zentrum ein.

Am 28. September 2005 stellte das Zentrum die Beschwerdeschrift der Beschwerde-gegnerin zu und forderte sie auf, bis zum 18. Oktober 2005 eine Beschwerdeerwiderung einzureichen.

Das Zentrum bestдtigte am 19. Oktober 2005 den Empfang der Beschwerdeerwiderung.

Am 2. November 2005 teilte das Zentrum den Parteien mit, dass ein Beschwerdepanel in der Person von Dr. Kamen Troller bestellt wurde, und dass der Einzelpanelist eine Annahmeerklдrung und eine Erklдrung der Unbefangenheit und Unabhдngigkeit abgegeben hat. Fьr den Erlass der Entscheidung wurde der 16. November 2005 festgesetzt.

4. Sachverhalt

Die Beschwerdefьhrerin hat die Marke “Bittorrent” seit Juli 2001 verwendet, um Software kenntlich zu machen und zu vertreiben, die Peer-to-Peer-Kommunikation (P2P-Kommunikation) und sonstige Formen der Kommunikation ьber das Internet ermцglicht (vgl. Anhang D Beschwerdeschrift).

Die Marke der Beschwerdefьhrerin wurde in der Europдischen Gemeinschaft am 11. und 14. Juli 2005 ьber zwei Gemeinschaftsmarken Klasse 9 gemдss dem Nizzaer Abkommen mit den Nummern 004470498 und 004470407 geschьtzt, wobei die erste Eintragung fьr das Wort “BITTORRENT” und die zweite fьr die entprechende Wort/Bildmarke “BitTorrent” vergeben wurde. Die Eintragung hдlt fest, dass die Marken im Zusammenhang mit P2P-Software und einer Suchmaschine verwendet werden (vgl. Anhang F Beschwerdeschrift).

Die Beschwerdegegnerin hat die Eintragung der Gemeinschaftsmarke “bittorrent” beim Harmonisierungsamt fьr den Binnenmarkt (HABM) am 6. Juni 2003 beantragt (GM-117885; vgl. Anlage 3 Beschwerdeerwiderung). Die Anmeldung der Marke “bittorrent” beim Deutschen Patent- und Markenamt erfolgte am 25. August 2003 unter Nr. 303 43 101 (vgl. Anlage 4 Beschwerdeerwiderung).

Die Parteien bieten die gleichen Produkte an (Zugriff auf P2P bzw. auf Datenaustauschsoftware) und benutzen den gleichen Vertriebskanal, das Internet.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdefьhrerin

Die Beschwerdefьhrerin fьhrt folgendes aus:

Alle strittigen Domains der Bittorrent-Marke seien verwirrend дhnlich, da jede eine Variation des Wortes “Bittorrent” darstelle. Das Wort “Bittorrent” sei durch Hinzufьgung, Wegnahme, Umstellung und/oder Ersetzung eines oder mehrerer Worte und Buchstaben zweckentsprechend verдndert worden, wodurch ein neues Wort geschaffen wurde, das einen Begriff integriere, der der Marke der Beschwerdefьhrerin im Anblick, in der Aussprache und/oder in der Rechtschreibung entweder identisch oder verwirrend дhnlich sei. Dieses Verhalten fьhre in Bezug auf die Quelle der auf der Website der Beschwerdegegnerin angebotenen Produkte und Dienstleistungen zur Verwirrung im Markt und verletzte insofern die feststehenden Grundsдtze des Markengesetzes und des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb.

Die Beschwerdegegnerin habe zudem keine Rechte oder legitimen Interessen an den strittigen Domainnamen. Weder die Beschwerdegegnerin noch eines ihrer Produkte oder Dienstleistungen sei gemeinhin unter dem Namen “bittorrent” bekannt. Die Beschwerdegegnerin beteilige sich auch nicht an einer legitimen, nicht gewerblichen, lauteren Nutzung der Marke der Beschwerdefьhrerin. Ausserdem nьtze die Beschwerdegegnerin die Marke Bittorrent nicht einfach als Namen oder als Hinweis, sondern dafьr, Benutzer auf nicht verbundene Websites Dritter (nдmlich “www.Mp3Dollars.com”, bzw. “www.Mp3.DownloadHQ.com”) zu locken, die versuchen, Besucher ьber bezahlte verbundene Unternehmen zu rekrutieren. Die Beschwerdegegnerin missbrauche somit die Marke Bittorrent fьr ihren eigenen kommerziellen Gewinn. Im Gegensatz dazu biete die Beschwerdefьhrerin ihre Software zum kostenlosen Download an.

Schliesslich erlдutert die Beschwerdefьhrerin, dass die Domains von der Beschwerdegegnerin bцsglдubig registriert und genutzt wurden. Die Registrierung und Nutzung der strittigen Domains habe stattgefunden, um andere, namentlich die Beschwerdefьhrerin, an der Wiederspiegelung ihrer Marken in entsprechenden Domainnamen zu hindern. Zudem habe die Beschwerdegegnerin verwirrend дhnliche Domainnamen registriert und benutzt mit der Absicht, Besucher auf Konkurrenz-Sites umzuleiten. Mehrere Sites der Beschwerdegegnerin seien inaktiv.

Aus diesen Grьnden beantragt die Beschwerdefьhrerin, die strittigen Domainnamen auf die Beschwerdefьhrerin zu ьbertragen und sie dergestalt der Nutzung durch die Beschwerdegegnerin und andere zu entziehen.

B. Beschwerdegegnerin

Die Beschwerdegegnerin fьhrt folgendes aus:

Sie verwende das Zeichen “bittorrent” insbesondere fьr Zwecke des Marketings, der Werbung fьr dritte Unternehmen und fьr Filesharing und Informationen ьber Software, wobei die registrierten Domains regelmдssig zunдchst als Weiterleitung auf bereits eingerichtete Internetseiten dienten. Nunmehr sei die Umsetzung der Projekte der Beschwerdegegnerin aber weiter gediehen, und die Beschwerdegegnerin benьtzte das Zeichen “bittorrent” bereits ausdrьcklich fьr Internetseiten, welche Informationen zum Bereich Software und Dateienaustausch bereit halten.

Der durchschnittliche Internetbenutzer sei sehr wohl in der Lage, zwischen den Dienstleistungen der Beschwerdegegnerin und dem Internetauftritt der Beschwerdefьhrerin zu unterscheiden. Alle strittigen Domains seien registriert worden, um ьber ein mцglichst grosses Angebot an Webseiten leicht verfьgen zu kцnnen und zu verhindern, dass Dritte sich an die Marke anlehnten. Einige dieser Domains kцnnten zudem mangels verwirrender Дhnlichkeit schon gar nicht mit der Marke “bittorrent” verwechselt werden.

Zumindest im territorialen Gebiet der Europдischen Gemeinschaft habe die Beschwerdegegnerin ein eigenes (дlteres) Recht an den strittigen Domainnamen erworben. Die Gemeinschaftsmarke “bittorrent” sei am 6. Juni 2003 und die deutschen Marke “bittorrent” am 25. August 2003 angemeldet worden, und habe am 1. Oktober 2003 zur Eintragung ins Register des Deutschen Patent- und Markenamtes gefьhrt. Die fьnfjдhrige Schonfrist fьr die Benutzung der Zeichen sei zudem noch nicht abgelaufen (Anlage 5 Beschwerdegegnerin). Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin wendet sich die Beschwerdefьhrerin mit ihrem Produkt bis heute ausschliesslich oder absolut ьberwiegend an Nutzer in den USA.

Die Beschwerdegegnerin habe nicht bцsglдubig gehandelt. Von Bцsglдubigkeit kцnnte im vorliegenden Sachverhalt allenfalls ausgegangen werden, wenn die Beschwerdegegnerin in einen schutzwьrdigen Besitzstand eines Vorbenutzers eingegriffen hдtte. Vorliegendenfalls habe es schon an einer Vorbenutzung im europдischen Raum gefehlt. Es gдbe keinen Hinweis darauf, dass die Beschwerdefьhrerin als Unternehmen aus den Vereinigten Staaten zum Zeitpunkt der Registrierung der Domains durch die Beschwerdegegnerin beabsichtigt habe, ein Angebot von Waren und Dienstleistungen in der Folgezeit auf den europдischen Raum zu erstrecken. Da aber im territorialen Gebiet Europas keinerlei дltere Rechte an Domains oder Zeichen existierten, sei es legitim, und keineswegs bцsglдubig, die freistehenden Domains auf sich zu registrieren. Ohnehin stehe der Beschwerdefьhrerin keine notorische Bekanntheit zu, auch nicht im Ursprungsland USA.

Die Beschwerdegegnerin fordert das Beschwerdepanel daher auf, die von der Beschwerde-fьhrerin geltend gemachten Ansprьche zurьckzuweisen. Sollte das Beschwerdepanel Zweifel an dem Recht und dem legitimen Interesse der Beschwerdegegnerin hegen, bittet diese um die Ablehnung des Antrags der Beschwerdefьhrerin und um die Verweisung an ein deutsches Gericht. Vorweg bittet sie das Beschwerdepanel um die Klarstellung dahingehend, dass der Gerichtsstand bezьglich der fraglichen Domains fьr etwaige gerichtliche Auseinandersetzungen, die sich an die Entscheidung des Beschwerdepanel anschliessen kцnnten, Zweibrьcken ist, weil sich dort der Sitz der Domainvergabestelle befindet.

6. Entscheidungsgrьnde

(a) Identischer oder verwechselbar дhnlicher Domainname

Vorliegendenfalls geht es vor allem um die Benutzung des gewiss unterscheidungskrдftigen Zeichens „BITTORENT“ respektive um Zeichen mit der Silbenfolge BI – TOR – ENT, wobei die Verdoppelung gewisser Konsonanten keine entscheidende Funktion hat.

Die Beschwerdefьhrerin verwendet die Bezeichnung Bittorrent seit 2001 zum Vertriebe von Software in den USA und hat einen gleichlautenden Domainnamen eingetragen seit dem 13. August 2001.

Sie hat im Jahre 2005 die Bezeichnung Bittorrent auch als Gemeinschaftsmarke im europдischen Raum hinterlegt.

Die Beschwerdegegnerin hat im Jahre 2003 eine Gemeinschaftsmarke und eine deutsche Marke „bittorrent“ eintragen lassen. Sie hat zwischen 2002 und 2004 die jetzt zum Streit stehenden Bittorrent Bezeichnungen als Domainnamen eingetragen.

Diese Bezeichnungen sind alle quasi-identscih und daher verwechselbar.

Insoweit wдre die Bedingung von paragraph 4a(i) der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (im Folgenden „Richtlinie“) erfьllt.

Anders verhдlt es sich mit den Domainnamen „bytetorrent“ – byte wird wohl ьberall als „bait“ und nicht als „bi-t“ oder „bi-te“ ausgesprochen – diese Bezeichnung unterscheidet sich daher im Schriftbild etwas und phonetisch stark von „bitorrent“.

(b) Rechte oder berechtigtes Interesse am Domainnamen

Die Beschwerdefьhrerin hat nicht bewiesen, dass sie дltere Markenrechte an der Bezeichnung „BITTORRENT“ oder verwechselbar дhnlichen Zeichen besitzt. Sie hat nicht einmal bewiesen, dass sie wenigstens eine sogenannte „common law“ Marke hat auf Grund des ursprьnglichen Gebrauchs in den USA. Doch auch eine solche Marke hдtte - sofern sie bestьnde - ohnehin nur Geltung in den USA.

Gemдss paragraph 4(c) kann ein Beschwerdegegner seine Rechte und berechtigten Interessen am Domainnamen darlegen. Insbesondere folgende Umstдnde beweisen die Rechte beziehungsweise berechtigten Interessen des Beschwerdegegners am Domainnamen, falls vom Beschwerdepanel nach Wьrdigung aller vorgelegten Beweismittel als nachgewiesen erachtet:

(i) Der Beschwerdegegner hat den Domainnamen oder einen diesem entsprechenden Namen im Zusammenhang mit einem gutglдubigen Angebot von Waren und Dienstleistungen benutzt oder eine solche Benutzung nachweislich vorbereitet, bevor er eine Mitteilung ьber das Beschwerdeverfahren erhielt;

(ii) Der Beschwerdegegner ist (als Einzelperson, Unternehmen oder andere Organisation) unter dem Domainnamen allgemein bekannt, auch wenn er kein Recht an einer Marke erworben hat; oder

(iii) Der Beschwerdegegner nutzt den Domainnamen in rechtmдssiger nichtgewerblicher oder sonst lauterer Weise ohne Gewinnerzielungsabsicht und ohne den Willen, Verbraucher in irrefьhrender Weise abzuwerben oder die fragliche Marke zu verunglimpfen.

Vorliegendenfalls hat die Beschwerdefьhrerin selber dargelegt, dass die Beschwerdegegnerin gewisse Bittorrent Domainnamen als link zu anderen websites benutze. Die Beschwerdegegnerin fьhrt zusдtzlich an, sie benьtze die Bittorrent Websites zur Information ьber Software und Dateienaustausch. Sie hдlt darьber hinaus in Europa die дlteren Markenrechte an dem Begriff BITTORRENT- sie hat die Marke Bittorent in Europa 2003 eingetragen – lange vor der Einleitung dieses Verfahrens.

Damit erfьllt die Beschwerdegegnerin die Bedingungen von paragraph 4(c)(i) der Verordnung und die Beschwerdefьhrerin hat keinen Gegenbeweis erbracht.

(c) Bцsglдubige Anmeldung oder Nutzung des Domainnamens

Damit ein Gesuchsteller die Ьbertragung eines Domainnamens fordern kann, muss er nach paragraph 4(b) der Richtlinie zum mindesten glaubhaft machen, dass der Domainname bцsglдubig angemeldet und genutzt wurde. Paragraph 4(b) nennt - nicht abschliessend - die folgenden vier Umstдnde, die, falls vom Beschwerdepanel festgestellt, Nachweis der bцsglдubigen Registrierung und Nutzung beinhalten:

(i) Umstдnde, die darauf hindeuten, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen vorrangig deshalb erworben hat, um ihn dem Beschwerdefьhrer, der Inhaber der Marke ist, oder einem seiner Wettbewerber gegen Entgelt, welches seine nachweisbaren, mit dem Domainnamen unmittelbar in Verbindung stehenden Unkosten ьbersteigt, zu verдussern, zu vermieten oder auf andere Weise zu ьbertragen;

(ii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen in der Absicht registriert, den Inhaber der Marke an deren Wiedergabe in einem seiner Marke entsprechenden Domainnamen zu hindern, sofern sein Verhalten einem entsprechenden Muster folgt;

(iii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen vorrangig in der Absicht registriert, den Geschдftsbetrieb eines Wettbewerbers zu behindern, oder

(iv) der Beschwerdegegner hat willentlich und in Gewinnerzielungsabsicht versucht, durch die Benutzung des Domainnamens Internetbenutzer zu seiner Website oder zu einer anderen Online-Prдsenz zu lenken, indem er eine Verwechslungsgefahr mit der Marke des Beschwerdefьhrers hinsichtlich Herkunft, Unterstьtzung, Zugehцrigkeit oder Billigung seiner Website, seiner Online-Prдsenz oder von auf seiner Website oder Online-Prдsenz angebotenen Produkten oder Dienstleistungen geschaffen hat.

Im vorliegenden Fall ist der Tatbestand von paragraph 4(b)(i) nicht gegeben.

Die Beschwerdefьhrerin hat nicht bewiesen, dass sie durch die Domainnamenregistrierungen der Beschwerdegegnerin in der Ausьbung ihres Geschдftes behindert wird – daher sind auch paragraph 4(b)(ii) und (iii) nicht anwendbar.

Es kann dahingestellt bleiben, ob die Beschwerdegegnerin aus der Bekanntheit der Bezeichnung „BITTORRENT“ Nutzen zieht, indem sie eine grosse Menge von дhnlich lautenden Domainnamen angemeldet hat und diese in gewinnbringender Weise zu benutzen versucht. Die Beschwerdefьhrerin hat jedenfalls nicht nachgewiesen, dass die Beschwerdegegnerin dabei bцsglдubig gehandelt hat (dies vor allem angesichts der unklaren Situation bezьglich der Markenrechte). Man kann auch nicht sagen, dass die Beschwerdegegnerin ihre Domainnamen in schikanцser Weise gebraucht; es ist an und fьr sich nicht unzulдssig, Domainnamen als link zu anderen Sites einzusetzen. Die Beschwerdegegnerin hat die strittigen Namen schon seit geraumer Zeit als Marken eingetragen, die Beschwerdefьhrerin hat sich erst vor kurzem entschlossen, auch auf dem europдischen Markt aufzutreten.

Die UDRP Verfahren sind nicht dazu geeignet, um komplexe Sachverhalte abzuklдren, und um Interessenabwдgungen vorzunehmen – dies kann besser in einem ordentlichen Zivilverfahren wegen unlauterem Wettbewerbs entschieden werden.

Bezьglich der „bytes“ Domainnamen besteht, wie unter Punkt 6 a) ausgefьhrt, ohnehin keine Verwechslungsgefahr.

7. Entscheidung

Aus obigen Ьberlegungen wird die Beschwerde abgewiesen.

Dr. Kamen Troller
Einzelpanelist

Datum: 16. November 2005