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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Fiat Auto Argentina S.A. y Fiat Auto S.P.A. v. Silvio Eduardo Bianucci

Caso N° D2005-1102

1. Las Partes

La Demandante es Fiat Auto Argentina SA, domiciliada en Argentina, representada por Estudio Jurнdico Guillermo A. C. Ledesma & Asociados; y Fiat Auto S.P.A., domiciliada en Italia, representada por Laura Berti y Horacio Lutzky.

El Demandado es Silvio Eduardo Bianucci, domiciliado en Argentina, representado por el Estudio Juridico Dibo y Asociados.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <negociososcurosfiat.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Tucows.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 19 de octubre de 2005. El 21 de octubre de 2005 el Centro enviу a Tucows vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 24 de octubre de 2005 Tucows enviу al Centro vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

En respuesta a las notificaciones del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 31 de octubre de 2005 y el 7 de noviembre de 2005.

El Centro verificу que la Demanda junto con la modificaciуn a la Demanda cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 10 de noviembre de 2005. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 30 de noviembre de 2005. El escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 28 de noviembre de 2005.

El Centro nombrу a Miguel B. O’Farell como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos (“El Panel”) el dнa 14 de diciembre de 2005, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Sin perjuicio de que el idioma del acuerdo de registro es el inglйs, teniendo en cuenta que ambas partes presentaron versiones en espaсol de sus escritos de Demanda y Contestaciуn a la Demanda; que el espaсol es el idioma oficial del paнs de la Demandante Fiat Auto Argentina S.A. y del Demandado; que las partes presentaron sus anexos con numerosa prueba documental en espaсol; y que el idioma de la jurisdicciуn elegida por el Demandante coincidente con el lugar del domicilio del Demando es el espaсol; el Panel determina que el idioma del presente procedimiento sea el espaсol.

Cabe mencionar que el escrito de Demanda carecнa de claridad con respecto al nombre de la Demandante Fiat Auto S.P.A. En otras palabras, el escrito de Demanda consignaba indistintamente como Demandante a Fiat Auto S.P.A y Fiat S.P.A. A modo de ejemplo, la empresa Fiat Auto S.P.A. aparecнa como Demandante en la carбtula, mientras que en el punto II de la Demanda dedicado a indicar los datos de las partes, se indicaba que la Demandante era Fiat S.P.A. Asimismo, en los recursos solicitados, se solicitaba que el nombre de dominio fuera transferido a Fiat Auto S.P.A.

Debido a esta falta de precisiуn, tanto el Panel como el Centro entendieron en un comienzo que la Demandante era Fiat S.P.A. y no Fiat Auto S.P.A.

Por otro lado, en su escrito de Contestaciуn de Demanda, el Demandado alegу que la Demanda fue presentada por Fiat Auto Argentina S.A. a espaldas de Fiat Auto S.P.A. con el fin de ocultar las maniobras ilнcitas denunciadas en el sitio web “www.negociososcurosfiat.com” y acusу a quienes se presentaron por Fiat Auto S.P.A. de carecer de autorizaciуn para iniciar la Demanda.

En virtud de lo anterior y de la grave acusaciуn del Demandado, el Panel dictу una orden de procedimiento requiriendo a la Demandante Fiat S.P.A. que acompaсe un poder que faculte a sus representantes a actuar en su nombre y representaciуn y en el cual la Demandante Fiat S.P.A. ratificara todo lo actuado por ellos. Al efecto, se concediу un plazo de 30 dнas.

En respuesta a la orden de procedimiento, el representante de la Demandante Fiat Auto Argentina S.A. enviу al Centro un correo electrуnico indicando que la empresa Demandante es Fiat Auto S.P.A. y adjuntando un documento legalizado por Apostilla de la Convenciуn de la Haya en el que un funcionario de Fiat Auto S.P.A. ratifica, ante notario pъblico, la actuaciуn de los Dres. Laura M. Berti y Horacio Daniel Lutzky en este procedimiento.

En razуn de ello, el Panel considera que la empresa italiana Demandante en este procedimiento es Fiat Auto S.P.A.

Asimismo, el Panel entiende que el documento de ratificaciуn mencionado satisface la orden de procedimiento y que su envнo por correo electrуnico el dнa 19 de enero de 2006 cumple con el plazo en ella acordado.

Asimismo, se desestiman in limine las presentaciones adicionales que han formulado las partes y que no fueron solicitadas por este Panel.

4. Antecedentes de Hecho

Fiat Auto S.P.A. es titular de algunas marcas que contienen la voz “FIAT”, tales como: “FIAT BRAVA”, “FIAT BRAVO”, “FIAT PALIO”, etc. y que se encuentran registradas desde hace varios aсos, al menos en la Argentina, paнs en el que se domicilia el Demandado.

El Demandado es el titular del sitio web “www.negociososcurosfiat.com” registrado el dнa 19 de agosto de 2004.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante alega que:

Fiat Auto S.P.A es titular de la marca notoria “FIAT”, registrada en numerosos paнses del mundo.

El nombre de dominio fue registrado con el fin de extorsionar a la Demandante mediante la denigraciуn de la familia de marcas “FIAT”, con el objeto de obtener sumas millonarias por parte de la Demandante.

El nombre de dominio fue originariamente registrado por el Sr. Marcelo Fabiбn Caneto, quien lo transfiriу al Demandado con el objeto de burlar el dictado de una medida cautelar que ordenaba dar de baja el nombre de dominio.

El nombre de dominio es confundible con la marca “FIAT” y con otras marcas que contienen la voz “FIAT”, como “BUSINESS SOLUTIONS FIAT GROUP”.

El Demandado no tiene derechos ni intereses legнtimos en el nombre de dominio. El derecho de expresar los propios puntos de vista no es el mismo que el de usar la marca de otro para identificarse como la fuente de esos puntos de vista.

El Demandado pretende destruir, denigrar y diluir la marca, asн como desprestigiar su renombre para obtener una suma millonaria de dinero.

Asimismo, la Demandante alega que tanto el Sr. Marcelo Fabiбn Caneto como el Demandado se encuentran involucrados en numerosas maniobras ilнcitas.

En razуn de ello, la Demandante ha iniciado distintos procesos de carбcter civil y penal contra el Demandado en la Argentina.

Finalmente, la Demandante solicita que el nombre de dominio <negociososcurosfiat.com> sea transferido a la Demandante Fiat Auto S.P.A.

B. Demandado

El Demando alega que:

La Demanda fue presentada a espaldas del Demandante Fiat Auto S.P.A. con el fin de ocultar las maniobras ilнcitas que denuncia el Demandado en su sitio web y que quienes se presentan por la Demandante Fiat Auto S.P.A. carecen de autorizaciуn para iniciar la Demanda.

La Demandante ha incurrido en numerosas falsedades en su Demanda violando la certificaciуn acerca de que la informaciуn allн contenida es verdadera.

Las acusaciones efectuadas por la Demandante no son ciertas. Por el contrario, es la Demandante quien ha incurrido en distintas maniobras ilнcitas.

El Demandado nunca fue notificado de ninguna medida cautelar, el Sr. Marcelo Fabiбn Caneto le transfiriу el nombre de dominio dado que las distintas denuncias y persecuciones de la Demandante sumieron al Sr. Marcelo Fabiбn Caneto en una depresiуn manifiesta.

El nombre de dominio no es confundible con las marcas de la Demandante.

El sitio web del Demandado “www.negociososcurosfiat.com” es un medio de expresiуn, investigaciуn e informaciуn gratuita que debe ser protegido por las garantнas constitucionales de libertad de expresiуn y prensa.

El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de buena fe. En el sitio se dan a conocer distintas investigaciones acerca de la conducta de la Demandante y se expresan y reproducen reportajes a funcionarios, pruebas de juicios, opiniones de periodistas de radio y televisiуn, etc. En el sitio web no se ofrece ningъn producto o servicio ni se direcciona a los internautas a otras empresas que puedan ofrecerlos.

Por lo expuesto el Demandado solicita al Centro que sea rechazada la Demanda.

6. Debate y conclusiones

Conforme el pбrrafo 4.a) el Demandante deberб probar los siguientes elementos:

(i) que el nombre de dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho; y

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) que йste ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Conforme el pбrrafo 15.a) del Reglamento, el Panel resolverб la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Polнtica, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable.

El Panel encuentra ъtil aclarar que las diversas acusaciones formuladas por las partes en sus escritos de Demanda y Contestaciуn a la Demanda que no se refieren a lo atinente al registro y uso del nombre de dominio exceden la competencia de este Panel.

El Panel debe limitarse a verificar si se encuentran probados los elementos requeridos en la Polнtica, pбrrafo 4.a), sin adentrar en las cuestiones de hecho y de derecho que exceden este estricto marco, las cuales deben ser dejadas en manos de los tribunales con el fin de posibilitar a las partes la amplitud de debate y prueba necesarias.

En razуn de ello, el Panel se limitarб a atender solamente aquellos argumentos de las partes que fueron planteados por ellas en tiempo oportuno y que a juicio del Panel resulten conducentes para la decisiуn del caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Panel encuentra que existe similitud hasta el punto de crear confusiуn entre el nombre de dominio <negociososcurosfiat.com> y las marcas de la Demandante Fiat Auto S.P.A. que contienen la voz distintiva, notoria y caracterнstica “FIAT”.

La frase “negocios oscuros”, no obstante su carбcter peyorativo, no aporta distintividad al nombre de dominio y no resulta suficiente para mitigar la confusiуn con las marcas de la Demandante, desde la perspectiva del usuario de Internet. Por el contrario, es evidente que “FIAT” es el elemento principal, caracterнstico y distintivo, tanto en el nombre de dominio en cuestiуn como en las marcas de la Demandante.

El Panel conoce que existen precedentes en los cuales se ha denegado la cancelaciуn o transferencia de los nombres de dominio al no encontrarse confusiуn entre la marca del demandante y el nombre de dominio que la contiene junto a un tйrmino peyorativo. Por el contrario, en otros precedentes se ha ordenado cancelar o transferir nombres de dominio constituidos por marcas de terceros y palabras de carбcter peyorativo. Al respecto de estos dos criterios, el Panel entiende que cada caso concreto debe ser evaluado en particular.

En este caso concreto, el Panel encuentra que la frase “negocios oscuros” no resulta suficiente para impedir que exista confusiуn con las marcas de la Demandante.

Para quienes no conocen el espaсol, las palabras “negocios oscuros” no tendrбn significado y serбn simplemente expresiones de fantasнa. Quienes sн conocen este idioma, aъn cuando puedan percibir un significado peyorativo en la expresiуn, advertirбn que el elemento principal, distintivo y caracterнstico en el conjunto es la marca notoria “FIAT”, que constituye, a su vez, el elemento principal de las marcas de la Demandante.

Por lo expuesto, el Panel entiende que el Demandante ha acreditado el primer elemento requerido en la Polнtica pбrrafo 4.(a)(i).

B. Derechos o intereses legнtimos

La Demandante alega que el nombre de dominio tiene por objeto la denigraciуn, el daсo y el desprestigio de la marca con el fin de extorsionar a la Demandante y obtener sumas millonarias.

El Demandado alega que utiliza el sitio web “www.negociososcurosfiat.com” para dar a conocer distintas investigaciones acerca de las supuestas conductas ilнcitas de la Demandante, para expresar y reproducir reportajes a funcionarios, opiniones de periodistas de radio y televisiуn, etc.

El Panel entiende que no se encuentra probado que el objetivo final del Demandado sea obtener sumas millonarias mediante la extorsiуn al Demandante.

Sin embargo, de las constancias de la causa surge que al menos uno de los fines del sitio es criticar y formular acusaciones contra la Demandante. Estas crнticas y acusaciones unidas a la frase “negocios oscuros” – frase que aparece tanto en el nombre de dominio como en forma prominente en la pбgina de inicio del sitio- claramente empaсan el prestigio de la marca “FIAT”.

El Panel encuentra que esta conducta del Demandado no puede equipararse a un uso legнtimo y leal del nombre de dominio. El Demandado puede ejercer su derecho de libertad de expresiуn en Internet, pero ello no significa que posea derechos para utilizar una marca ajena en su nombre de dominio con el fin de denigrarla.

Por consiguiente, el Panel encuentra que el Demandado no posee derechos ni intereses legнtimos sobre el nombre de dominio.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El Demandante debe probar que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Es evidente que la actividad que lleva adelante el Demandado en su sitio web empaсa el renombre de la marca notoria FIAT y resulta perturbadora de la actividad comercial del Demandante.

El Panel entiende que el registro de un nombre de dominio utilizando una marca famosa y con la intenciуn de empaсar su prestigio y de perturbar y daсar la actividad comercial de su titular constituye una conducta teсida de mala fe a los fines de la Polнtica.

El Panel nota que el Demandado no ha sido quien registrara el nombre de dominio sino que йste le ha sido transferido por el Sr. Caneto. A este respecto, el Demandado manifiesta que el Sr. Caneto le transfiriу el dominio ya que las denuncias judiciales de la Demandante y sus persecuciones sumieron al Sr. Caneto en una manifiesta depresiуn.

Es evidente que tanto el Sr. Caneto como el Demandado han actuado de mala fe. El Sr. Caneto ha registrado el dominio con el бnimo de empaсar la marca FIAT perturbar y daсar la actividad de la Demandante, lo cual, entre otras cosas, ha motivado las acciones judiciales promovidas por la Demandante. Por su parte, la Demandante ha adquirido el nombre de dominio con el бnimo de continuar con la actividad que el Sr. Caneto iniciу, si es que no estaba involucrado en esa actividad desde sus inicios.

Por consiguiente, el Panel encuentra que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

De todas formas, como fuera expresado en otros precedentes, la adquisiciуn de un nombre de dominio a los fines de la Polнtica es equiparable a su registro. Por consiguiente, habiendo el Demandado adquirido el dominio con el бnimo de empaсar la marca “FIAT” y perturbar la actividad de la Demandante, no resultarнa necesario probar que el dominio ha sido registrado de mala fe.

Por todo lo expuesto, el Panel encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer elemento requerido en la Polнtica pбrrafo 4(a)(iii).

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio <negociososcurosfiat.com> sea transferido a la Demandante Fiat Auto S.P.A.

Miguel B. O’Farell
Experto Ъnico

Fecha: 25 de Enero de 2006