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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

SAS Carte Bleue contre Association des Amis des Malades de l’Hфpital Cochin

Litige n° D2005-1147

1. Les parties

Le requйrant est SAS Carte Bleue, Paris, France, reprйsentй par Benjamin May, France.

Le dйfendeur est Association des Amis des Malades de l’Hфpital Cochin, Paris, France.

2. Noms de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine : <cartes-bleues.com>, <cartesbleues.com>, <cartes-bleues.net>, <cartesbleues.net>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle les noms de domaine sont enregistrйs est Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com.

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par SAS Carte Bleue auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 4 novembre 2005.

En date du 4 novembre 2005, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 30 novembre 2005.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment au paragraphe 11 des Rиgles d’application, le 1 dйcembre 2005, le Centre a notifiй au Requйrant la nйcessitй de resoumettre la plainte en franзais а dйfaut d’apporter la preuve d’un accord entre les parties et dans la mesure oщ la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux est le franзais. Le dernier dйlai pour faire parvenir la plainte en franзais йtait le 6 dйcembre 2005.

En date du 5 dйcembre 2005, le Requйrant a adressй au Centre la plainte traduite en franзais par courrier йlectronique, et sur support papier le 8 dйcembre 2005.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 13 dйcembre 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 2 janvier 2006. Le Dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 5 janvier 2006, le Centre notifiait le dйfaut du Dйfendeur.

En date du 16 janvier 2006, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Nathalie Dreyfus. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

4. Les faits

Le Requйrant est la sociйtй SAS Carte Bleue qui a une activitй de services de cartes de paiement. La SAS Carte Bleue accompagne des йtablissements financiers et des banques du monde entier dans les phases de conception de carte de paiement de la gamme Carte Bleue et adapte les programmes Visa en fonction de la clientиle des banques.

Le Requйrant est prйsent dans de nombreux pays а travers le monde.

La sociйtй SAS Carte Bleue est titulaire de plusieurs enregistrements de marques franзaises et communautaires CARTE BLEUE dont notamment la marque franзaise semi-figurative CARTE BLEUE N° 92423679, appliquйe а des produits et services des classes 16, 35 et 36 du 22 juin 1992 (renouvelйe), la marque franзaise CARTE BLEUE n° 96645267 en classes 3, 9, 12, 16, 18, 24, 25, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 et la marque communautaire semi-figurative CARTE BLEUE n° 000707067, pour viser des produits et services des classes 16, 35 et 36 du 19 dйcembre 1997.

La sociйtй SAS Carte Bleue a rйservй :

- le 28 avril 2003, le nom de domaine <carte-bleue.fr>. Ce nom de domaine est actif et prйsente l’activitй du Requйrant;

- le 8 juin 2001, le nom de domaine <carte-bleue.net>. Ce nom de domaine est actif et prйsente l’activitй du Requйrant;

- le 12 avril 2001, le nom de domaine <carte-bleue.org>. Ce nom de domaine est actif et prйsente l’activitй du Requйrant;

- le 17 septembre 1997, le nom de domaine <carte-bleue.com>. Ce nom de domaine est actif et prйsente l’activitй du Requйrant;

- le 19 novembre 2001, le nom de domaine <carte-bleue.biz>. Ce nom de domaine est actif et prйsente l’activitй du Requйrant;

- le 28 avril 2003, le nom de domaine “cartebleue.fr”. Ce nom de domaine est actif et prйsente l’activitй du Requйrant;

- le 1^er dйcembre 1999, le nom de domaine <cartebleue.com>. Ce nom de domaine est actif et prйsente l’activitй du Requйrant ;

- le 11 dйcembre 2002, le nom de domaine <cartebleue.net>. Ce nom de domaine est actif et prйsente l’activitй du Requйrant;

- le 12 avril 2001, le nom de domaine <cartebleue.org>. Ce nom de domaine n’est pas actif;

- le 9 septembre 2004, le nom de domaine <cartebleue.info>. Ce nom de domaine n’est pas actif;

- le 19 novembre 2001, le nom de domaine <cartebleue.biz>. Ce nom de domaine n’est pas actif.

Par lettre de mise en demeure adressйe en recommandй avec accusй rйception par voie postale, le 18 mars 2005, le Requйrant a mis en demeure le Dйfendeur de radier ou de procйder au transfert amiable des noms de domaine <cartes-bleues.com>, <cartesbleues.com>, <cartes-bleues.net>, <cartesbleues.net>. Le Dйtenteur initial a prйsentй une rйponse par lettre recommandйe avec accusй rйception en date du 6 avril 2005 dans laquelle il exprimait son refus de procйder а la radiation ou au transfert des quatre noms ainsi que sa volontй d’utiliser ces noms. En consйquence, le Requйrant a а nouveau adressй au Dйtenteur initial une lettre de mise en demeure en recommandй avec accusй rйception par voie postale le 27 juillet 2005. Par lettre adressйe en recommandй avec accusй rйception en date du 8 aoыt 2005, le Dйtenteur initial a renouvelй son refus de procйder а la radiation ou au transfert des quatre noms ainsi que sa volontй d’utiliser ces noms en mentionnant crйer un site. Par ailleurs, il indique avoir pris conseil sur le caractиre gйnйrique du nom “carte bleue” et avoir l’intention de faire apparaоtre sur son site la mention suivante “ce site n’est pas le site officiel de la Sociйtй Anonyme Carte Bleue. Pour vous y rendre etc…”. Aprиs avoir fait procйder а un constat par l’Agence pour la Protection des Programmes en date du 29 et 30 septembre 2005 constatant le transfert des quatre noms litigieux du Dйtenteur initial au Dйfendeur, le Requйrant a adressй au Dйfendeur le 7 octobre 2005, une lettre de mise en demeure par lettre recommandйe avec accusй rйception. En date du 25 octobre 2005, le Requйrant a fait procйder а un second constat par l’Agence pour la Protection des Programmes.

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant fait valoir qu’il est titulaire de droits sur la marque CARTE BLEUE en France et au niveau communautaire. Il prйcise que celle-ci jouit d’une grande notoriйtй en France. Il fait valoir sa titularitй sur plusieurs noms de domaine intйgrant sa marque.

Par ailleurs, le Requйrant йvoque des prйcйdents mettant en cause des noms de domaine rйservйs par des tiers et reproduisant sa marque.

Le Requйrant ajoute que les noms rйservйs sont similaires а sa marque. Il expose que ces noms de domaine prкtent а confusion avec ses marques puisqu’ils sont similaires tant visuellement, phonйtiquement qu’intellectuellement.

Le Requйrant relиve que le risque de confusion est accru par la prйsence d’un avertissement sur la page d’accueil du site d’un des noms de domaine litigieux <cartesbleues.net> dans la mesure oщ cet avertissement prouverait la connaissance qu’avait le Dйfendeur du risque de confusion entre les Noms de domaine et les marques du Requйrant et portait des liens hypertextes pointant vers le site officiel “www.cartebleue.com”.

Le Dйfendeur n’a pas de droit ou d’intйrкt lйgitime sur les noms litigieux dans la mesure oщ il ne dispose pas de droit antйrieur ou d’autorisation du Requйrant d’utiliser les marques.

Par ailleurs, le fait d’avoir temporairement abritй un forum de discussion sur un des quatre noms litigieux ne peut кtre considйrй au regard des faits de l’espиce comme un usage lйgitime de la marque CARTE BLEUE au titre de la libertй d’expression sur le monde bancaire. Le Requйrant soutient а l’appui qu’il s’agit d’un forum Internet factice n’ayant vocation qu’а contrer l’argument tenant а la dйtention passive des noms.

Trois des quatre noms de domaine n’ont pas fait l’objet d’un usage depuis leur rйservation en septembre 2004. Le Requйrant soutient que cette dйtention passive contribue а la qualification d’utilisation de mauvaise foi.

Le Requйrant relиve йgalement que le transfert des noms de domaine est un indice de la mauvaise foi du Dйfendeur dans la mesure oщ il n’йtait destinй qu’а soustraire le Dйtenteur initial а ses responsabilitйs.

Le Requйrant conclut que l’enregistrement des noms de domaine litigieux par le Dйfendeur constitue une atteinte а ses droits.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Rиgles d’application prйvoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des йcritures et des piиces qui lui ont йtй soumises et conformйment au Principes directeurs aux prйsentes Rиgles et а tout Principe ou Rиgle de droit qu’elle juge applicable”.

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requйrant de prouver contre le dйfendeur cumulativement que :

(a) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion а une marque de produit ou de service sur laquelle le requйrant a des droits;

(b) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y rattache;

(c) son nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.

En consйquence, il y a lieu de s’attacher а rйpondre а chacune des trois conditions prйvues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

La charge de la preuve de droits sur la marque reproduite dans le nom de domaine incombe au Requйrant.

L’Expert constate que le Requйrant justifie кtre titulaire de plusieurs marques tant en France qu’au niveau communautaire et que le signe CARTE BLEUE jouit d’une grande notoriйtй.

L’Expert retient que les noms de domaine contestйs sont la reproduction quasi-totale du signe CARTE BLEUE sur lequel la sociйtй SAS Carte Bleue a justifiй dйtenir des enregistrements de marques franзaises et communautaires. La dйclinaison du signe au pluriel ainsi que l’adjonction des suffixes “.com” et “.net” non appropriables en tant que tel, sont inopйrants а faire disparaоtre l’imitation le risque de confusion (Louis Vuitton v. Nett-Promotion, dйcision OMPI Litige No. D2000-0430, <luisvuitton.com>; Bang & Olufsen a/s v. Unasi Inc., dйcision OMPI Litige No. D2005-0728, <bag-olufsen.com>, <bagolufsen.com>, <bang-olusen.com>, <bangolusen.com>).

En consйquence, l’Expert considиre que les noms de domaine litigieux sont similaires aux marques dont le Requйrant est titulaire et qu’il exploite au point de prкter а confusion avec celles-ci.

Par ailleurs, le Requйrant fait valoir l’atteinte par les noms litigieux а ses noms de domaine <carte-bleue.fr>, <carte-bleue.net>,  <carte-bleue.org>, <carte-bleue.com>, <carte-bleue.biz>, <cartebleue.fr>, <cartebleue.com>, <cartebleue.net>, <cartebleue.org>, <cartebleue.info>, <cartebleue.biz>, intйgrant sa marque.

L’Expert tient а souligner qu’il examine le risque de confusion entre les noms litigieux et les noms de domaine appartenant au Requйrant au vu des piиces fournies par le Requйrant lors de la soumission de sa plainte au Centre. Aprиs examen de ces piиces, l’Expert constate que le nom de domaine <carte-bleue.info> citй par le Requйrant comme lui appartenant ne peut кtre considйrй comme tel dans la mesure oщ les donnйes Whois fournies dйsignent comme titulaire de ce nom, la sociйtй Euro-Hosting.Com Ltd. En consйquence, l’Expert a йcartй ce nom lors de son analyse des droits en prйsence.

L’Expert estime йgalement que la prйsence d’un avertissement sur le site Internet du nom de domaine <cartesbleues.net> “Ceci n’est pas le site officiel de la SA Carte Bleue, pour vous y rendre : “http://www.cartebleue.com” n’est pas de nature а йcarter le risque de confusion entre les noms litigieux et les droits antйrieurs du Requйrant (Estйe Lauder v. estelauder.com et al, dйcision OMPI Litige No. D2000-0869, <estelauder.com> et <.net>).

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

L’Expert ne relиve pas de droit ou intйrкt lйgitime du Dйfendeur а utiliser le signe CARTES BLEUES dans la mesure oщ il n’est pas dйmontrй qu’il soit gйnйralement connu sous ce nom en tant que personne, sociйtй ou organisation ou qu’il ne lui pas йtй consenti de licence par le Requйrant.

L’Expert estime que le Requйrant a dйmontrй que l’un des noms de domaine litigieux avait abritй temporairement un forum de discussion dйnommй “Espace d’expression libre sur le monde bancaire” mais qu’il ne s’agissait que d’une simple page comportant des titres sans aucun contenu. Le Dйfendeur ne pouvait donc pas кtre considйrй comme dйtenant un intйrкt lйgitime au titre de la libertй d’expression а enregistrer le nom de domaine <cartesbleues.net>. En consйquence, l’Expert ne peut pas retenir qu’une des circonstances du paragraphe 4(c) des Principes directeurs permettant de retenir un droit ou un intйrкt lйgitime du Dйfendeur est constituйe dans la prйsente affaire.

En consйquence, l’Expert considиre que le Requйrant a йtabli que le Dйfendeur n’avait pas de droit ou intйrкt lйgitime а enregistrer les noms litigieux en application du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

L’Expert souligne tout d’abord que la dйtention passive d’un nom de domaine ne peut кtre considйrй en tant que telle comme caractйrisant la mauvaise foi du Dйfendeur. L’Expert doit s’attacher а relever d’autres йlйments dйmontrant un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi.

L’Expert relиve que l’un des noms litigieux abritait une page portant un avertissement indiquant qu’il ne s’agissait pas d’un site officiel du Requйrant. Cependant, la prйsence d’un avertissement ne permet pas d’йcarter la mauvaise foi du Dйfendeur, surtout lorsque la preuve de la mauvaise foi peut кtre rapportйe au vu d’autres indices. A l’inverse, elle peut prйcisйment dйmontrer que le Dйfendeur avait connaissance des droits antйrieurs du Requйrant. L’Expert considиre en l’espиce que l’avertissement introduit par le Dйfendeur sur son site suite а la lettre de mise en demeure du Requйrant dйmontre que le Dйfendeur s’est йvertuй а dйtenir les noms litigieux alors qu’il avait connaissance des droits antйrieurs du Requйrant. Par ailleurs, la bonne foi est inopйrante en matiиre de contrefaзon de marque dиs lors qu’aux termes de l’article L.716-1 du code de la propriйtй intellectuelle l’atteinte portйe aux droits du propriйtaire d’une marque engage, а elle seule, la responsabilitй de son auteur.

Au vu de la notoriйtй du signe CARTE BLEUE, l’Expert considиre qu’il est йvident que le Dйtenteur initial a procйdй а l’enregistrement de mauvaise foi des noms litigieux, quasi-identiques aux marques du Requйrant. Par ailleurs, le refus de transfйrer les noms de domaine litigieux et la dйtention passive poursuivie, malgrй la signification par le Requйrant de ses droits, constituent d’autres йlйments de mauvaise foi du Dйfendeur.

7. Dйcision

Les conditions posйes а l’article 4a) des Principes directeurs rйgissant le rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine йtant rйunies, l’Expert ordonne en consйquence le transfert au profit du Requйrant des noms de domaine <cartes-bleues.com>, <cartesbleues.com>, <cartes-bleues.net> et <cartesbleues.net>.

Nathalie Dreyfus
Expert Unique

Le 30 janvier 2006