Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI

DECISIONE DELL’ESPERTO

Editoriale Secondamano S.r.l. e Trader Classified Media (Switzerland) SA c. Virtuality sagl

Caso No. DCH2005-0008

1. Le parti

Le Richiedenti sono Editoriale Secondamano S.r.l. e Trader Classified Media (Switzerland) SA, Milano, Italia, rappresentate dall’ Avv. Giovanni A. Sagramoso e dall’Avv. Alessia B. Gelosa (Sagramoso Studio Legale Associato), Milano, Italia.

La Resistente и Virtuality sagl, Lugano, Svizzera, rappresentata da lic. iur. HSG Domenico Zucchetti, Lugano, Svizzera.

2. Nome a dominio

La controversia riguarda il nome a dominio <secondamano.ch>.

3. Riassunto del procedimento

Una domanda и stata inviata al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (il Centro) in data 15 aprile 2005. La domanda riguardava due nomi a dominio: <secondamano.ch> e <erbavoglio.ch>. Il 18 aprile 2005, il Centro ha inoltrato via e-mail al registro SWITCH una domanda di verifica degli elementi relativi ai nomi a dominio oggetto della controversia. Il 19 aprile 2005, SWITCH ha inviato via e-mail la sua risposta confermando che la Resistente и effettivamente titolare dei nomi a dominio in questione e che il Regolamento sul procedimento di composizione delle controversie relative ai nomi a dominio per i domini “.ch” e “.li” adottato il 1° marzo 2004, da SWITCH (il “Regolamento”) и applicabile ai nomi a dominio oggetto della controversia. Il Centro ha verificato che la Domanda soddisfa i requisiti formali sanciti dal Regolamento.

Conformemente al paragrafo 14 del Regolamento, in data 21 aprile 2005, il Centro ha inviato una notifica formale della Domanda al Resistente valida quale inizio del procedimento di composizione della controversia. Conformemente al paragrafo 15(a) del Regolamento, la data entro la quale era attesa una Risposta era l’11 maggio 2005. Il Resistente ha inviato una Risposta il 10 maggio 2005. La Resistente si и dichiarata disposta a partecipare a un’udienza di conciliazione conformemente al paragrafo 15(d) del Regolamento.

Il 27 maggio 2005, il Centro ha nominato un conciliatore per la controversia.

Conformemente al paragrafo 17 del Regolamento, l’udienza di conciliazione si и svolta per telefono l’8 giugno 2005. Durante l’udienza, le parti hanno raggiunto un accordo rispetto al nome a dominio <erbavoglio.ch>, il quale и stato trasferito dal Resistente alla Cerca e Trova SA, Lugano, una societа controllata dalla Richiedente Trader Classified Media (Switzerland) SA. Il procedimento di composizione della controversia riguardante il nome a dominio <erbavoglio.ch> и stato chiuso il 7 luglio2005.

Il 7 luglio 2005, le Richiedenti hanno inoltrato una domanda di continuazione del procedimento di composizione riguardante il nome a dominio <secondamano.ch>.

In data 8 agosto 2005, il Centro ha nominato Fabrizio La Spada quale esperto per la controversia. Conformemente al paragrafo 4 del Regolamento, l’esperto ha dichiarato di essere indipendente da entrambe le parti.

4. Fatti

Le Richiedenti sono editori specializzati nella pubblicazione di piccoli annunci. La Richiedente Editoriale Secondamano S.r.l., Milano, Italia (“Secondamano”) utilizza la denominazione Secondamano come nome di una pubblicazione di piccoli annunci uscita a Milano nel marzo del 1977 e esistente oggi con undici edizioni locali, a Milano, Bergamo, Monza Brianza, Como/Lecco, Bologna, Torino, Genova, Savona, Piacenza e Parma. Le Richiedenti pubblicano anche altri giornali, in particolare il giornale Cerca e Trova, pubblicato nella Svizzera italiana.

Secondamano и proprietaria del marchio “Secondamano”, depositato all’ Ufficio Marchi e Brevetti Italiano in data 17 Aprile 1984, in 37 classi, comprese le classi 16 e 38. Secondamano ha anche provveduto a registrare presso il Tribunale di Milano in data 18 marzo 1977, la testata “Secondamano”. Inoltre, Secondamano ha ottenuto l’assegnazione del nome a dominio <secondamano.it>.

In data 19 Dicembre 2000, la Resistente ha registrato il nome a dominio <secondamano.ch>. Il dominio и utilizzato per un sito di annunci gratuiti.

5. Allegazioni delle parti

A. Richiedente

Nella domanda, le Richiedenti spiegano che la societа Secondamano и proprietaria del marchio di impresa “Secondamano”, della testata “Secondamano”, nonchй ha registrato il nome a dominio <secondamano.it> e che, pertanto, и di assoluta evidenza che Secondamano ha il diritto esclusivo di utilizzare e sfruttare la denominazione “Secondamano” in Svizzera, sia conformemente al diritto svizzero, che alla Convenzione d’Unione di Parigi.

Le Richiedenti argomentano che:

- Secondamano utilizza la denominazione Secondamano come nome di una pubblicazione di piccoli annunci uscita a Milano nel 1977 e esistente oggi con undici edizioni locali, a Milano, Bergamo, Monza, Brianza, Como/Lecco, Bologna, Torino, Genova, Savona, Piacenza e Parma. Pubblica ugualmente il giornale Cerca e Trova nella Svizzera italiana.

- Il nome a dominio <secondamano.ch> и identico e/o comunque atto a creare confusione con il marchio “Secondamano” di cui и titolare la societа Secondamano. Secondo le Richiedenti, il marchio registrato in Italia gode di protezione anche sul territorio svizzero sulla base dell’ articolo 6bis della Convenzione d’Unione di Parigi.

- La Resistente non ha alcun diritto e/o legittimo interesse nei confronti del nome a dominio <secondamano.ch>

- La Resistente ha registrato il nome a dominio <secondamano.ch> in malafede e lo sta utilizzando in malafede. Infatti, la registrazione del nome a dominio и avvenuta in data 19 dicembre 2000 e, quindi, successivamente sia alla data di deposito del marchio italiano (1984) che alla data di pubblicazione della testata (1977). Peraltro, a causa della presenza di banner pubblicitari presenti nella homepage di <secondamano.ch>, l’utente puт direttamente linkare sul sito <secondamano.it>, tale situazione rafforzando nell’ utente l’idea che la societа Secondamano sia la titolare del sito <secondamano.ch>.

Le Richiedenti domandano che il nome a dominio <secondamano.ch> sia trasferito a Editoriale Secondamano S.r.l.

B. Resistente

Nella sua risposta, la Resistente argomenta che:

- Le Richiedenti non hanno presentato alcuna prova di essere detentrici di un marchio depositato in Svizzera, ma unicamente di un marchio registrato in Italia.

- Le Richiedenti non hanno presentato alcuna prova e informazioni atti a considerare che abbiano un diritto valido sul segno distintivo “Secondamano” valido conformemente al diritto svizzero.

- Il nome “Secondamano” и un nome comune della lingua italiana che viene utilizzato per indicare oggetti usati. Questo termine non puт essere considerato un marchio famoso che possa estendersi sul territorio svizzero.

- Le Richiedenti operano commercialmente con il dominio <secondamano.it> e, per tanto, non sono impedite dallo svolgere la propria attivitа.

- La Rispondente esercita un’ attivitа commerciale del tutto legittima nel proprio territorio nazionale.

La Resistente domanda che i rimedi richiesti dalle Richiedenti siano respinti.

6. Discussione e conclusioni

Il Paragrafo 24(c) del Regolamento stabilisce quanto segue:

“L’esperto accoglie la domanda se la registrazione o l’utilizzo del nome a dominio costituisce una chiara violazione di un diritto su di un segno distintivo, che spetta al richiedente in virtщ del diritto svizzero o del Principato del Liechtenstein.”

E’ pertanto necessario determinare se (A) le Richiedenti hanno un diritto su di un segno distintivo che spetta a loro in virtщ del diritto svizzero e se (B) la registrazione e/o l’utilizzo del nome a dominio costituisce una violazione di questo diritto.

A. Il Richiedente ha un diritto su di un segno distintivo

Secondo il Regolamento, un diritto su un segno distintivo и “un diritto riconosciuto dall’ordinamento giuridico acquisito con la registrazione o l’utilizzo di un segno, che protegge gli interessi del titolare del diritto da un danno provocato dalla registrazione o dall’utilizzo di un segno identico o simile da parte di terzi, in particolare, ma non solo, il diritto di usare una ditta, un nome, un marchio, un’indicazione d’origine e le azioni negatorie contenute nella legge federale contro la concorrenza sleale”.

Nella Domanda, le Richiedenti argomentano che hanno un diritto sul segno distintivo “secondamano”, sulla base (1) del marchio “secondamano” registrato in Italia nel 1984, (2) della testata registrata in Italia nel 1977 e (3) del nome a dominio <secondamano.it>.

1. Marchio italiano “secondamano”

Le Richiedenti non sono titolari di un marchio registrato in Svizzera o di un marchio internazionale con effetto di protezione in Svizzera. La Richiedente Secondamano и invece proprietaria del marchio “secondamano” registrato presso l’Ufficio Marchi e Brevetti italiano.

In Svizzera, il diritto al marchio insorge con la registrazione (art. 5 LPM). Conformemente al principio della territorialitа dei marchi, un marchio registrato in un paese straniero non conferisce al suo proprietario un diritto in Svizzera sul segno distintivo.

Ciononostante, l’art. 6bis della Convenzione d’Unione di Parigi (CUP), applicabile sia in Svizzera come in Italia, stabilisce quanto segue:

“I paesi dell’Unione s’impegnano a rifiutare o invalidare, sia d’ufficio — se la legislazione del paese lo consente — sia a richiesta dell’interessato, la registrazione e a vietare l’uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l’imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l’autoritа competente del paese della registrazione o dell’uso stimerа essere ivi giа notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d’un marchio notoriamente conosciuto o un’imitazione atta a creare confusione con esso.”

La protezione in Svizzera di un marchio registrato in Italia presuppone che il marchio sia “ notoriamente conosciuto come marchio” in Svizzera. Nella loro domanda e documenti allegati, le Richiedenti non hanno presentato alcuno elemento che dimostrerebbe che il marchio italiano “secondamano” e notoriamente conosciuto in Svizzera. Al contrario, le Richiedenti hanno spiegato che la denominazione “secondamano” и utilizzata come nome di una pubblicazione di piccoli annunci esistente con undici edizioni locali, tutte in Italia (Milano, Bergamo, Monza Brianza, Como/Lecco, Bologna, Torino, Genova, Savona, Piacenza e Parma). Un giornale di piccoli annunci и anche pubblicato in Svizzera italiana, ma con il nome Cerca e Trova.

L’esperto considera pertanto che le Richiedenti non hanno diritto su un segno distintivo in Svizzera sulla base del marchio italiano.

2. Testata “secondamano”

La Richiedente Secondamano ha registrato la testata “secondamano” in Italia nel 1977. La testata non и invece registrata in Svizzera.

L’art. 8 CUP stabilisce quanto segue:

“Il nome commerciale sarа protetto in tutti i paesi dell’Unione senza obbligo di deposito o di registrazione, anche se non costituisce parte di un marchio di fabbrica o di commercio.”

Questa clausola non dа alla societа straniera un diritto assoluto alla protezione del suo nome commerciale. E’ invece applicabile il principio del trattamento nazionale dei cittadini dell’Unione, che prevede che “i cittadini di ciascuno dei paesi dell’Unione godranno in tutti gli altri, per quanto riguarda la protezione della proprietа industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali” (art. 2(a) CUP).

In Svizzera, una societа che non и iscritta al Registro di Commercio svizzero non puт godere della protezione delle ditte. In tale circostanze, il nome di commercio и solamente protetto se il diritto al nome и violato o se si и in presenza di un atto di concorrenza sleale (DTF del 6 novembre 2001, sic! 2002, 162; DTF 114 II 106). Il diritto al nome e le azioni negatorie contenute nella legge federale contro la concorrenza sleale sono considerati nel Regolamento come diritti su segni distintivi. E’ pertanto necessario esaminare se la registrazione o l’utilizzo del nome a dominio <secondamano.ch> costituisce una violazione del diritto al nome della Richiedente Secondamano o della legge contro la concorrenza sleale.

3. Nome a dominio <secondamano.it>

La Richiedente Secondamano и titolare del nome a dominio <secondamano.it>. Secondo il Tribunale federale, nomi a dominio possono essere paragonati a nomi, nomi commerciali e marchi e, pertanto, possono costituire segni distintivi (DTF 126 III 239). Tuttavia, il nome a dominio <secondamano.it> и stato registrato in Italia, nel ccTLD italiano. Inoltre, non ci indicazioni nella pratica che il nome a dominio <secondamano.it> sia utilizzato sul mercato svizzero. L’esperto considera che la registrazione di questo nome a dominio non conferisce alle Richiedenti un diritto su di un segno distintivo in Svizzera.

B. La registrazione o l’utilizzo del o dei nomi a dominio in questione costituisce una violazione di un diritto del Richiedente

Il Paragrafo 24(d) del Regolamento stabilisce quanto segue:

“(d) Sussiste una chiara violazione di un diritto di proprietа intellettuale in particolare quando

(i) sia l’esistenza sia la violazione del diritto su di un segno distintivo fatto valere risultano chiare dal tenore della legge o da un’interpretazione riconosciuta della legge e dai fatti addotti e sono dimostrate dai mezzi di prova presentati; e

(ii) la controparte non ha nй presentato nй comprovato argomenti di difesa decisivi; e

(iii) la violazione del diritto, giustifica il trasferimento o la cancellazione del nome a dominio a dipendenza delle conclusioni contenute nella domanda.”

Le Richiedenti si possono prevalere di una violazione del diritto al nome o della legge contro la concorrenza sleale se esiste un rischio di confusione tra il nome a dominio <secondamano.ch> e il la designazione “secondamano” utilizzata dalle Richiedenti (DTF 116 II 463; DTF 127 III 33).

L’esistenza di un rischio di confusione presuppone tuttavia che il nome della Richiedente Secondamano abbia una minima notorietа. Non и necessario che la Richiedente svolga un’attivitа commerciale in Svizzera, ma il suo nome deve almeno essere minimamente conosciuto dal pubblico svizzero, in modo che vi possa effettivamente esserci un rischio di confusione (DTF del 6 novembre 2001, sic! 2002, 162, 166; Bezirksgericht Appenzell del 29 agosto 1996, sic!1997, 412, 413; DTF 109 II 483).

Non vi sono elementi nella pratica che permettono di stabilire che le Richiedenti siano minimamente conosciute in Svizzera sotto il nome “Secondamano”. Gli elementi menzionati nella Domanda e risultando dai documenti allegati fanno riferimento a un’attivitа in Italia (marchio registrato in Italia, testata registrata in Italia, pubblicazioni distribuite in Italia, nome a dominio <.it> registrato in Italia), ma non dimostrano un’utilizzazione del nome “secondamano” in Svizzera, una pubblicitа per il nome “secondamano” in Svizzera, o una qualsiasi conoscenza del nome della Richiedente Secondamano dal pubblico Svizzero.

Pertanto, tenendo anche conto delle limitate possibilitа di investigazione offerte dalla procedura di composizione delle controversie, l’Esperto considera che non vi sono elementi sufficienti che dimostrano una violazione da parte della Resistente.

7. Decisione dell’esperto

Per i motivi suesposti, la Domanda и respinta.

Fabrizio La Spada
Esperto

Data: 31 agosto 2005