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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

DIPA contre LANTEC CORPORATION

Litige n° DFR 2005-0010

 

1. Les parties

Le Requйrant est DIPA, Schiltigheim, France, reprйsentй par SCP Schneider-Katz, avocats, Strasbourg, France.

Le Dйfendeur est Lantec Corporation, Neuilly-sur-Seine, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <burda.fr> enregistrй le 27 juillet 2005.

Le prestataire Internet est la sociйtй SafeNames LTD, Royaume-Uni.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le ”Centre”) a йtй reзue le 4 aoыt 2005, par courrier йlectronique et le 16 aoыt 2005, par courrier postal.

Le 5 aoыt 2005, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 8 aoыt 2005, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le ”Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la ”Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la plainte, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 18 aoыt 2005. Le Dйfendeur n’ayant prйsentй aucune rйponse, le Centre a adressй le 7 septembre 2005 aux parties une notification de dйfaut du Dйfendeur.

Le 4 janvier 2006, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant, la sociйtй DIPA, est йditrice en France notamment des magazines “Burda Tendances mode”, “Burda Couture”, “Burda l’essentiel de la couture”, “Burda patchwork” et “Burda cuisine crйative”.

Le Requйrant est une filiale а 98,71% de la sociйtй de droit allemand Verlag Aenne Burda GmbH & Co, dont le siиge social se trouve а Offenbourg en Allemagne.

La sociйtй Verlag Aenne Burda GmbH & Co est spйcialisйe dans la publication de nombreux magazines de presse consacrйs а la mode publiйs dans la majoritй des pays de l’Union Europйenne et notamment en France par l’intermйdiaire de sa filiale, la sociйtй DIPA.

Le 18 mai 2004, le Requйrant a constatй que la sociйtй de droit anglais Safenames LTD avait enregistrй le nom de domaine <““burda.fr>” via ses propres services, s’agissant йgalement d’une unitй d’enregistrement.

Le nom de domaine faisait l’objet d’un parking auprиs de la sociйtй Sedo et pointait vers une page proposant des liens commerciaux dans le domaine de la mode.

Le 28 juin 2005, le Requйrant a constatй que le nom de domaine en cause avait changй de titulaire, qui est а prйsent la sociйtй Lantec Corporation ayant enregistrй le nom via la mкme unitй d’enregistrement, prйcisйment la sociйtй SafeNames LTD.

Le nom faisait et fait toujours l’objet d’un parking auprиs de la sociйtй Sedo et propose йgalement des liens commerciaux dans le domaine de la mode mais йgalement des liens vers des sites pornographiques.

 

5. Argumentation des parties

A. Le Requйrant

A l’appui de sa plainte, le Requйrant a versй au dossier la copie des enregistrements suivants de la marque BURDA justifiant ainsi de ses droits sur les marques susvisйes :

- L’enregistrement de la Marque franзaise n° 3012001 “BURDA TENDANCES MODE”, pour les produits et services des classes 16, 28 et 41 ;

- L’enregistrement de la Marque franзaise n° 3012636 “BURDA INTERNATIONAL Mode-Design-Style Personnalitйs”, pour les produits et services des classes 16, 28 et 41 ;

- L’enregistrement de la Marque franзaise n° 3199419 “BURDA YOUNG GIRLS”, pour les produits et services des classes 16, 35 et 41 ;

- L’enregistrement de la Marque franзaise n° 3199423 “BURDA YOUNG LISA”, pour les produits et services des classes 16, 35 et 41 ;

- L’enregistrement de la Marque franзaise n° 3012635 “BURDA TENDANCES DECO”, pour les produits et services des classes 16, 28 et 41 ;

- L’enregistrement de la Marque franзaise n° 99816091 “BURDA MAISON PASSION”, pour les produits et services des classes 16, 28 et 41 ;

- L’enregistrement de la Marque franзaise n° 3192589 “BURDA LOISIRS CREATIFS”, pour les produits et services des classes 16, 35 et 41 ;

- L’enregistrement de la Marque franзaise n° 3118954 “BURDA MAISON & JARDIN PASSION”, pour les produits et services des classes 16, 35 et 41 ;

- L’enregistrement de la Marque franзaise n° 3063024 “JARDIN FACILE BURDA”, pour les produits et services des classes 16, 35 et 41 .

Le Requйrant fait йgalement йtat des marques appartenant а la maison mиre, Verlag Aenne Burda GmbH & Co :

- L’enregistrement de la Marque Internationale n°358587 “BURDA”, pour les produits de la classe 16 ;

- L’enregistrement de la Marque Internationale n° 436155 “BURDA”, pour les produits de la classe 16 ;

- L’enregistrement de la Marque Internationale n° 610382 “BURDA”, pour les produits et services des classes 3, 5, 16, 18, 25 et 41 ;

- la Marque Internationale n° 596641 “BURDA”, pour les produits et services des classes 3, 18, 25, 40, 41 et 42 .

Le Requйrant indique en outre que la sociйtй Burda Systems GmbH, йgalement filiale de la sociйtй Verlag Aenne Burda GmbH & Co est titulaire des noms de domaine <burda.com> et <burda.de>.

Il ajoute que les marques propriйtй de la sociйtй DIPA intйgrant le terme distinctif “BURDA” bйnйficient d’une trиs importante renommйe tant nationale qu’internationale dans le domaine de la mode, de la couture et de l’habillement.

De nombreux magazines sont publiйs sous des titres intйgrant la marque “BURDA”, dans la majoritй des pays de l’Union Europйenne, et notamment en France avec des pйriodiques tels que “Burda Tendances mode”, “Burda Couture”, “Burda l’essentiel de la couture”, “Burda patchwork” et “Burda cuisine crйative”.

Enfin, la marque BURDA est йgalement associйe а de trиs nombreuses manifestations dйdiйes aux arts crйatifs et plus particuliиrement а la mode, au textile et а la couture, dans toute l’Europe.

A l’appui de sa plainte, le Requйrant fait valoir а l’encontre du Dйfendeur que :

- le nom de domaine <burda.fr> porte atteinte aux titres de magasines incluant la marque BURDA, en application de l’article L. 112-4 al.1 du Code de la Propriйtй Intellectuelle, qui porte protection des titres de magasines ;

- l’usage du nom de domaine pour l’exploitation а travers l’йdition d’une campagne publicitaire sur Internet en rapport direct avec la mode, la couture et l’habillement, crйe inйvitablement et volontairement une confusion dans l’esprit du public et est constitutif de concurrence dйloyale et de concurrence parasitaire, conformйment а l’article 1382 du Code civil franзais ;

- le nom de domaine contestй <burda.fr> est identique ou similaire aux enregistrements de marques antйrieures, propriйtйs du Requйrant. Il constitue en consйquence une contrefaзon de la marque au sens des dispositions du Code de la Propriйtй Intellectuelle franзais ;

- Le Requйrant ajoute que le Dйfendeur, dйtenteur du nom de domaine <burda.fr>, n’a aucun droit sur ce nom de domaine, ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache ;

- Le Requйrant indique йgalement que le Dйfendeur ne justifie d’aucun droit, que ce soit par le biais de sa dйnomination sociale, ses droits de propriйtй industrielle ou sur tout autre signe distinctif.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre et est en consйquence en dйfaut.

 

6. Discussion

Conformйment а l’article 20(c) du Rиglement, “l’expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’article 1 du Rиglement dйfinit l’atteinte aux droits des tiers comme : “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.

Considйrant les arguments dйveloppйs par le Requйrant, l’Expert doit s’attacher en l’espиce а rechercher si les conditions posйes dans ces dispositions sont remplies, а savoir si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur constitue bien en l’espиce une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France, notamment :

(1) une violation des droits de propriйtй intellectuelle du Requйrant;

(2) une atteinte aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale.

A. Atteinte aux droits du Requйrant

a. Atteinte aux droits de propriйtй intellectuelle

1. Atteinte aux droits d’auteur

Aux vues des piиces fournies, l’Expert retient la protection des signes invoquйs au titre du droit d’auteur conformйment aux dispositions de l’article L. 112-4 al. 1 du Code de la Propriйtй Intellectuelle (CPI) franзais qui disposent que le titre de l’œuvre est protйgй tout comme l’œuvre elle-mкme, dиs lors qu’il prйsente un caractиre original.

Mкme si les titres “Burda Cuisine Creative”, “Burda Tendances Mode”, “Burda Couture”, “Burda l’essentiel de la Couture” et “Burda Patchwork”, par leur originalitй, sont protйgйs aux titres des dispositions de l’article L. 112-4 al. 1, l’Expert considиre qu’il n’y a pas eu d’atteinte au droit d’auteur.

Au regard de l’arrкt de la Premiиre Chambre civile de la Cour de cassation du 19 fйvrier 2002, la contrefaзon d’un titre original est dйfinie comme “la reprise des mots et formules qui le constituent pour en faire la locution distinctive sous laquelle une autre œuvre sera divulguйe”.

L’Expert estime en l’occurrence que seul le terme BURDA a йtй repris au regard des titres sur lesquels le Requйrant peut justifier d’un droit d’auteur.

Nйanmoins, dans la mesure oщ aucun de ces titres n’est repris а l’identique ou quasi-identique, l’Expert ne peut retenir la contrefaзon de droit d’auteur et ce quand bien mкme l’йlйment original reposerait sur le terme BURDA.

2. Atteinte aux droits de marques du Requйrant

A titre liminaire, l’Expert relиve que le Requйrant fonde sa plainte sur les dispositions de l’article L. 717-3 du CPI. Au regard de son argumentation sur la contrefaзon, il apparaоt йvident qu’il s’agit d’une faute de frappe et visait en rйalitй l’article L. 713-3 du CPI, ce qui n’est pas contestй par le Dйfendeur. L’Expert examinera donc la demande du Requйrant sur le fondement de cet article.

L’article L. 713-3 du Code la Propriйtй Intellectuelle franзais sanctionne la reproduction ou l’imitation d’une marque antйrieure ainsi que l’usage d’une marque imitйe, pour des produits ou services identiques ou similaires.

En consйquence, l’Expert doit dйterminer au vu des signes et des produits et services en prйsence si la reproduction ou l’imitation des marques du Requйrant par le nom de domaine du Dйfendeur est caractйrisйe.

Comparaison des signes :

Au regard des йlйments transmis, l’Expert retient que le nom de domaine contestй reproduit intйgralement l’йlйment central commun aux diffйrentes marques du Requйrant. Le signe BURDA demeure l’йlйment distinctif et dйtachable dans la combinaison des termes formйe par les diffйrentes marques du Requйrant, auxquelles ne sont adjoints que des termes descriptifs tels que notamment “cuisine crйative”, “tendance mode” ou encore “couture”.

En outre, il est de jurisprudence constante que l’adjonction de l’extension “.fr” est inopйrante pour йcarter la similitude des signes en cause.

Dans la mesure oщ le Requйrant n’a pas fourni de justificatif montrant une licence d’utilisation des marques BURDA dont est titulaire la sociйtй mиre et qui est inscrite au registre des marques afin de rendre cette licence opposable aux tiers, l’Expert ne les prend pas en considйration.

L’Expert relиve par consйquent que le nom de domaine litigieux <burda.fr> est similaire aux nombreuses marques dйtenues par le Requйrant.

Comparaison des produits et services :

Au vu des justificatifs transmis, l’Expert constate que les marques du Requйrant sont exploitйes dans le cadre de l’йdition de pйriodiques consacrйs а la mode, а la couture, а l’habillement, mais йgalement pour des services liйs а la publicitй et а la location d’espaces publicitaires.

Il ressort йgalement des piиces versйes au dossier que le nom de domaine litigieux tel qu’utilisй par le rйservataire antйrieur et par le rйservataire actuel, renvoyait et renvoie toujours vers une page de parking gйrйe par la sociйtй Sedo. Ce site liste des liens hypertextes menant а des sites offrant des produits et services identiques ou similaires, dans le domaine de la mode notamment, а ceux offerts par le Requйrant sous ses diffйrentes marques.

L’Expert considиre, au vu de ces йlйments, que le nom de domaine <burda.fr> a йtй enregistrй et utilisй pour des produits et/ou services ayant un contenu identique ou а tout le moins similaire а ceux offerts par le Requйrant.

Le fait de procйder а une telle exploitation du nom de domaine contestй crйe volontairement et inйvitablement un risque de confusion dans l’esprit du public et est en consйquence constitutif d’un acte contrefaзon en application de l’article L. 713-3 du Code de la Propriйtй Intellectuelle franзais.

b. Atteinte aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale

L’Expert retient que le nom de domaine contestй est utilisй par le Dйfendeur dans un but lucratif permettant le dйtournement des internautes, clients potentiels du Requйrant, vers des sites listant des produits et services identiques ou а tout le moins similaires а ceux offerts par le Requйrant sous la marque BURDA.

Cet usage illйgitime du nom de domaine litigieux <burda.fr>, dans le but de dйtourner la clientиle internaute du Requйrant vers d’autres sites concurrents ou voisins moyennant le versement d’une rйmunйration, est une violation des droits du Requйrant sur ses marques BURDA et constitue, outre des actes de contrefaзon de marque, un comportement dйloyal et parasitaire au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil franзais.

L’Expert constate par ailleurs que le fait pour le Dйfendeur d’exploiter le nom de domaine litigieux а des fins publicitaires lui permettant de percevoir des rйmunйrations sur les annonces publiйes constitue йgalement des actes de concurrence dйloyale et des agissements parasitaires dans la mesure oщ le Dйfendeur contribue а la promotion de concurrents du Requйrant et en retire un bйnйfice commercial certain.

La mise en place d’une page annuaire proposant des liens commerciaux pour divers produits et services en relation avec le ou les domaines d’activitй du Requйrant dйmontre la volontй du Dйfendeur de dйtourner sciemment les internautes, йventuels clients du Requйrant, vers des concurrents directs et de tenter de tirer profit de l’importante renommйe de la marque BURDA.

Ces faits mettent en exergue, par ailleurs, l’йventuelle volontй du Dйfendeur de tenter de contraindre le Requйrant а monnayer substantiellement le rachat du nom de domaine en cause pour un prix dйpassant largement les simples frais d’enregistrement.

L’Expert retient йgalement que les faits attestant de liens vers des sites pornographiques sont de nature а porter atteinte а la rйputation ainsi qu’а l’image des marques BURDA, mais йgalement а l’image du Requйrant titulaire de ces marques.

Au vu de ce qui prйcиde, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux <burda.fr> dйmontrent а l’йvidence un comportement dйloyal et fautif de la part du Dйfendeur, contraire aux bonnes pratiques commerciales, et conduit а la dilution de l’image et de la rйputation de la marque BURDA, portant ainsi atteinte aux droits du Requйrant sur ses marques.

B. Justification des droits du Requйrant sur le nom de domaine litigieux

L’Expert estime que le Requйrant a dйmontrй que les marques intйgrant le signe BURDA sont protйgйes et exploitйes pour prйsenter les activitйs ainsi que les produits et services proposйs par le Requйrant.

Le Requйrant est ainsi fondй а solliciter le transfert а son profit du nom de domaine litigieux, en conformitй avec les dispositions de la Charte.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <burda.fr>.

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Nathalie Dreyfus
Expert

Le 18 janvier 2006