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Centre darbitrage et de mdiation de lOMPI

 

DCISION DE L’EXPERT

DIPA contre LANTEC CORPORATION

Litige n DFR2005-0010

 

1. Les parties

Le Requrant est DIPA, Schiltigheim, France, reprsent par SCP Schneider-Katz, avocats, Strasbourg, France.

Le Dfendeur est Lantec Corporation, Neuilly-sur-Seine, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <burda.fr> enregistr le 27 juillet 2005.

Le prestataire Internet est la socit SafeNames LTD, Royaume-Uni.

 

3. Rappel de la procdure

Une plainte dpose par le Requrant auprs du Centre d’arbitrage et de mdiation de l’Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle (ci-aprs dsign le”Centre”) a t reue le 4 aot 2005, par courrier lectronique et le 16 aot 2005, par courrier postal.

Le 5 aot 2005, le Centre a adress l’Association Franaise pour le Nommage Internet en Coopration (ci-aprs l’“Afnic”) une demande aux fins de vrification des lments du litige et de gel des oprations.

Le 8 aot 2005, l’Afnic a confirm l’ensemble des donnes du litige.

Le Centre a vrifi que la plainte rpond bien au Rglement sur la procdure alternative de rsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dcision technique (ci-aprsle”Rglement”) en vigueur depuis le 11mai2004, et applicable l’ensembledes noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformment la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprs la”Charte”).

Conformment l’article14(c) du Rglement, une notification de la plainte, valant ouverture de la prsente procdure administrative, a t adresse au Dfendeur le 18aot2005. Le Dfendeur n’ayant prsent aucune rponse, le Centre a adress le 7septembre 2005 aux parties une notification de dfaut du Dfendeur.

Le 4 janvier 2006, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme Expert dans le prsent litige. L’Expert constate qu’il a t nomm conformment au Rglement. L’Expert a adress au Centre une dclaration d’acceptation et une dclaration d’impartialit et d’indpendance, conformment l’article 4du Rglement.

 

4. Les faits

Le Requrant, la socit DIPA, est ditrice en France notamment des magazines “Burda Tendances mode”, “Burda Couture”, “Burda l’essentiel de la couture”, “Burda patchwork” et “Burda cuisine crative”.

Le Requrant est une filiale 98,71% de la socit de droit allemand Verlag Aenne Burda GmbH & Co, dont le sige social se trouve Offenbourg en Allemagne.

La socit Verlag Aenne Burda GmbH & Co est spcialise dans la publication de nombreux magazines de presse consacrs la mode publis dans la majorit des pays de l’Union Europenne et notamment en France par l’intermdiaire de sa filiale, la socit DIPA.

Le 18 mai 2004, le Requrant a constat que la socit de droit anglais SafenamesLTD avait enregistr le nom de domaine <““burda.fr>” via ses propres services, s’agissant galement d’une unit d’enregistrement.

Le nom de domaine faisait l’objet d’un parking auprs de la socit Sedo et pointait vers une page proposant des liens commerciaux dans le domaine de la mode.

Le 28 juin 2005, le Requrant a constat que le nom de domaine en cause avait chang de titulaire, qui est prsent la socit Lantec Corporation ayant enregistr le nom via la mme unit d’enregistrement, prcisment la socit SafeNames LTD.

Le nom faisait et fait toujours l’objet d’un parking auprs de la socit Sedo et propose galement des liens commerciaux dans le domaine de la mode mais galement des liens vers des sites pornographiques.

 

5. Argumentation des parties

A. Le Requrant

A l’appui de sa plainte, le Requrant a vers au dossier la copie des enregistrements suivants de la marque BURDA justifiant ainsi de ses droits sur les marques susvises:

- L’enregistrement de la Marque franaise n 3012001 “BURDA TENDANCES MODE”, pour les produits et services des classes 16, 28 et 41;

- L’enregistrement de la Marque franaise n 3012636 “BURDA INTERNATIONAL Mode-Design-Style Personnalits”, pour les produits et services des classes 16, 28 et 41;

- L’enregistrement de la Marque franaise n 3199419 “BURDA YOUNG GIRLS”, pour les produits et services des classes 16, 35 et 41;

- L’enregistrement de la Marque franaise n 3199423 “BURDA YOUNG LISA”, pour les produits et services des classes 16, 35 et 41;

- L’enregistrement de la Marque franaise n 3012635 “BURDA TENDANCES DECO”, pour les produits et services des classes 16, 28 et 41;

- L’enregistrement de la Marque franaise n 99816091 “BURDA MAISON PASSION”, pour les produits et services des classes 16, 28 et 41;

- L’enregistrement de la Marque franaise n 3192589 “BURDA LOISIRS CREATIFS”, pour les produits et services des classes 16, 35 et 41;

- L’enregistrement de la Marque franaise n 3118954 “BURDA MAISON & JARDIN PASSION”, pour les produits et services des classes 16, 35 et 41;

- L’enregistrement de la Marque franaise n 3063024 “JARDIN FACILE BURDA”, pour les produits et services des classes 16, 35 et 41.

Le Requrant fait galement tat des marques appartenant la maison mre, Verlag Aenne Burda GmbH & Co:

- L’enregistrement de la Marque Internationale n358587 “BURDA”, pour les produits de la classe 16;

- L’enregistrement de la Marque Internationale n 436155 “BURDA”, pour les produits de la classe 16;

- L’enregistrement de la Marque Internationale n 610382 “BURDA”, pour les produits et services des classes 3, 5, 16, 18, 25 et 41;

- la Marque Internationale n 596641 “BURDA”, pour les produits et services des classes 3, 18, 25, 40, 41 et 42.

Le Requrant indique en outre que la socit Burda Systems GmbH, galement filiale de la socit Verlag Aenne Burda GmbH & Co est titulaire des noms de domaine <burda.com> et <burda.de>.

Il ajoute que les marques proprit de la socit DIPA intgrant le terme distinctif “BURDA” bnficient d’une trs importante renomme tant nationale qu’internationale dans le domaine de la mode, de la couture et de l’habillement.

De nombreux magazines sont publis sous des titres intgrant la marque “BURDA”, dans la majorit des pays de l’Union Europenne, et notamment en France avec des priodiques tels que “Burda Tendances mode”, “Burda Couture”, “Burda l’essentiel de la couture”, “Burda patchwork” et “Burda cuisine crative”.

Enfin, la marque BURDA est galement associe de trs nombreuses manifestations ddies aux arts cratifs et plus particulirement la mode, au textile et la couture, dans toute l’Europe.

A l’appui de sa plainte, le Requrant fait valoir l’encontre du Dfendeur que:

- le nom de domaine <burda.fr> porte atteinte aux titres de magasines incluant la marque BURDA, en application de l’article L. 112-4 al.1 du Code de la Proprit Intellectuelle, qui porte protection des titres de magasines;

- l’usage du nom de domaine pour l’exploitation travers l’dition d’une campagne publicitaire sur Internet en rapport direct avec la mode, la couture et l’habillement, cre invitablement et volontairement une confusion dans l’esprit du public et est constitutif de concurrence dloyale et de concurrence parasitaire, conformment l’article 1382 du Code civil franais;

- le nom de domaine contest <burda.fr> est identique ou similaire aux enregistrements de marques antrieures, proprits du Requrant. Il constitue en consquence une contrefaon de la marque au sens des dispositions du Code de la Proprit Intellectuellefranais ;

- Le Requrant ajoute que le Dfendeur, dtenteur du nom de domaine <burda.fr>, n’a aucun droit sur ce nom de domaine, ni aucun intrt lgitime qui s’y attache;

- Le Requrant indique galement que le Dfendeur ne justifie d’aucun droit, que ce soit par le biais de sa dnomination sociale, ses droits de proprit industrielle ou sur tout autre signe distinctif.

B. Dfendeur

Le Dfendeur n’a adress aucune rponse au Centre et est en consquence en dfaut.

 

6. Discussion

Conformment l’article20(c) du Rglement, “l’expert fait droit la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dfinie l’article 1 du prsent rglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rparation demande est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requrant a justifi de ses droits sur l’lment objet de ladite atteinte et sous rserve de sa conformit avec la Charte”.

L’article 1 du Rglement dfinit l’atteinte aux droits des tiers comme : “une atteinte aux droits des tiers protgs en France et en particulier la proprit intellectuelle (proprit littraire et artistique et/ou proprit industrielle), aux rgles de la concurrence et du comportement loyal en matire commerciale et au droit au nom, au prnom ou au pseudonyme d’une personne”.

Considrant les arguments dvelopps par le Requrant, l’Expert doit s’attacher en l’espce rechercher si les conditions poses dans ces dispositions sont remplies, savoirsi l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dfendeur constitue bien en l’espce une atteinte aux droits des tiers protgs en France, notamment:

(1) une violation des droits de proprit intellectuelle du Requrant;

(2) une atteinte aux rgles de la concurrence et du comportement loyal en matire commerciale.

A. Atteinte aux droits du Requrant

a. Atteinte aux droits de proprit intellectuelle

1. Atteinte aux droits d’auteur

Aux vues des pices fournies, l’Expert retient la protection des signes invoqus au titre du droit d’auteur conformment aux dispositions de l’article L. 112-4 al. 1 du Code de la Proprit Intellectuelle (CPI) franais qui disposent que le titre de l’œuvre est protg tout comme l’œuvre elle-mme, ds lors qu’il prsente un caractre original.

Mme si les titres “Burda Cuisine Creative”, “Burda Tendances Mode”, “Burda Couture”, “Burda l’essentiel de la Couture” et “Burda Patchwork”, par leur originalit, sont protgs aux titres des dispositions de l’article L. 112-4 al. 1, l’Expert considre qu’il n’y a pas eu d’atteinte au droit d’auteur.

Au regard de l’arrt de la Premire Chambre civile de la Cour de cassation du 19fvrier 2002, la contrefaon d’un titre original est dfinie comme “la reprise des mots et formules qui le constituent pour en faire la locution distinctive sous laquelle une autre œuvre sera divulgue”.

L’Expert estime en l’occurrence que seul le terme BURDA a t repris au regard des titres sur lesquels le Requrant peut justifier d’un droit d’auteur.

Nanmoins, dans la mesure o aucun de ces titres n’est repris l’identique ou quasi-identique, l’Expert ne peut retenir la contrefaon de droit d’auteur et ce quand bien mme l’lment original reposerait sur le terme BURDA.

2. Atteinte aux droits de marques du Requrant

A titre liminaire, l’Expert relve que le Requrant fonde sa plainte sur les dispositions de l’article L. 717-3 du CPI. Au regard de son argumentation sur la contrefaon, il apparat vident qu’il s’agit d’une faute de frappe et visait en ralit l’article L.713-3 du CPI, ce qui n’est pas contest par le Dfendeur. L’Expert examinera donc la demande du Requrant sur le fondement de cet article.

L’article L.713-3 du Code la Proprit Intellectuelle franais sanctionne la reproduction ou l’imitation d’une marque antrieure ainsi que l’usage d’une marque imite, pour des produits ou services identiques ou similaires.

En consquence, l’Expert doit dterminer au vu des signes et des produits et services en prsence si la reproduction ou l’imitation des marques du Requrant par le nom de domaine du Dfendeur est caractrise.

Comparaison des signes:

Au regard des lments transmis, l’Expert retient que le nom de domaine contest reproduit intgralement l’lment central commun aux diffrentes marques du Requrant. Le signe BURDA demeure l’lment distinctif et dtachable dans la combinaison des termes forme par les diffrentes marques du Requrant, auxquelles ne sont adjoints que des termes descriptifs tels que notamment “cuisine crative”, “tendance mode” ou encore “couture”.

En outre, il est de jurisprudence constante que l’adjonction de l’extension “.fr” est inoprante pour carter la similitude des signes en cause.

Dans la mesure o le Requrant n’a pas fourni de justificatif montrant une licence d’utilisation des marques BURDA dont est titulaire la socit mre et qui est inscrite au registre des marques afin de rendre cette licence opposable aux tiers, l’Expert ne les prend pas en considration.

L’Expert relve par consquent que le nom de domaine litigieux <burda.fr> est similaire aux nombreuses marques dtenues par le Requrant.

Comparaison des produits et services:

Au vu des justificatifs transmis, l’Expert constate que les marques du Requrant sont exploites dans le cadre de l’dition de priodiques consacrs la mode, la couture, l’habillement, mais galement pour des services lis la publicit et la location d’espaces publicitaires.

Il ressort galement des pices verses au dossier que le nom de domaine litigieux tel qu’utilis par le rservataire antrieur et par le rservataire actuel, renvoyait et renvoie toujours vers une page de parking gre par la socit Sedo. Ce site liste des liens hypertextes menant des sites offrant des produits et services identiques ou similaires, dans le domaine de la mode notamment, ceux offerts par le Requrant sous ses diffrentes marques.

L’Expert considre, au vu de ces lments, que le nom de domaine <burda.fr> a t enregistr et utilis pour des produits et/ou services ayant un contenu identique ou tout le moins similaire ceux offerts par le Requrant.

Le fait de procder une telle exploitation du nom de domaine contest cre volontairement et invitablement un risque de confusion dans l’esprit du public et est en consquence constitutif d’un acte contrefaon en application de l’article L.713-3 du Code de la Proprit Intellectuelle franais.

b. Atteinte aux rgles de la concurrence et du comportement loyal en matire commerciale

L’Expert retient que le nom de domaine contest est utilis par le Dfendeur dans un but lucratif permettant le dtournement des internautes,clients potentiels du Requrant, vers des sites listant des produits et services identiques ou tout le moins similaires ceux offerts par le Requrant sous la marque BURDA.

Cet usage illgitime du nom de domaine litigieux <burda.fr>, dans le but de dtourner la clientle internaute du Requrant vers d’autres sites concurrents ou voisins moyennant le versement d’une rmunration, est une violation des droits du Requrant sur ses marques BURDA et constitue, outre des actes de contrefaon de marque, un comportement dloyal et parasitaire au sens des articles1382 et 1383 du Code civil franais.

L’Expert constate par ailleurs que le fait pour le Dfendeur d’exploiter le nom de domaine litigieux des fins publicitaires lui permettant de percevoir des rmunrations sur les annonces publies constitue galement des actes de concurrence dloyale et des agissements parasitaires dans la mesure o le Dfendeur contribue la promotion de concurrents du Requrant et en retire un bnfice commercial certain.

La mise en place d’une page annuaire proposant des liens commerciaux pour divers produits et services en relation avec le ou les domaines d’activit du Requrant dmontre la volont du Dfendeur de dtourner sciemment les internautes, ventuels clients du Requrant, vers des concurrents directs et de tenter de tirer profit de l’importante renomme de la marque BURDA.

Ces faits mettent en exergue, par ailleurs, l’ventuelle volont du Dfendeur de tenter de contraindre le Requrant monnayer substantiellement le rachat du nom de domaine en cause pour un prix dpassant largement les simples frais d’enregistrement.

L’Expert retient galement que les faits attestant de liens vers des sites pornographiques sont de nature porter atteinte la rputation ainsi qu’ l’image des marques BURDA, mais galement l’image du Requrant titulaire de ces marques.

Au vu de ce qui prcde, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux <burda.fr> dmontrent l’vidence un comportement dloyal et fautif de la part du Dfendeur, contraire aux bonnes pratiques commerciales, et conduit la dilution de l’image et de la rputation de la marque BURDA, portant ainsi atteinte aux droits du Requrant sur ses marques.

B. Justification des droits du Requrant sur le nom de domaine litigieux

L’Expert estime que le Requrant a dmontr que les marques intgrant le signe BURDA sont protges et exploites pour prsenter les activits ainsi que les produits et services proposs par le Requrant.

Le Requrant est ainsi fond solliciter le transfert son profit du nom de domaine litigieux, en conformit avec les dispositions de la Charte.

 

7. Dcision

Conformment aux articles20(b) et (c) du Rglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requrant du nom de domaine <burda.fr>.


Nathalie Dreyfus
Expert

Le 18 janvier 2006

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/dfr2005-0010.html

 

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