Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE EXPERTOS

Register.com, Inc. v. David Ward

Procedimiento No. DMX2005-0002

1. Las Partes

El Promovente en este procedimiento administrativo es Register.com, Inc., una sociedad mercantil incorporada al amparo de las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Amйrica, representada por sus abogados internos Roni Jacobson y Brett E. Lewis.

El Titular es el seсor David Ward, en su carбcter de Director General de The Domain Name Company Limited, una empresa domiciliada en Wellington, Nueva Zelanda.

2. Nombre de Dominio y Entidad Registradora

El nombre de dominio objeto de la presente controversia <register.com.mx> se encuentra registrado con NIC-Mйxico.

3. Historia Procesal

El 19 de abril de 2005, se recibiу por el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (en lo sucesivo “El Centro”) una Solicitud de resoluciуn de controversia relativa a nombres de dominio, de conformidad con la Polнtica de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la Polнtica LDRP) y el Reglamento de la Polнtica LDRP (el Reglamento).

En cumplimiento de sus obligaciones bajo el Reglamento de la Polнtica LDRP, el Centro requiriу de NIC-Mйxico la provisiуn de informaciуn contenida en su base de datos relacionada con el nombre de dominio en disputa, asн como la corroboraciуn de otros datos manifestados por el Promovente en su Solicitud, mismo requerimiento que fue oportunamente atendido por parte de NIC-Mйxico.

De conformidad con el artнculo 4 del Reglamento de la Polнtica LDRP, el Centro examinу la Solicitud del Promovente, encontrando en ella deficiencias formales consistentes en la omisiуn de ciertas declaraciones exigidas por el artнculo 3.B incisos (ix),(xi) y (xi) del Reglamento de la Polнtica LDRP, asн como la necesidad de incluir a los contactos tйcnico y administrativo, en la especie el seсor David Ward, como el Titular en el presente procedimiento en sustituciуn de The Domain Name Company Limited, en atenciуn a lo dispuesto por el pбrrafo III(d)(iii) de las Polнticas Generales de NIC-Mйxico.

Con fecha 28 de abril de 2005, el Centro previno por escrito al Promovente a fin de que este ъltimo subsanare las deficiencias apuntadas anteriormente, otorgбndole al efecto un plazo de cinco dнas naturales, so pena de considerar retirada su Solicitud. En respuesta, el Promovente elaborу una Solicitud Modificada que remitiу de nueva cuenta al Centro el 9 de mayo de 2005, en formato electrуnico, seguida de su recepciуn en forma impresa el 13 de mayo de 2005.

Considerando que la Solicitud Modificada daba cabal cumplimiento a sus observaciones formuladas, con fundamento en el artнculo 4.c) del Reglamento de la Polнtica LDRP, el Centro comunicу a las partes el inicio formal del presente procedimiento administrativo a partir del 17 de mayo de 2005. Asimismo, el Centro le hizo saber al Titular su derecho para presentar la contestaciуn a la Solicitud del Promovente en un plazo de 20 dнas naturales.

Toda vez que ninguna contestaciуn a la Solicitud se produjo dentro del plazo requerido, con fecha 13 de junio de 2005, el Centro comunicу a las partes la continuaciуn del procedimiento en contumacia.

Asн las cosas, habiendo el Promovente manifestado su voluntad para que la controversia fuese decidida por un panel unipersonal y cubierto el importe de las tasas contenidas en el Reglamento Adicional del Centro, йste ъltimo notificу a las partes la designaciуn del suscrito como Experto Ъnico en el presente procedimiento, previa recepciуn de la Declaraciуn de Aceptaciуn, Imparcialidad e Independencia correspondiente.

Por ъltimo, despuйs de haber estudiado las constancias que obran en el expediente respectivo y con fundamento en el artнculo 17 del Reglamento de la Polнtica LDRP, el Experto Ъnico notificу a las partes mediante correo electrуnico de fecha 24 de junio de 2005, su determinaciуn de dar por concluido el procedimiento administrativo al considerar que las mismas tuvieron una oportunidad justa y equitativa de presentar su caso, pasбndose en consecuencia el expediente a estado de resoluciуn a efecto de remitir al Centro para su revisiуn de forma, la versiуn preliminar de esta decisiуn dentro del plazo que al efecto dispone el artнculo 20 del propio Reglamento.

El idioma aplicable al procedimiento administrativo en que se actъa y la presente decisiуn es el espaсol, siendo este ъltimo el idioma del contrato de registro del nombre de dominio en controversia.

4. Antecedentes fбcticos

De acuerdo con informaciуn que consta en el expediente, el Promovente fue la segunda compaснa acreditada por la ICANN para operar como Entidad Registradora de nombres de dominio y desde entonces se ha consolidado como una de las empresas lнderes en el sector, administrando actualmente 2.9 millones de nombres de dominio aproximadamente, con una capitalizaciуn de mercado de 136 millones de dуlares, percibiendo ingresos netos superiores a los 400 millones de dуlares durante los ъltimos cuatro aсos y contar con una planta laboral de 500 trabajadores.

Para identificar sus servicios de registro de nombre de dominio, de puesta a disposiciуn de motores de bъsqueda, de hospedaje y desarrollo de portales de Internet y otros relacionados, el Promovente ha venido utilizando ininterrumpidamente desde 1994, las marcas “REGISTER” Y “REGISTER.COM”, registradas ante la Oficina de Marcas de los Estados Unidos de Amйrica bajo los nъmeros 2.664.968, 2.664.967, 2.785.206 y 2.828.845, todas ellas vigentes al dнa de hoy.

El Promovente ha destinado alrededor de 10 millones de dуlares a lo largo de los ъltimos cinco aсos, en publicitar sus marcas a travйs de medios impresos y electrуnicos incluyendo importantes sitios de Internet, radio y televisiуn, por lo cual aquйllas gozan de reconocimiento por un extenso nъmero de consumidores de servicios de Internet, lo que se demuestra por los millones de visitantes registrados mes con mes en su portal <register.com>.

Por su parte el Titular, quien se dedica a prestar servicios de idйntica naturaleza a aquйllos prestados por el Promovente, registrу el nombre de dominio objeto de la presente controversia el 7 de febrero de 2004.

Desde su registro hasta el dнa de hoy, el dominio <register.com.mx> no se ha utilizado en relaciуn con sitio de Internet alguno.

Habiйndose percatado del registro por parte del Titular del nombre de dominio en disputa y al considerar que dicho acto infringнa sus derechos sobre sus marcas “REGISTER” y “REGISTER.COM”, con fecha 15 de febrero de 2005, el Promovente contactу vнa correo electrуnico al Titular a efecto de solicitar que The Domain Name Company Limited se abstuviera de seguir utilizando el nombre de dominio en cuestiуn y realizara su transmisiуn inmediata al Promovente, para lo cual este ъltimo ofreciу la cantidad de 100 dуlares americanos.

En su respuesta remitida el mismo dнa y por igual vнa, el Titular, ostentбndose como Director General de la Demandada The Domain Name Company Limited, negу todo derecho o interйs legнtimo por parte del Promovente, no sin antes hacer algunas apreciaciones en torno al estatus de su contraparte y el mйrito de su reclamaciуn, a la que calificу de temeraria, fabricada para causar daсo econуmico a The Domain Name Company Limited, asн como difamatoria, por lo que asegurу que llegado el momento se defenderнan legalmente en esos tйrminos. No obstante lo anterior, aduciendo que el nombre de dominio de referencia no habнa representado hasta ese entonces utilidad alguna para su empresa, el Titular ofreciу en venta el mismo por la suma de 2,000 dуlares americanos.

Sin mediar ninguna otra comunicaciуn, el Promovente presentу la Solicitud que dio origen al presente procedimiento.

5. Argumentos de las Partes

A. Demandante

Los argumentos en que el Demandante apoya la procedencia de su acciуn de transferencia del nombre de dominio en controversia son los siguientes:

i. El nombre de dominio en disputa es idйntico a las marcas REGISTER y REGISTER.COM al sуlo haberles sido adicionado el sufijo .mx, circunstancia esta ъltima que ha sido considerada intrascendente por Grupos de Expertos constituidos de conformidad con la Polнtica LDRP.

ii. El Titular no posee derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio en controversia ya que el Promovente en ningъn momento ha licenciado, transferido o autorizado al Titular para utilizar sus marcas o variaciones de estas como nombres de dominio de Internet.

iii. El Titular carece de derechos o intereses legнtimos en el nombre de dominio en cuestiуn toda vez que nunca se ha dado a conocer, tanto como empresa como en lo personal, bajo la denominaciуn “REGISTER.COM.MX”, ni ha utilizado el nombre de dominio en relaciуn con un ofrecimiento autйntico de productos o servicios.

iv. El nombre de dominio <register.com.mx> ha sido registrado y es utilizado de mala fe, dado que el propуsito del Titular al registrar y usar este nombre de dominio objeto de la controversia fue desviar a los consumidores de la marca original y a la vez atraer intencionalmente a los usuarios de Internet a los sitios del Titular con el fin de crear confusiуn y asн obtener un aprovechamiento comercial.

v. El Titular registrу el nombre de dominio objeto de la controversia diez aсos despuйs de que el Promovente comenzу a usar las marcas “REGISTER” y “REGISTER.COM” en el mercado para identificar la prestaciуn de sus servicios de Internet.

vi. El Titular rechazу la peticiуn de devoluciуn del nombre de dominio comunicada el 15 de febrero de 2005, por parte del Promovente y en su lugar ofreciу venderle el nombre de dominio, oferta que demuestra la mala fe con que se condujo el Titular.

vii. El Titular ha venido desarrollando un patrуn de conducta respecto del registro abusivo de marcas conocidas y/o famosas como nombres de dominio, lo cual constituye evidencia adicional de su mala fe.

B. Titular

El Titular no produjo contestaciуn alguna a la Solicitud presentada por el Promovente, oponiendo las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Anбlisis y Conclusiones

Preliminar

Resulta trascendente destacar que si bien es cierto que la falta de contestaciуn a una Solicitud de resoluciуn de controversia de nombre de dominio no se traduce automбticamente en una decisiуn a favor del Promovente (como se refleja en el pбrrafo 4.6 del reciйn publicado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”, que interpreta el instrumento del cual se deriva la Polнtica LDRP), tambiйn lo es que como ha quedado confirmado por mъltiples Paneles constituidos al amparo de la UDRP, es posible aceptar como vбlidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el Promovente, siempre y cuando el Grupo Administrativo de Expertos las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdain v. Holding AG v. AAIM, Procedimiento OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestaciуn de la demanda); y tambiйn Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Procedimiento NAF No. 95095 (resolviendo que la omisiуn del Titular para contestar la demanda instaurada en su contra faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).

General

De conformidad con lo preceptuado por el artнculo 1(a) de la Polнtica LDRP, para prevalecer en su acciуn de transferencia o cancelaciуn de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto a cada uno de los extremos siguientes:

i. El nombre de dominio es idйntico o similar en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

ii. El titular no tiene derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

iii. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe

A. Identidad o Similitud en Grado de Confusiуn

Como ha quedado sentado desde Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Procedimiento OMPI No. D2000-1415, el quid en este tipo de anбlisis no es determinar si existe la posibilidad de que se presente la confusiуn en la forma que acontece en el campo de las marcas (esto es, confusiуn en cuanto a la procedencia, causada por el nombre de dominio y su uso en relaciуn con un portal de Internet) sino dilucidar si el nombre de dominio per se, se confunde lo suficiente con la marca del Promovente como para justificar la procedencia de una acciуn bajo la Polнtica LDRP.

En este orden de ideas, en el caso que nos ocupa puede apreciarse que el nombre de dominio <register.com.mx> incluye en su totalidad las marcas de servicios “REGISTER” y “REGISTER.COM” que sirven de base a la acciуn incoada por el Promovente.

Al respecto cabe apuntar que la jurisprudencia en la materia ha definida y repetidamente establecido que la presencia de dominios (sean de nivel superior genйricos como <.com> o relativos a cуdigos de paнses como en la especie lo constituye el <.mx>) al obedecer su existencia a razones tйcnicas y no servir para identificar a un determinado prestador de servicios como la fuente de los productos o servicios, no constituyen elementos trascendentes jurнdicamente para desestimar la confusiуn entre una marca y un nombre de dominio. Vйanse por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Procedimiento OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusiуn con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo <.com>; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Procedimiento OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idйntico a la marca WPGC propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores/Marco Benнtez Arteche, Procedimiento OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idйntico a la marca MERCURY) y Toyota Motor Corporation et al. v. Cobian Consulting Group, Procedimiento OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el demandado apropiado indebidamente de dicha marca tal como es).

Por lo anterior se concluye que el nombre de dominio en controversia es idйntico visual, fonйtica y conceptualmente hablando, a las marcas de que el Promovente se vale para justificar la procedencia de su acciуn, actualizбndose por tanto la hipуtesis contenida en el artнculo 1(a)(i) de la Polнtica LDRP.

B. Interйs Legнtimo respecto del Nombre de Dominio

Con relaciуn a este elemento, el Promovente aduce que el Titular carece de derechos o intereses legнtimos en el nombre de dominio objeto de la presente controversia toda vez que no les ha sido transmitida, licenciada o autorizada facultad alguna respecto a las marcas de que el Promovente es titular a fin de que estas ъltimas pudiesen ser utilizadas como parte de un nombre de dominio del Titular.

De igual forma se afirma que el Titular no es conocido bajo la denominaciуn “REGISTER.COM.MX” ni ha utilizado el nombre de dominio correspondiente en conexiуn con un ofrecimiento autйntico de productos o servicios.

En virtud de lo anterior y de conformidad con un gran nъmero de decisiones emitidas bajo la UDRP, el Experto Ъnico estб convencido de que el Promovente ha demostrado prima facie el segundo factor de la Polнtica LDRP, revirtiendo con ello la carga de la prueba al Titular. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Procedimiento OMPI No.D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Procedimiento OMPI No. D2000-1467.

En estas circunstancias, el Experto estima procedente considerar la falta de contestaciуn a la Solicitud como indicio suficiente para presumir que el Titular carece de derecho o interйs legнtimo alguno en relaciуn con el nombre de dominio en disputa. Vйanse Pavillion Agency, Inc. v. Greenhouse Agency Ltd., Procedimiento OMPI No. D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestaciуn a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisiуn de su parte respecto a su carencia de interйs legнtimo en el nombre de dominio); Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Procedimiento eResolution No. AF-0336 (determinando falta de derechos o interйs legнtimo cuando ninguno de estos le resultaba al Panel aparente a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algъn derecho o interйs legнtimo que estimase en su favor).

En suma, del anбlisis de los medios de prueba y argumentos legales presentados por el Promovente, no se advierte por el Experto en forma evidente que alguna de las defensas contenidas en el artнculo 1.c de la Polнtica LDRP resulte aplicable, argumentable o demostrable por el Titular en el caso concreto.

Por ende se determina que el Promovente ha demostrado suficientemente el estбndar requerido en el artнculo 1(a)(ii) de la Polнtica LDRP.

B. Registro o Uso del Nombre de Dominio de Mala Fe

El Promovente ha ofrecido elementos de prueba que al no ser objetados por el Titular, fueron valorados por el Experto en el sentido de conferirles valor probatorio bastante para tener por acreditado que el nombre de dominio ha permanecido inactivo desde su registro, asн como el hecho de el Titular se dedica a actividades comerciales idйnticas a aquйllas de que se ocupa el Promovente, esto ъltimo incluso admitido por el propio Titular en su comunicaciуn de 15 de febrero de 2005, arriba referida.

En esta tesitura, el Experto considera que vista la concurrencia de actividades entre ambas partes y la presencia y promociуn de las marcas del Promovente en el mercado por mбs de diez aсos de antelaciуn al registro del nombre de dominio en disputa, es innegable que el Titular efectivamente tuvo conocimiento de la existencia de las marcas del Promovente y por tanto inconcebible que hayan registrado el nombre de dominio en controversia para otro propуsito que aprovecharse indebidamente del prestigio y reconocimiento de las marcas del Promovente al desviar la atenciуn de los internautas que pretendiesen visitar el portal del Promovente, a su propio sitio web, habiendo propiciado la confusiуn de dichos usuarios respecto del origen, patrocinio, afiliaciуn o aprobaciуn del sitio o los servicios del Titular con aquйllos del Promovente, configurбndose por tanto la circunstancia descrita en el artнculo 1(b)(iv) de la Polнtica LDRP. Ver Sociйtй des Produits Nestlй SA v. Telmex Management Services, Procedimiento OMPI No. D2002-0070.

Aunado a lo anterior, el Experto estima que las acciones del Titular se traducen en mala fe de su parte en el sentido del artнculo 1(b)(iii) de la Polнtica LDRP, ya que inconcusamente, el Titular “compite con el Promovente por la atenciуn de usuarios de Internet que espera atraer a su portal”. Ver Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullah, Procedimiento OMPI No. D2000-1406.

No obstante la aplicaciуn de cualquiera de las causales arriba apuntadas resulta suficiente bajo la Polнtica LDRP para tener por acreditada la mala fe por parte del Titular, a mayor abundamiento y al resultar evidente que una circunstancia adicional se actualiza en el presente caso, el Experto tiene conocimiento de que un gran nъmero de Paneles han confirmado que la tenencia pasiva de un nombre de dominio bajo determinadas circunstancias es indicativo de mala fe en su uso. Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Procedimiento OMPI No. D2000-0003, asн como la opiniуn consensuada que identifica el arriba citado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions” en su pбrrafo 3.2.

En el caso que nos ocupa, el Experto identifica al menos las siguientes circunstancias como indicativas de mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, que habrбn de apreciarse en conjunto con su aludida falta de utilizaciуn de aquel:

(i) Las marcas del Promovente son ampliamente conocidas por los consumidores y gozan de una fuerte reputaciуn en el sector de servicios registrales de nombres de dominio de Internet y conexos;

(ii) No es posible sostener un posible desconocimiento por parte del Titular de los servicios del Promovente amparados bajo las marcas “REGISTER” y “REGISTER.COM”, al momento del registro del nombre de dominio en disputa;

(iii) El Titular profiriу una serie de denuestos en su respuesta de fecha 15 de febrero de 2005, en torno a la naturaleza de la reclamaciуn del Promovente, a la que calificу entre otros adjetivos de “hostil y beligerante”, y no obstante haber prometido defenderse en un procedimiento legal, omitiу apersonarse en el presente procedimiento, mas no asн ofrecer en venta el nombre de dominio en disputa por un valor cierto que supera (en la especie 2,000 dуlares americanos) los costos diversos documentados que estйn relacionados directamente con el nombre de dominio, en contravenciуn al artнculo 1(b)(i) de la Polнtica LDRP. Ver The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Donal Bergin, Procedimiento OMPI No. DTV2002-0003; Warner Lambert Export Limited v. Mr. Darren Darcy, Procedimiento OMPI No. D2000-0453; y Playboy Enterprises International, Inc. v. Federico Concas, a.k.a. John Smith, a.k.a. Orf3vsa, Procedimiento OMPI No. D2001-0745.

(iv) Tomando en cuenta lo anterior en su conjunto, no es posible concebir un uso futuro del nombre de dominio que resultare legнtimo y no infringiere los derechos de marca del Promovente o evitara producir un engaсo a los consumidores.

La determinaciуn de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa se robustece en el presente caso al inferirse del conjunto de las pruebas y consideraciones jurнdicas presentadas, que el Titular en efecto registrу y ha venido utilizando el nombre de dominio objeto de esta controversia “con el propуsito (expreso) de causar confusiуn con el Promovente y con el fin de beneficiarse de tal confusiуn”, ver Sydney Markets Limited v. Nick Kakis, trading as Shell Information Systems, Procedimiento OMPI No. D2001-0932.

De lo anterior se colige que la exigencia requerida en el artнculo 1(a)(iii) de la Polнtica LDRP ha sido satisfecha sobradamente en el caso concreto.

7. Resoluciуn

En mйrito de todo lo expuesto y fundado, el Experto Ъnico concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acciуn planteada y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artнculos 1(g) de la Polнtica LDRP asн como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <register.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Ъnico

Fecha: 4 de julio de 2005