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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE EXPERTOS

Register.com, Inc. v. David Ward

Procedimiento No. DMX2005-0002

 

1. Las Partes

El Promovente en este procedimiento administrativo es Register.com, Inc., una sociedad mercantil incorporada al amparo de las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Amrica, representada por sus abogados internos Roni Jacobson y Brett E. Lewis.

El Titular es el seor David Ward, en su carcter de Director General de The Domain Name Company Limited, una empresa domiciliada en Wellington, Nueva Zelanda.

 

2. Nombre de Dominio y Entidad Registradora

El nombre de dominio objeto de la presente controversia <register.com.mx> se encuentra registrado con NIC-Mxico.

 

3. Historia Procesal

El 19 de abril de 2005, se recibi por el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (en lo sucesivo “El Centro”) una Solicitud de resolucin de controversia relativa a nombres de dominio, de conformidad con la Poltica de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la Poltica LDRP) y el Reglamento de la Poltica LDRP (el Reglamento).

En cumplimiento de sus obligaciones bajo el Reglamento de la Poltica LDRP, el Centro requiri de NIC-Mxico la provisin de informacin contenida en su base de datos relacionada con el nombre de dominio en disputa, as como la corroboracin de otros datos manifestados por el Promovente en su Solicitud, mismo requerimiento que fue oportunamente atendido por parte de NIC-Mxico.

De conformidad con el artculo 4 del Reglamento de la Poltica LDRP, el Centro examin la Solicitud del Promovente, encontrando en ella deficiencias formales consistentes en la omisin de ciertas declaraciones exigidas por el artculo 3.B incisos (ix),(xi) y (xi) del Reglamento de la Poltica LDRP, as como la necesidad de incluir a los contactos tcnico y administrativo, en la especie el seor David Ward, como el Titular en el presente procedimiento en sustitucin de The Domain Name Company Limited, en atencin a lo dispuesto por el prrafo III(d)(iii) de las Polticas Generales de NIC-Mxico.

Con fecha 28 de abril de 2005, el Centro previno por escrito al Promovente a fin de que este ltimo subsanare las deficiencias apuntadas anteriormente, otorgndole al efecto un plazo de cinco das naturales, so pena de considerar retirada su Solicitud. En respuesta, el Promovente elabor una Solicitud Modificada que remiti de nueva cuenta al Centro el 9 de mayo de 2005, en formato electrnico, seguida de su recepcin en forma impresa el 13 de mayo de 2005.

Considerando que la Solicitud Modificada daba cabal cumplimiento a sus observaciones formuladas, con fundamento en el artculo 4.c) del Reglamento de la Poltica LDRP, el Centro comunic a las partes el inicio formal del presente procedimiento administrativo a partir del 17 de mayo de 2005. Asimismo, el Centro le hizo saber al Titular su derecho para presentar la contestacin a la Solicitud del Promovente en un plazo de 20 das naturales.

Toda vez que ninguna contestacin a la Solicitud se produjo dentro del plazo requerido, con fecha 13 de junio de 2005, el Centro comunic a las partes la continuacin del procedimiento en contumacia.

As las cosas, habiendo el Promovente manifestado su voluntad para que la controversia fuese decidida por un panel unipersonal y cubierto el importe de las tasas contenidas en el Reglamento Adicional del Centro, ste ltimo notific a las partes la designacin del suscrito como Experto nico en el presente procedimiento, previa recepcin de la Declaracin de Aceptacin, Imparcialidad e Independencia correspondiente.

Por ltimo, despus de haber estudiado las constancias que obran en el expediente respectivo y con fundamento en el artculo 17 del Reglamento de la Poltica LDRP, el Experto nico notific a las partes mediante correo electrnico de fecha 24dejuniode2005, su determinacin de dar por concluido el procedimiento administrativo al considerar que las mismas tuvieron una oportunidad justa y equitativa de presentar su caso, pasndose en consecuencia el expediente a estado de resolucin a efecto de remitir al Centro para su revisin de forma, la versin preliminar de esta decisin dentro del plazo que al efecto dispone el artculo 20 del propio Reglamento.

El idioma aplicable al procedimiento administrativo en que se acta y la presente decisin es el espaol, siendo este ltimo el idioma del contrato de registro del nombre de dominio en controversia.

 

4. Antecedentes fcticos

De acuerdo con informacin que consta en el expediente, el Promovente fue la segunda compaa acreditada por la ICANN para operar como Entidad Registradora de nombres de dominio y desde entonces se ha consolidado como una de las empresas lderes en el sector, administrando actualmente 2.9 millones de nombres de dominio aproximadamente, con una capitalizacin de mercado de 136 millones de dlares, percibiendo ingresos netos superiores a los 400 millones de dlares durante los ltimos cuatro aos y contar con una planta laboral de 500 trabajadores.

Para identificar sus servicios de registro de nombre de dominio, de puesta a disposicin de motores de bsqueda, de hospedaje y desarrollo de portales de Internet y otros relacionados, el Promovente ha venido utilizando ininterrumpidamente desde 1994, las marcas “REGISTER” Y “REGISTER.COM”, registradas ante la Oficina de Marcas de los Estados Unidos de Amrica bajo los nmeros 2.664.968, 2.664.967, 2.785.206 y 2.828.845, todas ellas vigentes al da de hoy.

El Promovente ha destinado alrededor de 10 millones de dlares a lo largo de los ltimos cinco aos, en publicitar sus marcas a travs de medios impresos y electrnicos incluyendo importantes sitios de Internet, radio y televisin, por lo cual aqullas gozan de reconocimiento por un extenso nmero de consumidores de servicios de Internet, lo que se demuestra por los millones de visitantes registrados mes con mes en su portal <register.com>.

Por su parte el Titular, quien se dedica a prestar servicios de idntica naturaleza a aqullos prestados por el Promovente, registr el nombre de dominio objeto de la presente controversia el 7 de febrero de 2004.

Desde su registro hasta el da de hoy, el dominio <register.com.mx> no se ha utilizado en relacin con sitio de Internet alguno.

Habindose percatado del registro por parte del Titular del nombre de dominio en disputa y al considerar que dicho acto infringa sus derechos sobre sus marcas “REGISTER” y “REGISTER.COM”, con fecha 15 de febrero de 2005, el Promovente contact va correo electrnico al Titular a efecto de solicitar que The Domain Name Company Limited se abstuviera de seguir utilizando el nombre de dominio en cuestin y realizara su transmisin inmediata al Promovente, para lo cual este ltimo ofreci la cantidad de 100 dlares americanos.

En su respuesta remitida el mismo da y por igual va, el Titular, ostentndose como Director General de la Demandada The Domain Name Company Limited, neg todo derecho o inters legtimo por parte del Promovente, no sin antes hacer algunas apreciaciones en torno al estatus de su contraparte y el mrito de su reclamacin, a la que calific de temeraria, fabricada para causar dao econmico a The Domain Name Company Limited, as como difamatoria, por lo que asegur que llegado el momento se defenderan legalmente en esos trminos. No obstante lo anterior, aduciendo que el nombre de dominio de referencia no haba representado hasta ese entonces utilidad alguna para su empresa, el Titular ofreci en venta el mismo por la suma de 2,000 dlares americanos.

Sin mediar ninguna otra comunicacin, el Promovente present la Solicitud que dio origen al presente procedimiento.

 

5. Argumentos de las Partes

A. Demandante

Los argumentos en que el Demandante apoya la procedencia de su accin de transferencia del nombre de dominio en controversia son los siguientes:

i. El nombre de dominio en disputa es idntico a las marcas REGISTER y REGISTER.COM al slo haberles sido adicionado el sufijo .mx, circunstancia esta ltima que ha sido considerada intrascendente por Grupos de Expertos constituidos de conformidad con la Poltica LDRP.

ii. El Titular no posee derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio en controversia ya que el Promovente en ningn momento ha licenciado, transferido o autorizado al Titular para utilizar sus marcas o variaciones de estas como nombres de dominio de Internet.

iii. El Titular carece de derechos o intereses legtimos en el nombre de dominio en cuestin toda vez que nunca se ha dado a conocer, tanto como empresa como en lo personal, bajo la denominacin “REGISTER.COM.MX”, ni ha utilizado el nombre de dominio en relacin con un ofrecimiento autntico de productos o servicios.

iv. El nombre de dominio <register.com.mx> ha sido registrado y es utilizado de mala fe, dado que el propsito del Titular al registrar y usar este nombre de dominio objeto de la controversia fue desviar a los consumidores de la marca original y a la vez atraer intencionalmente a los usuarios de Internet a los sitios del Titular con el fin de crear confusin y as obtener un aprovechamiento comercial.

v. El Titular registr el nombre de dominio objeto de la controversia diez aos despus de que el Promovente comenz a usar las marcas “REGISTER” y “REGISTER.COM” en el mercado para identificar la prestacin de sus servicios de Internet.

vi. El Titular rechaz la peticin de devolucin del nombre de dominio comunicada el 15 de febrero de 2005, por parte del Promovente y en su lugar ofreci venderle el nombre de dominio, oferta que demuestra la mala fe con que se condujo el Titular.

vii. El Titular ha venido desarrollando un patrn de conducta respecto del registro abusivo de marcas conocidas y/o famosas como nombres de dominio, lo cual constituye evidencia adicional de su mala fe.

B. Titular

El Titular no produjo contestacin alguna a la Solicitud presentada por el Promovente, oponiendo las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

 

6. Anlisis y Conclusiones

Preliminar

Resulta trascendente destacar que si bien es cierto que la falta de contestacin a una Solicitud de resolucin de controversia de nombre de dominio no se traduce automticamente en una decisin a favor del Promovente (como se refleja en el prrafo 4.6 del recin publicado WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, que interpreta el instrumento del cual se deriva la Poltica LDRP), tambin lo es que como ha quedado confirmado por mltiples Paneles constituidos al amparo de la UDRP, es posible aceptar como vlidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el Promovente, siempre y cuando el Grupo Administrativo de Expertos las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdain v. Holding AG v. AAIM, Procedimiento OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestacin de la demanda); y tambin Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Procedimiento NAF No. 95095 (resolviendo que la omisin del Titular para contestar la demanda instaurada en su contra faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).

General

De conformidad con lo preceptuado por el artculo 1(a) de la Poltica LDRP, para prevalecer en su accin de transferencia o cancelacin de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto a cada uno de los extremos siguientes:

i. El nombre de dominio es idntico o similar en grado de confusin con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominacin de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

ii. El titular no tiene derechos o intereses legtimos en relacin con el nombre de dominio; y

iii. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe

A. Identidad o Similitud en Grado de Confusin

Como ha quedado sentado desde Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Procedimiento OMPI No. D2000-1415, el quid en este tipo de anlisis no es determinar si existe la posibilidad de que se presente la confusin en la forma que acontece en el campo de las marcas (esto es, confusin en cuanto a la procedencia, causada por el nombre de dominio y su uso en relacin con un portal de Internet) sino dilucidar si el nombre de dominio per se, se confunde lo suficiente con la marca del Promovente como para justificar la procedencia de una accin bajo la Poltica LDRP.

En este orden de ideas, en el caso que nos ocupa puede apreciarse que el nombre de dominio <register.com.mx> incluye en su totalidad las marcas de servicios “REGISTER” y “REGISTER.COM” que sirven de base a la accin incoada por el Promovente.

Al respecto cabe apuntar que la jurisprudencia en la materia ha definida y repetidamente establecido que la presencia de dominios (sean de nivel superior genricos como <.com> o relativos a cdigos de pases como en la especie lo constituye el <.mx>) al obedecer su existencia a razones tcnicas y no servir para identificar a un determinado prestador de servicios como la fuente de los productos o servicios, no constituyen elementos trascendentes jurdicamente para desestimar la confusin entre una marca y un nombre de dominio. Vanse por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Procedimiento OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusin con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo <.com>; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Procedimiento OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idntico a la marca WPGC propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores/Marco Bentez Arteche, Procedimiento OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idntico a la marca MERCURY) y Toyota Motor Corporation et al. v. Cobian Consulting Group, Procedimiento OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el demandado apropiado indebidamente de dicha marca tal como es).

Por lo anterior se concluye que el nombre de dominio en controversia es idntico visual, fontica y conceptualmente hablando, a las marcas de que el Promovente se vale para justificar la procedencia de su accin, actualizndose por tanto la hiptesis contenida en el artculo 1(a)(i) de la Poltica LDRP.

B. Inters Legtimo respecto del Nombre de Dominio

Con relacin a este elemento, el Promovente aduce que el Titular carece de derechos o intereses legtimos en el nombre de dominio objeto de la presente controversia toda vez que no les ha sido transmitida, licenciada o autorizada facultad alguna respecto a las marcas de que el Promovente es titular a fin de que estas ltimas pudiesen ser utilizadas como parte de un nombre de dominio del Titular.

De igual forma se afirma que el Titular no es conocido bajo la denominacin “REGISTER.COM.MX” ni ha utilizado el nombre de dominio correspondiente en conexin con un ofrecimiento autntico de productos o servicios.

En virtud de lo anterior y de conformidad con un gran nmero de decisiones emitidas bajo la UDRP, el Experto nico est convencido de que el Promovente ha demostrado prima facie el segundo factor de la Poltica LDRP, revirtiendo con ello la carga de la prueba al Titular. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Procedimiento OMPI No.D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Procedimiento OMPI No. D2000-1467.

En estas circunstancias, el Experto estima procedente considerar la falta de contestacin a la Solicitud como indicio suficiente para presumir que el Titular carece de derecho o inters legtimo alguno en relacin con el nombre de dominio en disputa. Vanse Pavillion Agency, Inc. v. Greenhouse Agency Ltd., Procedimiento OMPI No. D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestacin a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisin de su parte respecto a su carencia de inters legtimo en el nombre de dominio); Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Procedimiento eResolution No. AF-0336 (determinando falta de derechos o inters legtimo cuando ninguno de estos le resultaba al Panel aparente a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algn derecho o inters legtimo que estimase en su favor).

En suma, del anlisis de los medios de prueba y argumentos legales presentados por el Promovente, no se advierte por el Experto en forma evidente que alguna de las defensas contenidas en el artculo 1.c de la Poltica LDRP resulte aplicable, argumentable o demostrable por el Titular en el caso concreto.

Por ende se determina que el Promovente ha demostrado suficientemente el estndar requerido en el artculo 1(a)(ii) de la Poltica LDRP.

B. Registro o Uso del Nombre de Dominio de Mala Fe

El Promovente ha ofrecido elementos de prueba que al no ser objetados por el Titular, fueron valorados por el Experto en el sentido de conferirles valor probatorio bastante para tener por acreditado que el nombre de dominio ha permanecido inactivo desde su registro, as como el hecho de el Titular se dedica a actividades comerciales idnticas a aqullas de que se ocupa el Promovente, esto ltimo incluso admitido por el propio Titular en su comunicacin de 15 de febrero de 2005, arriba referida.

En esta tesitura, el Experto considera que vista la concurrencia de actividades entre ambas partes y la presencia y promocin de las marcas del Promovente en el mercado por ms de diez aos de antelacin al registro del nombre de dominio en disputa, es innegable que el Titular efectivamente tuvo conocimiento de la existencia de las marcas del Promovente y por tanto inconcebible que hayan registrado el nombre de dominio en controversia para otro propsito que aprovecharse indebidamente del prestigio y reconocimiento de las marcas del Promovente al desviar la atencin de los internautas que pretendiesen visitar el portal del Promovente, a su propio sitio web, habiendo propiciado la confusin de dichos usuarios respecto del origen, patrocinio, afiliacin o aprobacin del sitio o los servicios del Titular con aqullos del Promovente, configurndose por tanto la circunstancia descrita en el artculo 1(b)(iv) de la Poltica LDRP. Ver Socit des Produits Nestl SA v. Telmex Management Services, Procedimiento OMPI No. D2002-0070.

Aunado a lo anterior, el Experto estima que las acciones del Titular se traducen en mala fe de su parte en el sentido del artculo 1(b)(iii) de la Poltica LDRP, ya que inconcusamente, el Titular “compite con el Promovente por la atencin de usuarios de Internet que espera atraer a su portal”. Ver Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullah, Procedimiento OMPI No. D2000-1406.

No obstante la aplicacin de cualquiera de las causales arriba apuntadas resulta suficiente bajo la Poltica LDRP para tener por acreditada la mala fe por parte del Titular, a mayor abundamiento y al resultar evidente que una circunstancia adicional se actualiza en el presente caso, el Experto tiene conocimiento de que un gran nmero de Paneles han confirmado que la tenencia pasiva de un nombre de dominio bajo determinadas circunstancias es indicativo de mala fe en su uso. Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Procedimiento OMPI No. D2000-0003, as como la opinin consensuada que identifica el arriba citado WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions en su prrafo 3.2.

En el caso que nos ocupa, el Experto identifica al menos las siguientes circunstancias como indicativas de mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, que habrn de apreciarse en conjunto con su aludida falta de utilizacin de aquel:

(i) Las marcas del Promovente son ampliamente conocidas por los consumidores y gozan de una fuerte reputacin en el sector de servicios registrales de nombres de dominio de Internet y conexos;

(ii) No es posible sostener un posible desconocimiento por parte del Titular de los servicios del Promovente amparados bajo las marcas “REGISTER” y “REGISTER.COM”, al momento del registro del nombre de dominio en disputa;

(iii) El Titular profiri una serie de denuestos en su respuesta de fecha 15 de febrero de 2005, en torno a la naturaleza de la reclamacin del Promovente, a la que calific entre otros adjetivos de “hostil y beligerante”, y no obstante haber prometido defenderse en un procedimiento legal, omiti apersonarse en el presente procedimiento, mas no as ofrecer en venta el nombre de dominio en disputa por un valor cierto que supera (en la especie 2,000 dlares americanos) los costos diversos documentados que estn relacionados directamente con el nombre de dominio, en contravencin al artculo 1(b)(i) de la Poltica LDRP. Ver The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Donal Bergin, Procedimiento OMPI No. DTV2002-0003; Warner Lambert Export Limited v. Mr. Darren Darcy, Procedimiento OMPI No. D2000-0453; y Playboy Enterprises International, Inc. v. Federico Concas, a.k.a. John Smith, a.k.a. Orf3vsa, Procedimiento OMPI No. D2001-0745.

(iv) Tomando en cuenta lo anterior en su conjunto, no es posible concebir un uso futuro del nombre de dominio que resultare legtimo y no infringiere los derechos de marca del Promovente o evitara producir un engao a los consumidores.

La determinacin de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa se robustece en el presente caso al inferirse del conjunto de las pruebas y consideraciones jurdicas presentadas, que el Titular en efecto registr y ha venido utilizando el nombre de dominio objeto de esta controversia “con el propsito (expreso) de causar confusin con el Promovente y con el fin de beneficiarse de tal confusin”, ver Sydney Markets Limited v. Nick Kakis, trading as Shell Information Systems, Procedimiento OMPI No. D2001-0932.

De lo anterior se colige que la exigencia requerida en el artculo 1(a)(iii) de la Poltica LDRP ha sido satisfecha sobradamente en el caso concreto.

 

7. Resolucin

En mrito de todo lo expuesto y fundado, el Experto nico concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su accin planteada y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artculos 1(g) de la Poltica LDRP as como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <register.com.mx> sea transferido al Promovente.


Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto nico

Fecha: 4 de julio de 2005

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/dmx2005-0002.html

 

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