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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Cesar Torres Torres v. Ivan Alonso Hernndez Gutirrez

Caso No. DMX2005-0004

 

1. Las Partes

1.1 El Promovente en este procedimiento administrativo es Cesar Torres Torres, persona fsica, Guanajuato, Mxico, representada por Silvia Arraut Snchez, Yolanda Victoria Oropeza Gaxiola, y/o Christian Thomae Maloney indistintamente.

1.2 El Titular, es el seor Ivn Alonso Hernndez Gutirrez, en su carcter de Contacto Administrativo y Tcnico del dominio en cuestin. Adicionalmente se identifica como contraparte en este procedimiento administrativo a AltosNet, en su carcter de organizacin registrante del nombre de dominio; ambos con domicilio en San Miguel el Alto, Jalisco, Mxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

2.1. El nombre de dominio objeto de la presente controversia es <eescord.com.mx> (el “Nombre de Dominio”).

2.2. El registrador del Nombre de Dominio es el Network Information CenterMxicoS.C. (“NIC-Mxico”).

 

3. Iter Procedimental

3.1 El 15dejuliode2005, se recibi en el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) una Solicitud de resolucin de controversia relativa a nombres de dominio, de conformidad con la Poltica de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la Poltica LDRP) y el Reglamento de la Poltica LDRP (el Reglamento).

3.2 En cumplimiento de sus obligaciones bajo el Reglamento de la Poltica de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX, el 16de agostode2005 el Centro requiri que NIC-Mxico proporcionara y/o corroborara la informacin de la Solicitud, con base en la informacin contenida en su base de datos WHOIS, relacionada con el Nombre de Dominio.

3.3 El 26dejuliode2005, NIC-Mxico di respuesta al referido requerimiento, aclarando, entre otras cosas, que la Solicitud no haba sido presentada de conformidad con la Poltica de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la “LDRP”) y el Reglamento de la Poltica LDRP (elReglamento).

3.4 A solicitud del Centro y siguiendo las observaciones de NIC-Mxico, el 26deagostode2005, el Promovente modific la Solicitud, adecundola a la Poltica LDRP y al Reglamento.

3.5 El Centro verific que la Solicitud cumpla los requisitos formales de la LDRP, el Reglamento. De conformidad con los Artculos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notific formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 30deagostode2005. De conformidad con el Artculo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la solicitud se fij para el 19deseptiembrede2005. El escrito de contestacin a la solicitud (la “Contestacin”) fue presentado ante el Centro el 13deseptiembrede2005.

3.6 El Centro nombr a Sergio Rodrguez Castillo como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos (el “Panelista nico”) el da 11deoctubrede2005, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artculo 9 del Reglamento. El Panelista nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento establecido por la LDRP.

3.7 El Panelista nico considera que el Centro ha actuado con diligencia para mantener a las partes informadas del procedimiento. Tomando en cuenta que ambas partes han tenido oportunidad justa y equitativa de exponer su caso y que el Panelista nico cuenta con la Solicitud y la Contestacin, se notific a las partes el 22deoctubrede2005 el cierre del procedimiento de resolucin de controversias. Pasndose en consecuencia a la etapa de resolucin a efecto de remitir al Centro, en el tiempo y forma establecidos por el propio Reglamento, la versin preliminar de esta decisin dentro del plazo que al efecto dispone el Artculo 20 del propio Reglamento.

3.8 Conforme el Artculo 13.A del Reglamento, el idioma aplicable al procedimiento administrativo en que se acta y la presente decisin es el espaol, siendo este ltimo el idioma del contrato de registro del nombre de dominio en controversia.

 

4. Antecedentes de Hecho

4.1 La siguiente narracin de hechos se desprende de las declaraciones vertidas en la Solicitud o la Contestacin y no controvertidas por ninguna de las partes:

4.2 El Promovente es titular de las siguientes marcas registradas y vigentes en Mxico, registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”):

4.2.1 “EESCORD”

Registro de Marca No.

480856

Denominacin:

EESCORD

Fecha de Registro:

25denoviembrede1994

4.2.2 “EESCORD” (Y DISEO)

Registro de Marca No.

581956

Denominacin:

EESCORD (y diseo)

Fecha de Registro:

15dejuliode1998

4.2.3 “EESCORD” (Y DISEO)

Registro de Marca No.

587855

Denominacin:

EESCORD (y diseo)

Fecha de Registro:

28deseptiembrede1998

4.2.4 “EESCORD” (Y DISEO)

Registro de Marca No.

725956

Denominacin:

EESCORD (y diseo)

Fecha de Registro:

30denoviembrede2001

4.2.5 “EESCORD POING” (Y DISEO)

Registro de Marca No.

725957

Denominacin:

EESCORD POING (y diseo)

Fecha de Registro:

30denoviembrede2001

4.3 El Promovente se dedica en Mxico a la fabricacin y comercializacin de productos deportivos, en especial ropa y calzado;

4.4 El Titular, por su parte, es propietario en Mxico de la siguiente marca registrada ante el IMPI y vigente:

Registro de Marca No.

846772

Denominacin:

EESCORD LCTEOS (ydiseo)

Fecha de Presentacin:

22deAbrilde2004.

Fecha de Registro:

16deAgostode2004.

Clase:

29

4.5 Adicionalmente, el Titular es titular del nombre de dominio <eescord.com>.

4.6 El Titular responde a ttulo personal y en nombre de AltosNet.

 

5. Alegaciones de las Partes

5.1 El Promovente

5.1.1 El Promovente argumenta que el Nombre de Dominio es idntico grfica y fonticamente a las marcas de productos de su propiedad.

5.1.2 El Promovente argumenta adicionalmente, que el Titular no posee derechos o intereses legtimos respecto del Nombre de Dominio, las bases de tal afirmacin son las siguientes:

5.1.3 No existe evidencia de que el Titular haya utilizado o siquiera efectuado preparativos para utilizar el Nombre de Dominio en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios , toda vez que, al intentar ingresar a dicho sitio no se despliega pgina alguna, sino la leyenda “LA PGINA NO PUEDE SER ENCONTRADA”, desprendiendo de ello que no existe un uso del Nombre de Dominio, y que el nico fin de los titulares es el de bloquear la presencia del Promovente en Internet, con un posible nimo de lucro a la expectativa de que el Promovente haga una oferta a los titulares para adquirirlo.

5.1.4 Continua el Promovente argumentando que no existe evidencia de que el Titular haya sido conocido corrientemente por el Nombre de Dominio ni por cualquier nombre o denominacin siquiera similar, tanto en Internet como en el comercio. Esta afirmacin se deriva de la falta de uso mencionada en el numeral anterior, y de los datos obtenidos de las bases de datos “WHOIS” de NIC-Mxico, en que no se muestra informacin alguna que contenga la palabra “eescord” o alguna otra palabra que resulte siquiera similar.

5.1.5 La falta de uso del Nombre de Dominio, lleva al Promovente a afirmar que no puede existir manera de que el Titular pueda acreditar que el uso del dominio ha sido legtimo y leal o no comercial.

5.1.6 El Promovente pone especial nfasis en demostrar que sus marcas son ampliamente conocidas en Mxico en el mercado de productos deportivos, especialmente en calzado y vestido relacionados con el juego de ftbol.

5.1.7 Finalmente, el Promovente presenta una serie de argumentos, basados en la multicitada falta de uso del Nombre de Dominio, buscando persuadir respecto de la mala fe del Titular. Dichos argumentos incluyen (i) la afirmacin de que el Titular realiz el registro para impedir al Promovente que refleje su marca en el Nombre de Dominio, (ii) el que el Titular tena conocimiento de la existencia y buena reputacin de las marcas del Promovente, (iii) el hecho prcticamente evidente de que el Titular registr el Nombre de Dominio con el nimo de venderlo al Promovente.

5.1.8 Finalmente, el Promovente argumenta que el hecho de que el Nombre de Dominio no esta siendo usado, constituye “Tenencia Pasiva”, conducta que ha sido considerada como indicativa de la existencia de mala fe.

5.2 El Titular

5.2.1 El Titular comienza por manifestar la existencia de la marca “EESCORD LCTEOS” solicitada el 22deabrilde2004 y otorgada por el IMPI el 16deAgostode2004.

5.2.2 El Titular argumenta la imposibilidad de confusin entre las marcas del Promovente por un lado, y su marca y el Nombre de Dominio por el otro, con base en la diversidad de los productos de la primera (vestuario, calzado, sombrerera, juegos y juguetes; artculos de gimnasia y de deporte) y los segundo (leche y productos lcteos).

5.2.3 Desde la fecha de solicitud de la marca referida en 4.4 y 5.2.1, el Titular ha llevado a cabo preparativos para ofrecer productos lcteos haciendo uso del Nombre de Dominio.

5.2.4 El Nombre de Dominio se usa, de buena fe, en el ofrecimiento de productos relacionados con giro o actividad del Titular.

5.2.5 Los productos ofrecidos por el Titular en el sitio al que resuelve el Nombre de Dominio, es completamente distinto a los ofrecidos por el Promovente, con lo que se demuestra la inexistencia de intencin de desviar a los consumidores de manera equvoca o de empaar el nombre de la marca del Promovente puesto que se trata de mercados enteramente distintos.

5.2.6 No existe mala fe, pues la intencin del Titular no es impedir el uso de la marca del Promovente, sino promover su propio producto y marca en Internet.

 

6. Anlisis y Conclusiones

6.1 El Panelista nico considera que, no obstante el Nombre de Dominio fue registrado en Marzode2001, antes de la entrada en vigor del actual LDRP, toda vez que el Titular no realiz manifestacin alguna cuando estas entraron en vigor, en Juniode2004, qued sujeto a las mismas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del mbito de las Polticas Generales de Nombres de Dominio, la LDRP y su Reglamento, y este Panel tiene jurisdiccin para decidir esta disputa.

6.2 Asimismo, el Panelista nico considera que en el presente procedimiento, existe suficiente y adecuada evidencia de que el Centro ha observado y cumplido los requisitos procesales establecidos en el LDRP y su Reglamento, incluyendo la debida notificacin al Titular del inicio del procedimiento, as como la justa y razonable oportunidad para contestar, ejercitar sus derechos y presentar su Contestacin.

6.3 De conformidad con lo preceptuado por el Artculo 1.a de la LDRP, para prevalecer en su accin de transferencia o cancelacin de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de cada uno de los siguientes casos:

(i) El nombre de dominio es idntico o similar en grado de confusin con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominacin de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El titular no tiene derechos o intereses legtimos en relacin con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

6.4 Si bien la existencia de la conjuncin copulativa “y” lo hace evidente, vale la pena enfatizar que el Artculo 1.a del LDRP requiere que el Promovente demuestre a satisfaccin del Panelista nico, los tres elementos requeridos para la actualizacin del supuesto.

6.5 Identidad o Similitud en Grado de Confusin

6.5.1 En opinin del Panelista nico, no existe controversia sobre este particular. Es evidente a simple vista que el Nombre de Dominio es idntico fontica y gramaticalmente a las marcas propiedad de el Promovente.

6.5.2 El Titular se equivoca al intentar desvirtuar este hecho argumentando la imposibilidad de confusin entre las marcas del Promovente y el Nombre de Dominio. Si bien es cierto que el inciso (i) del Artculo 1.a del LDRP hace referencia a semejanza en grado de confusin, es claro que en este caso la “” disyuntiva busca establecer que se trata de igualdad o –en su defecto– semejanza en grado de confusin. En otras palabras, al existir identidad entre Nombre de Dominio y marca registrada, la posibilidad de confusin pasa a segundo trmino.

6.5.3 Como correctamente seala el Promovente, para evaluar tal igualdad, se deben ignorar los prefijos “www” o sufijos correspondiente al nivel del nombre de dominio (sea ccTLD como en el caso que nos atae, o gTLD). Mltiples panelistas hemos concordado en esto, al grado que es posible considerarlo (sibien no de forma absoluta) un tema de explorado derecho.

6.5.4 Cabe tambin sealar que para cumplir con este supuesto, es irrelevante el que el Titular cuente o no con marcas registradas de su propiedad.

6.5.5 Por lo anteriormente expuesto, este Panelista nico determina que el Nombre de Dominio es idntico a varias de las marcas propiedad del Promovente, con lo que queda acreditado el primer elemento requerido en el Articulo 1dela LDRP.

6.6 Inters Legtimo respecto del Nombre de Dominio

6.6.1 El Promovente presenta mltiples argumentos para mostrar la falta de inters y/o derecho del Titular sobre el Nombre de Dominio. Algunos de tales argumentos, no se encuentran sustentados con elementos probatorios, sino exclusivamente en presunciones. Lo anterior no es de sorprender, pues la redaccin misma de la LDRP, pero sobre todo del Artculo 3.b.viii.2 del Reglamento parecen sugerir que el Promovente tiene la obligacin de probar hecho negativos, lo cual es imposible. Este Panelista nico esta de acuerdo con el criterio expresado por mltiples paneles, que consideran que en este punto en particular, la carga de la prueba se revierte al Titular, quien tiene la obligacin de demostrar su inters legtimo en el Nombre de Dominio.

6.6.2 La LDRP, estable en su Artculo 1.c de manera enunciativa circunstancias que le permiten al Titular demostrar inters legtimo en el Nombre de Dominio. Adiferencia del Artculo 1.a, en este caso la LDRP utiliza lenguaje que claramente establece que la existencia de cualquiera de estas circunstancias, ser suficiente para tal demostracin.

6.6.3 El Promovente argumenta que el hecho de que la palabra “eescord” no aparezca en la base de datos WHOIS de NIC-Mxico, es indicativo de que el Titular no ha sido conocido comnmente por el Nombre de Dominio. Al respecto es necesario aclarar que, si bien tal mencin en el WHOIS podra suponer el uso comn del nombre de dominio, ni el LDRP ni el Reglamento exigen tal uso en el WHOIS, que es simplemente una base de datos con informacin para fines administrativos del registrador.

6.6.4 Los argumentos del Promovente, para demostrar tal falta de derecho e inters legtimo, se basan primordialmente en la falta de uso del Nombre de Dominio en la oferta de bienes o servicios. Si bien en ausencia de otros elementos tales argumentos probablemente podran persuadir a un Grupo de Expertos, la existencia de una marca registrada propiedad del Titular es, en opinin del Panelista nico, un elemento de vital importancia en el presente procedimiento.

6.6.5 La marca registrada “EESCORD LCTEOS” fue solicitada el 22deabrilde2004 y otorgada el por el IMPI el 16deagostode2004. Por su parte, la Solicitud fue notificada al Titular el 30deagostode2005, esto es, poco ms de un ao despus de otorgada la marca.

6.6.6 Es nuestra opinin que la pre-existencia de la marca propiedad del Titular, es suficiente para satisfacer el requisito del Artculo 1.c.i de la LDRP, especficamente, que el Titular, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia” se encontraba “efectuando preparativos demostrables para su utilizacin, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relacin con una oferta de buena fe de productos”

6.6.7 Aunado a ello, este Panelista nico encuentra tambin persuasivo el argumento del Titular de que el uso del Nombre de Dominio (y de la marca que le respalda), al enfocarse a productos totalmente diversos a los que fabrica y/o comercializa el Promovente, se hace sin intencin de desviar a los consumidores de manera equvoca o empaar el nombre del Promovente.

6.6.8 Por lo anterior, este Panelista nico concluye que el Promovente no acredit el requisito previsto en el Artculo 1.a.ii de la LDRP, mientras que el Titular demostr tener inters y derecho legtimo sobre el Nombre de Dominio.

6.7 Registro o Uso del Nombre de Dominio de Mala Fe

6.7.1 Si bien la imposibilidad del Promovente de demostrar el segundo elemento del Articulo 1.a de la LDRP, hace innecesario continuar este anlisis, el Panelista nico considera conveniente analizar los argumentos del Promovente respecto del concepto de mala fe, con la intencin de contribuir al esclarecimiento de uno de los elementos que con mayor frecuencia son malentendidos/argumentados en los procedimientos de esta ndole.

6.7.2 Tal como ocurre con el inciso c) del Artculo 1 del LDRP, el inciso b) utiliza lenguaje que deja claro que se trata de un listado enunciativo. De igual manera, el uso de la conjuncin disyuntiva “” deja claro que el Promovente slo requerira demostrar uno de estos supuestos contemplados (u otros anlogos) para acreditar la mala fe.

6.7.3 El Panelista nico esta consciente de que, en ausencia de elementos de prueba concretos (e.g. comunicaciones amenazando con vender el dominio a un competidor, oferta de venta a precios muy por encima de los costos normales de mantenimiento, etc.), resulta complejo, ms no imposible demostrar la mala fe.

6.7.4 Los argumentos del Promovente, en opinin del Panelista nico no son persuasivos, pues se limitan a presentar suposiciones sin ofrecer algn tipo de evidencia que nos permite formar una opinin y/o acredite la mala fe.

6.7.5 Por otro lado, como qued aclarado en el numeral 6.6.6. en nuestra opinin, el Titular ha demostrado un inters legtimo en el Nombre de Dominio, por lo que la afirmacin del Promovente de que con dicho registro “la intencin de [el Titular] ha sido preponderantemente la de impedir a la Promovente que refleje su marca en el nombre de dominio correspondiente” carece de sustento.

6.7.6 El Promovente trata de persuadir al Panelista nico del que el hecho de que el Titular posea tambin los derechos sobre el dominio <eescord.com> es evidencia de mala fe. Para el suscrito, considerando la existencia de la marca propiedad del Titular, tal hecho no slo no demuestra mala fe, sino una precaucin razonable por parte del Titular.1

6.7.7 El Promovente busca demostrar que las marcas de su propiedad son ampliamente conocidas en Mxico. Si bien tal notoriedad tiene efectos importantes en materia marcaria, la misma, no lleva necesariamente a la conclusin de que el Titular la conoca y mucho menos a una obligacin por parte del Promovente de haberla conocido.

6.7.8 En diversas ocasiones, el Promovente hace mencin de un “posible animo de lucro” del Titular, suponiendo –sin presentar ningn tipo de evidencia que pueda sostener tal suposicin– que el Titular estaba esperando que el Promovente le hiciera una oferta para adquirir el Nombre de Dominio. Es opinin del Panelista nico que tales suposiciones, sin elementos que las sustenten, slo pueden ser consideradas en ausencia de elementos probatorios adicionales, no siendo el caso del presente procedimiento. Ms an, el lenguaje del Artculo1.b.i de la LDRP hace referencia a “Circunstancias que indiquen” tal propsito. Una vez ms, la presuncional slo sera persuasiva en ausencia de otros elementos probatorios.

6.7.9 Finalmente, respecto a la referencia a la “Tenencia Pasiva” el Promovente esta en un error al asumir que la misma “ha de considerarse equivalente a un uso de la mala fe”. Al parecer el mismo Promovente se corrige cuando un par de prrafos adelante en la Solicitud, seala que “La tenencia pasiva ha sido aceptada como prueba importante del registro y utilizacin de mala fe”. Esta ltima es la acepcin correcta de la “Tenencia Pasiva”, no como equivalente de mala fe, sino como una prueba ms, que debe evaluarse en conjuncin con los dems factores del caso concreto.

6.7.10 Adicionalmente, hay que sealar que, al momento de presentar la Contestacin, aparentemente el Titular ya estaba haciendo uso del Nombre de Dominio. No podemos perder de vista que un sitio en Internet se puede modificar en cuestin de minutos; sin embargo, el uso por parte del Titular slo viene a confirmar nuestra decisin. La forma en que se usa el Nombre de Dominio (para identificar productos lcteos) es acorde a la marca propiedad del Titular, y por ende no nos parece que dicho uso, ni el registro del Nombre de Dominio, se adecue a ninguno de los supuestos establecidos en el referido Artculo1.b de la LDRP.

6.7.11 Con base en lo anterior, este Panelista nico concluye que el Promovente no logr acreditar el supuesto requerido por el Artculo 1.a-.iii) de la LDRP.

 

7. Decisin

Con base en las consideraciones y conclusiones anteriormente expuestas, habiendo el Titular demostrado derecho e inters legtimo sobre el Nombre de Dominio <eescord.com.mx>, de conformidad con el Artculo 1.g de la LDRP as como 19y20de su Reglamento, el Panelista nico resuelve desestimar la pretensin del Promovente.


Sergio Rodrguez Castillo
Panelista nico

25deoctubrede2005


1 Si bien se trata de procedimientos independientes, vale la pena hacer referencia a la reciente resolucin de la OMPI respecto de dicho nombre de dominio Caso No. D2005-0778.

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/dmx2005-0004.html

 

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