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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Cesar Torres Torres v. Ivan Alonso Hernбndez Gutiйrrez

Caso No. DMX2005-0004

 

1. Las Partes

1.1 El Promovente en este procedimiento administrativo es Cesar Torres Torres, persona fнsica, Guanajuato, Mйxico, representada por Silvia Arraut Sбnchez, Yolanda Victoria Oropeza Gaxiola, y/o Christian Thomae Maloney indistintamente.

1.2 El Titular, es el seсor Ivбn Alonso Hernбndez Gutiйrrez, en su carбcter de Contacto Administrativo y Tйcnico del dominio en cuestiуn. Adicionalmente se identifica como contraparte en este procedimiento administrativo a AltosNet, en su carбcter de organizaciуn registrante del nombre de dominio; ambos con domicilio en San Miguel el Alto, Jalisco, Mйxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

2.1. El nombre de dominio objeto de la presente controversia es <eescord.com.mx> (el “Nombre de Dominio”).

2.2. El registrador del Nombre de Dominio es el Network Information Center Mйxico S.C. (“NIC-Mйxico”).

 

3. Iter Procedimental

3.1 El 15 de julio de 2005, se recibiу en el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) una Solicitud de resoluciуn de controversia relativa a nombres de dominio, de conformidad con la Polнtica de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la Polнtica LDRP) y el Reglamento de la Polнtica LDRP (el Reglamento).

3.2 En cumplimiento de sus obligaciones bajo el Reglamento de la Polнtica de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX, el 16 de agosto de 2005 el Centro requiriу que NIC-Mйxico proporcionara y/o corroborara la informaciуn de la Solicitud, con base en la informaciуn contenida en su base de datos WHOIS, relacionada con el Nombre de Dominio.

3.3 El 26 de julio de 2005, NIC-Mйxico diу respuesta al referido requerimiento, aclarando, entre otras cosas, que la Solicitud no habнa sido presentada de conformidad con la Polнtica de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la “LDRP”) y el Reglamento de la Polнtica LDRP (el Reglamento).

3.4 A solicitud del Centro y siguiendo las observaciones de NIC-Mйxico, el 26 de agosto de 2005, el Promovente modificу la Solicitud, adecuбndola a la Polнtica LDRP y al Reglamento.

3.5 El Centro verificу que la Solicitud cumplнa los requisitos formales de la LDRP, el Reglamento. De conformidad con los Artнculos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 30 de agosto de 2005. De conformidad con el Artнculo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la solicitud se fijу para el 19 de septiembre de 2005. El escrito de contestaciуn a la solicitud (la “Contestaciуn”) fue presentado ante el Centro el 13 de septiembre de 2005.

3.6 El Centro nombrу a Sergio Rodrнguez Castillo como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos (el “Panelista Ъnico”) el dнa 11 de octubre de 2005, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artнculo 9 del Reglamento. El Panelista Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento establecido por la LDRP.

3.7 El Panelista Ъnico considera que el Centro ha actuado con diligencia para mantener a las partes informadas del procedimiento. Tomando en cuenta que ambas partes han tenido oportunidad justa y equitativa de exponer su caso y que el Panelista Ъnico cuenta con la Solicitud y la Contestaciуn, se notificу a las partes el 22 de octubre de 2005 el cierre del procedimiento de resoluciуn de controversias. Pasбndose en consecuencia a la etapa de resoluciуn a efecto de remitir al Centro, en el tiempo y forma establecidos por el propio Reglamento, la versiуn preliminar de esta decisiуn dentro del plazo que al efecto dispone el Artнculo 20 del propio Reglamento.

3.8 Conforme el Artнculo 13.A del Reglamento, el idioma aplicable al procedimiento administrativo en que se actъa y la presente decisiуn es el espaсol, siendo este ъltimo el idioma del contrato de registro del nombre de dominio en controversia.

 

4. Antecedentes de Hecho

4.1 La siguiente narraciуn de hechos se desprende de las declaraciones vertidas en la Solicitud o la Contestaciуn y no controvertidas por ninguna de las partes:

4.2 El Promovente es titular de las siguientes marcas registradas y vigentes en Mйxico, registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”):

4.2.1 “EESCORD”

Registro de Marca No.	480856
Denominaciуn:	EESCORD
Fecha de Registro:	25 de noviembre de 1994

4.2.2 “EESCORD” (Y DISEСO)

Registro de Marca No.	581956
Denominaciуn:	EESCORD (y diseсo)
Fecha de Registro:	15 de julio de 1998

4.2.3 “EESCORD” (Y DISEСO)

Registro de Marca No.	587855
Denominaciуn:	EESCORD (y diseсo)
Fecha de Registro:	28 de septiembre de 1998

4.2.4 “EESCORD” (Y DISEСO)

Registro de Marca No.	725956
Denominaciуn:	EESCORD (y diseсo)
Fecha de Registro:	30 de noviembre de 2001

4.2.5 “EESCORD POING” (Y DISEСO)

Registro de Marca No.	725957
Denominaciуn:	EESCORD POING (y diseсo)
Fecha de Registro:	30 de noviembre de 2001

4.3 El Promovente se dedica en Mйxico a la fabricaciуn y comercializaciуn de productos deportivos, en especial ropa y calzado;

4.4 El Titular, por su parte, es propietario en Mйxico de la siguiente marca registrada ante el IMPI y vigente:

Registro de Marca No.	846772
Denominaciуn:	EESCORD LБCTEOS (y diseсo)
Fecha de Presentaciуn:	22 de Abril de 2004.
Fecha de Registro:	16 de Agosto de 2004.
Clase:	29

4.5 Adicionalmente, el Titular es titular del nombre de dominio <eescord.com>.

4.6 El Titular responde a tнtulo personal y en nombre de AltosNet.

 

5. Alegaciones de las Partes

5.1 El Promovente

5.1.1 El Promovente argumenta que el Nombre de Dominio es idйntico grбfica y fonйticamente a las marcas de productos de su propiedad.

5.1.2 El Promovente argumenta adicionalmente, que el Titular no posee derechos o intereses legнtimos respecto del Nombre de Dominio, las bases de tal afirmaciуn son las siguientes:

5.1.3 No existe evidencia de que el Titular haya utilizado o siquiera efectuado preparativos para utilizar el Nombre de Dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios , toda vez que, al intentar ingresar a dicho sitio no se despliega pбgina alguna, sino la leyenda “LA PБGINA NO PUEDE SER ENCONTRADA”, desprendiendo de ello que no existe un uso del Nombre de Dominio, y que el ъnico fin de los titulares es el de bloquear la presencia del Promovente en Internet, con un posible бnimo de lucro a la expectativa de que el Promovente haga una oferta a los titulares para adquirirlo.

5.1.4 Continua el Promovente argumentando que no existe evidencia de que el Titular haya sido conocido corrientemente por el Nombre de Dominio ni por cualquier nombre o denominaciуn siquiera similar, tanto en Internet como en el comercio. Esta afirmaciуn se deriva de la falta de uso mencionada en el numeral anterior, y de los datos obtenidos de las bases de datos “WHOIS” de NIC-Mйxico, en que no se muestra informaciуn alguna que contenga la palabra “eescord” o alguna otra palabra que resulte siquiera similar.

5.1.5 La falta de uso del Nombre de Dominio, lleva al Promovente a afirmar que no puede existir manera de que el Titular pueda acreditar que el uso del dominio ha sido legнtimo y leal o no comercial.

5.1.6 El Promovente pone especial йnfasis en demostrar que sus marcas son ampliamente conocidas en Mйxico en el mercado de productos deportivos, especialmente en calzado y vestido relacionados con el juego de fъtbol.

5.1.7 Finalmente, el Promovente presenta una serie de argumentos, basados en la multicitada falta de uso del Nombre de Dominio, buscando persuadir respecto de la mala fe del Titular. Dichos argumentos incluyen (i) la afirmaciуn de que el Titular realizу el registro para impedir al Promovente que refleje su marca en el Nombre de Dominio, (ii) el que el Titular tenнa conocimiento de la existencia y buena reputaciуn de las marcas del Promovente, (iii) el hecho prбcticamente evidente de que el Titular registrу el Nombre de Dominio con el бnimo de venderlo al Promovente.

5.1.8 Finalmente, el Promovente argumenta que el hecho de que el Nombre de Dominio no esta siendo usado, constituye “Tenencia Pasiva”, conducta que ha sido considerada como indicativa de la existencia de mala fe.

5.2 El Titular

5.2.1 El Titular comienza por manifestar la existencia de la marca “EESCORD LБCTEOS” solicitada el 22 de abril de 2004 y otorgada por el IMPI el 16 de Agosto de 2004.

5.2.2 El Titular argumenta la imposibilidad de confusiуn entre las marcas del Promovente por un lado, y su marca y el Nombre de Dominio por el otro, con base en la diversidad de los productos de la primera (vestuario, calzado, sombrererнa, juegos y juguetes; artнculos de gimnasia y de deporte) y los segundo (leche y productos lбcteos).

5.2.3 Desde la fecha de solicitud de la marca referida en 4.4 y 5.2.1, el Titular ha llevado a cabo preparativos para ofrecer productos lбcteos haciendo uso del Nombre de Dominio.

5.2.4 El Nombre de Dominio se usa, de buena fe, en el ofrecimiento de productos relacionados con giro o actividad del Titular.

5.2.5 Los productos ofrecidos por el Titular en el sitio al que resuelve el Nombre de Dominio, es completamente distinto a los ofrecidos por el Promovente, con lo que se demuestra la inexistencia de intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca o de empaсar el nombre de la marca del Promovente puesto que se trata de mercados enteramente distintos.

5.2.6 No existe mala fe, pues la intenciуn del Titular no es impedir el uso de la marca del Promovente, sino promover su propio producto y marca en Internet.

 

6. Anбlisis y Conclusiones

6.1 El Panelista Ъnico considera que, no obstante el Nombre de Dominio fue registrado en Marzo de 2001, antes de la entrada en vigor del actual LDRP, toda vez que el Titular no realizу manifestaciуn alguna cuando estas entraron en vigor, en Junio de 2004, quedу sujeto a las mismas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del бmbito de las Polнticas Generales de Nombres de Dominio, la LDRP y su Reglamento, y este Panel tiene jurisdicciуn para decidir esta disputa.

6.2 Asimismo, el Panelista Ъnico considera que en el presente procedimiento, existe suficiente y adecuada evidencia de que el Centro ha observado y cumplido los requisitos procesales establecidos en el LDRP y su Reglamento, incluyendo la debida notificaciуn al Titular del inicio del procedimiento, asн como la justa y razonable oportunidad para contestar, ejercitar sus derechos y presentar su Contestaciуn.

6.3 De conformidad con lo preceptuado por el Artнculo 1.a de la LDRP, para prevalecer en su acciуn de transferencia o cancelaciуn de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de cada uno de los siguientes casos:

(i) El nombre de dominio es idйntico o similar en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El titular no tiene derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

6.4 Si bien la existencia de la conjunciуn copulativa “y” lo hace evidente, vale la pena enfatizar que el Artнculo 1.a del LDRP requiere que el Promovente demuestre a satisfacciуn del Panelista Ъnico, los tres elementos requeridos para la actualizaciуn del supuesto.

6.5 Identidad o Similitud en Grado de Confusiуn

6.5.1 En opiniуn del Panelista Ъnico, no existe controversia sobre este particular. Es evidente a simple vista que el Nombre de Dominio es idйntico fonйtica y gramaticalmente a las marcas propiedad de el Promovente.

6.5.2 El Titular se equivoca al intentar desvirtuar este hecho argumentando la imposibilidad de confusiуn entre las marcas del Promovente y el Nombre de Dominio. Si bien es cierto que el inciso (i) del Artнculo 1.a del LDRP hace referencia a semejanza en grado de confusiуn, es claro que en este caso la “у” disyuntiva busca establecer que se trata de igualdad o –en su defecto– semejanza en grado de confusiуn. En otras palabras, al existir identidad entre Nombre de Dominio y marca registrada, la posibilidad de confusiуn pasa a segundo tйrmino.

6.5.3 Como correctamente seсala el Promovente, para evaluar tal igualdad, se deben ignorar los prefijos “www” o sufijos correspondiente al nivel del nombre de dominio (sea ccTLD como en el caso que nos ataсe, o gTLD). Mъltiples panelistas hemos concordado en esto, al grado que es posible considerarlo (si bien no de forma absoluta) un tema de explorado derecho.

6.5.4 Cabe tambiйn seсalar que para cumplir con este supuesto, es irrelevante el que el Titular cuente o no con marcas registradas de su propiedad.

6.5.5 Por lo anteriormente expuesto, este Panelista Ъnico determina que el Nombre de Dominio es idйntico a varias de las marcas propiedad del Promovente, con lo que queda acreditado el primer elemento requerido en el Articulo 1 de la LDRP.

6.6 Interйs Legнtimo respecto del Nombre de Dominio

6.6.1 El Promovente presenta mъltiples argumentos para mostrar la falta de interйs y/o derecho del Titular sobre el Nombre de Dominio. Algunos de tales argumentos, no se encuentran sustentados con elementos probatorios, sino exclusivamente en presunciones. Lo anterior no es de sorprender, pues la redacciуn misma de la LDRP, pero sobre todo del Artнculo 3.b.viii.2 del Reglamento parecen sugerir que el Promovente tiene la obligaciуn de probar hecho negativos, lo cual es imposible. Este Panelista Ъnico esta de acuerdo con el criterio expresado por mъltiples paneles, que consideran que en este punto en particular, la carga de la prueba se revierte al Titular, quien tiene la obligaciуn de demostrar su interйs legнtimo en el Nombre de Dominio.

6.6.2 La LDRP, estable en su Artнculo 1.c de manera enunciativa circunstancias que le permiten al Titular demostrar interйs legнtimo en el Nombre de Dominio. A diferencia del Artнculo 1.a, en este caso la LDRP utiliza lenguaje que claramente establece que la existencia de cualquiera de estas circunstancias, serб suficiente para tal demostraciуn.

6.6.3 El Promovente argumenta que el hecho de que la palabra “eescord” no aparezca en la base de datos WHOIS de NIC-Mйxico, es indicativo de que el Titular no ha sido conocido comъnmente por el Nombre de Dominio. Al respecto es necesario aclarar que, si bien tal menciуn en el WHOIS podrнa suponer el uso comъn del nombre de dominio, ni el LDRP ni el Reglamento exigen tal uso en el WHOIS, que es simplemente una base de datos con informaciуn para fines administrativos del registrador.

6.6.4 Los argumentos del Promovente, para demostrar tal falta de derecho e interйs legнtimo, se basan primordialmente en la falta de uso del Nombre de Dominio en la oferta de bienes o servicios. Si bien en ausencia de otros elementos tales argumentos probablemente podrнan persuadir a un Grupo de Expertos, la existencia de una marca registrada propiedad del Titular es, en opiniуn del Panelista Ъnico, un elemento de vital importancia en el presente procedimiento.

6.6.5 La marca registrada “EESCORD LБCTEOS” fue solicitada el 22 de abril de 2004 y otorgada el por el IMPI el 16 de agosto de 2004. Por su parte, la Solicitud fue notificada al Titular el 30 de agosto de 2005, esto es, poco mбs de un aсo despuйs de otorgada la marca.

6.6.6 Es nuestra opiniуn que la pre-existencia de la marca propiedad del Titular, es suficiente para satisfacer el requisito del Artнculo 1.c.i de la LDRP, especнficamente, que el Titular, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia” se encontraba “efectuando preparativos demostrables para su utilizaciуn, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos”

6.6.7 Aunado a ello, este Panelista Ъnico encuentra tambiйn persuasivo el argumento del Titular de que el uso del Nombre de Dominio (y de la marca que le respalda), al enfocarse a productos totalmente diversos a los que fabrica y/o comercializa el Promovente, se hace sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca o empaсar el nombre del Promovente.

6.6.8 Por lo anterior, este Panelista Ъnico concluye que el Promovente no acreditу el requisito previsto en el Artнculo 1.a.ii de la LDRP, mientras que el Titular demostrу tener interйs y derecho legнtimo sobre el Nombre de Dominio.

6.7 Registro o Uso del Nombre de Dominio de Mala Fe

6.7.1 Si bien la imposibilidad del Promovente de demostrar el segundo elemento del Articulo 1.a de la LDRP, hace innecesario continuar este anбlisis, el Panelista Ъnico considera conveniente analizar los argumentos del Promovente respecto del concepto de mala fe, con la intenciуn de contribuir al esclarecimiento de uno de los elementos que con mayor frecuencia son malentendidos/argumentados en los procedimientos de esta нndole.

6.7.2 Tal como ocurre con el inciso c) del Artнculo 1 del LDRP, el inciso b) utiliza lenguaje que deja claro que se trata de un listado enunciativo. De igual manera, el uso de la conjunciуn disyuntiva “у” deja claro que el Promovente sуlo requerirнa demostrar uno de estos supuestos contemplados (u otros anбlogos) para acreditar la mala fe.

6.7.3 El Panelista Ъnico esta consciente de que, en ausencia de elementos de prueba concretos (e.g. comunicaciones amenazando con vender el dominio a un competidor, oferta de venta a precios muy por encima de los costos normales de mantenimiento, etc.), resulta complejo, mбs no imposible demostrar la mala fe.

6.7.4 Los argumentos del Promovente, en opiniуn del Panelista Ъnico no son persuasivos, pues se limitan a presentar suposiciones sin ofrecer algъn tipo de evidencia que nos permite formar una opiniуn y/o acredite la mala fe.

6.7.5 Por otro lado, como quedу aclarado en el numeral 6.6.6. en nuestra opiniуn, el Titular ha demostrado un interйs legнtimo en el Nombre de Dominio, por lo que la afirmaciуn del Promovente de que con dicho registro “la intenciуn de [el Titular] ha sido preponderantemente la de impedir a la Promovente que refleje su marca en el nombre de dominio correspondiente” carece de sustento.

6.7.6 El Promovente trata de persuadir al Panelista Ъnico del que el hecho de que el Titular posea tambiйn los derechos sobre el dominio <eescord.com> es evidencia de mala fe. Para el suscrito, considerando la existencia de la marca propiedad del Titular, tal hecho no sуlo no demuestra mala fe, sino una precauciуn razonable por parte del Titular.¹

6.7.7 El Promovente busca demostrar que las marcas de su propiedad son ampliamente conocidas en Mйxico. Si bien tal notoriedad tiene efectos importantes en materia marcaria, la misma, no lleva necesariamente a la conclusiуn de que el Titular la conocнa y mucho menos a una obligaciуn por parte del Promovente de haberla conocido.

6.7.8 En diversas ocasiones, el Promovente hace menciуn de un “posible animo de lucro” del Titular, suponiendo –sin presentar ningъn tipo de evidencia que pueda sostener tal suposiciуn– que el Titular estaba esperando que el Promovente le hiciera una oferta para adquirir el Nombre de Dominio. Es opiniуn del Panelista Ъnico que tales suposiciones, sin elementos que las sustenten, sуlo pueden ser consideradas en ausencia de elementos probatorios adicionales, no siendo el caso del presente procedimiento. Mбs aъn, el lenguaje del Artнculo 1.b.i de la LDRP hace referencia a “Circunstancias que indiquen” tal propуsito. Una vez mбs, la presuncional sуlo serнa persuasiva en ausencia de otros elementos probatorios.

6.7.9 Finalmente, respecto a la referencia a la “Tenencia Pasiva” el Promovente esta en un error al asumir que la misma “ha de considerarse equivalente a un uso de la mala fe”. Al parecer el mismo Promovente se corrige cuando un par de pбrrafos adelante en la Solicitud, seсala que “La tenencia pasiva ha sido aceptada como prueba importante del registro y utilizaciуn de mala fe”. Esta ъltima es la acepciуn correcta de la “Tenencia Pasiva”, no como equivalente de mala fe, sino como una prueba mбs, que debe evaluarse en conjunciуn con los demбs factores del caso concreto.

6.7.10 Adicionalmente, hay que seсalar que, al momento de presentar la Contestaciуn, aparentemente el Titular ya estaba haciendo uso del Nombre de Dominio. No podemos perder de vista que un sitio en Internet se puede modificar en cuestiуn de minutos; sin embargo, el uso por parte del Titular sуlo viene a confirmar nuestra decisiуn. La forma en que se usa el Nombre de Dominio (para identificar productos lбcteos) es acorde a la marca propiedad del Titular, y por ende no nos parece que dicho uso, ni el registro del Nombre de Dominio, se adecue a ninguno de los supuestos establecidos en el referido Artнculo 1.b de la LDRP.

6.7.11 Con base en lo anterior, este Panelista Ъnico concluye que el Promovente no logrу acreditar el supuesto requerido por el Artнculo 1.a-.iii) de la LDRP.

 

7. Decisiуn

Con base en las consideraciones y conclusiones anteriormente expuestas, habiendo el Titular demostrado derecho e interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio <eescord.com.mx>, de conformidad con el Artнculo 1.g de la LDRP asн como 19 y 20 de su Reglamento, el Panelista Ъnico resuelve desestimar la pretensiуn del Promovente.

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Sergio Rodrнguez Castillo
Panelista Ъnico

25 de octubre de 2005

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¹ Si bien se trata de procedimientos independientes, vale la pena hacer referencia a la reciente resoluciуn de la OMPI respecto de dicho nombre de dominio Caso No. D2005-0778.