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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

Decisin del Panel Administrativo

Computacin Administrativa y Diseo, S.A. de C.V. v. Max Toner S.A. de C.V.

Caso No. D2006-0390

 

1. Las Partes

La Demandante es Computacin Administrativa y Diseo. S.A. de C.V. Monterrey, Mxico, representada por Snchez-Devanny Eseverri, S.C., Mxico.

La Demandada es Max Toner, S.A. de C.V., Monterrey, Mxico, representada por Carlos Salazar lvarez, Mxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <cadtoner.com> (el “Nombre de Dominio”).

El registrador del Nombre de Dominio es 1 eName Co. Inc..

 

3. Iter Procedimental

El 29 de marzo de 2006 la Demandante present una demanda (la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”). El 29 de marzo de 2006, el Centro envi a 1 eName Co. Inc., una solicitud de verificacin referida al Nombre de Dominio. El 29 de marzo de 2006, 1 eName Co. Inc. respondi al Centro, confirmando que la Demandada Max Toner, S.A. de C. V. El 1 de abril de 2006, el Centro acus recibo de la Demanda. El Centro verific que la Demanda satisfaca los requisitos formales de la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2a) y 4a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 3 de abril de 2006. De conformidad con el prrafo 5a) del Reglamento, el Centro fij el plazo para contestar la Demanda para el 23 de abril de 2006. La Demandada present el escrito de Contestacin de Demanda el 22 de abril de 2006, as como una nota solicitando una ampliacin de plazo para presentar un ttulo de registro de marca, de los cuales el Centro acus recibo el 26 y 27de abril de 2006, respectivamente. La Demandante present un escrito adicional el 27de abril del 2006, del cual se acus recibo el mismo da.

El 1 de mayo de 2006, el Centro nombr a Luis C. Schmidt como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos, recibiendo la declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

4.1 La Demandante

La Demandante es un empresa de Monterrey, Nuevo Len, Mxico, de buena reputacin comercial, que a partir de 1989 inici actividades de recarga de cartuchos lser o de tita, para fotocopiadoras o impresoras y que a partir del 23deNoviembrede1998, presta servicios bajo la marca CAD TONER y un diseo.

La Demandante es titular del registro nmero 754749, expedido el da 22dejuliode2002, por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), referente a la marca CAD TONER Y DISEO, en clase 42 (en el ttulo de registro se utiliza la referencia “servicios de recarga de cartuchos de lser y tinta”). De la consulta que ha realizado este Panel en los archivos de IMPI, conforme a las facultades de investigacin que le conceden la Poltica y el Reglamento, se obtuvo que con fecha 14 de marzo del 2001, el Sr. Eloy Ros Venzor present la solicitud correlativa al registro nmero 754749, reclamando una fecha de primer uso del 23denoviembre de 1998. El 30 de enero de 2006, la Demandante promovi ante IMPI una solicitud de inscripcin del contrato de cesin del registro nmero 754749, el cual se inscribi con fecha 10 de abril de 2006.

La Demandante present ante IMPI dos solicitudes de registro de marca: i) solicitud nmero 767912, de la denominacin CAD TONER, en la clase 35 internacional (direccin de negocios, administracin de negocios incluyendo comercializacin de productos y/o servicios para terceros), del 24 de febrero de 2006, reclamando fecha de primer uso del 25de marzo de 2000; y ii) solicitud nmero 767911, de la denominacin CAD TONER, en la clase 37 internacional (reparacin, servicios de instalacin incluyendo recarga de cartuchos lser y de tinta y servicios de mantenimiento de impresoras y cartuchos de impresin), del 24 de febrero de 2006, reclamando fecha de primer uso del 25demarzode2000.

La Demandante es titular de derechos del registro de nombre de dominio <cadtoner.com.mx>, mismo que identifica una pgina de Internet que la Demandante utiliza en apoyo de la prestacin de sus productos.

La Demandante compite con la Demandada en el rubro de servicios de recarga de cartuchos lser y de tinta y que derivado de lo anterior, ambas empresas se conocen.

4.2 La Demandada

La Demandada, asimismo de buena reputacin comercial, se dedica al negocio de produccin y comercializacin de recarga de cartuchos, desde el ao de 1992, bajo diferentes regmenes, que el 11 de octubre de 1995 se canalizan en la constitucin de Max Toner, S.A. de C. V., sociedad de la que participan el Sr. Carlos Salazar lvarez y otras tres personas.

El 28 de noviembre de 1996, la Demandada obtuvo un registro de la marca MAX TONER, en la clase 40 (tratamiento de materiales, especficamente recarga de cartuchos) y el 30deenero de 1998, obtiene el registro de dicha marca en las clases 37 (servicios de reparacin y mantenimiento de equipos y accesorios de cmputo, cartuchos de impresin) y clase 42 (servicios de comercializacin de equipo y accesorios de cmputo, cartuchos de impresin y toda clase de consumibles a travs de un establecimiento).

Por su parte, el 23 de enero de 1998, el Sr. Carlos Salazar lvarez, obtuvo el registro nmero 572839, expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), relativo a la marca CAD TONER Y DISEO, en clase 40 (servicios de tratamiento de materiales, especficamente recarga de cartuchos). El 15 de agosto de 1998, el Sr.CarlosSalazar lvarez celebr con la Demandada un contrato de cesin de los derechos derivados del registro nmero 572839, el cual se present para inscripcin el pasado 20deabril de2006, la cual se encuentra pendiente de resolucin.

La Demandada obtuvo el registro del Nombre de Dominio <cadtoner.com> el 17demayode 2001 y conforme a lo que sta misma reconoce, ha dirigido el Nombre de Dominio a la pgina <maxtoner.com>. De la consulta “Whois” que ha realizado este Panel conforme a las facultades de investigacin que le inviste la Poltica y el Reglamento, el Sr.Carlos Salazar lvarez funge como contacto administrativo y tcnico del Nombre de Dominio. Asimismo, de la investigacin que este Panel efectu en la pgina identificada por el Nombre de Dominio, el Nombre de Dominio se utiliza para enviar al usuario de Internet a la pgina que identifica el dominio <maxtoner.com> y que pertenece a la Demandada.

 

5. Alegaciones de las Partes

5.1 La Demandante

La Demandante manifiesta en la Demanda, en especfico a los puntos que conciernen a este procedimiento, que:

- Cuenta con el derecho sobre la marca de servicios CAD TONER, para “recarga de cartuchos”, en virtud del registro en clase 42 que le otorg el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el 22 de julio de 2002, adems de las dos solicitudes presentadas ante la autoridad mencionada, para la denominacin CAD TONER, en las clases 35 y 37.

- La fecha de primer uso de la marca CAD TONER y diseo es el 23denoviembrede1998.

- La Demandada registr el Nombre de Dominio el 17 de mayo de 2001, el cual es idntico a la marca CAD TONER.

- El derecho que posee sobre la marca CAD TONER (23 de noviembre de 1998) anticipa la fecha de registro del Nombre de Dominio.

- La Demandada es competidora de la Demandante, toda vez que ambas empresas se dedican al negocio de recarga de cartuchos lser o tinta y su comercializacin.

- Descubri que la Demandada registr el Nombre de Dominio, ya que un cliente lleg equivocadamente a la pgina <maxtoner.com> mediante una accin de redireccin.

- La Demandada no tiene derecho o inters legtimo sobre el Nombre de Dominio o alguno relacionado con ste o con la marca del Demandante y que incluso no cuenta con registro alguno de marca relacionado con el Nombre de Dominio, ni con solicitudes en trmite sobre la denominacin CAD TONER.

- La Demandada no efecta un uso legtimo y leal del Nombre de Dominio, por ser competidora de la Demandante y dedicarse a las mismas actividades, incluyendo expresamente servicios para cartuchos de impresin.

- La Demandada no puede demostrar que antes de que haya recibido cualquier aviso de controversia haya efectuado preparativos demostrables en relacin con una oferta de buena fe, ya que no podra superar la fecha de primer uso de la marca CAD TONER, que se remonta al ao de 1998. La Demandada debi conocer lo anterior, antes de la fecha en que se le notific la Demanda.

- La accin de redireccin que realiza la Demandada no le redita un inters legtimo.

- No se conoce a la Demandada por el Nombre de Dominio, ni se promociona o publicita con dicha denominacin.

- La demandada no cuenta con la autorizacin de la Demandante para usar la marca CAD TONER, ni es distribuidor o titular de permiso alguno para tal efecto.

- En virtud de que la marca CAD TONER es nica y distintiva, resulta imposible o inaceptable que la Demandada la haya elegido o adoptado legtimamente para configurar el Nombre de dominio y que por el contrario, slo podra usarla para crear confusin entre el pblico consumidor, con nimo de lucro, atrayndolo a su sitio <maxtoner.com>.

- La Demandada ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe, lo cual ocurre en virtud de una combinacin de factores, incluyendo el hecho que la Demandante y la Demandada se encuentran ubicadas en el mismo pas, estado, ciudad y zona; que son competidoras directas entre s y que el Nombre de Dominio se utiliza para redireccin del usuario de Internet a la pgina <maxtoner.com>, entre otros factores.

- Demandada conoce la marca de la Demandante.

- La Demandada impide que el titular de derechos de la marca CAD TONER refleje su marca en el Nombre de Dominio.

- La Demandada registr el Nombre de Dominio aprovechando que la Demandante ha efectuado publicidad de la marca CAD TONER en Monterrey,N. L., sin tener un negocio bajo dicho nombre, conociendo la marca y sin justificacin para el registro del Nombre de Dominio.

- Dado que la Demandada conoce las marcas de la Demandante y de la ausencia de cualquier evidencia material sobre el uso o preparaciones de uso del Nombre de Dominio, debe concluirse que el mismo se registr de mala fe.

- Los actos de redireccin a cargo de la Demandada evidencian que usa el Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad de la Demandante, quien es su competidora y con el fin de aprovecharse del reconocimiento de la marca CAD TONER, para generar confusin en cuanto al origen de la misma.

5.2 La Demandada

La Demandada manifiesta en la Contestacin de Demanda, especficamente en lo referente a los puntos que conciernen a este procedimiento, que:

- Cuenta con el derecho sobre la marca de servicios CAD TONER, para “tratamiento de materiales, especficamente a recarga de cartuchos” (se hace cita de la Contestacin de Demanda), en virtud del registro, en clase 40, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorg al Sr. Carlos Salazar lvarez, socio y propietario de la Demandada, el 23 de enero de 1998 y cuyos derechos obtuvo mediante cesin, con fecha 15 de agosto de 1998.

- Ha usado la marca registrada CAD TONER desde el 23 de enero de 1998, produciendo “cartuchos recargados y remanufacturados” y “comercializando “cartuchos originales, compatibles, genricos, recargados y remanufacturados, entre otros”.

- El derecho que tiene sobre la marca CAD TONER anticipa la fecha de primer uso de la misma marca que realiz la Demandante.

- El 20 de abril de 2006 solicit a IMPI la inscripcin del contrato de cesin de derechos y se encuentra en espera del dictamen correspondiente.)

- El registro de marca perteneciente a la Demandante es para la comercializacin de cartuchos y no para su recarga, como lo sostiene falsamente, ya que esta actividad se clasifica en la clase 40 internacional. Por lo tanto, la Demandante no cuenta con derechos que lo legitimen a emprender un UDRP.

- Tiene derechos o inters legtimo sobre el Nombre de Dominio, toda vez que es titular de derechos del registro de la marca CAD TONER, en clase 40, al que se ha hecho referencia en los prrafos anteriores. Adems, la Demandada es fabricante de cartuchos lser desde la fecha de registro de la marca CAD TONER.

- El motivo por el cual el Nombre de Dominio se reenva a la pgina identificada bajo el dominio <maxtoner.com>, es que la Demandada es titular del registro de la marca CAD TONER, en clase 40, desde el 23 de enero de 1998 y usuaria de la marca, desde la misma fecha.

- No necesita autorizacin de la Demandante para usar el Nombre de Dominio. La Demandada ha obtenido un registro de la marca CAD TONER, anterior a los derechos que reclama la Demandante.

- La Demandada ha registrado y usado el Nombre de Dominio de buena fe, ya que es titular de los derechos de la marca CAD TONER, de conformidad con el registro que posee en clase 40 y el uso que ha efectuado de la marca referida.

5.3 Alegato Adicional de la Demandante

La Demandante manifiesta lo siguiente en su escrito de alegatos adicionales, en lo referente a los puntos que conciernen a este procedimiento:

- El Sr. Salazar y no la Demandada, es el actual (sic) titular de derechos de la marca CAD TONER, en la clase 40, referente a “tratamiento de materiales”, no obstante el contrato de cesin de derechos celebrado entre las partes y la peticin de inscripcin formulada a IMPI. Al respecto, la Demandante invoca el artculo 143 de la Ley de Propiedad Industrial de Mxico, as como los artculos 11 y 12 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

- La Demanda slo contempla como partes a la Demandante y la Demandada, titular del registro del Nombre de Dominio y no a terceros, como el Sr. Salazar. Por consiguiente, el Sr. Salazar no tiene relacin alguna con el presente procedimiento y que no se encuentra legitimado para oponer defensas. Por su parte, La Demandada no puede ventilar en el procedimiento registros u otros derechos que no posee.

- La Demandada solicit la inscripcin del contrato de cesin despus de que le fuera notificada la Demanda, por lo que resultan aplicables los preceptos citados de la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento. Por lo tanto, debe considerarse que el registro de la marca CAD TONER, en clase 40, pertenece al Sr. Salazar, tercero ajeno a este procedimiento, por lo que no se le puede considerar para efectos de la disputa que nos ocupa.

- La referencia “recarga de cartuchos” que la Demandada aade a la descripcin de los servicios de clase 40, “tratamiento de materiales”, tal y como se cita en ttulo de registro nmero 572839, no debe tomarse en cuenta en este procedimiento, ya que de acuerdo con la clasificacin internacional de productos y servicios, recargar cartuchos no es una especie del gnero “tratamiento de materiales” y por ende, no corresponde a la clase 40. De esta forma, la Demandada no puede invocar el registro nmero 572839 en defensa de sus derechos e intereses legtimos sobre el Nombre de Dominio.

 

6. Debate y Conclusiones

6.1 Reglas Aplicables

Los apartados 15 a), 19 y 23 del Reglamento encomienda al panel la decisin de la Demanda sobre la base de:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Poltica y en el Reglamento, y

- cualesquiera reglas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.

6.2 Definicin del mbito de Actuacin del Panel

La Poltica cumple el propsito de resolver disputas relativas al uso y registro de nombres de dominio de forma abusiva. En nada tiene que ver con la resolucin de disputas que estrictamente conciernen al derecho de marcas, para lo cual existen los tribunales y autoridades administrativas competentes. Ushodaya Enterprises Private Ltd. v. Surendra Reddy, Caso OMPI N.D2002-0003.

Las Partes de este procedimiento han ofrecido alegaciones que reflejan disputas de derechos sobre la marca CAD TONER. Este Panel no efectuar pronunciamiento alguno sobre cualquier disputa de marcas, salvo que guarde relacin o referencia con la litis de este procedimiento. Por lo dems, las Partes podrn ventilar cualquier conflicto relativo al derecho de marcas recurriendo a las vas que les ofrecen las leyes.

6.3 Anlisis de los Supuestos Contenidos en el Apartado 4 a) de la Poltica

Estos son:

a) El nombre de dominio de un titular es idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que la demandante tiene derechos;

b) El titular no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio; y

c) El titular posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

6.3.1 Identidad o Semejanza entre Nombre de Dominio y Marca sobre la cual la Demandante tiene Derechos

Este Panel considera que el Nombre de Dominio es idntico a la marca CAD TONER, cuyo registro pertenece a la Demandante. Sin embargo, La Demandada ha esbozado objeciones sobre el derecho de la Demandante sobre la marca CAD TONER, que no pueden soslayarse. En concreto, la Demandada sostiene que la Demandada cuenta con un registro en clase internacional 42, para “recarga de cartuchos” y que la descripcin correcta debe ser “servicios de comercializacin de cartuchos”, lo cual redunda en la ausencia de derechos para emprender un UDRP. El Panel est de acuerdo con la Demandada que el registro de la Demandante est mal clasificado. Sin embargo, todo error de clasificacin es imputable a la autoridad y en tal virtud, no puede desconocerse cualquier derecho derivado del registro, ni penalizarse a su titular, por el hecho que su registro se encuentre mal clasificado. Corresponde a la autoridad competente en temas de marcas resolver cualquier conflicto sobre reclasificacin. Para este Panel la Demandante ha acreditado un derecho de marca, que se remonta al 23 de noviembre de 1998, fecha de primer uso de la marca CAD TONER que la Demandante cita en la solicitud del registro. DuWopp, LLC v. Jayson Online, Caso OMPI N. D2001-1315; Adobe Systems Incorporated v. Domain OZ, Caso OMPI N. D2001-0528. El uso anterior debe ser tomado en cuenta si lo reconoce la ley nacional del pas que otorga el registro, lo cual sucede en la especie, por lo que la Demandante cumple el primero de los factores del apartado 4 a) de la Poltica.

6.3.2 Existencia de Derecho o Inters Legtimo de la Demandada

Los alegatos de las partes se polarizan en lo referente al derecho o inters legtimo de la Demandada sobre el Nombre de Dominio. La Demandante sostiene que la Demandada registr el Nombre de Dominio despus del 23 de noviembre de 1998 y que no tiene derecho o inters legtimo sobre ste, porque se dedica a las mismas actividades y porque en general, no podr demostrar que antes de recibir el aviso de la presente controversia, la Demandada haya efectuado preparativos demostrables en relacin con una oferta de buena fe del Nombre de Dominio. Para la Demandante, la Demandada no es una usuaria autorizada de la marca CAD TONER y que solamente realiza un enlace a la pgina identificada por el dominio <maxtoner.com>, motivado por una intencin de engao al consumidor.

Por su parte, la Demandada ofrece un registro, en clase 40, para “tratamiento de materiales”, a nombre de uno de los socios de la empresa, el Sr. Carlos Salazar lvarez, conferido el 23 de enero de 1998 y cedido en su favor el 15 de agosto de 1998. La inscripcin de la cesin se encuentra en trmite. Asimismo, seala que ha usado la marca CAD TONER desde el 23 de enero de 1998, produciendo y comercializando cartuchos recargados de tinta. Por lo tanto, cuenta con un derecho y el inters legtimo sobre el Nombre de Dominio y en consecuencia, la libertad de reenviarlo y de usarlo, sin la necesidad de autorizacin de la Demandante. A su vez, la Demandante objeta el derecho de la Demandada sobre el registro, toda vez que pertenece al Sr. Salazar, quien no es parte en esta controversia. Al efecto invoca preceptos de la ley mexicana de marcas y su reglamento, para decir que el contrato de cesin celebrado entre el Sr. Salazar y la Demandada no es oponible a terceros mientras la autoridad no resuelva sobre su inscripcin. Adems, la Demandante sostiene que el registro en clase 40 internacional no abarca servicios de recarga de cartuchos.

Este Panel encuentra que la Demandada ha demostrado suficientemente, que ha efectuado preparativos en relacin con una oferta de buena fe del Nombre de Dominio, antes que comenzara la controversia que nos ocupa. En primer lugar, cabe analizar el registro que ofrece en su defensa. Lejos de cuestionar si el registro pertenece a la Demandada o si es propiedad de un tercero ajeno a esta litis, atendiendo a formalismos de la legislacin mexicana, debe desestimarse para efectos de este procedimiento, por cuanto a que cubre una clase de servicios distinta a la que corresponde a las actividades de la Demandada. Sin embargo, no debe perderse de vista que la Demandada efectu preparativos para utilizar el Nombre de Dominio comercializando cartuchos precargados de tinta con la marca CAD TONER. Conformelos argumentos y pruebas que la parte Demandada aport y la Demandante no cuestion, la Demandada ha realizado actividades comerciales con la marca CAD TONER, antes de la fecha que la Demandante indica como la de primer uso de la referida marca en la solicitud de su registro y desde luego, con anterioridad al comienzo formal la presente disputa. . EAuto, L.L.C. v. Triple S.Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc., Caso OMPI N. D2000-0047; Bonnier Dorra v Sound & Vision, Caso OMPI N. D2000-0272; Crystallize, Inc. v James Eixenberger, Caso OMPI N. D2000-0528; Rogers Cable, Inc. v Arran Lal, Caso OMPI N. D2001-0201; Clubbrunner, Inc. v. One Stop Computer Shop, Inc., Caso OMPI N. D2000-0538; Fitter International Inc. v. Eenable Inc. and Balance Designs, Inc., Caso OMPI N. D2001-0979; Scholastic Inc. v. Alejandro Hurtado Gmez, Caso OMPI N. DMX2001-0005. Por el contrario, no existe prueba alguna en el expediente, sugiriendo que la Demandada no haya realizado, desde entonces, una oferta de buena fe del Nombre de Dominio. La accin de redireccin es vlida como consecuencia de la buena fe con que se ha conducido la Demandada. Jadlyn, Inc. and Invision Multimedia, Inc. v. Excel Marketing, LLC and Today’s Bride Caso OMPI N. D2001-1383. En virtud de la anterior, el Panel considera que no se satisface el segundo de los factores del apartado 4 a) de la Poltica.

6.3.3 Conducta de Mala Fe de la Demandada en el Registro y Uso del Nombre de Dominio

La Demandante sostiene que la Demandante ha obrado de mala fe al registrar y usar el Nombre de Dominio, porque se trata de empresas competidoras, en un mercado geogrfico coincidente y porque la Demandada enva el Nombre de Dominio a un sitio identificado con un dominio diferente, lo cual efecta con el fin de perturbar la actividad del Demandante y de aprovecharse del reconocimiento de la marca CAD TONER. El Panel estima que La Demandada no usa el Nombre de Dominio de mala fe, toda vez que, como se ha expuesto en los prrafos que anteceden, ha realizado una oferta de buena fe en relacin con el Nombre de Dominio antes de la notificacin de este procedimiento. Por lo tanto, el Panel resuelve que tampoco se satisface el tercer del apartado 4 a) de la Poltica.

Si la Demandante considera que el Panel no tuvo a su disposicin todas las pruebas tendientes a demostrar su derecho sobre la marca CAD TONER, , podr iniciar una accin judicial o administrativa, en el mbito del derecho de marcas.

 

7. Decisin

El Panel Administrativo decide que la Demandante, por las razones anteriormente expuestas, no ha probado, de conformidad con el apartado 4 a) (i), (ii) y (iii) de la Poltica, que concurren todos los elementos contemplados y de esta forma, ordena que el nombre de dominio <cadtoner.com> no se transfiera a la Demandante, permaneciendo bajo el ttulo de la Demandada.


Luis C Schmidt
Panelista nico

Fecha: 31 de mayo de 2006

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/d2006-0390.html

 

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