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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Hostelerнa y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.

Caso No. D2006-0854

 

1. Las Partes

La Demandante es Hostelerнa y Jardines, S.L., Elche, Espaсa, representada por Cuatrecasas Abogados, Alicante, Espaсa.

La Demandada es Viveros Huerto del Cura S.A., Elche, Alicante, Espaсa, representada por UBILIBET, Barcelona, Espaсa.

 

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio:

<huertodelcura.biz>;

<huertodelcura.info>;

<huertodelcura.net>;

<huertodelcura.org>.

El registrador de los citados nombres de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 7 de julio de 2006. El 10 de julio de 2006 el Centro enviу a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM via correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. El 10 de julio de 2006 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM enviу al Centro, via correo electrуnico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 14 de julio de 2006. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 3 de agosto de 2006. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fuй presentado ante el Centro el 3 de agosto de 2006.

El Centro nombrу a Luis H. de Larramendi como Experto el dнa 29 de agosto de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Cuando ya el Experto habнa preparado la decisiуn, el Centro le dio traslado de un escrito complementario presentado por la representante de la demandante con fecha 11 de septiembre de 2006.

 

4. Antecedentes de Hecho

4.1. La sociedad demandante es titular en Espaсa de los siguientes registros, debidamente concedidos y en vigor:

- Marca 1142398 HUERTO DEL CURA, en clase 42, depositada el 10 de abril de 1986

- Rуtulo de establecimiento 155315 HUERTO DEL CURA, vigente para la ciudad de Elche, depositado el 10 de abril de 1986.

4.2 Los nombres de dominio <huertodelcura.biz>, <huertodelcura.net> y <huertodelcura.org> fueron registrados a nombre de la demandada el 26 de abril de 2005, mientras que el dominio <huertodelcura.info> lo fue el 27 de abril de 2005.

4.3 Ninguno de los nombres de dominio controvertidos contiene en la actualidad una pбgina web propia, encontrбndose simplemente “aparcados” por el Registrador.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La demandante gestiona en exclusiva el jardнn artнstico nacional conocido como “Huerto del Cura” situado en la ciudad espaсola de Elche. Este jardнn es uno de los espacios botбnicos mбs conocidos de Europa.

Las consultas efectuadas a travйs de diversos buscadores de Internet arrojan miles de resultados que hacen directa referencia al jardнn y al hotel Huerto del Cura gestionados por la demandante.

La demandante es titular de los registros de marca y rуtulo de establecimiento HUERTO DEL CURA antes mencionados, e igualmente es usuaria del nombre de dominio <huertodelcura.com>, titularidad de la sociedad Hotel Huerto del Cura, S.L. perteneciente a su mismo grupo empresarial.

El origen de las sociedades demandante y demandada se encuentra en las actividades mercantiles de los hermanos Orts Serrano, quienes en 1981, acordaron la segregaciуn de las actividades de jardinerнa, a las que se dedicу la ahora demandada, y las propias de la gestiуn y explotaciуn del jardнn artнstico Huerto del Cura y del hotel, a la que se dedicу la ahora demandante. Con el fin de articular esta segregaciуn de actividades y la correspondiente venta de acciones, los accionistas de la demandada celebraron un contrato que contenнa una serie de compromisos por los que los propietarios de la sociedad Jardinerнa Huerto del Cura, S.A., anterior denominaciуn de la demandada, se comprometнan a cesar en toda utilizaciуn de la expresiуn Huerto del Cura, incluyendo su propia denominaciуn social, en un plazo mбximo que expiraba el 31 de diciembre de 1997. La demandada ha incumplido claramente esa obligaciуn al registrar los nombres de dominio objeto de controversia y mantener ademбs en su denominaciуn social el distintivo HUERTO DEL CURA.

Los nombres de dominio controvertidos son idйnticos a los registros de marca y rуtulo de establecimiento de los que la demandante es titular.

La demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre la denominaciуn HUERTO DEL CURA, puesto que conocнa perfectamente la existencia de los signos distintivos HUERTO DEL CURA titularidad de la demandante. Ademбs, la falta de un uso efectivo de los nombres de dominio desde su registro permite igualmente deducir la falta de derechos o intereses legнtimos sobre los mismos.

Los nombres de dominio fueron registrados de mala fe, ya que la demandada era plenamente consciente de que se correspondнan con los signos distintivos titularidad de la demandada, que pueden calificarse de notorios, y todo ello en contra de los compromisos adquiridos en virtud del contrato firmado en 1991 antes mencionado. Ademбs, los nombres de dominio no coinciden con la denominaciуn aparentemente utilizada por la demandada para el desarrollo de sus actividades.

El hecho de que los nombres de dominio no hayan sido utilizados desde su registro debe considerarse como un uso de mala fe en el sentido previsto en la Polнtica, tal y como han reconocido diversas decisiones de la OMPI.

Por todo ello, el demandante solicita que le sean transferidos los nombres de dominio <huertodelcura.net>, <huertodelcura.org>, <huertodelcura.biz> y <huertodelcura.info>.

En su escrito complementario de 11 de Septiembre, la demandante alega que la demandada ha registrado tambiйn otros nombres de dominio que implican una usurpaciуn de derechos de la demandante, lo que constituye una prueba de su mala fe.

B. Demandado

La demandante pudo en su momento haber registrado los nombres de dominio controvertidos, al igual que hizo con el nombre de dominio <huertodelcura.com>.

Hasta fecha muy reciente la demandada tenнa presencia en Internet precisamente a travйs de la web “www.huertodelcura.com” titularidad de la demandante, y ъnicamente a raнz de recientes disputas internas entre las empresas familiares, la demandante ha descolgado de dicha pбgina la informaciуn relativa a la empresa demandada. La demandante, titular del dominio <huertodelcura.com>, compartнa con la demandada la gestiуn de dicho dominio y el contenido albergado en йl, clara muestra de la pacнfica convivencia durante aсos entre ambas partes bajo la denominaciуn HUERTO DEL CURA.

Pese al contenido de las estipulaciones contractuales invocadas por la demandante, es obvio que la voluntad que expresaban fue sustituida por otra distinta adoptada por las partes, que permitiу que la demandada siguiera desarrollando sus actividades con la denominaciуn HUERTO DEL CURA de forma pacнfica y con un nivel de concordia y entendimiento que viene refrendado por el hecho de que hasta fecha muy reciente ambas partes compartнan la misma pбgina web.

En virtud de los plazos de prescripciуn de acciones establecidos en la Ley de Marcas espaсola, la demandante no puede ya ejercitar acciones civiles contra la demandada, al haber tolerado durante mбs de cinco aсos el uso pacнfico de la marca HUERTO DEL CURA por la demandada.

La demandada es titular de derechos e intereses legнtimos sobre los nombres de dominio, como propietario del registro de marca espaсol 2574705 DБTIL HUERTO DEL CURA, en clase 29, solicitado el 15 de diciembre de 2003 y en vigor. Asimismo, la demandada ha venido operando de forma notoria bajo la denominaciуn JARDINERIA HUERTO DEL CURA y actualmente VIVEROS HUERTO DEL CURA.

No existe un registro de mala fe por parte de la demandada, puesto que es titular de los derechos de marca seсalados.

Tampoco es admisible que la falta de uso de los nombres de dominio controvertidos implique mala fe, puesto que la demandada ha venido teniendo presencia continua en Internet a travйs de la pбgina web <huertodelcura.com> compartida con la demandante, hasta que йsta en fecha reciente ha descolgado el contenido correspondiente a la actividad de la demandada. Asimismo, la demandada ha iniciado la preparaciуn de la prуxima pбgina web que utilizarб para identificarse en Internet, segъn se acredita documentalmente.

La demandada considera que la Polнtica Uniforme no resulta aplicable a este caso, pues no nos encontramos ante un conflicto entre titulares de derechos marcarios por un lado y dominios por otro. Por el contrario, ambas partes son titulares de derechos marcarios y denominaciones sociales referidos a la denominaciуn controvertida.

 

6. Debate y conclusiones

6.1. Sobre la admisibilidad del escrito complementario presentado fuera de plazo por la demandante.

Como se ha seсalado, la demandante presentу un escrito complementario cuando ya este experto habнa preparado el borrador de la decisiуn, por lo que habrб que determinar si el escrito merece ser tenido en consideraciуn, teniendo en cuenta que en principio resulta claramente extemporбneo.

Este experto decide no tener en consideraciуn dicho escrito complementario por dos razones fundamentales: a) los hechos que la demandante pone de manifiesto no son circunstancias sobrevenidas, pues llama la atenciуn sobre la existencia de nombres de dominio que existнan ya en fecha muy anterior, y b) tales hechos en cualquier caso no afectarнan al fundamento principal de las conclusiones que a continuaciуn se exponen.

6.2. Examen de los requisitos para la aplicaciуn de la Polнtica Uniforme.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Es obvio que los nombres de dominio controvertidos resultan coincidentes con la denominaciуn del registro de marca HUERTO DEL CURA del que es titular la demandante, por lo que concurre la primera de las circunstancias previstas en el pбrrafo 4.a) de la Polнtica Uniforme.

B. Derechos o intereses legнtimos

La demandada ha acreditado su titularidad sobre un registro de marca espaсol “DБTIL HUERTO DEL CURA” plenamente en vigor, asн como el hecho de haber venido operando de forma notoria bajo las denominaciones “JARDINERНA HUERTO DEL CURA, S.A.” y en la actualidad “VIVEROS HUERTO DEL CURA, S.A.”.

Por consiguiente, la demandada es titular de derechos que le otorgan una legitimidad formal para el uso de la expresiуn “HUERTO DEL CURA”. En efecto, en lнnea con lo seсalado en la Polнtica Uniforme en su pбrrafo 4.c), la demandada ha acreditado que en fecha muy anterior al inicio de la controversia ha venido utilizando un nombre que se corresponde en su parte fundamental con los nombres de dominio controvertidos, y que de hecho la empresa ha sido conocida en su actividad con razones sociales cuyo elemento central estaba precisamente constituido por la denominaciуn “HUERTO DEL CURA”.

Las afirmaciones realizadas por el demandante en el sentido de que la utilizaciуn por la demandada de la denominaciуn HUERTO DEL CURA constituye una violaciуn de las obligaciones contractuales entre las partes constituye una cuestiуn jurнdicamente compleja que supera el objeto de los procedimientos sometidos a la Polнtica Uniforme. Con independencia de que la demandante pueda acudir a los Tribunales espaсoles para forzar a la demandada al cumplimiento de la estipulaciуn que invoca, el hecho es que el demandado ha acreditado la vigencia de un registro de marca que contiene como elemento principal la denominaciуn HUERTO DEL CURA y el hecho de haber venido operando bajo denominaciones sociales igualmente caracterizadas con la presencia de dicho elemento. Segъn lo dicho, si efectivamente la demandante considera que la marca y denominaciуn social de la demandada constituyen una infracciуn de sus derechos y un incumplimiento manifiesto de las obligaciones contractuales entre las partes, habrб de acudir a los procedimientos judiciales correspondientes, pero lуgicamente este Experto no puede cuestionar la validez de un registro de marca o una denominaciуn social que fueron debidamente inscritos en los registros pъblicos espaсoles competentes y se encuentran en vigor.

Al igual que sucedнa por ejemplo en Mawana Sugars Limited v alsugair, ibrahim, Caso OMPI No. D2005-1179, la demandada ha acreditado ser titular de un registro de marca y operar bajo una denominaciуn social que le otorgan legitimaciуn formal para ser titular de los nombres de dominio controvertidos, naturalmente sin perjuicio del derecho que asiste a la demandante a acudir a los procedimientos legales pertinentes para impugnar tales registros.

Por consiguiente, no concurre la segunda de las circunstancias necesarias para la estimaciуn de la demanda.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

De lo expuesto en el punto anterior, es forzoso concluir que, al menos prima facie, no cabe apreciar mala fe en la conducta de la demandada, pues йsta ha acreditado derechos sobre la denominaciуn que nos ocupa y el hecho de haber venido operando bajo la misma.

El reconocimiento de mala fe en la conducta de la demandada ъnicamente podrнa derivarse del incumplimiento contractual esgrimido por la parte actora. Sin embargo, como se ha seсalado, no es el fin de la Polнtica Uniforme el dilucidar controversias marcarias o contractuales entre las partes, sino el resolver los casos claros de ciberocupaciуn frente a los derechos marcarios de un demandante.

En este sentido, en la Decisiуn The Thread.com, LLC v. Jeffrey S. Poploff, Caso OMPI No. D2000-1470, el Experto se pronunciaba con claridad:

“This Panel is not a general domain name court, and the Policy is not designed to adjudicate all disputes of any kind that relate in any way to domain names. Rather, the Policy is narrowly crafted to apply to a particular type of abusive cybersquatting. To invoke the Policy, a Complainant must show that the domain name at issue is identical or confusingly similar to a mark in which the Complainant has rights, that the Respondent lacks rights or a legitimate interest in the domain name, and that the Respondent registered and used the name in bad faith. Policy ¶ 4(a). To attempt to shoehorn what is essentially a business dispute between former partners into a proceeding to adjudicate cybersquatting is, at its core, misguided, if not a misuse of the Polic.”

En la misma lнnea cabe citar la Decisiуn Ast Sportwear, Inc v Steven R. Hyken, Caso OMPI No. D2001-1324, en la que se seсalу:

“The Policy, though, is a limited tool for acting against certain types of cybersquatting, and provides a contractual-based remedy. If there is a “legitimate interest” as that term is defined in the Policy, the Policy precludes transfer of the domain name, even if the use does not seem “legitimate” in the broader understanding of that word. Cf. e-Duction, Inc. v. Zuccarini, WIPO Case No. D2000-1369 <../2000/d2000-1369.html> (February 5, 2001); The Thread.com, LLC v. Poploff, WIPO Case No. D2000-1470 <../2000/d2000-1470.html> (January 5, 2001).”

Del mismo modo, en la Decisiуn CITGO Petroleum Corporation v Mathews S. Tercsak, Caso OMPI No. D2003-0003 se seсalaba:

“The Panel appreciates that the Complainant disapproves of some of the products marketed by the Respondent and finds it uncomfortable that these are being sold through a web site carrying the name “Mystik.” It bears emphasis, however, that the ICANN Policy is “a limited tool for acting against certain types of cybersquatting.” AST Sportswear, Inc.,WIPO Case No. D2001-1324 <../2001/d2001-1324.html>, at page 4. In the present case, the terms of the Policy afford no relief to the Complainant, which must be left to its remedies, if any, under the applicable national laws.”

En suma, una vez que la demandada ha acreditado ser titular de derechos que la legitiman formalmente para hacer uso de la denominaciуn controvertida, no cabe en principio apreciar la concurrencia de mala fe. La cuestiуn del aparente incumplimiento contractual por parte de la demandada constituye una cuestiуn que no debe ser dilucidada mediante este procedimiento, sin perjuicio de que sobre esa cuestiуn puedan pronunciarse las autoridades judiciales competentes, si alguna de las partes somete el examen de tal cuestiуn a su conocimiento.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.

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Luis H. de Larramendi
Experto

Fecha: 12 de septiembre, 2006