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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

LCA Empresarial, S.L. c. Bricokiwi, S.A. y Cristуbal Marнn Jimйnez

Caso N° D2006-1255

 

1. Las Partes

La parte demandante es LCA Empresarial, S.L. representada por Oficina Ponti, Espaсa, con domicilio en L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espaсa (en adelante, la “Demandante”).

Las partes demandadas son Bricokiwi, S.A. y Cristуbal Marнn Jimйnez con domicilio en Santa Eulalia de Ronзana, Barcelona, Espaсa (en adelante, las “Demandadas”).

 

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tuvo como objeto originalmente los nombres de dominio <guias-naranjas.com> y <paginasnaranjas.com>. No obstante, tal y como se indica en la secciуn correspondiente al нter procedimental, durante el desarrollo del procedimiento las Partes acordaron la transferencia del nombre de dominio <guias-naranjas.com> a favor de la Demandante, transferencia que ya se ha producido y constatado al momento de emitirse la presente decisiуn.

Como consecuencia de ello, el objeto del presente procedimiento ha quedado establecido en el nombre de dominio <paginasnaranjas.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Tucows, Inc.

 

3. Iter Procedimental

El escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) se presentу electrуnicamente ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 28 de setiembre de 2006, recibiйndose en su versiуn de papel el 3 de octubre de 2006. El 29 de septiembre de 2006 el Centro enviу a Tucows, Inc. por medio de correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio <guias-naranjas.com> y <paginasnaranjas.com>. El 3 de octubre de 2006, Tucows, Inc. enviу al Centro, por correo electrуnico, su respuesta confirmando que el nombre de dominio <paginasnaranjas.com> era titularidad de Bricokiwi, S.A. y que el nombre de dominio <guias-naranjas.com> era titularidad de Cristуbal Marнn Jimйnez, indicando asimismo que las tasas de mantenimiento de la titularidad de este ъltimo nombre de dominio no habнan sido renovadas y que el dнa 1 de octubre de 2006 la validez de dicha titularidad iba a expirar. En la citada comunicaciуn electrуnica, Tucows, Inc. proporcionу a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn de los citados nombres de dominio.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”). De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda a las Demandadas dando comienzo al procedimiento el 16 de octubre de 2006. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 5 de noviembre de 2006. Las Demandadas no contestaron formalmente a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу a las Demandadas su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 7 de noviembre de 2006.

Tras haber recibido sendos mensajes de correo electrуnico fechados el 18 y el 20 de octubre de 2006 de Cristуbal Marнn Jimйnez, en los que expresaba su voluntad de allanarse a las pretensiones expresadas en la Demanda, el 7 de noviembre de 2006 la Demandante procediу a solicitar la suspensiуn del procedimiento por un plazo de treinta dнas. Dicho plazo de suspensiуn fue ampliado a solicitud de la Demandante el dнa 8 de diciembre de 2006 hasta el 6 de enero de 2007.

En el transcurso del citado plazo de suspensiуn del procedimiento, las partes acordaron la transferencia del nombre de dominio <guias-naranjas.com> a favor de la Demandante, transferencia que tuvo lugar efectivamente el dнa 16 de noviembre de 2006. Como consecuencia de dicha transferencia, el objeto del presente procedimiento quedу limitado al nombre de dominio <paginasnaranjas.com>, el cual no pudo ser transferido al haber expirado su perнodo de validez.

Finalmente el 8 de enero de 2007, el Centro ordenу el reinicio del procedimiento. El Centro nombrу a Albert Agustinoy Guilayn como experto (en adelante, el “Experto”) el 2 de febrero de 2007, recibiendo a tal efecto la correspondiente declaraciуn de aceptaciуn y de imparcialidad e independencia, de conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Lengua del procedimiento

La Demandante presentу la Demanda en castellano, lengua que, por medio de sendas comunicaciones por correo electrуnico fechadas el 18 y el 20 de octubre de 2006, fue aceptada por Cristуbal Marнn Jimйnez para ser utilizada en el marco del presente procedimiento. Bricokiwi, S.A. no se ha pronunciado en modo alguno respecto a esta cuestiуn.

Habida cuenta del acuerdo entre la Demandante y Cristуbal Marнn, asн como la falta de oposiciуn de Bricokiwi, S.A., y del hecho que todas las partes implicadas en el presente procedimiento aparentemente residen en Espaсa, el Experto considera que, de acuerdo con lo establecido en el pбrrafo 11 del Reglamento, la lengua del procedimiento debe ser el castellano.

 

5. Antecedentes de Hecho

A. La Demandante

La Demandante es una compaснa espaсola especializada en la ediciуn y distribuciуn de guнas y directorios de empresas, editando en la actualidad una serie de guнas empresariales que cuentan con mбs de 200.000 empresas indexadas.

Para el desarrollo de sus actividades, la Demandante es titular de la marca espaсola nє 2.570.656 GUНAS NARANJAS solicitada el 1 de febrero de 2004 y concedida el 1 de diciembre de 2004 bajo las clases 9, 16, 35 y 41 del Nomenclator Internacional.

Asimismo, cabe seсalar que la Demandante cuenta con presencia en Internet por medio de su propio sitio web corporativo vinculado al nombre de dominio <guiasnaranjas.com>, desde el cual ofrece numerosos servicios de bъsqueda a travйs de Internet.

Antes de presentar la Demanda, la Demandante procediу al envнo a Bricokiwi, S.A. de un primer requerimiento, instбndole a dejar de utilizar el nombre de dominio <paginasnaranjas.com> y transferirlo a su favor. Dicho requerimiento, fechado el 17 de junio de 2005, no fue atendido por Bricokiwi, S.A. que mantuvo operativo el citado nombre de dominio. Asimismo, el 21 de febrero de 2006 la citada sociedad solicitу a Cristуbal Marнn –segъn йste ha indicado por medio de sus mensajes de correo electrуnico remitidos al Centro- que registrara el nombre de dominio <guias-naranjas.com>, registro que tuvo lugar el 21 de febrero de 2006. Como consecuencia de esta actuaciуn, el 7 de abril de 2006 la Demandante remitiу un nuevo requerimiento a Bricokiwi, S.A. instбndole a cesar en el uso de los mencionados dominios y a transferirlos a su favor.

B. Las Demandadas

Bricokiwi, S.A. es una sociedad espaсola que no se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento. De acuerdo con la informaciуn incluida en el Registro Mercantil, el objeto social de dicha compaснa es la fabricaciуn de muebles de cocina y de baсo, sin tener relaciуn comercial alguna con la Demandante.

Por otra parte, Cristуbal Marнn es un diseсador de sitios web que, de acuerdo con la informaciуn aportada por йl mismo, procediу al registro de los nombres de dominio <guias-naranjas.com> y <paginasnaranjas.com> por encargo de Bricokiwi, S.A. la cual le solicitу igualmente el desarrollo de un sitio web especнficamente vinculado a tales nombres de dominio.

C. Los Nombres de Dominio

El nombre de dominio <paginasnaranjas.com> fue registrado a nombre de Bricokiwi, S.A. el 1 de octubre de 2004. Por otra parte, <guias-naranjas.com> fue registrado a nombre de Cristуbal Marнn el 21 de febrero de 2006.

Desde su registro y hasta el inicio del presente procedimiento los citados nombres de dominio se encontraban vinculados a un sitio web que aparentemente ofrecнa servicios de guнa telefуnica por zonas geogrбficas de Espaсa, combinados con espacios de publicidad. No obstante, de acuerdo con lo acreditado documentalmente en la Demanda, dichos servicios no llegaron a estar operativos en momento alguno. Una vez presentada la Demanda, dicho sitio web fue desactivado, hallбndose en tal estado ambos nombres de dominio en el momento de emisiуn de la presente decisiуn.

 

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en su Demanda:

- Que es una compaснa dedicada a la ediciуn y distribuciуn de guнas y directorios de empresas y que edita una serie de publicaciones especializadas en sectores diversos que llevan el nombre de “Guнas Naranjas”, denominaciуn que ha registrado como marca espaсola y que ha promocionado activamente a travйs de Internet, radio, prensa y otros medios de comunicaciуn;

- Que el nombre de dominio <paginasnaranjas.com> es confusamente similar a la marca “Guнas Naranjas” de la que la Demandante es titular, dado que las palabras “pбginas” y “guнas” son sinуnimas y, por tanto, conceptualmente son dos nombres prбcticamente idйnticos;

- Que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <paginasnaranjas.com> ya que йste no se ha vinculado a un proyecto genuinamente legнtimo ni a las actividades propias de la sociedad Bricokiwi, S.A.;

- Que ha remitido a la sociedad Bricokiwi, S.A. y a Cristуbal Marнn sendos requerimientos, fechados el 17 de junio de 2005 y 7 de abril de 2006 respectivamente, poniendo de manifiesto la infracciуn que de sus derechos sobre la marca “Guнas Naranjas” suponнa el registro y uso de los nombres de dominio <guias-naranjas.com> y <paginasnaranjas.com>;

- Que el nombre de dominio <paginasnaranjas.com> ha sido registrado y utilizado de mala fe por las Demandadas ya que, a pesar de conocer los derechos de la Demandante sobre la denominaciуn “Guнas Naranjas”, procedieron al registro del mencionado nombre de dominio, sabiendo que dicho registro y su posterior uso iba a suponer un daсo sobre los derechos de la Demandante.

B. Demandadas

La sociedad Bricokiwi, S.A. no se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento.

Cristуbal Marнn remitiу al Centro un mensaje de correo electrуnico el dнa 18 de octubre de 2006, en el que realizaba las siguientes afirmaciones:

- Que es diseсador web y que registrу los nombres de dominio <guias-naranjas.com> y <paginasnaranjas.com> por requerimiento de la sociedad Bricokiwi, S.A., sin que exista vinculaciуn alguna con la misma mбs allб de un encargo profesional consistente en el registro de tales dominios y en el desarrollo de un sitio web;

- Que no ostenta interйs alguno en conservar los nombres de dominio <guias-naranjas.com> y <paginasnaranjas.com>, al considerar desaparecida la sociedad Bricokiwi, S.A.;

- Que no contestу antes a la Demanda por no conocerla, al haberse enviado al domicilio de la sociedad Bricokiwi, S.A.;

- Que, al conocer la Demanda, procediу a eliminar el contenido del sitio web asociado a los mencionados nombres de dominio, cediendo cualquier informaciуn sobre la renovaciуn y redireccionamiento de los mismos a favor de la Demandante;

- Que, en virtud de todo lo anterior, solicita que se retire la Demanda contra йl puesto que la mala fe en este caso proviene de la sociedad Bricokiwi, S.A.

 

7. Debate y conclusiones

De acuerdo con el pбrrafo 4(a) de la Polнtica, la Demandante debe acreditar necesaria y conjuntamente la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- Acreditar el carбcter idйntico o confusamente similar del nombre de dominio en disputa respecto de la marca de la que la Demandante es titular;

- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte de las Demandadas respecto al Nombre de Dominio; y

- Acreditar que las Demandadas han registrado y utilizan el nombre de dominio en cuestiуn de mala fe.

A continuaciуn se analiza la eventual concurrencia de los mencionados elementos requeridos por la Polнtica respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho anбlisis, este Experto desea recordar que, en atenciуn a los sucesos acaecidos durante la tramitaciуn del presente procedimiento, el objeto de discusiуn en el mismo se centra en el nombre de dominio <paginasnaranjas.com>. A tal efecto, cabe seсalar que no tendrнa sentido proceder al anбlisis de la aplicabilidad de la Polнtica al nombre de dominio <guias-naranjas.com>, cuando йste ya ha sido transferido voluntariamente por Cristуbal Marнn a favor de la Demandante.

El primero de los elementos requeridos por la Polнtica es determinar si el nombre de dominio <paginasnaranjas.com> puede ser considerado como idйntico o confusamente similar con la marca “Guнas Naranjas” de la que la Demandante es titular.

A tal efecto, y de acuerdo con lo indicado en otras decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica (ver, por ejemplo, las decisiones en el Arthur Guinness Son & Co. (Dublнn) Limited c. Dejan Macesic, Caso OMPI Nє D2000-1698; Dixons Group PLC c. Mr. Abu Abdullah, Caso OMPI Nє D2001-0843; o AT&T Corp. c. Amjad Kausar, Caso OMPI Nє D2003-0327) la comparaciуn entre el mencionado nombre de dominio y marca debe ser abstractamente considerada, sin tener en cuenta las circunstancias rodeando el registro y uso del nombre de dominio –las cuales son objeto de anбlisis en el marco del examen de la concurrencia del segundo y tercero de los elementos exigidos por la Polнtica.

Asн, en este caso el citado anбlisis debe referirse a la comparaciуn entre la denominaciуn “Guнas Naranjas” –correspondiente a la marca de la Demandante- y la denominaciуn “Pбginas Naranjas” –correspondiente al nъcleo distintivo del nombre de dominio objeto del presente procedimiento. En este sentido, el riesgo de confusiуn entre ambos se darнa si el nombre de dominio en cuestiуn incorporase el elemento mбs caracterнstico de la marca de la Demandante, induciendo a los usuarios a una inevitable impresiуn de conexiуn entre ambos.

En el presente caso, en opiniуn del Experto, dicho elemento mбs caracterнstico lo constituye la palabra “Guнas” en la marca de la Demandante, que encuentra su correspondencia en el nombre de dominio en la palabra “Pбginas”. En efecto, el adjetivo “Naranjas” presente tanto en la marca como en el nombre de dominio no parece mбs que un elemento secundario vinculado a las mencionadas palabras.

Habiendo comparado la palabra “Guнas” con “Pбginas”, el Experto entiende que no cabrнa considerar la potencial confusiуn existente entre ambas palabras, dado que las mismas pueden tener sentidos claramente diferenciados y, sin duda, serнa altamente problemбtico poderlas considerar palabras sinуnimas en lengua castellana.

A juicio del Experto, teniendo en cuenta la particular composiciуn de la marca “Guнas Naranjas” de la Demandante y el nombre de dominio <paginasnaranjas.com>, la existencia de un eventual riesgo de confusiуn entre ambas solamente tendrнa sentido en caso de que hubiera un riesgo de asociaciуn derivado del carбcter notorio o renombrado de la marca afectada o de que йsta perteneciera a una familia de marcas notorias o renombradas. Asн se ha considerado en numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica (ver, por ejemplo, las decisiones en Yellow Corporation c. MIC, Caso OMPI Nє D2003-0748; Yell Limited c. Weborcus Systems PVT Ltd, Caso OMPI Nє D2004-0008; o Yell Limited c. Ultimate Search, Caso OMPI Nє D2005-0091). Dicha notoriedad, combinada con una estructura denominativa claramente referida a las marcas objeto de uso no consentido, conducirнa ciertamente a un riesgo de confusiуn en el sentido previsto en el primer elemento exigido por la Polнtica.

Atendiendo a la documentaciуn presentada por la Demandante, cabe concluir que la marca “Guнas Naranjas” no es una marca notoria o renombrada. De este modo, el Experto considera que no existe un riesgo de confusiуn entre el nombre de dominio <paginasnaranjas.com> y la marca de la Demandante lo suficientemente relevante, a efectos de la Polнtica, como para justificar una ampliaciуn de la vis expansiva de la mencionada marca hasta el punto de reclamar la exclusividad de registro y uso de la citada denominaciуn en forma del nombre de dominio objeto de disputa.

De hecho, el tнtulo marcario de la Demandante difнcilmente servirнa de elemento suficiente para impedir a un tercero el uso de la denominaciуn “Pбginas Naranjas”. En efecto, habiendo hecho una bъsqueda por Internet, el Experto ha detectado que la denominaciуn “Pбginas Naranjas” estб siendo utilizando por diversas empresas y entidades tanto en Espaсa como internacionalmente. Esta circunstancia se aсade a los argumentos tendentes a considerar que la Demandante, al ser titular de la marca “Guнas Naranjas” –la cual difнcilmente podrнa considerarse notoria o renombrada-, no ostenta un tнtulo suficiente respecto a la denominaciуn “Pбginas Naranjas” como para reclamar su exclusividad en forma del nombre de dominio <paginasnaranjas.com>.

Teniendo en cuenta la falta de acreditaciуn por parte de la Demandante del primero de los elementos exigidos por la Polнtica, el Experto considera que no es necesario analizar la eventual concurrencia del segundo y tercer elemento requerido por la Polнtica. Esta consideraciуn no obsta al Demandante para proceder por vнa judicial.

Por ъltimo, cabe recordar que la falta de personaciуn en el presente procedimiento de Bricokiwi, S.A. y el allanamiento de Cristуbal Marнn son circunstancias que no deberнan conducir a una estimaciуn automбtica de la Demanda, teniendo en cuenta tanto la Polнtica como numerosas decisiones adoptadas en el marco de la misma (ver, por ejemplo, las decisiones The Vanguard Group, Inc. c. Lorna King, Caso OMPI Nє D2002-1064; Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu, Caso OMPI Nє D2003-0465; y Brooke Bollea, a.k.a. Brooke Hogan c. Robert Mc Bowan, Caso OMPI Nє D2004-0383). Por el contrario, la Polнtica exige que la Demandante debe acreditar todas y cada una de las condiciones establecidas en su pбrrafo 4.a), circunstancia que no se ha dado en el presente caso.

 

8. Decisiуn

Por las razones expuestas, el Experto debe desestimar la Demanda. Esta desestimaciуn, no obstante, no debe entenderse como susceptible de afectar el nombre de dominio <guias-naranjas.com> el cual, tal y como se ha indicado anteriormente, fue vбlidamente transferido a favor de la Demandante a lo largo del presente procedimiento.

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Albert Agustinoy Guilayn
Experto Ъnico

Fecha: 23 de febrero de 2007