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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Chocolates Turнn, S.A. de C.V. c. Guahiro Dreams Inc.

Caso N° D2006-1622

 

1. Las Partes

La Demandante es Chocolates Turнn, S.A. de C.V. con domicilio en Mйxico, D.F. C.P., Mйxico, representada por Josй  Juan Mйndez Cortes.

El Demandado es Guahiro Dreams Inc. con domicilio en Tipp City, Ohio, Estados Unidos de America.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <chocolatesturin.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es TUCOWS, Inc.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 20 de diciembre de 2006. El 22 de diciembre de 2006 el Centro enviу al registrador vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 22 de diciembre de 2006 el registrador enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo y tйcnico . En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 10 de enero de 2007. El Centro verificу que la Demanda junto con la modificaciуn a la Demanda cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de enero de 2007. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 5 de febrero de 2007. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5 de febrero de 2007.

El Centro nombrу a Miguel B. O'Farrell como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 19 de febrero de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento.

El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de la marca TURIN (& diseсo) y algunas marcas que comprenden la voz TURIN, como por ejemplo ALTA REPOSTERIA TURIN (& diseсo). Todas ellas fueron registradas con anterioridad a que el Demandado registrara el nombre de dominio objeto de la presente demanda.

El Demandando es titular del nombre de dominio <chocolatesturin.com> registrado el 24 de febrero de 2005.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El demandante alega que:

Chocolates Turнn S.A. de C.V. es titular de diversos registros de marcas con la denominaciуn “TURIN (diseсo)” y “ALTA REPOSTERIA TURIN (& diseсo)” en Mйxico, encontrбndose vigentes y surtiendo efectos legales.

Tales registros de marca son anteriores a la fecha en que fue registrado el nombre de dominio <chocolatesturin.com>, por lo que sus derechos son anteriores a los del Demandado.

El nombre de dominio <chocolatesturin.com> es confundible con sus registros de marca. A tal fin, compara el nombre de dominio y sus marcas en los planos grбfico, fonйtico e ideolуgico.

El Demandado no posee derechos ni intereses legнtimos respecto del nombre de dominio, ya que no hace una oferta autйntica de productos o servicios.

El nombre de dominio <chocolatesturin.com> ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Al registrar el nombre de dominio en cuestiуn, el Demandado conocнa al Demandante. Prueba de ello es que en el sitio web “www.chocolatesturin.com” el Demandado se refiere a las marcas, denominaciуn social y giro de actividades del Demandante.

La intenciуn del Demandado al registrar el nombre de dominio <chocolatesturin.com> es la de desviar a los cibernautas a su sitio web, aprovechбndose del prestigio y fama de Chocolates Turнn.

No cuestiona la libertad que pueda tener el Demandado para referirse al Demandante, sino la falta de derechos e intereses legнtimos que ostenta para hacerlo a travйs de un nombre de dominio semejante en grado de confusiуn a sus marcas.

Es clara la utilizaciуn de mala fe que el Demandado hace del nombre de dominio en cuestiуn, ya que tras ingresar a su sitio web “www.chocolatesturin.com” aparece informaciуn que no es la informaciуn comercial que pudiera ser exhibida por una empresa que entre su giro comercial se encuentra la fabricaciуn y venta de chocolates.

Por ъltimo, la Demandante solicita que el nombre de dominio <chocolatesturin.com> sea transferido al Demandante Chocolates Turнn S.A. de C.V.

B. Demandado

El Demandado alega que:

Es incorrecto que el nombre de dominio <chocolatesturin.com> resulte engaсoso con los servicios y productos relacionados con las marcas que el Demandante dice tener, ya que en el sitio web que corresponde al referido dominio no se promueven o venden productos de reposterнa por lo cual es imposible crear confusiуn alguna a clientes/consumidores sobre los productos que el Demandante fabrica.

El objetivo fundamental del sitio web “www.chocolatesturin.com” es informar a la opiniуn pъblica sobre actuaciones indebidas en las cuales incurrieron ciertos individuos relacionados con la Demandante para intentar despojar a la “Sucesiуn de la Seсora Clementina Santillбn Legorreta Vda. de Peсaloza” y a sus herederos de las marcas entre las cuales estб la de TURIN.

La Demandante nunca fue legнtima dueсa de las marcas que menciona, prueba de ello es la sentencia de fecha 5 de diciembre de 1995 en donde se condena a la Demandante a regresar dichas marcas a su legнtima propietaria la “Sucesiуn de la Seсora Clementina Santillбn Legorreta Vda. de Peсaloza”, cuya copia acompaсa.

No se le ha impedido al Demandante reflejar la marca TURIN en un nombre de dominio con similitud a la marca en cuestiуn ya que el Demandante es propietario del dominio <turin.com.mx>.

El nombre de dominio en cuestiуn no ha sido registrado por el Demandado para perturbar la actividad comercial del Demandante ni tampoco ha sido registrado de manera intencionada de atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio.

Por lo expuesto el Demandado solicita que la Demanda sea rechazada.

 

6. Debate y conclusiones

Conforme el pбrrafo 4.a) el Demandante deberб probar los siguientes elementos:

(i) que el nombre de dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho;

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Conforme el pбrrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverб la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Polнtica, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable.

El Experto encuentra ъtil aclarar que las diversas acusaciones formuladas por las partes en sus escritos de Demanda y Escrito de Contestaciуn a la Demanda que no se refieren a lo atinente al registro y uso del nombre de dominio exceden la competencia de este Experto.

El Experto debe limitarse a verificar si se encuentran probados los elementos requeridos en la Polнtica, pбrrafo 4.a), sin adentrar en las cuestiones de hecho y de derecho que exceden este estricto marco, las cuales deben ser dejadas en manos de los tribunales con el fin de posibilitar a las partes la amplitud de debate y prueba necesarias.

En razуn de ello, el Experto se limitarб a atender solamente aquellos argumentos de las partes que fueron planteados por ellas en tiempo oportuno y que a juicio del Experto resulten conducentes para la decisiуn del caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Experto encuentra que existe similitud hasta el punto de crear confusiуn entre el nombre de dominio <chocolatesturin.com> y las marcas de la Demandante Chocolates Turнn S.A. de C.V. que contienen la voz distintiva y caracterнstica “Turin”.

La palabra “chocolates” no aporta distintividad al nombre de dominio y no resulta suficiente para mitigar la confusiуn con las marcas de la Demandante, desde la perspectiva del usuario de Internet. Por el contrario, es evidente que “Turin” es el elemento principal, caracterнstico y distintivo, tanto en el nombre de dominio en cuestiуn como en las marcas de la Demandante.

El Demandado sostiene que la Demandante nunca fue legнtima dueсa de las marcas que menciona y que prueba de ello es la sentencia de fecha 5 de diciembre de 1995 en donde se condena a la Demandante a regresar dichas marcas a su legнtima propietaria, la “Sucesiуn de la Seсora Clementina Santillбn Legorreta Vda. de Peсaloza”.

Al respecto, el Experto entiende que cuestiones como las planteadas por el Demandado exceden el limitado campo de acciуn del ExpertoExperto. Sin perjuicio de ello, de la copia de la sentencia acompaсada por el Demandado no surge que Chocolates Turнn S.A. de C.V. haya sido condenado a “regresar” al Demandado las marcas sobre las que el Demandante basa el presente reclamo, ni que el Demandado haya sido alguna vez su titular.

Por lo expuesto, el Experto entiende que el Demandante ha acreditado el primer elemento requerido en la Polнtica pбrrafo 4.a).i).

B. Derechos o intereses legнtimos

La Demandante alega que el Demandado no posee derechos ni intereses legнtimos respecto del nombre de dominio, ya que no hace una oferta autйntica de productos o servicios.

Asimismo, sostiene que la intenciуn del Demandado al registrar el nombre de dominio <chocolatesturin.com> es la de desviar a los cibernautas a su sitio web, aprovechбndose del prestigio y fama de Chocolates Turнn.

Por otro lado, no cuestiona la libertad que pueda tener el Demandado para referirse al Demandante sino la falta de derechos e intereses legнtimos que ostenta para hacerlo a travйs de un nombre de dominio semejante en grado de confusiуn con sus marcas.

De las constancias de la causa y de las propias manifestaciones del Demandado al presentar el Escrito de Contestaciуn a la Demanda surge que al menos uno de los fines del sitio es criticar y formular acusaciones contra la Demandante.

El Experto encuentra que esta conducta del Demandado no puede equipararse a un uso legнtimo y leal del nombre de dominio. El Demandado puede ejercer su derecho de libertad de expresiуn en Internet, pero ello no significa que tenga derechos para utilizar un nombre de dominio confundible con una marca ajena, sin la debida autorizaciуn de su titular.

Por todo lo expuesto, el Experto encuentra que el Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Polнtica pбrrafo 4(a)(ii).

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El Demandante debe probar que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Es evidente que la actividad que intenta llevar adelante el Demandado en su sitio web, esto es, criticar y formular acusaciones contra el Demandante, resulta perturbadora de su actividad comercial.

El Experto entiende que el registro de un nombre de dominio confundible con una marca prestigiosa con el fin de criticar y formular acusaciones contra su titular constituye una conducta teсida de mala fe a los fines de la Polнtica.

Por consiguiente, el Experto encuentra que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Por todo lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer elemento requerido en la Polнtica pбrrafo 4(a)(iii).

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <chocolatesturin.com> sea transferido a Chocolates Turнn S.A. de C.V.

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Miguel B. O'Farrell
Experto Ъnico

Fecha: 5 de marzo de 2007