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WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

PRECITEC KG v. Precitec GmbH

Verfahren Nr. DCH2006-0010

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerin ist PRECITEC KG aus Gaggenau in Deutschland, vertreten durch Rechtsanwalt Bernard Volken aus Bern, Schweiz.

Die Gesuchsgegnerin ist Precitec GmbH aus Brьgg bei Biel, Schweiz.

2. Streitiger Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <precitec.ch> (nachfolgend der „Domain-Name”).

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerdeschrift ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (das „Center”) am 26. April 2006 per E-Mail und am 28. April 2006 in Hardcopy ein. Am 28. April 2006 bestдtigte SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist.

Das Center bestдtigte am 10. Mai 2006, dass die Beschwerdeschrift den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements von SWITCH fьr Streitbeilegungsverfahren fьr .ch und .li Domain-Namen vom 1. Mдrz 2004 (das „Verfahrensreglement”) entspricht.

In Ьbereinstimmung mit Paragraph 14 des Verfahrensreglements ьbermittelte das Center am 10. Mai 2006 die Beschwerdeschrift an die Gesuchsgegnerin. Nachdem die Gesuchsgegnerin innert First keine Beschwerdeerwiderung eingereicht hatte, wurde die Gesuchstellerin vom Center ьber die Mцglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen. Am 31. Mai 2006 wurde das Verfahren in Ьbereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Center bestellte am 21. Juni Tobias Zuberbьhler als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemдss bestellt wurde und hat in Ьbereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhдngigkeit erklдrt.

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerin ist ein Unternehmen, das im Bereich der Lasermaterialbearbeitung tдtig ist und diesbezьgliche Systemlцsungen anbietet. Sie behauptet, dass ihre Produkte insbesondere in der Medizinaltechnik verwendet wьrden. Gemдss Beilage 13 der Beschwerdeschrift ist die Gesuchstellerin Inhaberin der internationalen Marke PRECITEC, die am 21. Februar 1986 fьr die Klasse 9 angemeldet wurde.

Die Gesuchsgegnerin ist ein gemдss eigenen Angaben 1999 gegrьndetes Unternehmen, das seit dem 10. Mдrz 2004 die Firma Precitec GmbH trдgt. Die Gesuchsgegnerin hat sich auf die Fertigung von prдzisen und komplexen Einzelteilen mit nachtrдglicher Draht- und Senkerosionsarbeit spezialisiert. Gemдss ihrer Webseite stammen die meisten Kunden aus dem Medizinal-Sektor.

Der Domain-Name wurde am 2. Mдrz 2004 von der Gesuchsgegnerin registriert.

Die Verfahrensparteien standen vorprozessual in Briefkontakt, in welchem die Gesuchstellerin die Gesuchsgegnerin dazu aufforderte, die Verwendung ihrer Marke PRECITEC sowohl in ihrer Firma (Precitec GmbH) wie auch als Domain-Namen zu unterlassen (Beilagen 8 – 12 der Beschwerdeschrift). Die Beschwerdegegnerin bot u.a. den Domain-Namen daraufhin zum Gegenwert von CHF 50’000.00 an.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin beantragt die Ьbertragung des Domain-Namens. Sie behauptet als Inhaberin eines Kennzeichenrechts nach schweizerischem Recht in ihren Rechten verletzt zu sein durch die Registrierung und Verwendung des Domain-Namens seitens der Gesuchsgegnerin. Die Gesuchstellerin begrьndet diese Verletzung damit, dass die Gesuchsgegnerin markenmдssigen Gebrauch des Kennzeichens PRECITEC fьr gleichartige Waren wie die Gesuchstellerin macht und dadurch eine Verwechslungsgefahr schafft.

Weiter macht die Gesuchstellerin geltend, dass sie durch die Registrierung des Domain-Namens gehindert wird, ihre Marke im Internet angemessen zu reprдsentieren. Darьber hinaus macht die Gesuchstellerin geltend, dass sie durch die Verwendung des Domain-Namens in ihren Firmenrechten verletzt sei. Letztlich sei das Verhalten der Gesuchsgegnerin auch unlauter, weil diese der Gesuchstellerin zu einem Preis von CHF 50’000.00 u.a. die Ьbertragung des Domain-Namens angeboten hat.

B. Gesuchsgegnerin

Die Gesuchsgegnerin hat sich zur Beschwerdeschrift nicht geдussert.

6. Entscheidungsgrьnde

Gemдss Paragraph 24 (c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.

Gemдss Paragraph 24 (d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgrьnde schlьssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Ьbertragung oder Lцschung des Domain-Namens rechtfertigt.

A. Die Gesuchstellerin verfьgt ьber Kennzeichenrechte

Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie seit 1986 Inhaberin eines internationalen Markenrechtes am Kennzeichen PRECITEC fьr die Klasse 9 ist. Diese Klasse 9 umfasst elektronische und mechanische Gerдte zur Messung, Steuerung und Regelung. Die Schweiz ist Mitglied des Madrider Abkommens ьber die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken vom 15. Juni 1957 (SR 0.232.112.2). Daher wird die international eingetragene Marke auch in der Schweiz nach nationalem Markenrecht geschьtzt.

B. Die Registrierung und der Gebrauch des Domain-Namens stellen eine klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin dar

i. Markenrecht

Die Markeninhaberin hat gemдss Art. 13 Abs. 1 Markenschutzgesetz („MSchG”) das ausschliessliche Recht, die Marke zu gebrauchen. Gemдss Art. 13 Abs. 2 MSchG desselben Artikels kann die Markeninhaberin einem Anderen den Gebrauch eines Zeichens untersagen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist und somit das Recht der Markeninhaberin verletzt.

Gemдss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es mit einer дlteren Marke identisch ist, fьr gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist und sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

Die Gesuchsgegnerin verwendet das Kennzeichen PRECITEC, das identisch mit der Marke der Gesuchstellerin ist, als Domain-Namen zur Bezeichnung ihrer Webseite.

Die Gesuchsgegnerin ist zudem im Geschдftsfeld der Prдzisionsfertigung von Einzelteilen tдtig, das dem der Gesuchstellerin (Prдzisionsmaterialbehandlung mittels Lasertechnologie) sehr дhnlich ist. Zugleich sprechen beide Verfahrensparteien eine дhnliche Kundschaft an (Medizinalbereich). Obwohl sich die jeweiligen Produkte an Fachleute richten und daher eine gewisse Fachkenntnis und damit Differenzierungsfдhigkeit vorausgesetzt werden kann, erscheinen die Waren und Dienstleistungen der Verfahrensparteien nicht derart andersartig, wenn man das Folgende in Betracht zieht: Per definitionem ist die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen gegeben, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere Letztabnehmer auf den Gedanken kommen kцnnen, die unter Verwendung дhnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen wьrden angesichts ihrer ьblichen Herstellungs- und Vertriebsstдtten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (BGE 87 II 108). Da die Gesuchstellerin auch in der Schweiz tдtig ist (Beilage 6 der Beschwerdeschrift), ьberschneiden sich die Geschдftsfelder der Verfahrensparteien geografisch, was die mцgliche Zurechnung von Produkten und Dienstleistungen der Gesuchsgegnerin zur Gesuchstellerin erleichtert. Vorliegend sieht der Experte daher die Gleichartigkeit der unter dem Domain-Namen angebotenen Waren und Dienstleistungen der Gesuchsgegnerin mit denjenigen der Gesuchstellerin als gegeben.

Daraus ergibt sich eine Verwechslungsgefahr und damit eine Verletzung des Markenrechts der Gesuchstellerin.

Da zudem die Gesuchsgegnerin keine schlьssigen Verteidigungsgrьnde vorbringt, welche die Darstellungen der Gesuchstellerin widerlegen oder ihr eigenes legitimes Interesse begrьnden, befindet dieser Experte aus den oben genannten Grьnden, dass die Verletzung des Markenrechts der Gesuchstellerin durch die Registrierung und Verwendung des Domain-Namens seitens der Gesuchsgegnerin eine Ьbertragung des Domain-Namens rechtfertigt.

ii. Namensrecht

Die Firma der Gesuchstellerin ist gemдss Art. 8 der Pariser Verbandsьbereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.02), unter Schweizer Recht geschьtzt. Die Firma geniesst Rechtsschutz in der Schweiz, auch wenn sie hier nicht registriert ist.

Die Gesuchsstellerin ist im Handelsregister von Deutschland eingetragen, das Vertragspartei der Ьbereinkunft ist. Daher ist die Firma PRECITEC unter Schweizer Recht geschьtzt. Das Schweizerische Bundesgericht hat in seinem Entscheid BGE 79 II 305 dargetan, dass ein auslдndisches Unternehmen, das nicht im schweizerischen Handelsregister eingetragen ist, denselben Schutz geniesst wie ein nicht eingetragenes schweizerisches Unternehmen, d.h. den Schutz des Lauterbarkeitsrechts und des Namensrechts.

Domain-Namen wurden zudem vom Schweizerischen Bundesgericht als geeignetes Zeichen erachtet, um eine dahinter stehende natьrliche oder juristische Person zu identifizieren (BGE 126 III 239). Daher kann die Registrierung und Verwendung des Domain-Namens seitens der Gesuchsgegnerin das Namensrecht der Gesuchstellerin gemдss Art. 29 ZGB verletzen.

Durch die Identitдt der Firma der Gesuchstellerin mit dem Domain-Namen sowie die erwдhnte Nдhe im Geschдftsleben kann aus den oben aufgefьhrten Grьnden auf eine massgebliche Verwechslungsgefahr zwischen der Gesuchstellerin und der hinter dem Domain-Namen stehenden juristischen Person geschlossen werden.

Die Gesuchstellerin geniesst in diesem Zusammenhang zeitliche Prioritдt, da sie frьher den Namen PRECITEC annahm als die Gesuchsgegnerin (Anlage 1 und 4 der Beschwerdeschrift). Im Rahmen einer Gesamtbeurteilung der beteiligten Interessen kann das Prioritдtsprinzip relativiert werden, wozu hier aber kein Anlass besteht. Es ьberlappen sich die Verkehrskreise der Verfahrensparteien massgeblich, da die Gesuchstellerin in einem дhnlichen Geschдftsfeld mit дhnlichen Kunden tдtig ist wie die Gesuchsgegnerin, sowie auf dem Markt der Gesuchsgegnerin auch werbewirksam in Erscheinung getreten ist (Beilage 15 – 20 der Beschwerdeschrift).

Wiederum hat es die Gesuchsgegnerin versдumt, ihre Interessen darzulegen. Daher sieht der Experte keine legitimen Grьnde, warum die Gesuchsgegnerin den Namen der Gesuchstellerin als Domain-Namen weiterhin fьhren dьrfte.

Aufgrund der vorliegenden Grьnde kommt dieser Experte zum Schluss, dass die Registrierung und der Gebrauch des Domain-Namens durch die Gesuchsgegnerin auch das Namensrecht der Gesuchstellerin gemдss Art. 29 ZGB verletzt.

7. Entscheidung

Daher entscheidet dieser Experte, dass der Domain-Name <precitec.ch> gemдss Paragraph 24 des Verfahrensreglements an die Gesuchstellerin zu ьbertragen ist.

Tobias Zuberbьhler
Experte

Datum: 13. Juli 2006