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Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

 

WIPO Arbitration and Mediation Center

 

EXPERTENENTSCHEID

DFI Service SA v. Digicomp Academy AG

Verfahren Nr. DCH2006-0024

 

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerin ist die DFI Service SA mit Sitz in Plan-les-Ouates, Schweiz, vertreten durch Rechtsanwalt Julien Blanc von GVA, Gautier, Vuille & Associйs in Genf.

Die Gesuchsgegnerin ist die Digicomp Academy AG, Zьrich, Schweiz. Sie wird vertreten durch Raphael Rues, Mitglied des Managements der Gesuchsgegnerin.

 

2. Streitiger Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain Name <d-fi.ch> (nachfolgend der “Domain-Name”).

 

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerdeschrift ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (das “Center”) am 11. September 2006 per E-Mail und am 14. September 2006 in Hardcopy in franzцsischer Sprache ein. Das Center bestдtigte am 19. September 2006 den Eingang der Beschwerdeschrift.

Am 21. September 2006 bestдtigte SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domain Namens ist. SWITCH bestдtigte zudem, dass die Verfahrenssprache Deutsch ist.

Am 3. Oktober 2006 ging daraufhin die Beschwerdeschrift in Deutsch beim Center per E-Mail und am 4. Oktober 2006 in Hardcopy ein.

In Ьbereinstimmung mit Paragraph 14 des Verfahrensreglements ьbermittelte das Center am 10. Oktober 2006 die Beschwerdeschrift an die Gesuchsgegnerin. Die Gesuchsgegnerin reichte keine fristgerechte Erwiderung ein, worauf sich ab dem 7. November 2006 die Mцglichkeit der Fortsetzung des Verfahrens ergab. Die Beschwerdefьhrerin beantragte am 10. November 2006 die Fortsetzung des Verfahrens.

Die Gesuchsgegnerin reichte am 9. November 2006 eine verspдtete Beschwerdeerwiderung per E-Mail ein. Am 13. November 2006 bestдtigte das Center den Empfang der Erwiderung mit Hinweis auf die Verspдtung.

Am 21. November 2006 teilte das Center den Parteien mit, dass fьr das vorliegende Verfahren Herr Tobias Zuberbьhler als Experte eingesetzt worden sei und letzterer dieses Amt mit einer Unbefangenheits- und Annahmeerklдrung bestдtigt habe. Die Entscheidungsfrist wurde auf den 5. Dezember 2006 angesetzt. Am gleichen Tag wurden dem Experten die Akten elektronisch und dann auch noch per Post zugestellt.

In Anbetracht der relevanten Vorbringen der Gesuchsgegnerin wird dieser Experte die verspдtete Beschwerdeerwiderung bei seiner Entscheidung berьcksichtigen.

 

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft. Ihr Zweck ist Vertretung, Handel, Import und Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Informatikbereich sowie Beratung und Informatikentwicklung. Die Gesuchstellerin ist seit dem 1. Februar 2002 Inhaberin der Marken DFI, D-FI sowie D.F.I., u.a. eingetragen zur Verbreitung von Information und Daten ьber das Internet und Anbieten solcher Dienste (Beilagen 5 a, b und c der Beschwerdeschrift).

Die Gesuchsgegnerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft, mit dem Zweck der Durchfьhrung von Schulungen und Konferenzen im Bereich der Informatik. Der Domain Name wurde am 21. Dezember 2000 erstmals registriert (s.u. Ziff. 6.B.i.) und am 9. August 2001 aktiviert (Recherche auf <www.archive.org> vom 28. November 2006). Zurzeit ist unter dem Domain Namen eine Website aufgeschaltet, welche Kurse im Informatikbereich und entsprechende Informationen der D&FI S.A. anbietet, welche gemдss Website eine Partnerin der Gesuchsgegnerin ist.

 

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin macht geltend, dass durch die Registrierung und Verwendung des Domain Namens ihre Markenrechte verletzt wьrden und daher der Domain Name an sie zu ьbertragen sei.

B. Gesuchsgegnerin

Die Gesuchsgegnerin hat in ihrer verspдteten Gesuchserwiderung behauptet, dass der Domain Name erstmals am 21. Dezember 2000 durch D&FI S.A. registriert worden sei. D&FI S.A. sei zudem eine Schwestergesellschaft der Gesuchstellerin. Weiter fьhrt die Gesuchsgegnerin aus, dass der Domain Name seit diesem Zeitpunkt im heutigen Sinn verwendet worden sei. Ab Oktober 2005 sei dann im Zuge einer Reorganisation des Webservers der Gesuchsgegnerin die Website unter dem Domain Namen mit den restlichen Websites der Gesuchsgegnerin zusammengelegt worden.

Die Gesuchsgegnerin stellt sich angesichts des Datums der ersten Registrierung auf den Standpunkt, dass ihre Schwestergesellschaft D&FI S.A. die Rechte am Domain Namen habe und daher die erwдhnte Verwendung auch rechtmдssig sei.

Der Erwiderung ist ein WHOIS-Auszug aus der Zeit vor dem aktuellen Auszug angefьgt, wie er sich zum Zeitpunkt dieses Streitbeilegungsverfahrens zeigt und wie er von der Gesuchstellerin eingereicht wurde (Beilage 3 der Beschwerdeschrift). In diesem Auszug der Gesuchsgegnerin erscheint denn auch D&FI S.A. als Inhaberin des Domain Namens, der von ihr gemдss diesem Auszug erstmals am 21. Dezember 2000 registriert wurde.

 

6. Entscheidungsgrьnde

Gemдss Paragraph 24 (c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.

Unter Paragraph 24 (d) des Verfahrensreglements finden sich folgende Konkretisierungen:

Eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts liegt insbesondere dann vor, wenn

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgrьnde schlьssig vorgetragen und bewiesen hat; und die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Ьbertragung oder Lцschung des Domain Namens rechtfertigt.

A. Die Gesuchstellerin verfьgt ьber Kennzeichenrechte

Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie Inhaberin von Schweizer Markenrechten an den Kennzeichen DFI, D-FI sowie D.F.I. ist. Der Schutz dieser Marke umfasst u.a. die Verbreitung von Information und Daten ьber das Internet und das Anbieten solcher Dienste (Beilagen 5 a, b und c der Beschwerdeschrift).

B. Die Registrierung und der Gebrauch des Domain-Namens stellen eine klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin dar

(i) Markenrecht

Die Gesuchstellerin rьgt eine Verletzung ihrer erwдhnten Markenrechte, v.a. der Marke D-FI durch die Registrierung und Verwendung des Domain Namens aufgrund von Art. 13 des Markenschutzgesetzes (nachfolgend „MSchG”) und bestreitet einen rechtmдssigen Gebrauch durch die Gesuchsgegnerin.

Die Gesuchsgegnerin entgegnet, dass die Markeneintragung der Gesuchstellerin nach der Registrierung des Domain Namens erfolgt ist und somit eine zeitliche Prioritдt zugunsten der Gesuchsgegnerin hinsichtlich des Domain Namens vorliegt.

Die behauptete Ersteintragung des Domain Namens erfolgte am 21. Dezember 2000 durch die D&FI S.A. Diese Behauptung kann durch den aktuellen WHOIS Auszug nicht belegt werden. SWITCH hat auf Anfrage des Experten die bisherigen Registrierungsdaten im Zusammenhang mit dem Domain Namen offengelegt. Diese besagen, dass der Domain Name tatsдchlich erstmals am 21. Dezember 2000 registriert wurde. Die Erstregistrierende Infolearn SA hat laut Handelsregisterauszug am 10. Juli 2001 ihren Namen in „Dйveloppement & Formation Informatique SA“, oder kurz D&FI S.A geдndert. Die D&FI S.A. wiederum wurde gemдss Handelsregisterauszug der Schwestergesellschaft der Gesuchsgegnerin, Digicomp Academy Suisse Romande SA, von derselben am 14. September 2005 ьbernommen. Damit ist der Domain Name seit seiner erstmaligen Registrierung am 21. Dezember 2000 bis zum heutigen Datum lьckenlos zusammen mit der jeweils registrierten Halterin ьbernommen worden; letztmalig durch die Schwestergesellschaft der Gesuchsgegnerin.

Zudem blieb der Inhalt der unter dem DomainNamen aufgeschalteten Website ьber die Jahre beinahe gleich.

Daher kann die Gesuchstellerin und Markeninhaberin gemдss Art. 14 MSchG der Gesuchsgegnerin nicht verbieten, das bereits vor der Markenhinterlegung (1. Februar 2002) gebrauchte Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen.

(ii) Namens- und Firmenrecht

Eine Verletzung des Firmenrechts im subjektiven Sinne fдllt von vornherein ausser Betracht, da die Gesuchsgegnerin sich nicht die Firma der Gesuchstellerin anmasst.

Dagegen kann sich die Klдgerin auf Art. 29 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (nachfolgend „ZGB”) berufen und eine Verletzung ihres Namensrechtes rьgen, da das Namensrecht eine grцssere Reichweite als das Firmenrecht aufweist.

Die schweizerische Lehre und Rechtsprechung anerkennen seit lдngerem Domain Namen als Schutzobjekte des Namensrechts, da sie einerseits eine dazu gehцrende Website und andererseits die dahinter stehende Person identifizieren.

Vorliegend ist also zur Begrьndung des Verletzungstatbestandes von Art. 29 Abs. 2 ZGB zu beurteilen, ob eine Namensanmassung als Zeichengebrauch vorliegt, diese eine massgebliche Verwechslungsgefahr schafft und wie bei deren Vorliegen die involvierten Interessen zu gewichten sind.

Durch die Verwendung des Domain-Namens zur Bezeichnung einer ihrer Websites verwendet die Gesuchsgegnerin ein sehr дhnliches Zeichen wie den identifizierenden Hauptbestandteil des Namens der Gesuchstellerin, nдmlich DFI aus DFI Service SA.

Eine Verwechslungsgefahr aufgrund eines Zeichenдhnlichkeitsvergleichs besteht zweifellos, da sich der Domain Name lediglich durch einen Bindestrich zwischen dem D und dem F vom Hauptbestandteil des Namens der Gesuchstellerin unterscheidet. Im Erinnerungsbild oder im Klangbild verschwindet dieser Bindestrich unweigerlich.

Zur Beurteilung der Massgeblichkeit ist auf die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise abzustellen. Das Angebot der Gesuchstellerin richtet sich v.a. an Kunden, die Lцsungen im Bereich des Internet-Zugangs und des Webhostings suchen. Demgegenьber spricht die Gesuchsgegnerin Kunden an, die an Weiterbildungsmцglichkeiten im Informatikbereich interessiert sind. Die Ьberschneidung der Geschдftsfelder kann hцchstens da vermutet werden, wo die Gesuchsgegnerin Kurse fьr Internet-spezifische Belange anbietet. Es kann zwar nicht von sich vцllig ausschliessenden Dienstleistungen der Parteien gesprochen werden. Da aber die Gesuchsgegnerin sich klar auf die Ausbildungstдtigkeit beschrдnkt und eine breite Palette an Informatikkursen anbietet, wдhrend die Gesuchstellerin sich demgegenьber auf Access- und Hosting-Dienstleistungen beschrдnkt, sind die Geschдftsfelder deutlich abgesteckt und genьgend unterscheidbar, obwohl beide in derselben Region tдtig sind. Letztlich kann sich zwar eine Verwechslungsgefahr realisieren, da die Zeichenдhnlichkeit gross ist und eine Fehlzurechnung im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise nicht komplett ausgeschlossen werden kann. Die Verwechslungsgefahr dьrfte sich aber aufgrund der doch unterschiedlichen Kundenkreise in tolerierbaren Grenzen halten und keine tдuschenden oder verletzenden Ausmasse annehmen.

Fьr die Gesuchstellerin spricht, dass sie Altersprioritдt geniesst, da sie bereits 1991 unter ihrem heutigen Namen ins Handelsregister eingetragen wurde. Zudem fьhrt die Gesuchsgegnerin eigene Websites unter ihrem Namen sowohl in Deutsch wie auch in Franzцsisch und kann somit den Markt der Romandie gleichfalls bedienen.

Andererseits hat die Rechtsvorgдngerin der Gesuchsgegnerin den Domain Namen als Abkьrzung ihres gesamten Namens geschaffen. Die Dйveloppement & Formation Informatique SA ist zwischenzeitlich in der Digicomp Academy Suisse Romande SA aufgegangen.

Weiter darf der Wiedererkennungswert eines Ausbildungsinstituts nicht unterschдtzt werden. Die Erwдhnung des Bildungsinstituts in Lebenslдufen und der Ruf des Instituts hдngen davon in entscheidender Weise ab. Dies zeigt sich auch dadurch, dass auf der Website unter dem Domain Namen noch immer ein D&FI-Schriftzug steht und somit immer noch als eine Art Enseigne gebraucht wird. Von einer gдnzlichen Aufgabe der Bezeichnung D&FI S.A. durch die Gesuchsgegnerin kann also nicht gesprochen werden.

Letztlich muss in Betracht gezogen werden, dass das Markenrecht, welches zur Individualisierung und Abgrenzung von Produkten und Dienstleistungen verhilft, bewusst den Schutz der gemдss Art. 14 MSchG vorbenutzten Zeichen vorsieht. Eine Interessenabwдgung muss in der Gesamtheit der greifenden Schutzrechte erfolgen. Die Geschдftsfelder der Parteien unterscheiden sich dann doch zu stark, um Art. 14 MSchG auszuhцhlen und ьber das Namensrecht Schutz fьr Leistungen zu gewдhren, die als Marken in verschiedene Klassen eingetragen wьrden und daher koexistieren kцnnten.

(iii) Lauterkeitsrecht

Da beide Parteien seit lдngerem nebeneinander ihre verschiedenen Angebote im Internet wie auch sonst anbieten, die Gesuchstellerin ihre Firma im Internet angemessen reflektieren kann und die Parteien nicht direkte Konkurrentinnen sind, sieht der Experte keine Anzeichen von tдuschendem oder treuwidrigem Verhalten, welches das Verhдltnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern i.S.v. Art. 2 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb beeinflusst.

 

7. Entscheidung

Aus den oben dargelegten Grьnden entscheidet der Experte, dass das Gesuch gemдss Paragraph 24(b) des Verfahrensreglements abzuweisen und den Domain Namen <d-fi.ch> nicht an die Gesuchstellerin zu ьbertragen ist.

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Tobias Zuberbьhler
Experte

Datum: 5. Dezember 2006