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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Bugatti International S.A. v. Eduardo Landa Iturricha

Caso No. DES2006-0010

 

1. Las Partes

La Demandante es Bugatti International S.A., audi AG, Ingolstadt, Alemania representada por Elzaburu, Espaсa.

El Demandado es Eduardo Landa Iturricha, Vitoria, Бlava, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <bugatti.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 13 de junio de 2006. El 14 de junio de 2006 el Centro enviу a ESNIC via correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el Nombre de Dominio en cuestiуn. El 16 de junio de 2006 ESNIC enviу al Centro, via correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con el artнculo 7 del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de junio de 2006. De conformidad con el artнculo 16 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 13 de julio de 2006. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fuй presentado ante el Centro el 13 de julio de 2006, justo el ъltimo dнa de plazo seсalado, solicitando el Demandado una ampliaciуn del mismo para aportar documentos adicionales.

El Centro nombrу a Antonia Ruiz Lуpez como Experto el dнa 27 de julio de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuaciуn:

La Demandante, que pertenece al sector de la automociуn, es titular registral de las marcas comunitarias nъmeros 852.988 y 1.394.154, ambas consistentes en la denominaciуn BUGATTI; la primera del 16 de junio de 1998 (con prioridad italiana del 6 de febrero de 1998) y la segunda del 23 de noviembre de 1999. Estas marcas se concedieron para distinguir numerosos productos y servicios.

La marca BUGATTI viene siendo objeto de un uso muy intenso desde hace mбs de un siglo y es internacionalmente conocida, en particular por los aficionados al mundo del motor, estando presente no sуlo en las publicaciones especializadas, sino tambiйn en periуdicos econуmicos y de informaciуn general; todo ello ha sido suficientemente probado por la Demandante. Entre los documentos aportados se pueden encontrar ejemplos de diversas publicaciones que aluden al lanzamiento del primer automуvil Bugatti en el aсo 1900; tambiйn se ha acreditado el uso de la marca para accesorios de automуviles y para productos promocionales tales como bolsos, billeteros, pureras, agendas, etc.

El Nombre de Dominio objeto de este procedimiento fue registrado por el Demandado el 16 de noviembre de 2005.

El Demandado es una persona fнsica, si bien, estб vinculado a la sociedad Map-Factory Ediciones S.L., como se desprende de la carta remitida por dicha sociedad (firmada por el Demandado) con fecha 30 de mayo de 2006, carta a la que se harб referencia mбs adelante.

El Experto ha comprobado personalmente que actualmente el Nombre de Dominio estб vinculado a una pбgina web. Esta pбgina es un portal de Internet que contiene vнnculos a otras pбginas agrupadas por categorнas (entre ellas una dedicada a automociуn) y un buscador.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Bugatti International S.A. es titular de registros de la marca BUGATTI en la Uniуn Europea y concretamente en Espaсa.

- El Nombre de Dominio controvertido es idйntico a la marca BUGATTI.

- El Nombre de Dominio no se corresponde con el propio nombre del Demandado, ni йste ha sido comъnmente conocido como Bugatti, por lo que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio.

- El Demandado fue requerido para que cediese al Demandante, de forma voluntaria e incondicional, el Nombre de Dominio, con el fin de evitar el presente procedimiento, habiйndose recibido una respuesta que supone un reconocimiento de la falta de legitimaciуn del Demandado para ostentar la titularidad de dicho Nombre de Dominio.

- El propio renombre de la marca, asн como de la compaснa de automociуn Bugatti y su amplio conocimiento por el pъblico consumidor (y por cualquier consumidor aficionado al mundo de la automociуn y el motor) permite presumir que el registro del dominio por parte del Demandado se realizу con un claro propуsito usurpador sin que existiera asн legitimaciуn alguna para ello.

- El Nombre de Dominio ha sido registrado de mala fe, actuaciуn que constituye una prбctica habitual del Demandado, citando como ejemplo otro registro realizado por йl <elcorteingl.es>, que supone una usurpaciуn de derechos de la entidad El Corte Inglйs.

- Y, por tanto, solicita que le sea transferido el Nombre de Dominio.

B. Demandado

El Demandado, en resumen, alega lo siguiente:

- El Nombre de Dominio no crea confusiуn con Bugatti International S.A., por cuanto la utilizaciуn de este nombre por parte del Demandado se va a aplicar al campo del diseсo y va a ser utilizado por йl mismo en una sociedad limitada que actualmente estб en perнodo de constituciуn (Bugatti Diseсo S. L.), cuyo objeto social es el “Diseсo de accesibilidad para personas con deficiencias visuales y auditivas”.

- El Demandante no tiene sede en Espaсa, mientras que la nueva sociedad “Bugatti Diseсo S. L.” sн va a tenerla, por lo que el Demandado tiene mбs derechos o intereses legнtimos respecto al Nombre de Dominio.

- El Demandado registrу el Nombre de Dominio para constituir una empresa con un objeto social completamente distinєto al de la Demandante y que ofreciу su venta porque la Demandante estaba dificultando su uso.

 

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

Conforme al artнculo 21 del Reglamento, el Experto resolverб la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

Tambiйn resulta aplicable el Derecho espaсol y, particularmente, son aplicables al presente caso las leyes espaсolas en materia de marcas y de competencia desleal.

Conforme al Artнculo 34 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el trбfico econуmico; ademбs, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, como sucede en el presente caso, su titular podrб prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idйntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prбcticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carбcter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrб prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio (Artнculo 34.3.e).

Por otra parte, la vigente Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) sanciona como acto desleal, en su Artнculo 5, todo acto o comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Ademбs, conforme a su Artнculo 6 “se considera desleal todo comportamiento que resulte idуneo para crear confusiуn con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos; el riesgo de asociaciуn por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestaciуn es suficiente para fundamentar la deslealtad de una prбctica.”. Y, segъn el Artнculo 12, “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputaciуn industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivo ajenos (...)”. En cuanto a los actos de imitaciуn, en su Artнculo 11 se establecen lнmites claros, estando expresamente vedados cuando existe un derecho exclusivo.

Asimismo, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada “Doctrina” de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2. Aportaciуn de documentos adicionales

El artнculo 18 del Reglamento, en sus letras b) y d), establece que el Experto resolverб sobre la admisibilidad de las pruebas y de documentos adicionales que las Partes estйn interesadas en aportar al procedimiento en cualquier fase del mismo.

El Demandado, en el presente procedimiento, presentу escrito de contestaciуn a la Demanda y anexos agotando el plazo reglamentario y, en el mismo escrito, solicitу una ampliaciуn de plazo para aportar documentos adicionales.

El Experto ha considerado inadmisible dicha solicitud, ya que el estudio previo de los antecedentes del caso le ha permitido constatar que los documentos anunciados no tienen ninguna influencia ni son en absoluto determinantes para dictar la presente decisiуn.

6.3. Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda

De acuerdo en el artнculo 2 del Reglamento, se considerarб que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carбcter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con un tйrmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizarб la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

A: Derechos previos

El Reglamento, en su artнculo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en Espaсa.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la marca BUGATTI, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de hecho).

Respecto al riesgo de “crear confusiуn”, en el presente caso nos encontramos con una absoluta identidad entre la marca y el Nombre de Dominio. Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artнculo 2, concretamente en el pбrrafo que define cuбndo un registro de Nombre de Dominio es especulativo o abusivo.

B. Derechos o intereses legнtimos

Se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio, si bien se trata de meros ejemplos.

Aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que йste haya acreditado la falta de derechos o intereses legнtimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legнtimos.

Ha quedado acreditado que el Demandado no tiene ningъn vнnculo con la Demandante ni ha sido autorizado en modo alguno por aquйlla para registrar el Nombre de Dominio.

El Demandado tampoco ha sido ni es conocido por la denominaciуn “Bugatti”.

Por otra parte, las alegaciones y pruebas aportadas por el Demandado no permiten concluir que ostente algъn derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio.

Ademбs, en la respuesta que el Demandado enviу para contestar al requerimiento de la Demandante, mediante carta que firmу йl mismo (Anexo 4 de la Demanda), se reconoce de forma implнcita su falta de legitimaciуn. Dicha carta tenнa el siguiente contenido:

“Muy seсores nuestros:

Antes de perder el tiempo en discusiones y procedimientos hemos decidido desprendernos de dicho dominio. Habiendo contactado con otras empresas que se denominan Bugatti, tanto en Alemania, Italia, Francia y poseedoras de marcas comunitarias con el tйrmino “Bugatti” les hemos pedido una oferta por dicho dominio, pues su valor creemos que lo pone quien lo compra, y la mejor que hemos obtenido ha sido por un importe de 82.000 euros mas IVA.

Si estбn dispuestos a mejorar dicha oferta (mнnimo 3.000 euros) podremos llegar a un acuerdo. Si en el transcurso de 1 semana (dнa 7 de Junio, 12 horas) no obtenemos respuesta de ustedes supondremos que no estбn interesados y procederemos a la venta y transferencia de dicho dominio a sus nuevos propietarios.”

Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que en el membrete de la referida carta consta “Map-Factory Ediciones S. L.”, sin que aparezca ninguna menciуn a la denominaciуn Bugatti, ya sea a titulo de marca, de nombre comercial o de nombre de dominio. Es decir, la documentaciуn que consta en el expediente administrativo confirma que, hasta la fecha en que fue iniciado este procedimiento, el Demandado no era en absoluto conocido en el trбfico econуmico por la denominaciуn Bugatti sino, en todo caso, por la mencionada Map-Factory Ediciones S.L., la cual consta igualmente como contacto administrativo, de facturaciуn y tйcnico” (con idйntico domicilio) del nombre de dominio “el corteingl.es”, que tambiйn registrу el Demandado a su nombre.

En efecto, si el Demandado efectuу un ofrecimiento expreso de venta del nombre de dominio a la Demandante, con amenazas de ofrecйrselo a otras empresas que, segъn йl, tambiйn poseen marcas, es porque asume que carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio.

Por otra parte, es evidente que la elecciуn del tйrmino “bugatti” para registrar el nombre de dominio no pudo ser casual, puesto que Bugatti es una marca notoria y posee gran prestigio entre los consumidores, aficionados y conocedores del mundo del motor.

La notoriedad de dicha marca no requiere prueba, sin embargo la Demandante ha aportado abundantes documentos de prueba que avalan esa notoriedad.

Tampoco cabe suponer que sea casual la elecciуn por el Demandado del nombre de dominio “elcorteingl.es”, tan sumamente similar a la marca notoria El Corte Inglйs; este dato mбs bien permite constatar que el presente caso no es el ъnico en que el Demandado se apropia de un nombre de dominio confundible con una marca notoria ajena.

Pretende el demandado justificar su actuaciуn aduciendo que el nombre de dominio va a ser utilizado para constituir una sociedad limitada con la denominaciуn social “Bugatti Diseсo S.L.”, que se ha de dedicar al “diseсo de accesibilidad para personas con deficiencias visuales y auditivas”. Para acreditarlo, aporta la certificaciуn preceptiva emitida por el Registro Mercantil Central; sin embargo dicha certificaciуn estб fechada el 30 de junio de 2006, es decir, en fecha posterior a la notificaciуn de la demanda e iniciaciуn del presente procedimiento (23 de junio de 2006).

En cualquier caso, la sociedad Demandante, ademбs del derecho de marca, tambiйn ostenta derechos anteriores al nombre comercial Bugatti, como elemento principal y distintivo de su denominaciуn social, conforme al artнculo 8є del Convenio de la Uniуn de Parнs para la protecciуn de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (Instrumento de Ratificaciуn 13.12.1971, BOE 1.02.1974), que dice textualmente: “El nombre comercial serб protegido en todos los paнses de la Uniуn sin obligaciуn de depуsito o de registro, forme o no parte de una marca de fбbrica o de comercio”. Este precepto concuerda con el Artнculo 9.1, d) de la vigente Ley de Marcas.

Por ъltimo, cabe aсadir que el uso de la marca BUGATTI por parte del Demandado como denominaciуn social, tal y como anuncia en este procedimiento, podrнa constituir infracciуn de los derechos de la Demandante, conforme a la vigente Ley de Marcas espaсola, en particular, tratбndose de una marca notoria. Dicha Ley incluso prohнbe a los уrganos registrales competentes otorgar denominaciones de personas jurнdicas que puedan originar confusiуn con una marca o un nombre comercial notorios o renombrados y la posible disoluciуn de pleno derecho de la sociedad por violaciуn del derecho de marca cuando judicialmente fuera impuesto el cambio de denominaciуn social (Disposiciones Adicionales 14Є y 17Є de la Ley de Marcas). Estos preceptos legales vinieron a confirmar la Jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, pues, afirmada la libertad de elecciуn de la denominaciуn social, se impone reglamentariamente (normas del Registro Mercantil) la exigencia de veracidad para impedir que se utilice como tal una expresiуn o tйrminos que puedan inducir a error sobre la propia identidad de la sociedad, asн como para lograr una mayor transparencia en el mercado.

Por tanto, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artнculo 2.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

En el presente caso, la Demandante ha aportado abundantes pruebas que acreditan el renombre de la marca BUGATTI. Y hemos de tener en cuenta que las marcas renombradas gozan de una especial protecciуn (Artнculo 6bis del Convenio de la Uniуn de Parнs, Artнculo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artнculo 8 de la Ley de Marcas espaсola).

Esa notoriedad o renombre del distintivo Bugatti permite presumir que el Demandado, al registrar el nombre de dominio, era consciente de estar apropiбndose de una marca ajena. Sin embargo, en el presente caso no se trata de una simple presunciуn, ya que el propio Demandado lo ha admitido en su referida carta del 30 de mayo de 2006, en la que, ademбs de ofrecer la venta del nombre de dominio al Demandante por 85000 euros, amenaza con la posibilidad de ofrecйrselo a terceros.

Tal actuaciуn es subsumible en el Artнculo 2 del Reglamento, concretamente cuando se refiere a las “Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe”, que establece:

“Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe, cuando:

1. El demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier tнtulo el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de йste, por un valor cierto que supera el coste documentado que estй relacionado directamente con el nombre de dominio”.

La Doctrina tambiйn ha establecido que el registro de un nombre de dominio idйntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe, sin olvidar que йste no es el ъnico nombre de dominio que ha registrado el Demandado consistente en marca notoria (entre otras Decisiones Eresmбs Interactiva, S.A. / Alehop Internet, S.L. v. Alehop.com/M Garcнa, Caso OMPI Nє. D2001-0949 ; Banco Espaсol de Crйdito, S.A. vs. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira,Caso OMPI Nє. D2000-0018; Gestevision Telecinco, S.A vs. D. Javier Garcнa Quintas, Caso OMPI N Nє. D2002-0137; Lycos Espaсa Internet Services S.L. vs. Mediaweb S.L., Caso OMPI Nє. D2004-0434).

En conclusiуn, es obvio que al ser BUGATTI una marca notoria, su registro y uso como nombre de dominio difнcilmente pueden obedecer a una actuaciуn basada en la buena fe del Demandado.

Por otra parte, recordemos que el Reglamento tambiйn prevй como “Prueba de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe, cuando: (…) El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su pбgina web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de su pбgina web o de un producto o servicio que figure en su pбgina web”.

En la fecha de presentaciуn de la demanda, el sitio web “www.bugatti.es” no tenнa ningъn contenido; sin embargo el Experto, tal y como antes se apuntу (apartado 4, Antecedentes de Hecho), ha comprobado personalmente la existencia de un portal de Internet que contiene vнnculos a otras pбginas agrupadas por categorнas (entre ellas una dedicada a automociуn) y un buscador.

Es decir, las alegaciones del Demandado quedan desvirtuadas de nuevo ante este hecho, pues en este nuevo sitio web y bajo el tнtulo <bugatti.es>, que aparece de forma destacada, se ofrece todo tipo de vнnculos a productos y servicios que incluso coinciden en el mismo sector de la Demandante o pueden tener conexiуn o asociaciуn con la Demandante. Todo lo cual abunda en la clara intenciуn del Demandado de aprovechar indebidamente el prestigio de la marca BUGATTI, con independencia de que tal uso pueda constituir asimismo una infracciуn de la repetida marca, conforme al Artнculo 34 de la Ley de Marcas antes mencionado.

Por todo ello, el Experto considera que tambiйn se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <bugatti.es > sea transferido a la Demandante.

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Antonia Ruiz Lуpez
Experto Ъnico

Fecha: 10 de agosto de 2006