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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Julio Martnez Santano v. PC One Computers and Phones, S.L.

Caso NDES2006-0015

 

1. Las Partes

El Demandante es Julio Martnez Santano, Cceres, Espaa, representado por Daz de Bustamante, Espaa.

El Demandado es PC One Computers and Phones, S.L., Cartagena, Murcia, Espaa, representado por LB&A Abogados, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <pcone.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el“Centro”) el 18dejuliode2006. El 18dejuliode2006 el Centro envi a ESNIC va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 21dejulio ESNIC envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo. En respuesta a una notificacin del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present escrito de modificacin a la Demanda el 14deagostode2006. El Centro verific que la Demanda cumpla los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolucin extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa (“.ES”) (elReglamento).

De conformidad con los artculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15deagostode2006. De conformidad con el artculo16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 4deseptiembrede2006. El Escrito de Contestacin a la Demanda fue presentado ante el Centro el 4deseptiembrede2006.

El Centro nombr a Paz Soler Masota como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 3deoctubrede2006, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artculo5 del Reglamento. ElExperto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Se tienen por relevantes al caso los siguientes antecedentes de hecho y circunstancias:

El Demandante es titular de la marca espaola n 2637897/3 PCONE (mixta), para la clase35, concedida el 29dejuliode2005, y en vigor.

El Demandado registr el nombre de dominio en controversia en fecha 12demayode2005. El Demandado, en su momento, solicit el dominio controvertido amparado en la legitimidad formal que al efecto le otorgaba el hecho de que su ncleo (laexpresin“pcone”) constituye un nombre abreviado del propio de la denominacin de su sociedad, constituida por virtud de su inscripcin en el Registro Mercantil en fecha 4demarzode2005, todo ello conforme al artculo 8.1.b) de la Orden CTE/662/2003, de 18demarzo, por la que se aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de internet bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa (“es.”) (enadelante, la “Orden 2003”).

Por lo dems, el nombre de dominio controvertido se halla activo en el momento de emitir la presente Decisin. El Panel ha tenido acceso al referido nombre de dominio en varias ocasiones, la ltima en fecha 16deoctubrede2005, siendo que en la configuracin inicial se proporciona al visitante informacin acerca de la empresa del Demandado, al tiempo que un link a travs del que se accede, a su vez, al sitio “www.pcmod.com”, el cual es explcitamente presentado como la tienda online del Demandado. Segn se anuncia en el referido sitio web, la denominacin “pcmod” estara protegida por una marca espaola registrada titularidad del Demandado, circunstancia esta ltima no alegada ni demostrada por el mismo en su escrito de contestacin, cuya veracidad no ha podido por lo tanto ser contrastada por el Panel. Todo lo anterior, si bien no es objeto de controversia en el presente procedimiento, resulta pertinente, como despus ha de verse.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante considera que el nombre de dominio controvertido constituye un registro de carcter abusivo y especulativo orientado a lesionar sus intereses comerciales, todo ello por cuanto:

- El Demandante es titular de la marca espaola n 2637897/3 “pcone” (mixta), la cual es idntica desde un punto de vista fontico, conceptual y aplicativo con el dominio controvertido, lo cual genera confusin en el pblico consumidor, tanto ms cuanto el Demandado presta a travs de la web distinguida con el mismo una actividad idntica a la del Demandante bajo su marca (distribucin y venta de equipos informticos), con el consecuente desvo de clientela del Demandante a favor del Demandado.

- El registro del dominio controvertido limita las posibilidades de expansin del negocio de la Demandante en la red Internet.

- El Demandado no posee derecho ni inters legtimos en el dominio objeto de controversia por carecer de derecho de marca o nombre comercial, siendo significativo que solicitara en fecha 3demayode2005 sendas marcas denominativas (“pc one computers and phones”) para las clases 35 y 39, a cuya concesin se opuso con xito la Demandante, habiendo sido denegadas por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas en fecha 26deabrilde2006.

- El Demandado fue constituido legalmente en fecha 4demarzode2005, “(…)esdecir, con posterioridad al registro de la marca espaola nm. 2.637.897 / 3 PCONE (y diseo) del demandante, y que sus actividades se iniciaron, por tanto, una vez que el demandante ya haba protegido la denominacin PCONE a su nombre” (Texto de la Demanda, pgina 8).

- Sobre lo anterior, que “la fecha de registro del nombre de dominio <pcone.es> objeto de la presente demanda, 12demayode2005, es tambin posterior a la solicitud de marca del demandante (…) (siendo) (e)vidente que la firma demandada procedi a registrar el nombre de dominio <pcone.es> en base a una ‘solicitud’ o ‘solicitudes’ de marca que estaban en trmite, concretamente recin presentadas, ya que las marcas fueron depositadas en fecha 3demayode2005 y el nombre de dominio se registr el siguiente 12demayo del mismo ao” (Textode la Demanda, pgina 8).

- Por lo dems, el Demandado hace un uso comercial ilegtimo y desleal del nombre de dominio reivindicado, con una clara intencin de desviar a los consumidores de manera equivocada hacia sus productos y servicios con nimo de lucro.

- En fin, por cuanto el Demandante ya envi un requerimiento al Demandado en fecha 30deseptiembrede2005, del que result un cambio en el diseo de la pgina web alojada en el dominio controvertido, consistente en la sustitucin de la letra “O” de “ONE” por la representacin esquemtica de un botn de encendido y apagado de ordenadores, aadindose adems la expresin “Computers and Phones”.

- Y as, de todo lo anterior, que el Demandante solicita la transferencia en su favor del nombre de dominio objeto de la presente controversia.

B. Demandado

Con carcter preliminar a la exposicin de su contestacin a las alegaciones del Demandante, el Demandado se opone a la competencia del Panel para la resolucin de la presente controversia, por cuanto el nombre de dominio objeto de la misma fue registrado en fecha 12demayode2005, como consecuencia de una solicitud presentada de conformidad con la Orden2003 bajo la cual no se prevea, en modo alguno, que los acuerdos de registro estuvieran sometidos al presente procedimiento de resolucin de controversias, slo aplicable a su entender a partir de la Orden ITC/1542/de 2005, de 19demayo (el Demandado comete un error menor en la transcripcin de la fecha, al hacer constar el 29demayo) (en adelante, la Orden2005), y del Reglamento de fecha 7denoviembre del mismo ao (en adelante, el Reglamento), cuando comienzan a someterse los registros de dominios bajo el cdigo de pas [es.] al presente procedimiento administrativo. En consecuencia, y en su opinin, resulta contrario a Derecho aplicar a un nombre de dominio registrado bajo unas determinadas condiciones unos criterios ms perjudiciales de conformidad con una disposicin normativa cronolgicamente posterior siendo, adems, que el Demandado no se ha sometido en ningn momento al mismo.

Subsidiariamente, y para el caso de que se desestime la alegacin de inadecuacin del procedimiento administrativo, el Demandado contesta a las alegaciones del Demandante en los siguientes trminos, en sntesis:

- Si bien el Demandado no discute la identidad entre el nombre de dominio registrado y la marca titularidad del Demandante, s discute que la misma goce de notoriedad o prestigio en el mbito de los productos y servicios distinguidos bajo la misma, circunstancia en absoluto probada por el Demandante, quien adems ha omitido deliberadamente que tal signo distintivo slo es utilizado como rtulo de establecimiento de una tienda situada en la ciudad de Cceres, la cual slo fue operativa a partir de septiembrede2005, circunstancia sta no obstante que el Demandado no puede, segn alega, demostrar, por tratarse de una prueba diablica.

- Que es falso y no ha sido demostrado por el Demandante que la clientela de ste haya realizado pedidos al Demandado, bajo la creencia de que son una misma empresa.

- Que posee un inters legtimo en el nombre de dominio, basado en su denominacin social “PC One Computers and Phones, S.L.”, de conformidad con las normas de composicin establecidas para los nombres de dominio de segundo nivel en la Orden 2003, legitimidad que fue objeto de comprobacin en su momento por la autoridad de asignacin. As pues, resulta incierto que el registro del nombre de dominio trajo causa en solicitud de marca alguna.

- Que el Demandante podra haber asimismo solicitado el nombre de dominio derivado de su registro de marca espaola, pero que en este caso de doble legitimidad o acceso al nombre de dominio <pcone.es>, rige la regla de “first come, first served”, consagrada en la Disposicin Quinta del Plan Nacional establecido en la Orden 2003.

- Que, en todo caso, y a efectos de constituir su sociedad en el Registro mercantil, hizo reserva de la correspondiente denominacin en fecha 7defebrerode2005 (de nuevo el Demandado comete un error, consignando como ao de referencia el2006), por lo tanto diecisis das antes de que el Demandante solicitara su marca espaola y casi dos meses antes de que la referida solicitud fuera objeto de publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial.

- Que, desde su constitucin, ha venido utilizando la denominacin PC ONE en el trfico mercantil, siendo conocida e identificada en el mercado y en Internet bajo tal denominacin, que coincide con la parte ms significativa y diferenciadora de su denominacin social.

- Que es ampliamente reconocida por la denominacin PC ONE, como lo prueba el nmero de visitas diarias obtenidas as como el despliegue de publicidad en varios medios, cuyos gastos ha acreditado mediante la aportacin de copias de facturas.

- En fin, que a contrario de lo que argumenta el Demandante, las resoluciones de denegacin de las marcas espaolas por ella solicitadas no son firmes, habindose interpuesto los correspondientes recursos de alzada.

 

6. Cuestin preliminar: sobre la competencia del Panel para la resolucin de la presente controversia

Segn el Demandado, la Orden 2003 no previ en modo alguno sistema de resolucin de controversias para los registros de dominios efectuados bajo el mismo. A juicio de este Panel, esta afirmacin se compadece mal con el tenor de la Disposicin Adicional Sexta, apartado 8 de la Ley 34/2002, de 11dejulio, de Servicios de la Sociedad de la Informacin y Comercio Electrnico, as como, con idntica literalidad, con el tenor de la Disposicin Adicional Segunda de la Orden 2003 que, bajo la rbrica “Sistema de resolucin extrajudicial de conflictos derivados de la utilizacin de nombres de dominio”, estableci expresamente lo siguiente:

“Como complemento a este Plan y en los trminos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de designacin podr establecer un sistema de resolucin extrajudicial de conflictos sobre la utilizacin de nombres de dominio, incluidos los relacionados con los derechos de propiedad industrial.

Este sistema, que asegurar a las partes afectadas las garantas procesales adecuadas, se aplicar sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que las partes puedan ejercitar”

Las normas precitadas constituyen una habilitacin en blanco a la autoridad de designacin para la implantacin de un sistema extrajudicial de resolucin de conflictos respecto de todos los dominios bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa, el cual se anticipa de carcter obligatorio (“se aplicar”), en el bien entendido de que el mismo habr de respetar, como por otra parte no podra ser de otro modo, las garantas procesales de las partes en conflicto y, en todo caso, el derecho de las mismas de ejercitar cuantas acciones les asistan en defensa de su posicin ante los tribunales ordinarios. En este sentido, vale decir que la Disposicin Adicional Segunda de la Orden2005, que deroga y sustituye la Orden 2003, integra aquella habilitacin normativa estableciendo los principios que han de informar el sistema de resolucin extrajudicial de conflictos que despus concret el Reglamento, siendo uno de tales principios el de obligatoriedad de participacin en el mismo del titular del nombre de dominio en controversia [Disposicin Adicional Segunda, letra c) Orden 2005]. Y no ha de verse en tal principio de obligatoriedad un perjuicio a la posicin del titular del nombre de dominio registrado antes de la entrada en vigor de la Orden 2005, toda vez que tal principio ha de ponerse en relacin con otro, asimismo esencial, por cuya virtud los resultados del sistema extrajudicial se entendern vinculantes para las partes y la autoridad de asignacin, salvo que se inicien procedimientos judiciales en el plazo de treinta (30) das naturales a partir de su notificacin a las partes [Disposicin Adicional Segunda, letra e) Orden2005]. Esta va queda, por supuesto y en todo caso, expedita para el Demandado.

De todo lo anterior que el Panel se considera competente para conocer del fondo del asunto, en los trminos que siguen a continuacin.

 

7. Debate sobre el fondo y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Panel ha de resolver la Demanda en base a:

- las declaraciones y los documentos presentados por las Partes;

- lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento; y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho espaol que el Panel considere aplicables.

Como quiera que el Reglamento tiene un precedente y concordancia inmediatos respecto del procedimiento de resolucin de controversias sobre nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI, el Panel estimar asimismo la doctrina consolidada del mismo, de conformidad con la Decisin del Panel en el caso Estudios Universitarios Superiores de Andaluca, S.L. v. Eusanet, S.L.,Caso OMPI NDES2006-0005.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimacin de la Demanda contenidos en el Artculo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carcter especulativo o abusivo del dominio en controversia, stos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca confusin, con otro trminos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;

- que el demandado carezca de derechos o intereses legtimos en relacin con el nombre de dominio; y

- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

El Demandado manifiesta expresamente la no discusin acerca de la identidad entre el dominio registrado y la marca espaola nmero 2637897 titularidad del Demandante (Texto de Contestacin de la Demanda, pgina 5), por lo que este presupuesto se considera acreditado.

B. Derechos o intereses legtimos del Demandado sobre el nombre de dominio

El supuesto de hecho del presente procedimiento resulta complejo por cuanto deriva, en ltimo trmino, de la coexistencia en el mercado espaol de una marca y una denominacin social (en la que se ampara el dominio) pertenecientes, respectivamente, a dos titulares distintos. El supuesto es tanto ms complejo si se repara en la relativa proximidad temporal con la que las Partes han desarrollado su poltica de identificacin empresarial en el mismo sector de actividad, si bien en localidades espaolas distantes.

En el mbito espaol, la concesin de signos distintivos (marcas, nombres comerciales) y denominaciones sociales se realiza sin conexin entre los procedimientos relativos, que son ejecutados por autoridades distintas, aspecto ste que ha sido objeto de examen crtico por nuestra mejor doctrina, en tanto que no operan mecanismos de prevencin de los conflictos que se producen por la concurrencia en el mercado de signos idnticos o similares de distinta procedencia empresarial, con la consiguiente situacin de potencial confusin entre los consumidores. La resolucin de este complejo conflicto es competencia exclusiva de los tribunales espaoles, quienes en ltimo trmino se habran de pronunciar sobre el mejor derecho de una de las partes en lid, cuestin sta que trasciende a la competencia propia de este Panel, que se ha de limitar a constatar si el registro y uso del nombre en controversia es o no conforme a los principios y reglas establecidos en el Reglamento.

En el mbito concreto que ahora nos ocupa, resulta claro que el legislador espaol, en la configuracin de los criterios de legitimacin para la obtencin de un nombre de dominio ha facultado, al efecto, e indistintamente, tanto al titular de una marca (yaconcedida, no por obvio irrelevante por lo que hace al presente caso) como al titular de una denominacin social sin que tal titular deba pues acreditar serlo cumulativamente de ambos ttulos de proteccin. La autoridad de asignacin de los nombres de dominio se limita a constatar la concurrencia de dicha legitimidad formal, requisito que se cumpli en el presente caso, toda vez que el Demandado solicit un nombre de dominio coincidente con la abreviatura de su denominacin social y, adems, con la parte diferenciadora de la misma “PC One”, siendo irrelevante a estos efectos que subsista o no el espacio en la estructura del nombre de dominio finalmente registrado.

De nuevo, y en evitacin de toda duda, no compete al Panel decidir sobre la validez de la denominacin social del Demandado, sino a los tribunales espaoles, en lnea con la doctrina en el caso Hostelera y Jardines S.L. v. Viveros Huerto del Cura, S.A., Caso OMPI NDES2006-0014.

Sin perjuicio de lo anterior, el Demandante no ha conseguido demostrar que la solicitud del nombre de dominio lo fuera de mala fe. De los hechos y circunstancias demostrados por las Partes, queda claro que, en fecha de constitucin de la sociedad del Demandado, el Demandante no era titular de marca alguna, tan slo de una solicitud de marca y de la consiguiente expectativa (que no certeza ni garanta) de obtener finalmente su registro. Es ms, el Demandante obtuvo el registro de su marca en fecha 29dejuliode2005, a partir de la cual podra haber concurrido hipotticamente en la solicitud del nombre de dominio controvertido con el Demandado, nunca antes. Por lo dems, el Demandante tampoco ha aportado prueba alguna en demostracin de su supuesta notoriedad en el sector, por lo que este Panel asume fiablemente que, en fecha del registro del nombre de dominio, el Demandando no estaba en condiciones de conocer de la existencia del Demandante, tanto ms vista la distancia geogrfica existente entre las localidades donde operan las Partes en controversia.

As pues, no concurre el segundo de los presupuestos necesarios para la estimacin de la Demanda.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

En lnea con la doctrina establecida por el Panel en el precitado Hostelera y Jardines S.L. v. Viveros Huerto del Cura, S.A., Caso OMPI NDES2006-0014 “una vez que la demandada ha acreditado ser titular de derechos que la legitiman formalmente para hacer uso de la denominacin controvertida, no cabe en principio apreciar la concurrencia de mala fe”.

Pero es que el Demandante tampoco ha conseguido desvirtuar que el Demandado haya desplegado un comportamiento desleal en la utilizacin del dominio controvertido. En efecto, de un lado, no se sostiene la alegacin consistente en que el registro le impide una expansin de su negocio en el mbito de la red Internet. En este sentido, el Demandado ha aportado prueba de que el Demandante registr en su favor un nombre de dominio en fecha 8denoviembrede2005 <pconetienda.com>, y de que el mismo no ha estado operativo, circunstancia que el Panel ha podido comprobar. De otro lado, tampoco es asumible la alegacin consistente en que el Demandando ha desviado deslealmente y en su provecho a la clientela natural del Demandante. Y ello, fundamentalmente, por cuanto, a la vista de la documentacin aportada por las Partes, el Demandado no ha ocultado su identidad frente al pblico, ni tampoco ha incurrido en estrategias de deliberada asociacin con el Demandante. Lo anterior se deduce de la configuracin del sitio web bajo el dominio en controversia que el propio Demandante aporta con el texto de su demanda (Acta de Protocolizacin de fecha 26deseptiembrede2005, Anexo 11dela Demanda), pero tambin en la configuracin actual del mismo en el que, como qued sealado en los antecedentes, el Demandando declara preliminarmente su identidad empresarial, al tiempo que incluye un link a travs del cual se accede a la tienda virtual de la entidad PC One Computers and Phones, S.L. As las cosas, el consumidor razonablemente atento ha tenido elementos suficientes para identificar el sitio web bajo el dominio controvertido con el titular de la denominacin social “PC One Computers and Phones, S.L.”. El hecho de que el Demandado pueda estar, en la actualidad, variando su estrategia de presentacin en el mercado (mediantela creacin de otros portales o el registro de otros signos distintivos diversos) no altera objetivamente esta conclusin.

Por lo dems, la continuidad en la explotacin comercial del sitio web desde mediados del ao 2005 y las inversiones realizadas por el Demandado en publicidad, son indicativos de los esfuerzos desplegados por el Demandando de buena fe, con el fin de potenciar un canal de distribucin para los productos y servicios de la entidad mercantil PC One Computers and Phones, S.L.

En suma, el Demandado ha demostrado que, pese a no tener registrado en su favor un signo distintivo coincidente con su nombre de dominio, ha hecho un uso efectivo del mismo y es conocido e identificado en el mercado y en Internet bajo tal denominacin, siendo esta circunstancia relevante a efectos de constatar su buena fe en el uso del dominio controvertido, como estableci el Panel recientemente en la precitada Decisin Estudios Universitarios Superiores de Andaluca, S.L. v. Eusanet, S.L., Caso OMPI NDES2006-0005.

De lo anterior que no concurra el tercer presupuesto necesario para la estimacin de la Demanda.

 

8. Decisin

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.


Paz Soler Masota
Experto

Fecha: 18deoctubrede2006

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/des2006-0015.html

 

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