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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Julio Martнnez Santano v. PC One Computers and Phones, S.L.

Caso N° DES2006-0015

 

1. Las Partes

El Demandante es Julio Martнnez Santano, Cбceres, Espaсa, representado por Dнaz de Bustamante, Espaсa.

El Demandado es PC One Computers and Phones, S.L., Cartagena, Murcia, Espaсa, representado por LB&A Abogados, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <pcone.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 18 de julio de 2006. El 18 de julio de 2006 el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 21 de julio ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу escrito de modificaciуn a la Demanda el 14 de agosto de 2006. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de agosto de 2006. De conformidad con el artнculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 4 de septiembre de 2006. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 4 de septiembre de 2006.

El Centro nombrу a Paz Soler Masota como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 3 de octubre de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Se tienen por relevantes al caso los siguientes antecedentes de hecho y circunstancias:

El Demandante es titular de la marca espaсola nє 2637897/3 PCONE (mixta), para la clase 35, concedida el 29 de julio de 2005, y en vigor.

El Demandado registrу el nombre de dominio en controversia en fecha 12 de mayo de 2005. El Demandado, en su momento, solicitу el dominio controvertido amparado en la legitimidad formal que al efecto le otorgaba el hecho de que su nъcleo (la expresiуn “pcone”) constituye un nombre abreviado del propio de la denominaciуn de su sociedad, constituida por virtud de su inscripciуn en el Registro Mercantil en fecha 4 de marzo de 2005, todo ello conforme al artнculo 8.1.b) de la Orden CTE/662/2003, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de internet bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“es.”) (en adelante, la “Orden 2003”).

Por lo demбs, el nombre de dominio controvertido se halla activo en el momento de emitir la presente Decisiуn. El Panel ha tenido acceso al referido nombre de dominio en varias ocasiones, la ъltima en fecha 16 de octubre de 2005, siendo que en la configuraciуn inicial se proporciona al visitante informaciуn acerca de la empresa del Demandado, al tiempo que un link a travйs del que se accede, a su vez, al sitio “www.pcmod.com”, el cual es explнcitamente presentado como la tienda online del Demandado. Segъn se anuncia en el referido sitio web, la denominaciуn “pcmod” estarнa protegida por una marca espaсola registrada titularidad del Demandado, circunstancia esta ъltima no alegada ni demostrada por el mismo en su escrito de contestaciуn, cuya veracidad no ha podido por lo tanto ser contrastada por el Panel. Todo lo anterior, si bien no es objeto de controversia en el presente procedimiento, resulta pertinente, como despuйs ha de verse.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante considera que el nombre de dominio controvertido constituye un registro de carбcter abusivo y especulativo orientado a lesionar sus intereses comerciales, todo ello por cuanto:

- El Demandante es titular de la marca espaсola nє 2637897/3 “pcone” (mixta), la cual es idйntica desde un punto de vista fonйtico, conceptual y aplicativo con el dominio controvertido, lo cual genera confusiуn en el pъblico consumidor, tanto mбs cuanto el Demandado presta a travйs de la web distinguida con el mismo una actividad idйntica a la del Demandante bajo su marca (distribuciуn y venta de equipos informбticos), con el consecuente desvнo de clientela del Demandante a favor del Demandado.

- El registro del dominio controvertido limita las posibilidades de expansiуn del negocio de la Demandante en la red Internet.

- El Demandado no posee derecho ni interйs legнtimos en el dominio objeto de controversia por carecer de derecho de marca o nombre comercial, siendo significativo que solicitara en fecha 3 de mayo de 2005 sendas marcas denominativas (“pc one computers and phones”) para las clases 35 y 39, a cuya concesiуn se opuso con йxito la Demandante, habiendo sido denegadas por la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas en fecha 26 de abril de 2006.

- El Demandado fue constituido legalmente en fecha 4 de marzo de 2005, “(…) es decir, con posterioridad al registro de la marca espaсola nъm. 2.637.897 / 3 PCONE (y diseсo) del demandante, y que sus actividades se iniciaron, por tanto, una vez que el demandante ya habнa protegido la denominaciуn PCONE a su nombre” (Texto de la Demanda, pбgina 8).

- Sobre lo anterior, que “la fecha de registro del nombre de dominio <pcone.es> objeto de la presente demanda, 12 de mayo de 2005, es tambiйn posterior a la solicitud de marca del demandante (…) (siendo) (e)vidente que la firma demandada procediу a registrar el nombre de dominio <pcone.es> en base a una ‘solicitud’ o ‘solicitudes’ de marca que estaban en trбmite, concretamente reciйn presentadas, ya que las marcas fueron depositadas en fecha 3 de mayo de 2005 y el nombre de dominio se registrу el siguiente 12 de mayo del mismo aсo” (Texto de la Demanda, pбgina 8).

- Por lo demбs, el Demandado hace un uso comercial ilegнtimo y desleal del nombre de dominio reivindicado, con una clara intenciуn de desviar a los consumidores de manera equivocada hacia sus productos y servicios con бnimo de lucro.

- En fin, por cuanto el Demandante ya enviу un requerimiento al Demandado en fecha 30 de septiembre de 2005, del que resultу un cambio en el diseсo de la pбgina web alojada en el dominio controvertido, consistente en la sustituciуn de la letra “O” de “ONE” por la representaciуn esquemбtica de un botуn de encendido y apagado de ordenadores, aсadiйndose ademбs la expresiуn “Computers and Phones”.

- Y asн, de todo lo anterior, que el Demandante solicita la transferencia en su favor del nombre de dominio objeto de la presente controversia.

B. Demandado

Con carбcter preliminar a la exposiciуn de su contestaciуn a las alegaciones del Demandante, el Demandado se opone a la competencia del Panel para la resoluciуn de la presente controversia, por cuanto el nombre de dominio objeto de la misma fue registrado en fecha 12 de mayo de 2005, como consecuencia de una solicitud presentada de conformidad con la Orden 2003 bajo la cual no se preveнa, en modo alguno, que los acuerdos de registro estuvieran sometidos al presente procedimiento de resoluciуn de controversias, sуlo aplicable a su entender a partir de la Orden ITC/1542/de 2005, de 19 de mayo (el Demandado comete un error menor en la transcripciуn de la fecha, al hacer constar el 29 de mayo) (en adelante, la Orden 2005), y del Reglamento de fecha 7 de noviembre del mismo aсo (en adelante, el Reglamento), cuando comienzan a someterse los registros de dominios bajo el cуdigo de paнs [es.] al presente procedimiento administrativo. En consecuencia, y en su opiniуn, resulta contrario a Derecho aplicar a un nombre de dominio registrado bajo unas determinadas condiciones unos criterios mбs perjudiciales de conformidad con una disposiciуn normativa cronolуgicamente posterior siendo, ademбs, que el Demandado no se ha sometido en ningъn momento al mismo.

Subsidiariamente, y para el caso de que se desestime la alegaciуn de inadecuaciуn del procedimiento administrativo, el Demandado contesta a las alegaciones del Demandante en los siguientes tйrminos, en sнntesis:

- Si bien el Demandado no discute la identidad entre el nombre de dominio registrado y la marca titularidad del Demandante, sн discute que la misma goce de notoriedad o prestigio en el бmbito de los productos y servicios distinguidos bajo la misma, circunstancia en absoluto probada por el Demandante, quien ademбs ha omitido deliberadamente que tal signo distintivo sуlo es utilizado como rуtulo de establecimiento de una tienda situada en la ciudad de Cбceres, la cual sуlo fue operativa a partir de septiembre de 2005, circunstancia йsta no obstante que el Demandado no puede, segъn alega, demostrar, por tratarse de una prueba diabуlica.

- Que es falso y no ha sido demostrado por el Demandante que la clientela de йste haya realizado pedidos al Demandado, bajo la creencia de que son una misma empresa.

- Que posee un interйs legнtimo en el nombre de dominio, basado en su denominaciуn social “PC One Computers and Phones, S.L.”, de conformidad con las normas de composiciуn establecidas para los nombres de dominio de segundo nivel en la Orden 2003, legitimidad que fue objeto de comprobaciуn en su momento por la autoridad de asignaciуn. Asн pues, resulta incierto que el registro del nombre de dominio trajo causa en solicitud de marca alguna.

- Que el Demandante podrнa haber asimismo solicitado el nombre de dominio derivado de su registro de marca espaсola, pero que en este caso de doble legitimidad o acceso al nombre de dominio <pcone.es>, rige la regla de “first come, first served”, consagrada en la Disposiciуn Quinta del Plan Nacional establecido en la Orden 2003.

- Que, en todo caso, y a efectos de constituir su sociedad en el Registro mercantil, hizo reserva de la correspondiente denominaciуn en fecha 7 de febrero de 2005 (de nuevo el Demandado comete un error, consignando como aсo de referencia el 2006), por lo tanto diecisйis dнas antes de que el Demandante solicitara su marca espaсola y casi dos meses antes de que la referida solicitud fuera objeto de publicaciуn en el Boletнn Oficial de la Propiedad Industrial.

- Que, desde su constituciуn, ha venido utilizando la denominaciуn PC ONE en el trбfico mercantil, siendo conocida e identificada en el mercado y en Internet bajo tal denominaciуn, que coincide con la parte mбs significativa y diferenciadora de su denominaciуn social.

- Que es ampliamente reconocida por la denominaciуn PC ONE, como lo prueba el nъmero de visitas diarias obtenidas asн como el despliegue de publicidad en varios medios, cuyos gastos ha acreditado mediante la aportaciуn de copias de facturas.

- En fin, que a contrario de lo que argumenta el Demandante, las resoluciones de denegaciуn de las marcas espaсolas por ella solicitadas no son firmes, habiйndose interpuesto los correspondientes recursos de alzada.

 

6. Cuestiуn preliminar: sobre la competencia del Panel para la resoluciуn de la presente controversia

Segъn el Demandado, la Orden 2003 no previу en modo alguno sistema de resoluciуn de controversias para los registros de dominios efectuados bajo el mismo. A juicio de este Panel, esta afirmaciуn se compadece mal con el tenor de la Disposiciуn Adicional Sexta, apartado 8Є de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaciуn y Comercio Electrуnico, asн como, con idйntica literalidad, con el tenor de la Disposiciуn Adicional Segunda de la Orden 2003 que, bajo la rъbrica “Sistema de resoluciуn extrajudicial de conflictos derivados de la utilizaciуn de nombres de dominio”, estableciу expresamente lo siguiente:

“Como complemento a este Plan y en los tйrminos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de designaciуn podrб establecer un sistema de resoluciуn extrajudicial de conflictos sobre la utilizaciуn de nombres de dominio, incluidos los relacionados con los derechos de propiedad industrial.

Este sistema, que asegurarб a las partes afectadas las garantнas procesales adecuadas, se aplicarб sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que las partes puedan ejercitar”

Las normas precitadas constituyen una habilitaciуn en blanco a la autoridad de designaciуn para la implantaciуn de un sistema extrajudicial de resoluciуn de conflictos respecto de todos los dominios bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa, el cual se anticipa de carбcter obligatorio (“se aplicarб”), en el bien entendido de que el mismo habrб de respetar, como por otra parte no podrнa ser de otro modo, las garantнas procesales de las partes en conflicto y, en todo caso, el derecho de las mismas de ejercitar cuantas acciones les asistan en defensa de su posiciуn ante los tribunales ordinarios. En este sentido, vale decir que la Disposiciуn Adicional Segunda de la Orden 2005, que deroga y sustituye la Orden 2003, integra aquella habilitaciуn normativa estableciendo los principios que han de informar el sistema de resoluciуn extrajudicial de conflictos que despuйs concretу el Reglamento, siendo uno de tales principios el de obligatoriedad de participaciуn en el mismo del titular del nombre de dominio en controversia [Disposiciуn Adicional Segunda, letra c) Orden 2005]. Y no ha de verse en tal principio de obligatoriedad un perjuicio a la posiciуn del titular del nombre de dominio registrado antes de la entrada en vigor de la Orden 2005, toda vez que tal principio ha de ponerse en relaciуn con otro, asimismo esencial, por cuya virtud los resultados del sistema extrajudicial se entenderбn vinculantes para las partes y la autoridad de asignaciуn, salvo que se inicien procedimientos judiciales en el plazo de treinta (30) dнas naturales a partir de su notificaciуn a las partes [Disposiciуn Adicional Segunda, letra e) Orden 2005]. Esta vнa queda, por supuesto y en todo caso, expedita para el Demandado.

De todo lo anterior que el Panel se considera competente para conocer del fondo del asunto, en los tйrminos que siguen a continuaciуn.

 

7. Debate sobre el fondo y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Panel ha de resolver la Demanda en base a:

- las declaraciones y los documentos presentados por las Partes;

- lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento; y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho espaсol que el Panel considere aplicables.

Como quiera que el Reglamento tiene un precedente y concordancia inmediatos respecto del procedimiento de resoluciуn de controversias sobre nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI, el Panel estimarб asimismo la doctrina consolidada del mismo, de conformidad con la Decisiуn del Panel en el caso Estudios Universitarios Superiores de Andalucнa, S.L. v. Eusanet, S.L.,Caso OMPI Nє DES2006-0005.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda contenidos en el Artнculo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carбcter especulativo o abusivo del dominio en controversia, йstos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca confusiуn, con otro tйrminos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;

- que el demandado carezca de derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Demandado manifiesta expresamente la no discusiуn acerca de la identidad entre el dominio registrado y la marca espaсola nъmero 2637897 titularidad del Demandante (Texto de Contestaciуn de la Demanda, pбgina 5), por lo que este presupuesto se considera acreditado.

B. Derechos o intereses legнtimos del Demandado sobre el nombre de dominio

El supuesto de hecho del presente procedimiento resulta complejo por cuanto deriva, en ъltimo tйrmino, de la coexistencia en el mercado espaсol de una marca y una denominaciуn social (en la que se ampara el dominio) pertenecientes, respectivamente, a dos titulares distintos. El supuesto es tanto mбs complejo si se repara en la relativa proximidad temporal con la que las Partes han desarrollado su polнtica de identificaciуn empresarial en el mismo sector de actividad, si bien en localidades espaсolas distantes.

En el бmbito espaсol, la concesiуn de signos distintivos (marcas, nombres comerciales) y denominaciones sociales se realiza sin conexiуn entre los procedimientos relativos, que son ejecutados por autoridades distintas, aspecto йste que ha sido objeto de examen crнtico por nuestra mejor doctrina, en tanto que no operan mecanismos de prevenciуn de los conflictos que se producen por la concurrencia en el mercado de signos idйnticos o similares de distinta procedencia empresarial, con la consiguiente situaciуn de potencial confusiуn entre los consumidores. La resoluciуn de este complejo conflicto es competencia exclusiva de los tribunales espaсoles, quienes en ъltimo tйrmino se habrнan de pronunciar sobre el mejor derecho de una de las partes en lid, cuestiуn йsta que trasciende a la competencia propia de este Panel, que se ha de limitar a constatar si el registro y uso del nombre en controversia es o no conforme a los principios y reglas establecidos en el Reglamento.

En el бmbito concreto que ahora nos ocupa, resulta claro que el legislador espaсol, en la configuraciуn de los criterios de legitimaciуn para la obtenciуn de un nombre de dominio ha facultado, al efecto, e indistintamente, tanto al titular de una marca (ya concedida, no por obvio irrelevante por lo que hace al presente caso) como al titular de una denominaciуn social sin que tal titular deba pues acreditar serlo cumulativamente de ambos tнtulos de protecciуn. La autoridad de asignaciуn de los nombres de dominio se limita a constatar la concurrencia de dicha legitimidad formal, requisito que se cumpliу en el presente caso, toda vez que el Demandado solicitу un nombre de dominio coincidente con la abreviatura de su denominaciуn social y, ademбs, con la parte diferenciadora de la misma “PC One”, siendo irrelevante a estos efectos que subsista o no el espacio en la estructura del nombre de dominio finalmente registrado.

De nuevo, y en evitaciуn de toda duda, no compete al Panel decidir sobre la validez de la denominaciуn social del Demandado, sino a los tribunales espaсoles, en lнnea con la doctrina en el caso Hostelerнa y Jardines S.L. v. Viveros Huerto del Cura, S.A., Caso OMPI Nє DES2006-0014.

Sin perjuicio de lo anterior, el Demandante no ha conseguido demostrar que la solicitud del nombre de dominio lo fuera de mala fe. De los hechos y circunstancias demostrados por las Partes, queda claro que, en fecha de constituciуn de la sociedad del Demandado, el Demandante no era titular de marca alguna, tan sуlo de una solicitud de marca y de la consiguiente expectativa (que no certeza ni garantнa) de obtener finalmente su registro. Es mбs, el Demandante obtuvo el registro de su marca en fecha 29 de julio de 2005, a partir de la cual podrнa haber concurrido hipotйticamente en la solicitud del nombre de dominio controvertido con el Demandado, nunca antes. Por lo demбs, el Demandante tampoco ha aportado prueba alguna en demostraciуn de su supuesta notoriedad en el sector, por lo que este Panel asume fiablemente que, en fecha del registro del nombre de dominio, el Demandando no estaba en condiciones de conocer de la existencia del Demandante, tanto mбs vista la distancia geogrбfica existente entre las localidades donde operan las Partes en controversia.

Asн pues, no concurre el segundo de los presupuestos necesarios para la estimaciуn de la Demanda.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

En lнnea con la doctrina establecida por el Panel en el precitado Hostelerнa y Jardines S.L. v. Viveros Huerto del Cura, S.A., Caso OMPI Nє DES2006-0014 “una vez que la demandada ha acreditado ser titular de derechos que la legitiman formalmente para hacer uso de la denominaciуn controvertida, no cabe en principio apreciar la concurrencia de mala fe”.

Pero es que el Demandante tampoco ha conseguido desvirtuar que el Demandado haya desplegado un comportamiento desleal en la utilizaciуn del dominio controvertido. En efecto, de un lado, no se sostiene la alegaciуn consistente en que el registro le impide una expansiуn de su negocio en el бmbito de la red Internet. En este sentido, el Demandado ha aportado prueba de que el Demandante registrу en su favor un nombre de dominio en fecha 8 de noviembre de 2005 <pconetienda.com>, y de que el mismo no ha estado operativo, circunstancia que el Panel ha podido comprobar. De otro lado, tampoco es asumible la alegaciуn consistente en que el Demandando ha desviado deslealmente y en su provecho a la clientela natural del Demandante. Y ello, fundamentalmente, por cuanto, a la vista de la documentaciуn aportada por las Partes, el Demandado no ha ocultado su identidad frente al pъblico, ni tampoco ha incurrido en estrategias de deliberada asociaciуn con el Demandante. Lo anterior se deduce de la configuraciуn del sitio web bajo el dominio en controversia que el propio Demandante aporta con el texto de su demanda (Acta de Protocolizaciуn de fecha 26 de septiembre de 2005, Anexo 11 de la Demanda), pero tambiйn en la configuraciуn actual del mismo en el que, como quedу seсalado en los antecedentes, el Demandando declara preliminarmente su identidad empresarial, al tiempo que incluye un link a travйs del cual se accede a la tienda virtual de la entidad PC One Computers and Phones, S.L. Asн las cosas, el consumidor razonablemente atento ha tenido elementos suficientes para identificar el sitio web bajo el dominio controvertido con el titular de la denominaciуn social “PC One Computers and Phones, S.L.”. El hecho de que el Demandado pueda estar, en la actualidad, variando su estrategia de presentaciуn en el mercado (mediante la creaciуn de otros portales o el registro de otros signos distintivos diversos) no altera objetivamente esta conclusiуn.

Por lo demбs, la continuidad en la explotaciуn comercial del sitio web desde mediados del aсo 2005 y las inversiones realizadas por el Demandado en publicidad, son indicativos de los esfuerzos desplegados por el Demandando de buena fe, con el fin de potenciar un canal de distribuciуn para los productos y servicios de la entidad mercantil PC One Computers and Phones, S.L.

En suma, el Demandado ha demostrado que, pese a no tener registrado en su favor un signo distintivo coincidente con su nombre de dominio, ha hecho un uso efectivo del mismo y es conocido e identificado en el mercado y en Internet bajo tal denominaciуn, siendo esta circunstancia relevante a efectos de constatar su buena fe en el uso del dominio controvertido, como estableciу el Panel recientemente en la precitada Decisiуn Estudios Universitarios Superiores de Andalucнa, S.L. v. Eusanet, S.L., Caso OMPI Nє DES2006-0005.

De lo anterior que no concurra el tercer presupuesto necesario para la estimaciуn de la Demanda.

 

8. Decisiуn

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

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Paz Soler Masota
Experto

Fecha: 18 de octubre de 2006