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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Club Atlйtico Boca Juniors Asociaciуn Civil v. Gabriel Carlos Cuevas

Caso Nє DES2006-0020

1. Las Partes

El Demandante es el Club Atlйtico Boca Juniors Asociaciуn Civil, con domicilio en Buenos Aires, Argentina, representado por Elzaburu, Espaсa.

El Demandado es Gabriel Carlos Cuevas, con domicilio en Buenos Aires, Argentina, representado por D. Carlos Anнbal Gуmez y D. Pablo Daniel Piсeiro, Buenos Aires, Argentina.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <bocajuniors.com.es> y <bocajuniors.es>.

El registrador de los citados nombres de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 6 de septiembre de 2006. El 8 de septiembre de 2006, el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. El 9 de septiembre ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de septiembre de 2006. De conformidad con el artнculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 9 de octubre de 2006. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 9 de octubre de 2006.

El Centro nombrу a Paz Soler Masota como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 26 de octubre de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. La Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. Ante la falta de recepciуn de los Anexos por correo postal, la Experto solicitу el 11 de noviembre de 2006 su envнo por correo electrуnico, habiendo sido recibido el mismo en fecha 13 de noviembre de 2006, en la que se emite la presente Decisiуn.

4. Antecedentes de Hecho

Se tienen por relevantes al caso los siguientes antecedentes de hecho y circunstancias:

- El Demandante es titular de un sitio web “oficial” operativo bajo el dominio <bocajuniors.com.ar>.

- En fecha 7 de julio de 2006, el Demandante enviу al Demandado un requerimiento advirtiйndole de su mejor derecho sobre uno de los dominios en controversia (<bocajuniors.es>) cuya cesiуn reclamaba en su favor comunicбndole que, en caso contrario, el Demandante procederнa por los cauces oportunos a reclamar su titularidad asн como una compensaciуn financiera por los gastos que tal reclamaciуn le supusiera. El Demandado contestу en fecha 11 de julio de 2006 indicando su intenciуn de “no efectuar la cesiуn que por derecho corresponde, de no mediar un resarcimiento econуmico”.

- En fecha 17 de julio de 2006, el Demandado procediу al registro del segundo de los dominios en controversia, <bocajuniors.com.es>.

- A travйs de los dominios en controversia se accede, en ambos casos, a un sitio web en el que se incluye un pбrrafo declarando el carбcter no oficial del mismo y su elaboraciуn por los hinchas del club deportivo del Demandante. Por lo demбs, en la fecha de emisiуn de la presente Decisiуn, el diseсo del referido sitio web se mantiene precario, cifrбndose por lo demбs el nъmero de usuarios registrados en quince (15). Que el contenido del sitio web sea fruto de las aportaciones de los aficionados parece aludir a cierta colaboraciуn entre particulares. Sin embargo, como quiera que tal colaboraciуn no ha sido demostrada y que la contestaciуn a la Demanda ha sido realizada a tнtulo individual y en primera persona, el Panel deduce razonablemente que el sitio web ha sido construido por o, en todo caso, por cuenta del Demandado (en sentido similar, vide Decisiуn OMPI Caso No. D2003-0035, Besiktas Jimnastik Kulubu Dernegi v. Mehmet Tolga Avcioglu).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante considera que el dominio controvertido constituye un registro de carбcter abusivo, todo ello por cuanto:

- El Demandante es el club deportivo de fъtbol “Boca Juniors”, uno de los grandes clubes de fъtbol a nivel mundial, conocido por cualquier aficionado al fъtbol, alegaciуn que el Demandante fundamenta mediante aportaciуn de prensa deportiva y de informaciуn sobre el club obtenida de varios sitios web.

- El Demandante, de lo anterior, alega la titularidad de una marca notoria y renombrada en el sentido del artнculo 6 bis del Convenio de la Uniуn de Parнs, merecedora de la protecciуn que a tales marcas se otorga en el referido Convenio asн como en la legislaciуn espaсola de marcas, concretamente en el artнculo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

- El Demandante es asimismo titular de una solicitud de marca comunitaria N° 004123345 Boca Juniors, por ella presentada el dнa 11 de noviembre de 2004, actualmente en tramitaciуn.

- Que los dominios no se corresponden con el propio nombre del Demandado, ni йste ha sido comъnmente conocido como “Boca Juniors”, de lo que se sigue que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre los mismos.

- Que con fecha 7 de julio de 2006, remitiу al Demandado un requerimiento exigiendo la inmediata cesiуn del nombre de dominio <bocajuniors.es>, habiendo el Demandado reaccionado seсalando expresamente que no efectuarнa la cesiуn del mismo “de no mediar un resarcimiento econуmico”.

- Que, es mбs, habiendo recibido tal requerimiento, el Demandado procediу con posterioridad a registrar el segundo de los dominios controvertidos, el dнa 17 de julio de 2006, lo que constituye una prueba manifiesta de su mala fe en tanto que demostrativa de su reincidencia en una conducta usurpadora, impidiendo asн al Demandante el acceso al registro del dominio <bocajuniors.es> que legнtimamente le corresponderнa.

- Y asн, de todo lo anterior, que el Demandante solicite la transferencia en su favor de los nombres de dominio objeto de la presente controversia.

B. Demandado

El Demandado, en defensa de su posiciуn, alega:

- Que “no desconoce el grado de popularidad y notoriedad que pueda llegar a tener la demandante, mucho menos a nivel jurisdiccional interno –dentro del territorio argentino- ni tampoco fuera de йste; pero al mismo tiempo sostiene que un fanбtico aficionado al deporte futbolнstico no reconoce en este nombre –boca juniors- a una marca reconocida, sino a un equipo de fъtbol –o equipo deportivo- que enrola mбs que cuestiones objetivas, sentimientos y pasiones difнciles de plasmar en una ‘marca’ y que van mбs allб de ella” (Texto de Contestaciуn a la Demanda, pбgina 4).

- Que la Demandante es titular, en todo caso, de una solicitud de marca y no sobre la marca hasta que la misma se conceda.

- Que el registro de los dominios no fue dolosa, en tanto que busca proporcionar “un vнnculo mбs a aquellos compatriotas que se han inmigrado en busca de una oportunidad laboral”, sin interйs lucrativo alguno sino altruista (Texto de Contestaciуn a la Demanda, pбginas 5 y 6).

- Que la actora no es titular de diversos dominios que, conteniendo la denominaciуn “Boca Juniors”, aparecen registrados a nombre de personas fнsicas u organizaciones.

- Que no posee intenciуn dolosa de especular con la cesiуn de los dominios, habiendo el Demandante realizado una interpretaciуn maliciosa de la respuesta a su requerimiento, por cuanto su verdadera intenciуn era que el Demandante le resarciera con los gastos que la tramitaciуn le hubiera ocasionado (Texto de Contestaciуn a la Demanda, pбgina 7).

6. Debate sobre el fondo y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Panel ha de resolver la Demanda en base a:

- las declaraciones y los documentos presentados por las Partes;

- lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento; y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho espaсol que el Panel considere aplicables.

Como quiera que el Reglamento tiene un precedente y concordancia inmediatos respecto del procedimiento de resoluciуn de controversias sobre nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI, el Panel estimarб asimismo la doctrina consolidada del mismo, de conformidad con la Decisiуn del Panel en el Caso OMPI Nє DES2006-0005 Estudios Universitarios Superiores de Andalucнa, S.L. v. Eusanet, S.L.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda contenidos en el artнculo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carбcter especulativo o abusivo del dominio en controversia, йstos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca confusiуn, con otros tйrminos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;

- que el demandado carezca de derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Demandante carece de derechos marcarios registrados sobre la denominaciуn “Boca Juniors”. Ello no obstante, se trata de la denominaciуn oficial de una instituciуn deportiva que el pъblico aficionado asocia, de modo notorio e inequнvoco, con el Demandante y la actividad que йste desarrolla. Este extremo ha sido probado adecuadamente por el Demandante y es, por lo demбs, admitido expresamente por el Demandado, en los tйrminos recogidos en los antecedentes.

Asн las cosas, es de plena aplicaciуn al caso la doctrina por cuya virtud merecen protecciуn jurнdica marcaria aquellos signos que, aъn no registrados, gocen de notoriedad en el sector de referencia. Esta doctrina es acogida, a nivel legislativo, y por lo que hace al caso que nos ocupa, en Espaсa, en la Ley 17/2001, de marcas, la cual entronca con la protecciуn que a tales signos dispensa el artнculo 6bis del Convenio de la Uniуn de Parнs, asн como con la directiva Comunitaria 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximaciуn de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Esta doctrina ha sido acogida, por lo demбs y como es sabido, en numerosas decisiones de este Centro en relaciуn con nombres y acrуnimos de organizaciones e instituciones de carбcter tanto privado como pъblico, cuya abundancia excusa de toda cita.

De lo anterior el Panel concluye que existe identidad entre los nombres de dominio controvertidos y la denominaciуn oficial que identifica de forma notoria al Demandante.

B. Derechos o intereses legнtimos

El Demandado ha admitido expresamente el carбcter notorio del Club del Demandante asн como el hecho de que el mismo explota un sitio web oficial bajo la denominaciуn “Boca Juniors”. De lo anterior se sigue que el Demandado procediу al registro del nombre de dominio <bocajuniors.es> siendo plenamente consciente de la inmediata asociaciуn que el mismo habнa de generar en el pъblico consumidor. Otro tanto vale decir respecto del registro del segundo de los dominios en controversia, <bocajuniors.com.es>, momento en el cual el Demandado tenнa, ademбs, la certeza de no contar con la autorizaciуn del Demandante, quien le habнa requerido la retrocesiуn del primero de los dominios mencionados. En este sentido, valga seсalar asimismo que el Demandante ha procedido a reclamar los nombres de dominio con rapidez, de lo que se deduce que en ningъn momento ha tolerado su registro y utilizaciуn por el Demandado.

El Demandado ha intentado fundamentar la legitimidad de su interйs en los nombres de dominio recurriendo al argumento de haber creado un sitio web para disfrute de los aficionados al Club del Demandante y, mбs concretamente, para aquellos compatriotas argentinos que residen en el territorio espaсol. A juicio del Panel, el Demandando no ha conseguido soportar esta argumentaciуn de modo convincente.

Es conocido que en las decisiones de este Centro se mantienen dos corrientes ante la utilizaciуn de un dominio para la construcciуn de un sitio web para aficionados, admiradores o “fans”: segъn una primera posiciуn, la mera elecciуn de un dominio coincidente con la denominaciуn o nombre propios del sujeto famoso pone de manifiesto la deslealtad o mala fe de la conducta del registrante, quien deberнa al efecto optar por otra denominaciуn. Una segunda posiciуn, que a la presente Experto resulta mбs razonable, mantiene la legitimidad de un tal registro siempre que, en breve: (i) se declare de modo inequнvoco la falta de vinculaciуn con el titular de la denominaciуn o nombre utilizados como dominio; (ii) exista una explotaciуn activa del sitio web y (iii) que la referida explotaciуn revista carбcter no comercial (entre otras, vide recientemente Decisiуn Caso OMPI D2006-0551, Chivas USA Enterprises, LLC, et al. v. Cesar Carvajal).

Pues bien, pese a que el Demandado ha procurado una apariencia de buen derecho dotando de cierto contenido al sitio web, los hechos demostrados permiten deducir con claridad que no concurren los presupuestos determinantes de su interйs legнtimo en el registro de los dominios objeto del presente procedimiento. En efecto:

En primer lugar, en ningъn momento se ha aportado dato alguno demostrativo de la supuesta vocaciуn del sitio web para generar un vнnculo de asociaciуn entre los argentinos residentes en Espaсa y aficionados al Club del Demandante, como el Demandado ha mantenido de modo recurrente en su contestaciуn a la Demanda.

En segundo lugar, por explotaciуn activa viene el Panel exigiendo una utilizaciуn seria y consistente (vide casos precitados asн como Casos OMPI nъmeros D2002-0726 Galatasaray Spor Kulubu Dernegi y otros; D2000-1000 Helen Fielding v. Anthony Corbert aka Anthony Corbett), circunstancia que no concurre en el presente caso: el sitio web bajo los dominios en controversia no ofrece estructura organizada, ni informaciуn sobre el Demandante, sino tan sуlo una suerte de chat (de diseсo muy primitivo) que, por lo demбs, tampoco parece haber sido muy frecuentado, a juzgar por el nъmero escaso (quince) de usuarios registrados. El Demandado, probablemente consciente de este hecho, ha aportado un escrito en el que describe un supuesto plan de explotaciуn carente de precisiуn tanto desde el punto de vista del contenido como del calendario de desarrollo. De todo ello se sigue el bajo nivel de inversiуn efectiva realizado por el Demandado para la explotaciуn del sitio web operado bajo los dominios en controversia, asн como la inactividad efectiva del mismo a los efectos que nos ocupan.

En fin, que el sitio web se declare concebido sin fines comerciales se compadece mal con la reacciуn del Demandado ante el requerimiento del Demandante, que no es otra que ofrecer el dominio contra remuneraciуn, circunstancia que viene a poner de manifiesto la falta de veracidad en su estrategia de explotaciуn de los dominios en controversia orientada a la altruista construcciуn de un sitio para admiradores del club deportivo “Boca Juniors”.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Pese a los esfuerzos dialйcticos del Demandado, no cabe duda de que, con ocasiуn de su contestaciуn a la Demanda, ofreciу al Demandante la transferencia del dominio <bocajuniors.es> con el fin de obtener un lucro. Cierto es que no procediу a cualificar su oferta con una peticiуn econуmica concreta, pero de ello no cabe deducir (como argumenta el Demandado) que la misma se hacнa implнcitamente por referencia a los costes de registro, pues si asн hubiera sido, si efectivamente ese бnimo hubiese existido, no alcanza a entenderse por quй no fue mбs preciso el ofrecimiento del Demandado. En buena lуgica, la respuesta del Demandado ha de tenerse por una oferta orientada a abrir una negociaciуn sobre el precio de transferencia del dominio. Y en esa estrategia de negociaciуn se inscribirнa, asimismo, el registro del segundo de los dominios en controversia. De todo lo anterior se deduce que el Demandado registrу y utilizу los dominios con el ъnico propуsito de obtener un lucro en su venta al Demandante.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, y de conformidad con el Artнculo 21 Reglamento, la Experto ordena que los nombres de dominio sean transferidos al Demandante.

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Paz Soler Masota
Experto Ъnico

14 de noviembre de 2006