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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Shurtape Technologies, LLC. v. Alberto Molina, Gugino y Accesa Comunicaciones, S.A. de C.V.

Caso No. DMX 2006-0005

1. Las Partes

La Demandante es Shurtape Technologies, LLC., con domicilio en Hickory, Carolina del Norte, Estados Unidos de Amйrica representada por Becerril, Coca & Becerril, S.C., Mйxico.

La Demandada es Alberto Molina, Gugino y Accesa Comunicaciones, S.A. de C.V. ambos con domicilio en Mйrida, Yucatбn, Mйxico representada por Alejandra L. Brito Rojas, Mйxico.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la presente demanda es <shurtape.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio en controversia es Network Information Center-Mйxico, S.C. (indistintamente el Registrador o “NIC-Mexico”).

3. Iter Procedimental

El 5 de mayo de 2006, la Demandante presentу su demanda a travйs de correo electrуnico y el 9 de mayo de 2006, en documentos originales, junto con la tarifa de presentaciуn requerida para un panel integrado por un solo miembro, al Centro de Arbitraje y Mediaciуn (el Centro) de la Organizaciуn Mundial de la Propiedad Intelectual (la OMPI), de conformidad con la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (“la Polнtica”), el Reglamento del procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de nombres de dominio en .MX (el ”Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Reglamento Adicional”). Un acuse de recibo de la Demanda fue enviado a la Demandante por la OMPI el 11 de mayo de 2006.

De conformidad con lo establecido en los artнculos 2 y 4 del Reglamento, con fecha 8 de mayo de 2006, enviу una “Solicitud de Verificaciуn por el Registrador” por vнa correo electrуnico a NIC-Mйxico solicitando la confirmaciуn de si el nombre de dominio bajo disputa habнa sido registrado ante NIC-Mйxico; de si la Demandada es el Registrante actual de dicho nombre de dominio; los detalles completos de los contactos como se encuentran disponibles bajo la base de datos conocida como WHOIS asн como los datos del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn; que la Polнtica es aplicable al nombre de dominio en cuestiуn; y, que confirme que el nombre de dominio se mantendrб bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento; asн como que confirme cuбl es el idioma del acuerdo de registro utilizado por el Registrador. Con fecha 24 de mayo del 2006, la OMPI solicitу al Registrador diversas aclaraciones relacionadas con la solicitud antes mencionada.

En relaciуn con lo anterior, los dнas 8 y 24 de mayo de 2006, NIC-Mйxico enviу al Centro, vнa correo electrуnico, sus respuestas, proporcionando la informaciуn solicitada, confirmando afirmativamente lo anterior, asн como que las Demandadas son las personas que figuran como Registrantes, y a su vez proporcionando los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

La OMPI realizу asimismo la acostumbrada verificaciуn de “Cumplimiento de Requisitos Formales” a la Demanda, confirmando que йsta cumplнa con los requisitos formales de la Polнtica, el Reglamento y el Reglamento Adicional.

Con fecha 1° de junio de 2006, y de conformidad con lo dispuesto por los artнculos 2.A y 4.A del Reglamento, la OMPI enviу adecuadamente vнa correo electrуnico y en documento original a travйs de correo expreso, tanto a las Demandadas como al Registrador, una “Notificaciуn de la Solicitud e Inicio de Procedimiento Administrativo”, adjuntando copia de la demanda y confirmando la iniciaciуn formal de este procedimiento en dicha fecha, de conformidad con los artнculos 4.A, 4.C y 5.A del Reglamento y pбrrafo 4 c) del Reglamento Adicional, asн como otorgando un tйrmino para la presentaciуn de la contestaciуn a dicha demanda en fecha no posterior al 21 de junio de 2006. De conformidad con lo indicado en la Secciуn 6 de la notificaciуn arriba mencionada, el Centro precisу claramente a la Demandada que si no enviaba el escrito de contestaciуn antes de la fecha mencionada, se le considerarнa como no personado en el procedimiento.

El 19 de junio de 2006, la Demandada presentу su escrito de contestaciуn a travйs de correo electrуnico y el 23 de junio de 2006, en documentos originales. La Demandada presentу diversas solicitudes de aclaraciуn de fechas 13 de junio del 2006, 14 de junio del 2006, 15 y 16 de junio del 2006. Un acuse de recibo del escrito de contestaciуn fue enviado a la Demandada por la OMPI el 26 de junio de 2006.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica, el Reglamento, y el Reglamento Adicional.

Con fecha 27 de junio de 2006, el suscrito recibiу la invitaciуn para participar como Panelista Ъnico en el procedimiento de disputa sobre el Nombre de Dominio de referencia. Se hace constar que el suscrito firmу y enviу el 29 de junio de 2006, a la OMPI la Declaraciуn de Aceptaciуn para participar como Panelista y la Declaraciуn de Imparcialidad e Independencia, requeridas para tal efecto.

El 3 de julio del 2006, la OMPI enviу a las partes Demandante y Demandada una Notificaciуn de Nombramiento del Grupo Administrativo de Expertos (Panel Administrativo) y de Fecha Proyectada para la Emisiуn de la Decisiуn correspondiente, designando al Seсor Pedro W. Buchanan Smith como Panelista Ъnico y seсalando el 17 de julio de 2006, como la fecha para la emisiуn de la decisiуn del Panel, notificando lo anterior de conformidad con el artнculo 8 del Reglamento. En la misma fecha, la OMPI transfiriу el expediente del caso al suscrito Panelista.

El Panel designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluaciуn de la OMPI, en el sentido de que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento, y la demanda se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Polнtica, el Reglamento, y el Reglamento Adicional.

Este Panel considera que la demanda fue debidamente notificada al titular registrado del nombre de dominio de conformidad con lo previsto en el artнculo 4.A del Reglamento y conforme al Acuerdo de Registro de Nombre de Dominio y a las Polнticas Generales de Nombre de Dominio del Registrador.

El Panel no ha recibido ningъn requerimiento de la Demandante ni de la Demandada respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de tйrminos adicionales, y el Panel no ha encontrado necesario el requerir ninguna informaciуn, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Panel ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de disputa sobre nombres de dominios.

El idioma del procedimiento es el espaсol, de conformidad con el artнculo 13.A del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

El nombre de dominio objeto de la controversia fue registrado por las Demandadas el 28 de abril de 2005 ante el Registrador.

Por su parte la Demandante es titular del nombre de dominio <shurtape.com> creado el 5 de septiembre de 1996 y empleado para la difusiуn de la fabricaciуn, comercializaciуn y venta de cintas adhesivas. La Demandante fabrica y comercializa sus productos en Mйxico desde hace 13 aсos aproximadamente.

La Demandante es titular de la marca SHURTAPE empleada para distinguir cintas adhesivas ordenadas en la clase 17 internacional, misma que le fue concedida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 5 de noviembre de 1993.

Que al pretender dar de alta el nombre de dominio <shurtape.com.mx> la Demandante se percatу de que dicho nombre de dominio ya estaba asignado para promover la venta de productos como los que fabrica, relacionados con cintas adhesivas, por lo que es evidente que las actividades que se promueven en el nombre de dominio controvertido, coinciden con aquellas que realiza la Demandante.

Que con fecha 15 de septiembre de 2005, la Demandante enviу una carta a las Demandadas, haciendo de su conocimiento la existencia de derechos previos respecto de la denominaciуn Shurtape, derivados del registro marcario que detenta en Mйxico, asн como tambiйn, en los Estados Unidos de Amйrica y otros paнses del mundo.

Que en dicha carta se seсalу a las Demandadas que al promover la venta de adhesivos en su nombre de dominio <shurtape.com.mx>, se violan los derechos marcarios propiedad de la Demandante, pues se produce confusiуn en el pъblico consumidor, por lo que se le solicitу el inmediato cese del nombre de dominio de referencia o su transferencia a la Demandante, sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna por parte de las Demandadas.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene que:

A. El nombre de dominio es idйntico hasta el punto de resultar engaсoso con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos.

Que el nombre de dominio <shurtape.com.mx>, creado el 28 de abril de 2005, es grбfica y fonйticamente idйntico a la marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial No. 445,837 SHURTAPE, propiedad de Shurtape Technologies, LLC. (antes denominada Shurtape Technologies, INC.) concedida el 5 de noviembre de 1993 y empleada para distinguir cintas adhesivas ordenadas en la clase 17 internacional.

El nombre de dominio en disputa resulta idйntico al nombre de dominio <shurtape.com> propiedad de Shurtape Technologies, LLC., creado el 5 de septiembre de 1996 y empleado para la difusiуn de la fabricaciуn, comercializaciуn y venta de cintas adhesivas identificadas con la marca Shurtape.

Que resulta intrascendente la adiciуn del nivel secundario (por sus siglas en inglйs gTLD) “.com” y del cуdigo de paнs (por sus siglas en inglйs ccTLD)” .mx”, como elemento de distinciуn del nombre de dominio en disputa, respecto de los citados derechos de propiedad industrial de Shurtape Technologies, LLC., pues la adiciуn de un nombre de dominio genйrico de nivel superior carece de significaciуn para distinguir un nombre de dominio respecto a una marca, pues no cumple con la funciуn de identificar a un determinado proveedor como la fuente de ciertos productos y/o servicios.

La marca propiedad de la Demandante cuenta con las siguientes caracterнsticas: Nє 445837 SHURTAPE, expedida el 5 de noviembre de 1993, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 17 del Nomenclбtor Internacional, y que de manera general se describen como sigue: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos en materias plбsticas semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metбlicos.

La Demandante cuenta con la titularidad del nombre de dominio <shurtape.com> registrado ante Network Solutions con fecha 5 de septiembre de 1996.

Por lo anterior, en razуn de que el nombre de dominio <shurtape.com.mx> fue creado el 28 de abril de 2005, y al ser idйntico a la marca de productos asн como al nombre de dominio respecto de los cuales Shurtape Technologies, LLC., tiene derechos exclusivos, han quedado debidamente acreditados los extremos previstos en el Artнculo 1 (a)(i) de la Polнtica, consistente en que el nombre de dominio en cuestiуn es idйntico a una marca de productos registrada y respecto de la cual, la Demandada tiene derechos exclusivos.

B. Las Demandadas no tienen derechos o intereses legнtimos respecto del nombre o de los nombres de dominio.

Que las Demandadas carecen de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, en razуn de que la Demandante no los autorizу a utilizar la marca Shurtape ni tienen derecho de propiedad intelectual alguno sobre dicha denominaciуn en Mйxico.

Que las Demandadas no tienen derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio <shurtape.com.mx>, en la medida en que no podrб justificar razуn legнtima alguna para adoptarlo, pues no cuentan con la titularidad de ningъn registro marcario con ese vocablo, ni mucho menos, de uno que ostente una fecha legal anterior al 5 de noviembre de 1993, fecha en la que se concediу a la Demandante el registro No. 445837 Shurtape.

Que la fecha de creaciуn del dominio <shurtape.com.mx>, corresponde al 28 de abril de 2005; asн como tambiйn, al resultado de la bъsqueda de antecedentes fonйticos realizada en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que se acompaсу como Anexo 6, de la que se advierte claramente que al dнa de hoy, no existe ningъn derecho de propiedad industrial respecto de la denominaciуn Shurtape, a favor de las Demandadas.

Que las Demandadas no se encuentran utilizando de manera legнtima el nombre de dominio <shurtape.com.mx> en relaciуn con una oferta de buena fe de productos.

Que las Demandadas han tratado de aprovechar el prestigio de la Demandante en cuanto al posicionamiento de la marca SHURTAPE en el mercado, pues desde el aсo de 1993, la Demandante ha logrado posicionar la denominaciуn Shurtape al amparo del registro marcario Nє 445837 SHURTAPE, desarrollando de manera pacнfica y continua las actividades comerciales y de difusiуn por diversos medios, entre ellos, el sitio de Internet identificado con el nombre de dominio <shurtape.com> creado desde el 5 de Septiembre de 1996.

Que el hecho de que las Demandadas incluyan en la pбgina de Internet <shurtape.com.mx>, un apartado especial para realizar pedidos y comercializaciуn de cintas adhesivas identificadas con la marca SHURTAPE, es el indicativo de que el uso que le da a dicho nombre de dominio es eminentemente comercial, ademбs de ilegнtimo y desleal, por confundir a los consumidores al pretender que asocien dicho sitio asн como los productos que por ese conducto se ofrecen, con aquellos identificados con la marca registrada No. 445837 SHURTAPE propiedad exclusiva de la Demandante, los cuales a saber, son iguales y/o нntimamente ligados.

Que las Demandadas en el nombre de dominio <shurtape.com.mx> se seсala como causante de los productos que se ofrecen bajo la denominaciуn Shurtape, a una empresa denominada Shurtape de Mйxico, lo que sin lugar a dudas descubre la intenciуn del titular de crear en la mente de los consumidores la idea de que el nombre de dominio en cuestiуn es auspiciado por una sucursal mexicana de la Demandante, y por consiguiente que los productos que ahн se ofrecen, son los mismos que a lo largo de 13 aсos la Demandante ha posicionado en el Mercado Mexicano .

C. El nombre o los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe.

Que las Demandadas solicitaron el registro del nombre de dominio para aprovecharse del prestigio que hoy por hoy distingue en Mйxico a los productos que bajo esa denominaciуn manufactura y comercializa la Demandante, y con el principal propуsito de impedir a la Demandante en su carбcter de titular exclusiva del registro No. 445837 SHURTAPE, que refleje su marca en un nombre de dominio correspondiente al cуdigo territorial de este paнs.

Que el nombre de dominio bajo disputa presenta un contenido destinado a difundir la venta y comercializaciуn de cintas adhesivas bajo la marca SHURTAPE, segъn se puede constatar al ingresar a la direcciуn <shurtape.com.mx> que corresponde al nombre de dominio en disputa.

Que efectivamente el nombre de dominio <shurtape.com.mx> se utiliza para ofrecer vнa Internet, cintas adhesivas bajo el auspicio de la marca SHURTAPE propiedad de la Demandante, misma que ha sido posicionada en el comercio mexicano durante los trece aсos de vigencia en Mйxico del registro No. 445,837 SHURTAPE, por tanto, el pъblico consumidor que consulta la pбgina de Internet bajo el nombre de dominio en disputa, es inducido a error o confusiуn en cuanto a la empresa que fabrica y comercializa los productos que en dicho sitio se publicitan.

Que de la lectura del texto de la pбgina a la que nos dirige el nombre de dominio controvertido; en ella se advierten semejanzas no solamente grбficas, sino de contenido, que evidencian la mala fe del titular al solicitar y usar el nombre de dominio que se impugna.

D. Semejanzas Grбficas y de Contenido.

Que destaca principalmente el empleo de la denominaciуn Shurtape en la pбgina de inicio del nombre de dominio <shurtape.com.mx>, misma que se reproduce con la misma tipografнa y el mismo color empleado en el nombre de dominio <shurtape.com>, propiedad de la Demandante.

Que en la pбgina identificada con el nombre de dominio <shurtape.com.mx>, particularmente en el apartado denominado “Empresa”, se advierte la reproducciуn exacta de una imagen evidentemente tomada de la pбgina de inicio y de aquella denominada Company Profile, ambas incluidas en la pбgina web del nombre de dominio <shurtape.com>, propiedad de la Demandante, en la que se aprecian unos lentes color negro enmendados con cinta adhesiva en la parte lateral izquierda del observador, reposando sobre unas hojas de trabajo.

Que dicha reproducciуn es exacta, lo que nuevamente pone en evidencia la intenciуn de las Demandadas de relacionar su producto con el de la Demandante, e incluso, de ostentarse como filial de esta ъltima en Mйxico para favorecer la comercializaciуn de productos en un actuar de mala fe.

Que en la pбgina identificada con el nombre de dominio <shurtape.com.mx>, particularmente en el apartado identificado con el nombre de “Contacto”, se advierte la disposiciуn de diversas celdas con el propуsito de realizar pedidos de producto por ese conducto, situaciуn que a su vez se emplea de la misma forma por la pбgina <shurtape.com>, en la pestaсa denominada “Contact us”, lo que conduce nuevamente a concluir que la disposiciуn de datos de la pбgina del Titular, no puede estimarse como caprichosa, ni mucho menos creativa y novedosa, pues obedece a una clara imitaciуn del contenido de la pбgina <shurtape.com>, creada con anterioridad por la Demandante.

Que en la pбgina identificada con el nombre de dominio <shurtape.com.mx>, particularmente en el apartado identificado con el nombre “Productos”, se reproducen las mismas imбgenes de cintas adhesivas que a su vez, se plasman en el apartado “New Products” del nombre de dominio <shurtape.com>, propiedad de la Demandante, situaciуn que ademбs de demostrar que la presentaciуn de los propios productos es tendenciosa y engaсosa, demuestra la intenciуn de las Demandadas de propiciar una confusiуn en los consumidores al grado de que йstos relacionen sus productos con los que elabora y comercializa la Demandante.

Que al analizar el contenido de la pбgina web <shurtape.com.mx>, se advierte la traducciуn fiel al espaсol, del texto en inglйs que contiene la pбgina <shurtape.com>, propiedad de la Demandante, y por consiguiente, la intenciуn del Titular de hacer creer al consumidor que su sitio es auspiciado por una empresa extranjera que recientemente se asentу en nuestro paнs para suministrar bajo el nombre Shurtape de Mйxico, cintas de empaque (canela y transparente), masking tape (cinta para enmascarar), duct tape (cinta para ductos) y cinta para oficina (cinta tipo diurex), generando la idea en los consumidores de que existe una filial en nuestro paнs.

Que el punto medular al que se debe atender para confirmar la mala fe de la demandada al obtener el nombre de dominio que se impugna, se refiere a que tanto los grбficos, como los textos que se incluyen en el sitio <shurtape.com.mx>, reproducen aquellos que desde 1996 caracterizan el sitio <shurtape.com> propiedad de la Demandante, con lo que las Demandadas evidentemente pretenden confundir al consumidor al asociar ambas compaснas.

Que por lo anterior, es evidente que con la existencia del nombre de dominio controvertido se ha perturbado la actividad comercial de la Demandante pues los consumidores acuden a la pбgina <shurtape.com.mx> y realizan pedidos de productos asumiendo que se trata de aquellos fabricados al amparo de la marca registrada No. 445,837 SHURTAPE.

Que bajo este contexto, salta a la vista que al utilizar el nombre de dominio <shurtape.com.mx>, con una imagen idйntica a la de Shurtape Technologies, LLC., las Demandadas han intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn del sitio Web de las Demandadas o de su sitio en lнnea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web de las Demandadas o en su sitio en lнnea, pues ademбs de utilizar la marca registrada de la Demandante para productos idйnticos a los que йsta distingue, induce a concluir que es un sitio auspiciado por la empresa Shurtape en Mйxico, incitando a los consumidores a comprar por ese conducto y por ende, atrayendo indebidamente la clientela de la Demandante.

B. Las Demandadas

Que con fecha 12 de marzo de 2001, el seсor Sergio Rodolfo Camelo Basto solicito y posteriormente obtuvo el dнa 29 de mayo de 2001 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de la Marca NO. 700226 SHURTAPE, para proteger Cintas Adhesivas al amparo de la Clase 16 Internacional. Que dicha marca fue cedida a Profesional Packaging, S.A. de C.V., de la cual la Demandada es accionista y administrador.

Que Profesional Packaging, S.A. de C.V. quien ha venido comercializando cintas adhesivas desde el aсo del 2004.

La marca propiedad de la Empresa Shurtape Technologies, LLC. No. 445837 fue registrada para productos pertenecientes a la Clase 17 Internacional y la marca No. 700226 SHURTAPE fue registrada y concedida para amparar: Cintas Adhesivas para Empaques y Otras, productos pertenecientes a la Clase 16 del mismo clasificador, por lo que existen ambas marcas en el mercado.

El nombre de dominio <shurtape.com.mx> fue solicitado para la comercializaciуn de Cintas Adhesivas de la marca SHURTAPE, esto es, bajo una marca de la cual es titular la Demandada debidamente registrada ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, por lo que cuenta con el derecho que confiere la titularidad de la marca, para poder hacer uso de ella y crear y usar un Nombre de Dominio bajo la denominaciуn “Shurtape” agregбndole el ccTLD .MX, titular de este tambiйn tal y como lo establecen las Polнticas Generales de Nombre de Dominio, las cuales definen al Contacto Administrativo como el responsable del nombre de dominio, usuario y titular.

Que en ningъn momento el nombre de dominio bajo disputa fue creado para engaсar al consumidor, puesto que cuenta con todo el derecho que le confiere la Ley de la Materia en Propiedad Industrial de Mйxico, para hacer uso de la marca registrada de la manera en que mejor convenga a su empresa y clientes, por lo que creу su Nombre de Dominio con su ccTLD .MX.

Que al ser accionista y administrador de Profesional Parking, S.A. de C.V., quien es titular de los derechos sobre la marca SHURTAPE que ampara productos pertenecientes a la Clase 16, cuenta con un derecho real y legнtimo para utilizar la marca SHURTAPE, como el nombre de dominio materia del presente procedimiento por ser titular de ambos registros.

Que al ser titular de una marca de productos debidamente registrada y surtiendo todos sus efectos legales, cuenta con el mismo derecho que tiene la Demandante y por lo tanto, resulta inaplicable el precepto para la actualizaciуn de la cancelaciуn o transmisiуn de la titularidad del registro del nombre de dominio bajo disputa, ya que de ser asн, se estarнa trasgrediendo el derecho de titularidad y nombre de dominio de su marca registrada.

Que independientemente de la fecha de creaciуn de los nombres de dominio en pugna, la Demandante, no cuenta con el derecho exclusivo de la marca SHURTAPE, puesto que existe el registro de marca de las Demandadas (sic), razуn por la cual no corresponde que la Demandante invoque un reconocimiento previo y exclusivo en aras de su marca cuando no es exclusiva йsta.

Que niega que en su sitio de Internet aparezca que pertenece a una empresa denominada Shurtape de Mйxico. Asimismo, niega que se pretenda engaсar o crear en la mente del pъblico consumidor una idea equivocada con la intenciуn de empaсar la marca de productos que comercializa.

Que por contar tanto la Demandante como las Demandadas con derechos de marca, pueden subsistir en el mercado posicionando sus productos por el derecho que nos confiere el ser titulares cada uno de su marca. Que en ningъn momento registrу su nombre de dominio para impedir que un tercero, que al igual tenga derechos, haga uso de ellos.

Que el nombre de dominio de las Demandadas es previo y de buena fe.

Que la Demandante debe contar con todos los derechos reservados de las imбgenes que muestra en su pбgina, en caso de haber sido creada especialmente para su sitio para alegar las semejanzas grбficas y de contenido entre los dos sitios Web.

6. Debate y conclusiones

El Panel considera que la Demandada, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-Mйxico, se obligу a quedar sometida con todos los tйrminos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o polнtica pertinente, y particularmente se obligу a quedar obligado bajo las Polнticas Generales de Nombres de Dominio, las Polнticas, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la soluciуn de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del бmbito de los contratos y las polнticas arriba mencionadas, y este Panel tiene jurisdicciуn para decidir esta disputa.

Adicionalmente, el Panel considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, la Demandada convino y garantizу, que ni el registro de su nombre de dominio ni la manera en la que se pretendнa utilizar dicho nombre de dominio, infringirнa directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Polнtica, los servicios de registro del nombre de dominio de la Demandada podrнan ser suspendidos, cancelados o transferidos.

Asimismo, el Panel particularmente considera que es esencial a los procedimientos de soluciуn de disputas que se reъnan los requisitos procesales fundamentales.

Dichos requisitos incluyen el que las partes, y particularmente la Demandada, en este caso, sean debidamente notificados de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento y la integraciуn de este Panel se realicen adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designaciуn de este Panel; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.

En el caso objeto de este procedimiento, el Panel esta satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificaciуn de la presentaciуn de la demanda, la integraciуn de este Panel y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Demandada su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.

En los tйrminos del artнculo 1.a. de la Polнtica la Demandante debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio, registrado por la parte Demandada, es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que la Demandante tiene derechos; ii) que la parte Demandada no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y, iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Este Panel encuentra que la totalidad de la marca SHURTAPE de la Demandante se encuentra incluida en el Nombre de Dominio de la Demandada, adicionada exclusivamente con el “.com.mx”. La adiciуn de dicha frase no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el Nombre de Dominio. Adicionalmente, el “.com.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con cуdigo territorial, y no constituye una adiciуn voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de una marca.

La Demandada seсalу sin acreditar, que era propietaria de la marca mencionada. En йste sentido solo evidenciу como titular de la marca SHURTAPE bajo la Clase 16 Internacional a la empresa Profesional Packaging, S.A. de C.V. Tampoco acredito tener derecho al uso legнtimo de ninguna de las marcas”.

Adicionalmente, que el nombre de dominio en disputa resulta idйntico al nombre de dominio <shurtape.com> propiedad de la Demandante, creado con anterioridad al registro del nombre de dominio bajo disputa y empleado para la difusiуn de la fabricaciуn, comercializaciуn y venta de cintas adhesivas identificadas con la marca SHURTAPE.

Este Panel considera que la Demandante tiene derechos sobre la marca SHURTAPE, y que esta marca es idйntica al nombre de dominio bajo disputa registrado por la Demandada.

B. Derechos o intereses legнtimos

Adicionalmente, este Panel considera que no existe indicaciуn de que la Demandada tenga algъn derecho o legнtimo interйs con respecto al nombre de dominio; que es cuestionable la utilizaciуn por parte de la Demandada del nombre de dominio <shurtape.com.mx> en relaciуn con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios, como lo contempla el artнculo 1.c.i de la Polнtica; que la Demandada no es comъnmente conocida por el nombre de dominio como lo establece el artнculo 1.c.ii de la Polнtica; que la Demandada al utilizar el nombre de dominio <shurtape.com.mx> pretende crear en la mente de los consumidores la idea de que el nombre de dominio en cuestiуn es auspiciado por la Demandante, y por consiguiente que los productos que ahн se ofrecen, son los mismos que los de la Demandante, por lo que la parte Demandada no estй realizando un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca con бnimo de lucro, como lo establece el 1.c.iii de la Polнtica, y particularmente por las semejanzas grбficas y de contenido que tiene el nombre de dominio bajo disputa con el nombre de dominio <shurtape.com> del cual con anterioridad ha sido titular la Demandante.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Asimismo, este Panel encuentra que la parte Demandada ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente pero sin limitaciуn, de conformidad con lo establecido en el artнculo 1.b.iv de la Polнtica, en virtud de que, de la informaciуn y documentaciуn presentada por la Demandante, la parte Demandada ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente al utilizarlo de manera intencionada con el fin de atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn del sitio Web de las Demandadas o de los productos o servicios que figuran en el sitio Web de las Demandadas.

En resumen, este Panel considera que la Demandante presentу informaciуn y documentaciуn substancial soportando sus alegatos y sus derechos legales sobre el nombre de dominio bajo disputa, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable la adquisiciуn del nombre de dominio bajo disputa por la parte Demandada.

Finalmente, se hace constar en la presente que este Panel no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacciуn alguna con anterioridad a la emisiуn de la presente decisiуn por el Panel y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminaciуn de este procedimiento de soluciуn de controversias, tal y como lo prevй el artнculo 21.A del Reglamento. Mбs aъn, este Panel no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicciуn competente para resoluciуn independiente, en relaciуn con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artнculo 3.B.x del Reglamento.

7. Decisiуn

En virtud de lo anterior, y en consideraciуn a que la Demanda cumple con los requisitos formales para este tipo de procedimientos de disputa de nombres de dominio, asн como a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que fueron presentadas, y a la confirmaciуn concluyente de la presencia de cada uno de los elementos contemplados en el artнculo 1.a. de la Polнtica, y en base en las manifestaciones y documentos que fueron presentados y de conformidad con la Polнtica, el Reglamento, el Reglamento Adicional, y demбs principios legales y reglas aplicables, tal y como lo dicta el artнculo 19 del Reglamento, este Panel decide:

(1) que el Nombre de Dominio registrado por las Demandadas es idйntico a la marca SHURTAPE sobre la que la Demandante tiene derechos;

(2) que las Demandadas no tienen derechos o intereses legнtimos algunos con respecto al Nombre de Dominio <shurtape.com.mx>; y,

(3) que el Nombre de Domino <shurtape.com.mx> ha sido registrado y esta siendo utilizado de mala fe por la parte Demandada.

En virtud de lo anterior, el Panel requiere, que el nombre de domino <shurtape.com.mx>, sea transferido a la Demandante, Shurtape Technologies, LLC., tal y como ha sido solicitado.

Pedro W. Buchanan Smith
Panelista Ъnico

Fecha: 18 de julio de 2005