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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Fn Box Ventures Inc. v. Carlos Alberto Ramos Burboa

Caso No. D2007-0275

 

1. Las Partes

La Demandante es Fn Box Ventures Inc., con domicilio en Ciudad de Panam, Marbella, Panam representada por Andrs Gustavo San Juan, Argentina,.

La Demandada es Carlos Alberto Ramos Burboa con domicilio en Mxico DF, Mxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <seximetro.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Go Daddy Software.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 23defebrerode2007. El 27defebrerode2007 el Centro envi a Go Daddy Software va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El mismo 27defebrerode2007 Go Daddy Software envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo y tcnico. En respuesta a una notificacin del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present una modificacin a la Demanda el 14demarzode2007. El Centro verific que la Demanda junto con la modificacin a la Demanda cumplan los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15demarzode2007. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 4deabrilde2007. El Escrito de Contestacin a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2deabrilde2007.

El Centro nombr a ngel Garca Vidal como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 20deabrilde2007, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Idioma del procedimiento: El idioma de registro del nombre de dominio <seximetro.com> es el ingls. No obstante, el Demandante solicita en la modificacin de la demanda que el procedimiento se desarrolle en espaol. A la vista de las circunstancias del caso (el Demandante y el Demandado estn domiciliados en pases en los que la lengua oficial es el espaol, la demanda y la contestacin estn redactadas en espaol y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma), este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el prrafo 11.a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el espaol, razn por la cual esta decisin se dicta en esa lengua. No se considera necesaria la traduccin de la documentacin presentada en ingls.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- El Demandante es titular del nombre de dominio <sexymetro.com> desde el 9deenerode2001.

- El Demandante ofrece bajo el nombre de dominio <sexymetro.com> un sitio web en el que los usuarios pueden “colgar” en la red sus fotografas a efectos de que los dems usuarios califiquen su atractivo personal, votando de 1 a 10.

- El nombre de dominio <seximetro.com> fue registrado el 1defebrerode2002.

- Bajo el nombre de dominio <seximetro.com> se ofrecen unos servicios similares a los que se ofrecen bajo el nombre de dominio <sexymetro.com>.

- Con anterioridad al registro del nombre de dominio <seximetro.com> el Demandado utilizaba el trmino “Seximetro” como ttulo de una seccin de su portal <loschistes.com>, (parte del canal de humor Muydivertido). En dicha seccin se inclua una encuesta para medir el comportamiento y opiniones de los usuarios respecto al sexo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:

- El Demandante registr el nombre de dominio <sexymetro.com> el 9deenero de 2001, con ocasin del lanzamiento de un servicio on-line, que identificara bajo la marca SEXYMETRO.COM, desarrollando y costeando una intensa campaa de marketing destinada a posicionar el servicio entre el pblico de Internet. Dicho servicio consiste, fundamentalmente, en la posibilidad de incorporar al sitio una o ms fotografas personales, con el objeto de que los restantes usuarios califiquen segn una escala que se extiende del 1 al 10, el atractivo personal del usuario que fija su fotografa.

- SEXYMETRO.COM es una marca usada e inscrita como nombre de dominio con anterioridad al registro del nombre de dominio <seximetro.com>. Segn el Demandante, el uso de su nombre de dominio ha sido de tal intensidad que ha permitido generar un pblico considerable que claramente identifica el nombre de dominio con los servicios y contenidos ofrecidos a travs del mismo. Segn el Demandante, la denominacin “Sexymetro.com” no solo se corresponde con el nombre de dominio, sino que a su vez funciona como marca de los servicios y contenidos ofrecidos bajo el nombre de dominio. Insiste en este sentido el Demandante en que el uso de un signo distintivo en el trfico econmico desempea un papel determinante para el nacimiento del derecho sobre el mismo, y en este mbito se habra alcanzado la notoriedad de la marca efectivamente a travs de su uso en Internet.

- Afirma el Demandante que la Poltica no slo se aplica a las marcas registradas, sino tambin a las no registradas (citando diversas resoluciones de grupos administrativos de expertos que se han manifestado en este sentido). Asimismo, invoca el Demandante el Convenio de la Unin de Pars, en particular sus artculos 1, 8 y 10 bis, as como el Acuerdo ADPIC, concluyendo que la Poltica debe interpretarse a la luz de estos Convenios, que tutelan a las marcas no registradas.

- Segn el Demandante, el nombre de dominio <seximetro.com> es idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos, por existir confusin visual, auditiva y conceptual.

- El Demandado, a juicio del Demandante, carece de derechos o intereses, legtimos sobre el nombre de dominio <seximetro.com>, porque no hay razn que justifique la eleccin de un nombre de dominio parecido a una marca (registrada o no), con la que un competidor denomina un producto o servicio similar que ha sido puesto a disposicin del pblico de Internet con anterioridad en el tiempo. Si el Demandado quisiera evitar que el navegante pudiera ser vctima de una confusin, debiera ofrecer sus servicios bajo un nombre de dominio diferente al de sus competidores, y en lugar de indicar que el visitante se encuentra en MuyDivertido.com hubiera resultado ms honesto ofrecer sus servicios bajo el nombre de dominio <muydivertido.com>.

- Finalmente, considera el Demandante que el nombre de dominio <seximetro.com> ha sido registrado y se utiliza de mala fe, porque el Demandado tena conocimiento efectivo de la existencia de un competidor que ofreca un servicio prcticamente idntico bajo un nombre de dominio casi idntico al que registr, y porque con el registro del nombre de dominio el Demandado busc perjudicar a su competidor y al propio pblico de Internet, llevando a cabo un acto de typosquatting.

- Por todo lo anterior, el Demandante solicita al Experto que dicte una resolucin ordenando que el nombre de dominio <seximetro.com> le sea transferido.

B. Demandado

Sintticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:

- El Demandante no ha acreditado la titularidad de una marca no registrada o de hecho, pues no aporta datos para sustentar sus afirmaciones sobre la realizacin de una inversin significativa en la promocin del signo Sexymetro.com, ni sobre el nivel de presencia de dicho signo en Internet. Antes al contrario, afirma el Demandado que la presencia de Internet de Sexymetro.com era mnima en febrero de 2001, cuando el Demandado inici su actividad bajo el nombre de dominio <seximetro.com>. Asimismo, alega el Demandado que el Demandante incluy entre sus formas de promocin mtodos que no implican cuantiosas inversiones, como el envo de correos electrnicos masivos. En definitiva, entiende el Demandado que el signo Sexymetro.com no se ha convertido en una marca, porque el servicio que se ofrece bajo el mismo es indistinguible del ofrecido por numerosos sitios de Internet y porque la difusin de este tipo de servicios en Internet ha derivado en una categora de sitios genrica, de forma que el Demandante no puede reclamar derecho alguno sobre la categora de sitios de votacin de fotos, los cuales existan desde un ao antes a la puesta en marcha del sitio del Demandante, y que en la actualidad se han convertido en una funcin genrica estndar en portales de entretenimiento.

- Aunque los nombres de dominio <sexymetro.com> y <seximetro.com> son similares, la existencia de dicha similitud es insuficiente de conformidad con la Poltica. Ello sera as, segn el Demandado, porque en este caso el Demandado utiliza una palabra descriptiva como “seximetro”, que se conforma por la grafa espaola del trmino ingles “sexy” y del sufijo “metro”, dando la idea de alguna forma de medicin del atractivo personal.

- El Demandado posee derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio <seximetro.com>, porque la eleccin del nombre de dominio obedeci al uso previo que haba realizado de la palabra “seximetro” (como una seccin de entretenimiento en el canal de humor de su portal <loschistes.com>, parte del canal de humor de Muydivertido.com, en fecha ms de dos meses anterior al registro de su nombre de dominio por parte del Demandante). Adems, los derechos o intereses legtimos del Demandado se derivaran del hecho de que el nombre de dominio est formado por la palabra correcta en espaol para el contenido que desea incorporar. Argumenta asimismo el Demandado que al crear <seximetro.com> persegua un objetivo de negocios lcito, encuadrado perfectamente en las actividades de creacin de un portal de entretenimiento, y con caractersticas especficas distintas a las del Demandante, cuyo sitio era desconocido para el Demandado en ese momento. Segn el Demandado, al estar dirigido el sitio del Demandante a un pblico adulto, a diferencia del sitio del Demandado, los dos sitios han coexistido ms de seis aos sin problemas de confusin de los usuarios, y tan slo las modificaciones recientes en el sitio del Demandante, eliminando los contenidos para adultos, han aproximado ambos sitios web.

- El nombre de dominio <seximetro.com> no se ha registrado ni se usa de mala fe. A juicio del Demandado, la eleccin natural de un nombre de dominio para un canal de votacin de fotos era Seximetro.com, cuyo uso previo haba realizado, y que registr desconociendo la existencia del sitio del Demandante, que contaba con escasa popularidad y se diriga a un pblico distinto. Asimismo, entiende el Demandado que no existe similitud entre el diseo de su sitio web ofrecido bajo el nombre de dominio <seximetro.com> y el diseo del sitio web del Demandante contenido bajo el nombre de dominio <sexymetro.com>, de modo que no cabra concluir que el sitio web del Demandado ha copiado el del Demandante. Y siendo esto as, tampoco se puede utilizar la supuesta similitud cono elemento demostrativo del conocimiento efectivo de la existencia del sitio del Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio <seximetro.com>. Finalmente, niega el Demandado que se cumplan los requisitos del typosquatting, porque el nombre de dominio en conflicto no es una variante ortogrfica de ningn otro nombre de dominio, sino la forma ortogrfica correcta en espaol para expresar el concepto y servicios prestados, y porque el nombre de dominio sobre el cual se realiza la supuesta variacin no era una marca registrada de gran reconocimiento en el pblico y porque no fue registrado para aprovechar trfico marginal que hipotticamente pudiera derivarse de la similitud con el nombre de dominio del Demandante.

- Por todo lo anterior, el Demandado solicita al Experto que rechace los recursos solicitados por el Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el prrafo 4 de la Poltica, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio; y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

El primer requisito que establece el prrafo 4 de la Poltica para que prospere la pretensin del Demandante es que el nombre de dominio sea “idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca del Demandante.

Para que el Experto se pronuncie a favor del Demandante es preciso que ste sea titular de algn derecho sobre la marca. Este requisito se cumplir, naturalmente, cuando el demandante sea titular de un derecho de exclusiva sobre la marca, haya nacido ste o no por medio de un registro de marca. As se deduce del hecho de que la Poltica se refiera simplemente a una marca de productos o de servicios, sin especificar que se deba tratar de una marca registrada. En este sentido, y como acertadamente se indica en la Demanda, existen numerosas resoluciones de expertos que aplican la Poltica en casos en los que el Demandante posee derechos sobre marcas no registradas.

La poltica debe interpretarse y aplicarse teniendo en cuenta el carcter global de Internet. En este sentido el Demandante puede basar sus pretensiones en marcas no registradas. Ver Classic Media Inc. v. Satoshi Shimoshita, Caso OMPI ND2007-0086. Ahora bien, las marcas no registradas dan lugar a un derecho sobre las mismas en virtud de una determinada legislacin. El mero hecho de usar un identificador no da lugar al nacimiento de un derecho sobre la marca sin ms. Es preciso por tanto analizar la legislacin del pas en el que se pretenda haber adquirido el derecho, para comprobar si se cumplen o no las condiciones que pueda establecer esa legislacin. Tngase en cuenta en este sentido que los derechos de marca, como en general los derechos de propiedad industrial, son derechos territoriales, que necesariamente se refieren a un determinado mbito territorial y que nacen de conformidad con una determinada legislacin.

Pues bien, el Demandante afirma tener un derecho sobre una marca no registrada, pero no indica legislacin nacional alguna segn la cual se haya producido el nacimiento de ese derecho. El Demandante nicamente invoca el Convenio de Pars para la proteccin de la propiedad industrial de 20demarzode1883 (CUP) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1994 (Acuerdo ADPIC).

En particular, se invocan en la Demanda los artculos 1, 8 y 10 bis del CUP. Ahora bien, ninguno de estos preceptos sirve de apoyo para justificar el nacimiento de un derecho de exclusiva sobre una marca no registrada. En efecto, el artculo 1 del CUP se limita a enumerar los derechos que se integran en el concepto de propiedad industrial.

Por su parte, el artculo 10 bis del CUP establece la obligacin de los Estados miembros del CUP de reprimir la competencia desleal. Pero, aparte de que en este artculo no se contiene una norma autoejecutiva directamente invocable por los particulares, sino que debe ser cumplida por los Estados de la Unin de Pars que deben aprobar legislaciones nacionales conforme a lo previsto en el CUP, la represin de los actos de competencia desleal no se traduce en el nacimiento de un derecho de exclusiva sobre una marca.

Finalmente, el Demandante invoca expresamente el artculo 8 del Convenio de la Unin de Pars, segn el cual: “El nombre comercial ser protegido en todos los pases de la Unin sin obligacin de depsito o de registro, forme o no parte de una marca de fbrica o de comercio”.

No obstante, debe ponerse de manifiesto que la Poltica no resulta de aplicacin a los nombres comerciales, estn o no registrados. En efecto, son mltiples las resoluciones de grupos de expertos que niegan que el titular de un nombre comercial (registrado o no) pueda invocar con xito dicho nombre comercial en un procedimiento UDRP. As, por ejemplo, las resoluciones de los casos Sealite Pty Limited v. Carmanah Technologies, Inc., Caso OMPI ND2003-0277, Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI ND2000-0859; University of Konstanz v. uni-konstanz.com, Caso ND2001-0744; SGS Socit gnrale de surveillance S.A. v. Inspectorate, Caso OMPI ND2000-0025.

Por lo dems, esta conclusin se ha visto confirmada durante el Segundo proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet, en el que se han estudiado conclusiones y recomendaciones respecto de los problemas que se plantean en el sistema de nombres de dominio por factores como el uso de mala fe, abusivo, engaoso y desleal de nombres de personas, denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacuticas, nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales, indicaciones geogrficas, indicaciones de procedencia y trminos geogrficos, y nombres comerciales. El referido proceso concluy con el Informe Final de 3 de septiembre de 2001, elaborado por la OMPI y titulado “El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el sistema de nombres de dominio de Internet”. Pues bien, en este Informe, la OMPI considera poco apropiado extender la Poltica a los conflictos entre nombres de dominio y nombres comerciales.

El Demandante no invoca, en cambio, el artculo 6 bis del CUP, que se refiere a las marcas notoriamente conocidas. Este artculo podra ser utilizado como punto de apoyo para el nacimiento de un derecho de exclusiva sobre una marca no registrada. No obstante, se requiere para ello que se hubiese alegado y acreditado que el signo usado por el Demandante cumple los requisitos exigidos para gozar del carcter de notoriamente conocido. En relacin con esta cuestin debe recordarse, que la “Recomendacin Conjunta relativa a las disposiciones sobre proteccin de marcas notoriamente conocidas” aprobada por la Asamblea de la Unin de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI durante la trigsima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI celebrada del 20 al 29 de septiembre de 1999, dispone en su artculo 2 que entre los factores que las autoridades nacionales podrn tener en cuenta a la hora de valorar si una marca se ha convertido en notoriamente conocida se encuentran: 1) el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del pblico, 2) la duracin, la magnitud y el alcance geogrfico de cualquier utilizacin de la marca; 3) la duracin, la magnitud y el alcance geogrfico de cualquier promocin de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentacin en ferias o exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la marca, 4) la duracin y el alcance geogrfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que se reflejen la utilizacin o el reconocimiento de la marca; 5) la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por autoridades competentes; y 6) el valor asociado de la marca.

Pues bien, ninguna de estas circunstancias es acreditada por el Demandante, quien se limita a afirmar la conversin de su nombre de dominio <sexymetro.com> en una marca de hecho como consecuencia de su uso y de su promocin. Pero no se aporta prueba alguna de la intensidad de ese uso, ni se acredita que, efectivamente, el pblico entiende el signo como una marca. Y si resultara que el mero uso de un nombre de dominio originara un derecho de marca de conformidad con alguna legislacin nacional, el Demandante podra haber invocado esa legislacin nacional, y acreditar que le resulta de aplicacin.

Por otra parte, entiende el Demandante que el Acuerdo ADPIC tiene por finalidad otorgar una mayor proteccin a los titulares de signos, se hallen registrados o no, pero que cumplan adecuadamente con la funcin propia de una marca de productos y servicios. Sin embargo, esta alegacin no sana la falta de prueba de la adquisicin de derechos sobre el signo no registrado como marca.

Resulta, en conclusin, que el Demandante no ha probado la tenencia de derechos marcarios sobre el signo “sexymetro.com”. As las cosas, en la medida en que no se cumple el primero de los requisitos de la Poltica, y teniendo en cuenta que para que la Demanda prospere es necesaria la concurrencia cumulativa de los tres requisitos previstos en el prrafo 4 de la Poltica, no tiene sentido a entrar a analizar los dems requisitos.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.


Prof. Dr. ngel Garca Vidal
Experto nico

Fecha: 4 de abril de 2007

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/d2007-0275.html

 

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