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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Gobierno de Asturias v. Dispal Astur, S.A.

Caso No. D2007-1233

1. Las Partes

La parte demandante es el Gobierno de Asturias, representada por UBILIBET, con domicilio en Oviedo, Asturias, Espaa (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es Dispal Astur, S.A., representada por Rebollo Abogados, con domicilio en Llanera, Asturias, Espaa (en adelante, la “Demandada”).

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <asturias.com> y <asturias.org> (en adelante, los “Nombres de Dominio”).

La entidad registradora de los Nombres de Dominio es Nominalia Internet S.L. (en adelante, “Nominalia”).

3. Iter Procedimental

La Demandante present su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 21 de agosto de 2007. El 23 de agosto de 2007 el Centro envi a Nominalia Internet S.L. por medio de correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con los Nombres de Dominio. El 5 de septiembre de 2007 Nominalia Internet S.L. envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, tcnico y de facturacin de los Nombres de Dominio.

El Centro verific que la Demanda cumpla los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la "Poltica"), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de septiembre de 2007. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 10 de octubre de 2007. El escrito de contestacin a la demanda (en adelante, la “Contestacin a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 10 de octubre de 2007.

El Centro nombr a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro nico del grupo administrativo de expertos el da 23 de octubre de 2007, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El 7 de noviembre de 2007 el Experto notific que, a fin de terminar de comprobar una serie de puntos vinculados a su decisin, la entrega de la misma se realizara el 13 de noviembre de 2007.

4. Antecedentes de Hecho

4.1. La Demandante

La Demandante es el gobierno de la comunidad autonmica de Asturias, regin que forma parte del territorio espaol y de cuya administracin se encarga, en el marco de sus competencias, la propia Demandante.

De acuerdo con lo indicado en la Demanda, la Demandante as como sus rganos de gestin son titulares de numerosos registros de marca y nombres de dominio basados en la denominacin “Asturias” o “Asturies” (en lengua bable). En este sentido, cabe sealar que la Demandante es titular de una serie de signos distintivos basados en la mencionada denominacin, que pueden dividirse en dos grandes grupos de:

- Por una parte, la Demandante, por medio de diversos entes administrativamente vinculados a ella, es titular de dos registros de marca inscritos ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas exclusivamente o casi exclusivamente basadas en el nombre “Asturias” o “Asturies” (en lengua bable). Dichos registros son:

- Marca espaola denominativa con grfico “ASTURIAS” (registro n 2660283), titularidad del Ente Pblico de Comunicacin del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 1 de Julio de 2005 en clase 38 del Nomencltor Internacional, especficamente para servicios de telecomunicaciones, de difusin de programas de televisin y de programas de radio; y

- Marca espaola denominativa con grfico “ASTURIES” (registro n 2660282), titularidad del Ente Pblico de Comunicacin del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 1 de Julio de 2005 en clase 38 del Nomencltor Internacional, especficamente para servicios de telecomunicaciones, de difusin de programas de televisin y de programas de radio.

- Por otra parte, la Demandante, de nuevo a travs de una serie de rganos y entes administrativamente dependientes de ella, es titular de ms de cien registros de marcas parcialmente basadas en el nombre “Asturias”. En este sentido, cabe citar, entre otras, las siguientes:

- Marca espaola denominativa con grfico “ASTURIAS PARAISO NATURAL” (registro n 1598924), titularidad de la Consejera de Industria, Comercio y turismo del Gobierno del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 26 de octubre de 1990 en la clase 35 del Nomencltor Internacional.

- Marca espaola denominativa “ASTURIAS EXPORTA” (registro n 2668707), titularidad del Instituto de Desarrollo Econmico del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 8 de septiembre de 2005 en las clases 16, 35, 36, 41 y 42 del Nomencltor Internacional.

- Marca espaola denominativa “ASTURIASEMPRENDE” (registro n 2305663, titularidad de la Presidencia del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 3 de abril de 2000 en la clase 38 del Nomencltor Internacional.

- Marca comunitaria denominativa con grfico “INFOASTURIAS” (registro n 2427201), titularidad de la Consejera de Industria, Comercio y turismo del Gobierno del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 25 de octubre de 2001 en las clases 6, 9, 16, 18, 25, 35, 39 y 41;

- Marca espaola denominativa con grfico “ASTURIAS+” (registro n 27217880), titularidad de la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A., concedida con efectos desde 11 de julio de 2006 en las clases 35 y 41 del Nomencltor Internacional, especficamente para publicidad, gestin de negocios comerciales, administracin comercial y trabajos de oficina (para la clase 35) y para educacin, formacin, esparcimiento y actividades deportivas y culturales (para la clase 41).

- Marca comunitaria denominativa con grfico “SABOREANDO ASTURIAS” (registro n 4791117), titularidad de Sociedad Regional de Turismo del Principado de Asturias, S.A., concedida con efectos desde 19 de abril de 2005 en las clases 6, 9, 16, 18, 25, 35, 39 y 41.

Asimismo, la Demandante, directamente o a travs de rganos o entidades administrativamente dependientes de ella, es titular de ms de ochenta nombres de dominio exclusiva o parcialmente basados en la denominacin “Asturias” o “Asturies”. En este sentido, cabe citar, entre otros los nombres de dominio <asturias.es>, <asturias.com.es> <asturias.org.es>, <asturias.gob.es>, <asturias.edu.es>, <asturias.info>, <asturias.travel>, <asturias.eu>, <asturies.mobi>, <asturies.name> o <asturies.eu>.

Desde diciembre de 1996 la Demandante tiene su portal institucional vinculado al nombre de dominio <asturias.es>, desde el que se puede obtener informacin sobre los distintos rganos y entidades dependientes de ella as como sobre el territorio asturiano en general.

4.2. La Demandada y los Nombres de Dominio

La Demandada es una sociedad espaola con sede en Asturias, donde se constituy en el ao 1989. De acuerdo con lo indicado en la Contestacin a la Demanda, la Demandada est especializada en la prestacin de servicios informticos y de redes de telecomunicaciones, actividades que ha venido desarrollando desde su constitucin. En particular, la Demandada ofrece a sus clientes servicios de comunicaciones electrnicas vinculadas a servidores de red gestionados por ella.

Por lo que respecta a los Nombres de Dominio cabe sealar lo siguiente:

- El nombre de dominio <asturias.com> fue registrado el 6 de mayo de 1996 y actualmente se encuentra conectado a un sitio web desde el que se ofrecen servicios de correo electrnico personalizado, de modo que los usuarios que se den de alta de dicho servicio pueden contar con una direccin de correo electrnico vinculada al mencionado nombre de dominio.

- El nombre de dominio <asturias.org> fue registrado el 4 de abril de 1996 y actualmente se encuentra conectado a una pgina web de “aparcamiento” de nombres de dominio, en la cual se incluyen una serie de enlaces a sitios web vinculados a servicios tursticos en Asturias as como a otros mbitos. Asimismo, en dicha pgina web se indica que el nombre de dominio se encuentra a la venta, cabiendo incluso la posibilidad de realizar una oferta de adquisicin en lnea.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En la Demanda afirma la Demandante que:

- Es titular de una vasta relacin de registros de marcas espaolas y comunitarias basadas exclusiva o parcialmente en el nombre “Asturias” o “Asturies” (su equivalente en lengua bable). En este sentido, considera la Demandante que tanto las mencionadas marcas como su condicin de rgano de gobierno de dicha regin le otorgan un uso excluyente sobre la denominacin “Asturias”, sobre la cual hace un extenso estudio refirindose a sus orgenes as como a la vinculacin que dicha denominacin . Teniendo en cuenta lo indicado, la Demandante indica que los Nombres de Dominio son idnticos a su marca espaola “ASTURIAS”, as como confusamente similares respecto a las marcas parcialmente compuestas por el nombre “Asturias” de las que es titular.

- Las intenciones de la Demandada quedan claramente refrendadas si se tiene en cuenta que tiene su domicilio en Asturias, que es una entidad vinculada profesionalmente al mbito de Internet, que conoce la forma de promocin electrnica de las administraciones pblicas y, consecuentemente, de la Demandada y que, por todo ello no es casual que los Nombres de Dominio se basen en el trmino “Asturias”;

- La Demandada no ostenta derecho o inters legtimo alguno respecto a los Nombres de Dominio ni lo ostentaba en el momento de su registro, habida cuenta que no posee registro marcario alguno que se base en dicha denominacin, no ha sido nunca conocido por el nombre de “Asturias”, ni los Nombres de Dominio se vinculan a un uso informativo referido a la comunidad autnoma asturiana;

- La Demandada registr los Nombres de Dominio de mala fe dado que con su registro obtena sendos elementos identificativos de Asturias y, en consecuencia, de la Demandante. En este sentido, indica la Demandante que la denominacin “Asturias” se encuentra claramente vinculada a ella, siendo dicha vinculacin especialmente notoria en el territorio asturiano, donde la Demandada tiene su domicilio. Adicionalmente, la Demandante considera que, al ser “Asturias” la palabra ms utilizada para designar ese territorio, es obvio que el registro de los Nombres de Dominio se realiz de forma oportunista. En efecto, entiende la Demandante que el registro de los Nombres de Dominio ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de las marcas de su titularidad, actuacin expresamente prohibida por la normativa marcaria espaola;

- La Demandada ha utilizado de mala fe el nombre de dominio <asturias.com> ya que lo ha vinculado a un servicio de correo electrnico de pago, lo cual constituye –a juicio de la Demandante- un claro intento de atraer usuarios y lucrarse de ellos por medio de la utilizacin de sus marcas. Tampoco considerarse la Demandante que el uso del mencionado nombre de dominio por parte de la Demandada constituya un acto de “asturiana” (concepto que, de acuerdo con la Ley 3/1984, de 9 de mayo –modificada por la Ley 18/1999-, por la que se establece el derecho al reconocimiento de la asturiana, consiste en el fomento de lazos culturales o sociales con Asturias) puesto que en el sitio web conectado al mencionado nombre de dominio no se hace mencin alguna a Asturias ni a sus ciudadanos;

- La Demandada ha utilizado de mala fe el nombre de dominio <asturias.org> puesto que actualmente se encuentra conectado a un sitio web en el que, aparte de ofrecerse enlaces a otras pginas de Internet referidas a diversos mbitos de Asturias, dicho nombre de dominio se ofrece pblicamente en venta. Este uso, en opinin de la Demandante, es un riesgo a su preocupacin por proteger y cuidar todos los servicios y prestaciones relacionados con la regin, habiendo puesto en marcha numerosas iniciativas de fomento de la calidad de los productos o servicios genricamente referidos a Asturias. Por ltimo, la Demandante indica que la mala fe en el uso del nombre de dominio <asturias.org> queda igualmente plasmada en el hecho que la Demandada lo ofrece pblicamente en venta, actuacin paradigmtica de las conductas de mala fe previstas en la Poltica; y

- Teniendo en cuenta todo lo indicado, los Nombres de Dominio deberan ser transferidos a favor de la Demandante.

B. Demandada

En la Contestacin a la Demanda afirma la Demandada que:

- A pesar de las continuas referencias en la Demanda identificando a la Demandante como el Gobierno de Asturias, su denominacin oficial y protegida es la de Gobierno del Principado de Asturias. Indica en este sentido la Demandada que Asturias es la denominacin geogrfica del territorio asturiano y que, aparte de la Demandante, se trata de un nombre que es utilizado por numerosas personas jurdicas y fsicas para identificar diferentes productos y/o servicios;

- Es una entidad mercantil con domicilio en Asturias, territorio donde ha desarrollado sus actividades desde su constitucin y, por tanto, es conocedora de la denominacin “Asturias” y las implicaciones que su uso comporta;

- Respecto a la denominacin “Asturias”, la Demandante slo ha acreditado ser titular de una marca idntica a la misma, si bien la misma fue solicitada el 1 de julio de 1995, mientras que los Nombres de Dominio fueron registrados en abril de 1996. De este modo, sostiene la Demandada que no puede considerarse que el registro de la mencionada marca por la Demandante pueda considerarse como un derecho previo vlido a efectos de sustentar una demanda bajo la Poltica. De hecho, indica la Demandada que dicha marca corresponde al ente televisivo regional asturiano, el cual empez sus actividades en 2006;

- Numerosos registros de marcas en Espaa basados exclusivamente en la denominacin “Asturias” conviven con las marcas de la Demandante, sin que dicha convivencia haya provocado acciones por parte de aquella. En este sentido, argumenta la Demandada que el nombre “Asturias” se identifica antes bien con un territorio que con una concreta persona o institucin;

- En ningn caso existe un riesgo de confusin entre los sitios web vinculados a los Nombres de Dominio y el sitio web de la Demandante o sta misma como institucin. Por el contrario, la Demandada ofrece, en particular, a travs del nombre de dominio <asturias.com> un servicio plenamente diferenciado de la Demandante, a la par que plenamente adaptado a la legalidad espaola;

- La Demandada no ha registrado los Nombres de Dominio ni para impedir a la Demandante el uso de sus propios signos distintivos en Internet (uso que, por otra parte, puede realizar plenamente) ni con el fin de perturbar la actividad de la Demandante, sin que exista riesgo alguno de confusin entre Demandada y Demandante como consecuencia del uso de los Nombres de Dominio;

- La Demandante no tiene ningn derecho a presentar una accin basada en cmo y cundo utiliza la Demandada sus activos intangibles y, por consiguiente, el tener registrados los Nombres de Dominio no implica que tenga que hacer un uso automtico, sino cuando lo crea apropiado y para lo que considere oportuno;

- La Demandante hasta finales de 2006 utiliz como principal signo distintivo el nombre “Princast” (contractura de “Principado de Asturias”), nombre que tambin utiliz como nombre de dominio durante aos. As, insiste la Demandada en que el uso por su parte de los Nombres de Dominio en ningn caso puede considerarse abusivo o lesivo contra los intereses de los intereses del Principado de Asturias o de la Demandante; y

- En atencin a lo indicado, la Demanda debera ser desestimada.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el prrafo 4(a) de la Poltica, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- Acreditar el carcter idntico o confusamente similar de los Nombres de Dominio respecto de la marca sobre las que la Demandante tiene derechos;

- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legtimos por parte de la Demandada respecto a los Nombres de Dominio; y

- Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza los Nombres de Dominio de mala fe.

A continuacin se analizar la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Poltica respecto al presente caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

El primero de los elementos que, de acuerdo con la Poltica, debe acreditar la Demandante es que los Nombres de Dominio son idnticos o confusamente similares a las marcas de las que aqulla es titular. A este respecto, debe recordarse que las marcas de la Demandante basadas en el nombre “Asturias” se pueden dividir en dos grupos: aquellas marcas exclusivamente compuestas por el mencionado nombre o su traduccin a lengua bable y aquellas marcas en las que “Asturias” compone un elemento denominativo ms en la marca. De este modo, es preciso comparar cada uno de los grupos de marcas mencionados con los Nombres de Dominio, con el objeto de determinar si se puede concluir que existe identidad o una similitud entre ellos.

No obstante, antes de proceder a dicha comparacin, cabe recordar que las marcas alegadas por la Demandante son tanto titularidad directa suya como de otros rganos o entidades dependientes de ella. En este sentido, hay que tener en cuenta que el prrafo 4(a)(i) de la Poltica establece que una demanda deber basarse en una “marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos”. La aplicacin de esta disposicin al presente caso hubiera requerido una acreditacin por parte de la Demandante de sus derechos sobre las marcas titularidad de aquellas entidades que, a pesar de tener una vinculacin administrativa con ella, ostenten una personalidad jurdica independiente. A pesar de no haber aportado la mencionada acreditacin, el Experto ha considerado innecesario requerir a la Demandante la subsanacin de esta deficiencia formal, al no tener un impacto directo sobre el resultado de este procedimiento.

Si se comparan los Nombres de Dominio con el primero de los grupos de marcas mencionados, parece obvio que existe una identidad total entre ellas (al menos, por lo que respecto a la marca espaola “ASTURIAS”, registro n 2660283) y los Nombres de Dominio, puesto que la nica diferencia existente entre unas y otros es la inclusin en los Nombres de Dominio de los sufijos “.com” y “.org”. Dichas diferencias, no obstante, no deben considerarse suficientemente relevantes pues se derivan de las actuales condiciones de uso de los nombres de dominio en el marco del DNS (Domain Name System) y no eliminan un riesgo de identidad entre las mencionadas marcas y los Nombres de Dominio. As lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Poltica (ver, por ejemplo, New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812, o A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172).

No obstante, habiendo puesto de manifiesto la prctica identidad existente entre los Nombres de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante exclusivamente compuestas por el nombre “Asturias” o su traduccin a lengua bable hay que poner de relieve otra circunstancia que reviste una gran importancia: el registro de dichas marcas se produjo con significativa posterioridad respecto al registro de los Nombres de Dominio. Efectivamente, cabe recordar que los Nombres de Dominio fueron registrados entre abril y mayo de 1996 mientras las citadas marcas lo fueron en 2006.

Si bien, de acuerdo con los criterios establecidos en numerosas decisiones anteriores (ver, por ejemplo, las decisiones en Digital Vision, Ltd. c. Advanced Chemill Systems, Caso OMPI No. D2001-0827; AB Svenska Spel c. Andrey Zacharov, Caso OMPI No. D2003-0527; Iogen Corporation c. Iogen, Caso OMPI No. D2003-0544; o Madrid 2012, S.A. c. Scott Martin-MadridMan websites, Caso OMPI No. D2003-0598), este hecho no impide considerar las marcas alegadas por la Demandante respecto a este primer elemento requerido por la Poltica, s plantea dudas en cuanto al anlisis del segundo y tercero de los mencionados elementos, tal y como se pondr de manifiesto en la presente decisin.

Por otra parte, el Experto considera que las marcas titularidad de la Demandante en las que el nombre “Asturias” es un elemento ms dentro de la denominacin protegida no pueden considerarse idnticas ni confusamente similares respecto a los Nombres de Dominio. En este sentido, cabe tener en cuenta que la inclusin del nombre “Asturias” como un elemento ms dentro de la denominacin de la que se compone cada una de las citadas marcas no supone automticamente que dicho nombre se constituya, per se y de forma independiente respecto al conjunto de la denominacin de la marca registrada, como una marca independiente.

En efecto, cabe indicar que, de hecho, el nombre “Asturias” dentro de las denominaciones de las marcas aportadas por la Demandante constituye un elemento descriptivo ms, sin constituir un elemento distintivo independiente. As, el nombre “Asturias”, en cuanto que denominacin geogrfica incluida como un elemento ms de una marca, no puede considerarse como un signo distintivo independiente susceptible de ser considerado como una marca segn la Poltica. As lo han considerado diversas decisiones anteriores como, por ejemplo, Brisbane City Council c. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd., Caso OMPI No. D2001-0047; Chambre de Comerse et d’Industrie de rouen c. Marcel Stenzel, Caso OMPI No. D2001-0348; o Empresa Municipal Promocin Madrid, S.A. c. Easylink Services Corporation, Caso OMPI No. D2002-1110; o Province of Brabant Wallon c. Domain Parchases, NOLDC, Inc., Caso OMPI No. D2006-0778.

Esta conclusin se ve confirmada si se tiene en cuenta el Informe Final del Segundo Informe de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (disponible en http://www.arbiter.wipo.int/amc/es/processes/process2/report/index.html). En los puntos 237 a 245 de dicho informe se considera expresamente que las indicaciones geogrficas, sin contar con el respaldo de un registro de marca que recoja exacta y exclusivamente su nombre, no puede considerarse “marca” en el sentido previsto por la Poltica y, por tanto, no pueden servir de fundamento para una demanda en el marco de la misma.

Tampoco considera el Experto que, como consecuencia del desarrollo de las actividades de la Demandante y en especial de sus marcas, sta haya consolidado una vinculacin directa y exclusiva sobre el nombre “Asturias”, de tal modo que dicho nombre se perciba como directa y exclusivamente asociado a la Demandante, tal y como ya han reconocido decisiones anteriores adoptadas bajo la Poltica (ver, por ejemplo, Puerto Rico Tourism Company c. Virtual Countries, Inc., Caso OMPI No. D2002-1129; City of Lake Worth c. John C. Becker, Inc., Caso OMPI No. D2003-0576; City of Salinas c. Brian Baughn, Caso NAF N 97076; o City of Dearborn c. Dan Mekled d/b/a ID Solutions, Caso NAF N 99602).

Sin perjuicio de lo indicado, y de las consideraciones que seguirn, el Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia del primero de los elementos requeridos por la Poltica.

B. Derechos o intereses legtimos

El prrafo 4(c) de la Poltica contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o inters legtimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Poltica.

En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepcin de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizacin en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios;

- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, an cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o

- Haber hecho un uso legtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intencin de desviar a los consumidores de forma equvoca o de empaar el buen nombre de las marcas de la Demandante con nimo de lucro.

En este caso debe analizarse la eventual concurrencia de este segundo elemento teniendo en cuenta por separado las circunstancias propias de cada uno de los Nombres de Dominio.

Por lo que respecta al nombre de dominio <asturias.com>, por medio del mismo, la Demandada ofrece un servicio de correo electrnico de pago a sus clientes. Hay que tener en cuenta, de nuevo, que el registro de este nombre de dominio se produjo con significativa anterioridad al de las marcas exclusivamente basadas en el nombre “Asturias” titularidad de la Demandante sin que, de acuerdo con lo indicado en la Contestacin a la Demanda, dicho servicio pretendiera aprovecharse de las citadas marcas o suplantar fraudulentamente a la Demandante.

A este respecto, el Experto considera que la explotacin de un servicio como el descrito, basado en una denominacin geogrfica a la que la Demandada se encuentra vinculada (al operar desde dicha regin) y a la que sus potenciales clientes se podran sentir igualmente vinculados, podra considerarse como un uso legtimo del mencionado nombre de dominio. Numerosas decisiones adoptadas en circunstancias parecidas a las planteadas en este procedimiento han adoptado igualmente dicha consideracin (ver, por ejemplo, las decisiones en Buhl Optical Co. c. Mailbank.com, Inc., Caso OMPI No. D2000-1277; Empresa Municipal Promocin Madrid, S.A. c. Easylink Services Corporation, Caso OMPI No. D2002-1110; o Excmo. Cabildo Insular de Tenerife and Promocin Exterior de Tenerife, S.A. c. JupiterWeb Services Limited, Caso OMPI No. D2003-0525).

Esta conclusin se ve reforzada por el hecho de que el mencionado servicio fue lanzado y ha sido operado por la Demandada durante aos sin que de ello se derivara un dao a las marcas de la Demandante anteriormente referidas, por el mero hecho de que stas no haban sido registradas todava ni tampoco se podra considerar que la Demandante ostentara un derecho exclusivo sobre el uso del nombre “Asturias”.

En lo que se refiere al nombre de dominio <asturias.org> se ha puesto de manifiesto que actualmente el mismo se encuentra conectado a un sitio web en el que un tercero aparentemente ajeno a la Demandada ofrece diversos enlaces vinculados a la comunidad autnoma de Asturias. Adicionalmente, se ofrece el mencionado nombre de dominio pblicamente en venta, cabiendo la posibilidad de pujar por l directamente en lnea. Es obvio que los usos descritos difcilmente podran considerarse como desarrollados en base a un derecho o inters legtimo, en el sentido previsto en el prrafo 4(c) de la Poltica

Teniendo en cuenta lo indicado, el Experto considera que la Demandante ha probado que la Demandada no ostenta un derecho o inters legtimo sobre el nombre de dominio <asturias.org>. No obstante, el Experto tambin considera que la Demandada ostenta un inters legtimo sobre el nombre de dominio <asturias.com>, sin que la Demandante haya podido probar adecuadamente lo contrario.

C. Registro y uso de los Nombres de Dominio de mala fe

El ltimo de los elementos previstos por la Poltica es que el Demandado haya registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas en el marco de la Poltica (ver, por ejemplo, las decisiones en World Wrestling Federation Entertainment, Inc. c. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001 o Robert Ehen Bogen c. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del Nombre de Dominio como en su posterior utilizacin.

A continuacin se analizar la eventual concurrencia de los citados elementos de mala fe en el presente caso.

(i) Registro de mala fe de los Nombres de Dominio por parte de la Demandada

A fin de evaluar la eventual mala fe de la Demandada respecto al registro de los Nombres de Dominio, el Experto considera que deben tenerse en cuenta dos circunstancias de gran importancia que ya han sido apuntadas anteriormente:

- El registro de los Nombres de Dominio se produjo entre abril y mayo de 1996, fecha en la que la Demandante todava no haba registrado sus marcas exclusivamente basadas en el nombre “Asturias”. De hecho, transcurrieron algo ms de diez aos entre el registro de los Nombres de Dominio y el de las mencionadas marcas;

- Ni en 1996 ni en la actualidad la Demandante ostentaba u ostenta un derecho exclusivo sobre el nombre “Asturias”, nombre que, por su carcter indicativo geogrfico, se encontraba disponible para su registro como nombre de dominio sin que ello pudiera acarrear razonablemente una infraccin de los derechos de la Demandante o de cualquier tercero.

Teniendo en cuenta lo indicado, parece difcil pensar que el registro de los Nombres de Dominio pudiera basarse en un previo conocimiento de las marcas de la Demandante (por la sencilla razn de que las mismas no existan en ese momento) y en la correspondiente voluntad de la Demandada de aprovecharse de ellas y que, por tanto, dicha actuacin pudiera considerarse como un registro de mala fe. Asimismo, el significativo plazo tiempo transcurrido entre el registro de los Nombres de Dominio y el de las marcas susceptibles de ser alegadas en este procedimiento por la Demandante constituye otro elemento que conduce al Experto a la conclusin anteriormente indicada.

En este sentido, cabe recordar que en la decisin adoptada en Her Majesty the Queen in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organizations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade c. Virtual Countries, Inc., Caso OMPI No. D2002-0754, el grupo de expertos encargado de resolver estableci, en relacin con el registro del nombre de dominio <newzealand.com>, el siguiente criterio: “Significativamente no existe elemento alguno que sugiera que cuando la Demandada registr el Nombre de Dominio lo hiciera con intencin de infringir los derechos de marca de terceros. Asimismo, desde el punto de vista del Grupo de Expertos, difcilmente la Demandada poda razonablemente haber previsto que al registrar el Nombre de Dominio infringira tales derechos. De este modo, se adopte una postura objetiva o subjetiva en relacin con la alegacin de ‘mala fe’, dicha alegacin debe rechazarse”1.

De modo complementario, cabe recordar igualmente la decisin Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V. c. Latin America Telecom Inc., Caso OMPI No. D2004-0242, la cual, en un supuesto parecido al planteado en el presente caso (el registro del nombre de dominio <mexico.com>) indic: “Incluso asumiendo que la palabra Mxico haba sido utilizada como marca por el predecesor de la Demandante, el Ministerio de Turismo de Mxico, el Grupo de Expertos no concibe que la Demandada seleccionara el nombre de dominio <mexico.com> en atencin al carcter de marca de la palabra Mxico, sino por su sentido de nombre de un pas. Ello impide considerar que se haya dado un registro de mala fe”2.

Considerando las circunstancias que concurren en este caso y a la vista de los criterios anteriormente expuestos, el Experto debe considerar que los Nombres de Dominio no fueron registrados de mala fe por parte de la Demandada y que, correspondientemente, no se cumple el tercero de los elementos requeridos por la Poltica para estimar la Demanda.

(ii) Uso de mala fe de los Nombres de Dominio por parte de la Demandada

Habiendo considerado que los Nombres de Dominio no fueron registrados por la Demandada de mala fe, el Experto no estima necesario entrar en la evaluacin del uso que de los mismos ha hecho y hace la Demandada.

7. Decisin

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.


Albert Agustinoy Guilayn
Experto nico

Fecha: 13 de noviembre de 2007


1 Traduccin no oficial del texto original ingls: “Significantly, there is nothing to suggest that when the Respondent registered the Domain Name it intended to violate anybody’s trademark rights, nor in the view of the Panel could the Respondent sensibly have anticipated that by registering the Domain Name it would be violating any such rights. Accordingly, whether one adopts an objective test or a subjective test in assessing ‘bad faith’, the allegation has to fail.

2 Traduccin no oficial del texto original ingls: “Even assuming that the word Mexico was being used as a trademark by the Complainant’s predecessor, the Tourism Ministry of Mexico, it is inconceivable to the Panel that Respondent selected the domain name <mexico.com> because of any trademark sense of the word Mexico, rather than because of its sense as the name of a country. That precludes a finding of bad faith registration.”

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/d2007-1233.html

 

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