La Demanda se basa, resumidamente, en las siguientes alegaciones:

El Demandante es el Gobierno de Asturias, уrgano representativo de la Comunidad Autуnoma uniprovincial de Asturias, constituida por Ley Orgбnica 7/1981 y denominada estatutariamente por el Principado de Asturias, siendo la identidad mбs generalizada para referirse a esta regiуn espaсola, el nombre de Asturias.

El Gobierno de Asturias es titular, por medio del Ente Pъblico de Comunicaciуn, de las marcas espaсolas grбfico-denominativas, ASTURIAS, N° 2.660.283 y ASTURIES (Asturias en asturiano o bable) N° 2.660.282; y, a travйs de la Sociedad Pъblica de Servicios, de la marca espaсola denominativa con grбfico, ASTURIAS +, N° 2.721.880.

Igualmente, es titular, por medio de otras Instituciones y Sociedades, de marcas espaсolas y comunitarias que incluyen el topуnimo Asturias, unido a vocablos de carбcter genйrico; como info, emprende, en la red, paraнso natural, exporta, etc. Por el carбcter genйrico de esos tйrminos el derecho exclusivo recae, a su juicio, en la denominaciуn ASTURIAS.

El Gobierno de Asturias es tambiйn titular de mбs de 80 nombres de dominio cuya principal palabra es ASTURIAS.

El Demandante tiene alojada su Web oficial en el dominio <asturias.es>, desde donde se informa y se promueven los servicios pъblicos que ofrece al ciudadano, a travйs de sus Organismos.

El nombre de dominio impugnado es el nombre del Demandante y guarda tal parecido con las marcas sobre las que posee derechos que infunde confusiуn entre los internautas. El nombre de dominio no tiene sentido en sн mismo si no es en relaciуn con el territorio de Asturias, administrado por el Demandante.

La Demandada es una entidad con domicilio en Asturias y con vinculaciуn profesional a Internet y conoce la forma de promociуn electrуnica de las Administraciones Pъblicas, por lo que no es casual la elecciуn del nombre de Asturias para constituir el nombre de dominio de la Demandada.

La Demandada no ostenta derecho o interйs legнtimo en el nombre de dominio porque no es titular de ningъn signo distintivo nacional o comunitario denominado Asturias ni tampoco se identifica con su razуn social.

El hecho de que la Demandada haya venido usando el nombre de dominio hasta la actualidad no genera ningъn derecho ni interйs adquirido a posteriori porque ni antes ni ahora es conocida por йl.

La Demandada registrу el nombre de dominio con datos inexistentes ya que no existe en Espaсa una sociedad denominada Laser Center, lo que supone una actitud indolente.

La Demandada era plenamente consciente de que con el registro se estaba apropiando de un nombre ajeno y que podнa inducir a los consumidores a la errуnea creencia de que se trata de un nombre de dominio que se identifica con el Demandante, estableciendo la idea de que existe alguna clase de patrocinio u origen comъn, atrayendo asн a los usuarios de la Web de la Demandada.

Probada la notoriedad y renombre de la denominaciуn ASTURIAS para identificar la regiуn espaсola de Asturias y la amplia difusiуn de las marcas con denominaciуn ASTURIAS, es imposible el desconocimiento de la existencia del Gobierno de Asturias en el momento del Registro, por lo que se hizo de mala fe.

La Web de la Demandada ofrece una “presunta” informaciуn y servicios sobre Asturias pero ello no es mas que una forma de atraer a los navegantes a las otras paginas Web de la Demandada y generar rendimientos, con бnimo de lucro, mediante la introducciуn en la Web de noticias y anuncios de Google, a travйs del sistema AdSense, mediante el pago de pay-per-click.

En definitiva, la Demandada impide que el Demandante sea el legнtimo titular del nombre de dominio y espera una oferta por su transferencia.

Termina solicitando que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.

B. Demandado

La Demandada alega en su contestaciуn, bбsicamente, que:

El Demandante adolece de una clara falta de legitimaciуn activa para presentar la demanda ya que no es titular de una sola marca que comprenda la denominaciуn ASTURIAS sino que esas marcas pertenecen a personas jurнdicas diferenciadas del Gobierno de Asturias.

La Demandada es la mercantil LEONESA ASTURIANA DE SERVICIOS EN RED S.L. que utiliza el acrуnimo o nombre comercial LASER CENTER, siendo titular de la marca “LASER INTERNET CENTER” por lo que no existe la ocultaciуn que el demandante le atribuye.

La Demandada comenzу a prestar sus servicios de Internet en el aсo 1995, situбndose en la actualidad entre los primeros proveedores de servicios plenos de Internet en Espaсa, con especial atenciуn a los territorios de Bilbao, Leуn y Asturias, siendo, por tanto, lуgico que muchos de estos servicios se dirijan a ciudadanos que residen en los mismos.

La legislaciуn marcaria espaсola prohнbe el registro como marca de las denominaciones geogrбficas de tal forma que nadie puede apropiarse en exclusiva de derechos de marca sobre este tipo de denominaciones ni mucho menos prohibir su uso a terceros.

En el бmbito de las UDRP las indicaciones geogrбficas no deben estar incluidas como afirma el Informe Final de Primer Proceso OMPI y declaran numerosas Decisiones del Centro.

Son muchas las marcas registradas en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas que contienen la expresiуn “Asturias”, siendo la mayorнa de titularidad privada y ninguna de ellas pertenece al Demandante, lo que abona su imposible reivindicaciуn a tнtulo de exclusiva.

El interйs legнtimo de la Demandada no es otro que, dentro de su objeto social y debido a su arraigo en el Principado de Asturias, ofrecer datos, informaciуn y servicios de utilidad para sus habitantes y personas que se interesen en el mismo.

Ademбs, la Demandada lleva utilizando la Web, alojada en el nombre de dominio en cuestiуn, desde 2001, con intensa actividad y sin ningъn problema hasta ahora en que se plantea esta demanda.

En el buscador Google aparecen miles de resultados sobre distintos sitios Web bajo la referencia de Asturias y entre ellos figura la Web de la Demandada. Todas esas pбginas son de particulares o empresas que, igual que la Demanda, ostentan intereses legнtimos para ofrecer un contenido parcialmente relacionado con la regiуn.

La existencia de ese interйs legнtimo serнa suficiente para rechazar la existencia de registro y uso de mala fe. No obstante, basta con reiterar que la Demandada registrу el nombre de dominio por tratarse de un nombre sencillo, fбcil de recordar y debido al arraigo que tiene en dicha Comunidad Autуnoma, sobre la que desea ofrecer noticias y presentar enlaces a pбginas de interйs en el entorno de Internet y siendo la Demandada una empresa dedicada a la prestaciуn de servicios en Internet, es lуgico que haga publicidad de los mismos en sus diferentes formas de comunicaciуn al pъblico.

El uso del nombre de dominio ha sido continuo desde 2001 por lo que no cabe aprovechamiento ilнcito de la reputaciуn ajena ni un registro intencionado con fines comerciales.

Abuso de procedimiento

La Demandada finaliza su contestaciуn alegando que este conflicto excede del бmbito de las UDRP y, en su caso, deberнa haberse planteado ante la jurisdicciуn ordinaria espaсola, al ser ambas partes de dicha nacionalidad.

Igualmente, afirma que el Demandante ha abusado de este procedimiento porque lo utiliza para sustraer a su legнtimo titular el nombre de dominio reclamado y obstaculizar sus actividades. Antes de presentar la demanda, el Demandante conocнa el uso legнtimo y de buena fe del nombre de dominio y pretende privar a la Demandada del uso de una denominaciуn geogrбfica e impedir su presencia en Internet con una denominaciуn que viene usando desde hace varios aсos.

6. Debate y conclusiones

6.1 Cuestiуn previa: la legitimaciуn activa del Demandante

El Demandado plantea en su contestaciуn la falta de legitimaciуn activa del Demandante alegando que no es titular de la mayorнa de las marcas en las que basa la Demanda ya que pertenecen a entidades, vinculadas o no con el Gobierno de Asturias, pero, en cualquier caso, con personalidad jurнdica propia. Se trata, por tanto, de una cuestiуn que es necesario resolver antes de entrar a considerar si se cumplen los requisitos establecidos en la Polнtica.

El pбrrafo 4 a) de la Polнtica establece como primera condiciуn para la aplicaciуn de este procedimiento, la necesidad de que el Demandante ostente un derecho sobre una marca de productos o servicios que pueda ser enfrentada al nombre de dominio impugnado por entender que es idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con dicha marca.

En este caso, el Demandante basa su derecho en una serie de marcas, muchas de las cuales pertenecen a Instituciones y Organismos distintos del Gobierno de Asturias, con personalidad jurнdica propia.

Tanto en la explicaciуn del iter procedimental como en los Antecedentes de Hecho ha quedado claro que el Demandante no es titular de ninguna marca constituida exclusivamente por la denominaciуn ASTURIAS, entre otras razones porque, obviamente, no puede existir una marca caracterizada exclusivamente por una denominaciуn geogrбfica, sin otros elementos denominativos o grбficos. Pero es que tampoco le pertenecen las dos ъnicas marcas que consisten en la denominaciуn ASTURIAS, representada en una especial grafнa.

Asн, las marcas N° 2.660.283 y N° 2.660.282, consistentes en el tйrmino ASTURIAS y ASTURIES, respectivamente, pertenecen al Ente Pъblico de Comunicaciуn del Principado de Asturias. Como el propio Demandante afirma, este Ente tiene personalidad jurнdica independiente. Por tanto, aunque tal Ente tenga relaciуn y forme parte de la estructura administrativa de la Comunidad Autуnoma de Asturias que gestiona el Demandante, no puede considerarse que йste sea titular y, por tanto, tenga derecho sobre tales marcas y, en consecuencia, no puede ostentar legitimaciуn activa para basar la demanda en las mismas.

Existen otras muchas marcas alegadas en la Demanda que contienen el tйrmino ASTURIAS como parte de la denominaciуn o grбfico. De todas ellas, puede entenderse que conceden al Demandante titularidad suficiente para acudir al presente procedimiento, las marcas espaсolas N° 1.598.924, denominativa con grбfico, ASTURIAS PARAНSO NATURAL, inscrita a nombre de la Consejerнa de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias; N° 2.305.663, denominativa ASTURIASEMPRENDE, titularidad de la Presidencia del Principado de Asturias y marca comunitaria N° 2.427.201, denominada INFOASTURIAS, tambiйn de la Consejerнa de Industria, Comercio y Turismo.

Los titulares de estas marcas no son entidades u organismos diferenciados del Gobierno de Asturias sino que son expresiones del mismo para gestionar diversas бreas que corresponden, en su conjunto, al Demandante.

En definitiva, el Grupo de Expertos considera que el Demandante ostenta legitimaciуn activa para presentar la Demanda y promover este procedimiento, en base a las marcas que acaban de indicarse ya que la Polнtica lo ъnico que exige es la existencia de un derecho de marca relacionado con el nombre de dominio, sin necesidad de que sea idйntico al mismo sino que podrнa entender el Demandante que es similar hasta el punto de crear confusiуn.

Por ъltimo, es importante destacar que no puede servir como alegaciуn de la existencia de un derecho de marca sobre la denominaciуn ASTURIAS, la circunstancia de que el territorio del Principado de Asturias o Asturias (como tambiйn puede denominarse) sea una muy conocida regiуn espaсola que es administrada por el Demandante. En efecto, las indicaciones geogrбficas no tienen el carбcter de marcas de productos o servicios y exceden del бmbito de la Polнtica. Asн lo indicу el Informe Final del Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, y resultу confirmado en el Informe del Segundo Proceso, de 3 de septiembre de 2001, que declarу que: “En el caso de los identificadores geogrбficos, que se tratan en el Capнtulo 6, se reconoce la existencia de determinadas normas a nivel internacional que prohнben las indicaciones de procedencia falsas o engaсosas en los productos y que protegen las indicaciones geogrбficas, o los nombres de lugares geogrбficos con los que se asocian productos que tienen caracterнsticas particulares de dicho lugar. No obstante, estas normas se aplican al comercio y puede ser necesaria una adaptaciуn para tratar la gama de problemas percibidos y que estбn relacionados con el uso indebido de indicaciones geogrбficas en el sistema de nombres de dominio. Ademбs, la falta de una lista internacional de indicaciones geogrбficas concertada plantearнa problemas importantes en la aplicaciуn de la Polнtica Uniforme en este бmbito debido a la necesidad de hacer elecciones difнciles con respecto al derecho aplicable. Se da a entender que el marco internacional en este бmbito debe progresar antes de disponer de una soluciуn adecuada para el uso indebido de las indicaciones geogrбficas en el sistema de nombres de dominio”

6.2 Debate y conclusiones

El pбrrafo 4.a) de la Polнtica exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la Demanda sea admisible:

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.

- Que el demandado carezca de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio y,

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

Teniendo en cuenta que la Demandante es una entidad espaсola y que su registro de marca es espaсol, asн como que el Demandado es tambiйn de nacionalidad y residencia espaсolas, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Polнtica, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Espaсol.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Como ya hemos indicado al tratar de la legitimaciуn activa del Demandante, carece de ella respecto de las marcas que consisten en la denominaciуn ASTURIAS y ASTURIES, representada en una especial grafнa por no ser su titular sino una Entidad con personalidad jurнdica propia.

Pero, ademбs, como tambiйn se ha razonado, las indicaciones geogrбficas no pueden ser apropiables como marcas, con todo lo que ello conlleva de atribuciуn de un derecho exclusivo a su titular. Las denominaciones geogrбficas pertenecen al dominio pъblico y sуlo podrбn constituir un signo distintivo cuando vayan acompaсadas de grбficos o tйrminos que las doten de distintividad. Como se manifiesta en la Decisiуn del Centro Empresa Municipal Promociуn Madrid S.A. v. Easylink Services Corporation, Caso OMPI N° D2001-1110, una indicaciуn geogrбfica no cumple la funciуn de ser una marca de servicios o productos que identifiquen a su titular frente a los productos o servicios de otros competidores. En el mismo sentido pueden citarse Brisbane City Council v. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd., Caso OMPI N° D2001-0047; Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen v. Marcel Stenzel, Caso OMPI N° D2001-0348; o Province of Brabant Wallon v. Domain Parchases, NOLDC, Inv., Caso OMPI N° D2006-0778.

Por eso se ha plasmado asн en los Informes Finales del Primer y Segundo Proceso OMPI, antes referidos.

Respecto de las marcas que han servido para conceder legitimaciуn activa al Demandante, no puede entenderse que exista identidad ni semejanza capaz de producir confusiуn pues el ъnico tйrmino que podrнa entrar en conflicto con el nombre de dominio es la indicaciуn geogrбfica ASTURIAS, siendo el resto de los vocablos que las componen absolutamente diferentes al nombre de dominio, y la denominaciуn ASTURIAS, como se ha razonado, no es apropiable en exclusiva.

Por tanto, el Grupo de Expertos concluye que no se cumple el primer requisito de la Polнtica, contenido en el pбrrafo 4 (a). Sin perjuicio de ello, el Grupo de Expertos quiere dejar constancia de que se atiene exclusivamente a la aplicaciуn de la Polнtica y el Demandante serб libre de plantear la cuestiуn ante los Tribunales ordinarios competentes, invocando fundamentos diferentes de los que presiden el Reglamento que son los ъnicos que se pueden juzgar en este procedimiento.

No cumpliйndose el primer requisito, no procede continuar el examen de los demбs.

Abuso de procedimiento

La Demandada alega que el Demandante ha utilizado este procedimiento con claro abuso para privarle de la legнtima titularidad del nombre de dominio, a sabiendas de que no concurrнan los tres requisitos de la Polнtica. Sin embargo, el Grupo de Expertos considera que el Demandante ha intentado defender lo que estima que son sus derechos, habiendo acreditado ser titular de marcas que incluyen, entre otros vocablos, la denominaciуn ASTURIAS. Por tanto, el Grupo de Expertos entiende que no existe el abuso de procedimiento denunciado.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, este Grupo de Expertos desestima la Demanda.

Marнa Baylos
Presidente

Paz Soler
Panelista

Alberto Bercovitz
Panelista

Fecha: 16 de diciembre de 2007

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/d2007-1391.html

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