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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Gobierno de Asturias v. Leonesa Asturiana de Servicios en Red,

S.L./ Laser Center/ Juan Alonso Lopez

Caso No. D2007-1391

1. Las Partes

La Demandante es Gobierno de Asturias, con domicilio en Coronel Aranda, Sector Derecho, Espaa, representada por UBILIBET, Espaa.

La Demandada es Leonesa Asturiana de Servicios en Red, S.L./ Laser Center/ Juan Alonso Lopez con domicilio en Oviedo, Asturias, Espaa, representada por Bufet Almeida, Abogados Asociados, Espaa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <asturias.net>.

El registrador del citado nombre de dominio es Tucows.

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 18 de septiembre de 2007. El 24 de septiembre de 2007 el Centro envi a Tucows va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 24 de septiembre de 2007 Tucows envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tcnico y de facturacin. En respuesta a una notificacin del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present una modificacin a la Demanda el 3 de octubre de 2007. El Centro verific que la Demanda junto con la modificacin a la Demanda cumplan los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de octubre de 2007. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 25 de octubre de 2007. El Escrito de Contestacin a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25 de octubre de 2007.

La Demandada solicit un Grupo de Expertos de tres miembros. El Centro nombr a Mara Baylos, Presidente, a D Paz Soler y a D. Alberto Bercovitz como miembros del Grupo Administrativo de Expertos el da 22 de noviembre de 2007, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Grupo Administrativo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Presentacin de documentos fuera del plazo para contestar a la Demanda

La Demandada present, despus del plazo para contestar a la Demanda, dos documentos y un escrito de alegaciones complementarias.

Teniendo en cuenta que los dos documentos consisten en dos decisiones del Centro, relacionadas con el caso actual, que son de fecha posterior a la Demanda y Contestacin y que stas son accesibles en la base de datos que contiene todas las Resoluciones, el Grupo de Expertos haciendo uso de las facultades concedidas en el artculo 10 del reglamento, admite los dos documentos.

No sucede lo mismo, sin embargo, con el escrito presentado por la Demandada el 11 de diciembre de 2007, como respuesta a aquel en el que el Demandante cumple la orden de procedimiento que se explica a continuacin. El Grupo de Expertos, haciendo uso de las facultades concedidas en el referido artculo 10 del Reglamento, considera improcedente tal escrito de la Demandada ya que no necesita explicaciones adicionales sobre las alegaciones del Demandante en cuanto a la titularidad de las marcas y tiene conocimiento suficiente para resolver con los documentos y escritos existentes.

Orden de procedimiento

El da 3 de diciembre, a peticin del Grupo de Expertos, el Centro dict una orden de procedimiento para que en el plazo de cinco das el Demandante aportara prueba adicional que acreditara la titularidad de las marcas consistentes nicamente en el trmino ASTURIAS. Como consecuencia de esta orden procedimental, se notific que la Decisin se dictara 5 das ms tarde.

El Demandante contest al Centro por medio de escrito de 4 de diciembre de 2007, en el que manifestaba que el Gobierno de Asturias era titular de la marca constituida por el nico trmino ASTURIAS por medio del Ente Pblico de Comunicacin del Principado de Asturias, creado para el ejercicio de las funciones propias de la Comunidad Autnoma en el mbito de los medios de comunicacin dependientes de la misma, en virtud de la Ley 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicacin Social, modificada por Ley 6/2003, de 30 de diciembre y por Ley 2/2006, de 16 de febrero. Aada que dicho Ente es una entidad de derecho pblico, con personalidad jurdica propia, pero que debe ejercer sus funciones bajo el auspicio del Consejo de Gobierno, la Sindicatura de Cuentas y la Junta General del Principado de Asturias.

En dicho escrito reiteraba la titularidad de otras marcas que incluyen el topnimo ASTURIAS junto a diversas expresiones genricas, alegando que, al no poder reclamarse dichas expresiones a ttulo exclusivo, deba entenderse que el Gobierno de Asturias ostentaba la exclusiva sobre la denominacin ASTURIAS.

Igualmente, destacaba la especial proteccin que la Ley espaola de Marcas y la propia Oficina Espaola de Patentes y Marcas ofrecen a los trminos geogrficos, no permitiendo su uso exclusivo sino combinados con otra denominacin, reclamando esa misma proteccin en el mbito del sistema de nombres de dominio.

Finalizaba solicitando que se considerara probado que, perteneciendo la marca constituida por el trmino ASTURIAS al Ente Pblico de Comunicacin del Principado de Asturias, la estructura de la Administracin Pblica asturiana ostentaba dicha titularidad.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es el Gobierno de la Comunidad Autnoma del Principado de Asturias y alega la titularidad por s misma o a travs de sus rganos de gestin de diversas marcas espaolas y comunitarias que contienen o consisten en la denominacin ASTURIAS.

Las marcas que consisten en la denominacin ASTURIAS o ASTURIES, representada con una especial grafa, son las espaolas N 2.660.283 y N 2.660282, solicitadas el 1 de julio de 2005 y concedidas el 1 de junio de 2006, y pertenecen al Ente Pblico de Comunicacin del Principado de Asturias.

Entre las dems marcas, las nicas que pueden considerarse titularidad del Demandante son las marcas espaolas, inscritas todas ellas a nombre de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias, N 1.598.924 y otras ms, denominativas con grfico, ASTURIAS PARASO NATURAL, de los aos 1990 y 1993, N 2.488.430/431/432/433 y N 2.602.816, denominativas con grfico, ASTURIAS TESORO CULTURAL, de los aos 2002 y 2004; as como las marcas comunitarias N 002427201, grfico denominativa, INFOASTURIAS, del ao 2001 y N 002801652, grfico denominativa, “ASTURIAS TESORO CULTURAL”, del ao 2002; la marca espaola N 2.305.663, denominativa ASTURIASEMPRENDE, titularidad de la Presidencia del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 3 de abril de 2000; y las marcas espaolas inscritas a nombre de la Consejera de Educacin y Cultura, N 2.283.383 y N 2.418.774, denominativas, ASTURIAS, ESPACIO EDUCATIVO, de los aos 1999 y 2001, respectivamente y la N 2.283.381, denominativa, ASTURIAS EN LA RED, de 1999.

Existen otra serie de marcas nacionales y comunitarias que contienen el topnimo ASTURIAS unido a diversos trminos o expresiones, pero todas ellas son titularidad de rganos o Entes pblicos, distintos del Gobierno de Asturias.

Asimismo, el Demandante, directamente o a travs de rganos o entidades administrativamente dependientes de ella, es titular de ms de ochenta nombres de dominio exclusiva o parcialmente basados en la denominacin “Asturias” o “Asturies”.

El Demandante tiene su portal oficial vinculado al nombre de dominio <asturias.es>, desde el que se puede obtener informacin sobre los distintos rganos y entidades dependientes de ella as como sobre el territorio asturiano en general.

El nombre de dominio impugnado, <asturias.net>, se registr el 14 de noviembre de 1998 y desde el ao 2001 aloja una pgina en la que se ofrece diferente informacin sobre la Comunidad Autnoma de Asturias.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demanda se basa, resumidamente, en las siguientes alegaciones:

El Demandante es el Gobierno de Asturias, rgano representativo de la Comunidad Autnoma uniprovincial de Asturias, constituida por Ley Orgnica 7/1981 y denominada estatutariamente por el Principado de Asturias, siendo la identidad ms generalizada para referirse a esta regin espaola, el nombre de Asturias.

El Gobierno de Asturias es titular, por medio del Ente Pblico de Comunicacin, de las marcas espaolas grfico-denominativas, ASTURIAS, N 2.660.283 y ASTURIES (Asturias en asturiano o bable) N 2.660.282; y, a travs de la Sociedad Pblica de Servicios, de la marca espaola denominativa con grfico, ASTURIAS +, N 2.721.880.

Igualmente, es titular, por medio de otras Instituciones y Sociedades, de marcas espaolas y comunitarias que incluyen el topnimo Asturias, unido a vocablos de carcter genrico; como info, emprende, en la red, paraso natural, exporta, etc. Por el carcter genrico de esos trminos el derecho exclusivo recae, a su juicio, en la denominacin ASTURIAS.

El Gobierno de Asturias es tambin titular de ms de 80 nombres de dominio cuya principal palabra es ASTURIAS.

El Demandante tiene alojada su Web oficial en el dominio <asturias.es>, desde donde se informa y se promueven los servicios pblicos que ofrece al ciudadano, a travs de sus Organismos.

El nombre de dominio impugnado es el nombre del Demandante y guarda tal parecido con las marcas sobre las que posee derechos que infunde confusin entre los internautas. El nombre de dominio no tiene sentido en s mismo si no es en relacin con el territorio de Asturias, administrado por el Demandante.

La Demandada es una entidad con domicilio en Asturias y con vinculacin profesional a Internet y conoce la forma de promocin electrnica de las Administraciones Pblicas, por lo que no es casual la eleccin del nombre de Asturias para constituir el nombre de dominio de la Demandada.

La Demandada no ostenta derecho o inters legtimo en el nombre de dominio porque no es titular de ningn signo distintivo nacional o comunitario denominado Asturias ni tampoco se identifica con su razn social.

El hecho de que la Demandada haya venido usando el nombre de dominio hasta la actualidad no genera ningn derecho ni inters adquirido a posteriori porque ni antes ni ahora es conocida por l.

La Demandada registr el nombre de dominio con datos inexistentes ya que no existe en Espaa una sociedad denominada Laser Center, lo que supone una actitud indolente.

La Demandada era plenamente consciente de que con el registro se estaba apropiando de un nombre ajeno y que poda inducir a los consumidores a la errnea creencia de que se trata de un nombre de dominio que se identifica con el Demandante, estableciendo la idea de que existe alguna clase de patrocinio u origen comn, atrayendo as a los usuarios de la Web de la Demandada.

Probada la notoriedad y renombre de la denominacin ASTURIAS para identificar la regin espaola de Asturias y la amplia difusin de las marcas con denominacin ASTURIAS, es imposible el desconocimiento de la existencia del Gobierno de Asturias en el momento del Registro, por lo que se hizo de mala fe.

La Web de la Demandada ofrece una “presunta” informacin y servicios sobre Asturias pero ello no es mas que una forma de atraer a los navegantes a las otras paginas Web de la Demandada y generar rendimientos, con nimo de lucro, mediante la introduccin en la Web de noticias y anuncios de Google, a travs del sistema AdSense, mediante el pago de pay-per-click.

En definitiva, la Demandada impide que el Demandante sea el legtimo titular del nombre de dominio y espera una oferta por su transferencia.

Termina solicitando que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.

B. Demandado

La Demandada alega en su contestacin, bsicamente, que:

El Demandante adolece de una clara falta de legitimacin activa para presentar la demanda ya que no es titular de una sola marca que comprenda la denominacin ASTURIAS sino que esas marcas pertenecen a personas jurdicas diferenciadas del Gobierno de Asturias.

La Demandada es la mercantil LEONESA ASTURIANA DE SERVICIOS EN RED S.L. que utiliza el acrnimo o nombre comercial LASER CENTER, siendo titular de la marca “LASER INTERNET CENTER” por lo que no existe la ocultacin que el demandante le atribuye.

La Demandada comenz a prestar sus servicios de Internet en el ao 1995, situndose en la actualidad entre los primeros proveedores de servicios plenos de Internet en Espaa, con especial atencin a los territorios de Bilbao, Len y Asturias, siendo, por tanto, lgico que muchos de estos servicios se dirijan a ciudadanos que residen en los mismos.

La legislacin marcaria espaola prohbe el registro como marca de las denominaciones geogrficas de tal forma que nadie puede apropiarse en exclusiva de derechos de marca sobre este tipo de denominaciones ni mucho menos prohibir su uso a terceros.

En el mbito de las UDRP las indicaciones geogrficas no deben estar incluidas como afirma el Informe Final de Primer Proceso OMPI y declaran numerosas Decisiones del Centro.

Son muchas las marcas registradas en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas que contienen la expresin “Asturias”, siendo la mayora de titularidad privada y ninguna de ellas pertenece al Demandante, lo que abona su imposible reivindicacin a ttulo de exclusiva.

El inters legtimo de la Demandada no es otro que, dentro de su objeto social y debido a su arraigo en el Principado de Asturias, ofrecer datos, informacin y servicios de utilidad para sus habitantes y personas que se interesen en el mismo.

Adems, la Demandada lleva utilizando la Web, alojada en el nombre de dominio en cuestin, desde 2001, con intensa actividad y sin ningn problema hasta ahora en que se plantea esta demanda.

En el buscador Google aparecen miles de resultados sobre distintos sitios Web bajo la referencia de Asturias y entre ellos figura la Web de la Demandada. Todas esas pginas son de particulares o empresas que, igual que la Demanda, ostentan intereses legtimos para ofrecer un contenido parcialmente relacionado con la regin.

La existencia de ese inters legtimo sera suficiente para rechazar la existencia de registro y uso de mala fe. No obstante, basta con reiterar que la Demandada registr el nombre de dominio por tratarse de un nombre sencillo, fcil de recordar y debido al arraigo que tiene en dicha Comunidad Autnoma, sobre la que desea ofrecer noticias y presentar enlaces a pginas de inters en el entorno de Internet y siendo la Demandada una empresa dedicada a la prestacin de servicios en Internet, es lgico que haga publicidad de los mismos en sus diferentes formas de comunicacin al pblico.

El uso del nombre de dominio ha sido continuo desde 2001 por lo que no cabe aprovechamiento ilcito de la reputacin ajena ni un registro intencionado con fines comerciales.

Abuso de procedimiento

La Demandada finaliza su contestacin alegando que este conflicto excede del mbito de las UDRP y, en su caso, debera haberse planteado ante la jurisdiccin ordinaria espaola, al ser ambas partes de dicha nacionalidad.

Igualmente, afirma que el Demandante ha abusado de este procedimiento porque lo utiliza para sustraer a su legtimo titular el nombre de dominio reclamado y obstaculizar sus actividades. Antes de presentar la demanda, el Demandante conoca el uso legtimo y de buena fe del nombre de dominio y pretende privar a la Demandada del uso de una denominacin geogrfica e impedir su presencia en Internet con una denominacin que viene usando desde hace varios aos.

6. Debate y conclusiones

6.1 Cuestin previa: la legitimacin activa del Demandante

El Demandado plantea en su contestacin la falta de legitimacin activa del Demandante alegando que no es titular de la mayora de las marcas en las que basa la Demanda ya que pertenecen a entidades, vinculadas o no con el Gobierno de Asturias, pero, en cualquier caso, con personalidad jurdica propia. Se trata, por tanto, de una cuestin que es necesario resolver antes de entrar a considerar si se cumplen los requisitos establecidos en la Poltica.

El prrafo 4 a) de la Poltica establece como primera condicin para la aplicacin de este procedimiento, la necesidad de que el Demandante ostente un derecho sobre una marca de productos o servicios que pueda ser enfrentada al nombre de dominio impugnado por entender que es idntico o similar hasta el punto de crear confusin con dicha marca.

En este caso, el Demandante basa su derecho en una serie de marcas, muchas de las cuales pertenecen a Instituciones y Organismos distintos del Gobierno de Asturias, con personalidad jurdica propia.

Tanto en la explicacin del iter procedimental como en los Antecedentes de Hecho ha quedado claro que el Demandante no es titular de ninguna marca constituida exclusivamente por la denominacin ASTURIAS, entre otras razones porque, obviamente, no puede existir una marca caracterizada exclusivamente por una denominacin geogrfica, sin otros elementos denominativos o grficos. Pero es que tampoco le pertenecen las dos nicas marcas que consisten en la denominacin ASTURIAS, representada en una especial grafa.

As, las marcas N 2.660.283 y N 2.660.282, consistentes en el trmino ASTURIAS y ASTURIES, respectivamente, pertenecen al Ente Pblico de Comunicacin del Principado de Asturias. Como el propio Demandante afirma, este Ente tiene personalidad jurdica independiente. Por tanto, aunque tal Ente tenga relacin y forme parte de la estructura administrativa de la Comunidad Autnoma de Asturias que gestiona el Demandante, no puede considerarse que ste sea titular y, por tanto, tenga derecho sobre tales marcas y, en consecuencia, no puede ostentar legitimacin activa para basar la demanda en las mismas.

Existen otras muchas marcas alegadas en la Demanda que contienen el trmino ASTURIAS como parte de la denominacin o grfico. De todas ellas, puede entenderse que conceden al Demandante titularidad suficiente para acudir al presente procedimiento, las marcas espaolas N 1.598.924, denominativa con grfico, ASTURIAS PARASO NATURAL, inscrita a nombre de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias; N 2.305.663, denominativa ASTURIASEMPRENDE, titularidad de la Presidencia del Principado de Asturias y marca comunitaria N 2.427.201, denominada INFOASTURIAS, tambin de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo.

Los titulares de estas marcas no son entidades u organismos diferenciados del Gobierno de Asturias sino que son expresiones del mismo para gestionar diversas reas que corresponden, en su conjunto, al Demandante.

En definitiva, el Grupo de Expertos considera que el Demandante ostenta legitimacin activa para presentar la Demanda y promover este procedimiento, en base a las marcas que acaban de indicarse ya que la Poltica lo nico que exige es la existencia de un derecho de marca relacionado con el nombre de dominio, sin necesidad de que sea idntico al mismo sino que podra entender el Demandante que es similar hasta el punto de crear confusin.

Por ltimo, es importante destacar que no puede servir como alegacin de la existencia de un derecho de marca sobre la denominacin ASTURIAS, la circunstancia de que el territorio del Principado de Asturias o Asturias (como tambin puede denominarse) sea una muy conocida regin espaola que es administrada por el Demandante. En efecto, las indicaciones geogrficas no tienen el carcter de marcas de productos o servicios y exceden del mbito de la Poltica. As lo indic el Informe Final del Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, y result confirmado en el Informe del Segundo Proceso, de 3 de septiembre de 2001, que declar que: “En el caso de los identificadores geogrficos, que se tratan en el Captulo 6, se reconoce la existencia de determinadas normas a nivel internacional que prohben las indicaciones de procedencia falsas o engaosas en los productos y que protegen las indicaciones geogrficas, o los nombres de lugares geogrficos con los que se asocian productos que tienen caractersticas particulares de dicho lugar. No obstante, estas normas se aplican al comercio y puede ser necesaria una adaptacin para tratar la gama de problemas percibidos y que estn relacionados con el uso indebido de indicaciones geogrficas en el sistema de nombres de dominio. Adems, la falta de una lista internacional de indicaciones geogrficas concertada planteara problemas importantes en la aplicacin de la Poltica Uniforme en este mbito debido a la necesidad de hacer elecciones difciles con respecto al derecho aplicable. Se da a entender que el marco internacional en este mbito debe progresar antes de disponer de una solucin adecuada para el uso indebido de las indicaciones geogrficas en el sistema de nombres de dominio”

6.2 Debate y conclusiones

El prrafo 4.a) de la Poltica exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la Demanda sea admisible:

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusin con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.

- Que el demandado carezca de derecho o inters legtimo en relacin con el nombre de dominio y,

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

Teniendo en cuenta que la Demandante es una entidad espaola y que su registro de marca es espaol, as como que el Demandado es tambin de nacionalidad y residencia espaolas, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Poltica, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Espaol.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

Como ya hemos indicado al tratar de la legitimacin activa del Demandante, carece de ella respecto de las marcas que consisten en la denominacin ASTURIAS y ASTURIES, representada en una especial grafa por no ser su titular sino una Entidad con personalidad jurdica propia.

Pero, adems, como tambin se ha razonado, las indicaciones geogrficas no pueden ser apropiables como marcas, con todo lo que ello conlleva de atribucin de un derecho exclusivo a su titular. Las denominaciones geogrficas pertenecen al dominio pblico y slo podrn constituir un signo distintivo cuando vayan acompaadas de grficos o trminos que las doten de distintividad. Como se manifiesta en la Decisin del Centro Empresa Municipal Promocin Madrid S.A. v. Easylink Services Corporation, Caso OMPI N D2001-1110, una indicacin geogrfica no cumple la funcin de ser una marca de servicios o productos que identifiquen a su titular frente a los productos o servicios de otros competidores. En el mismo sentido pueden citarse Brisbane City Council v. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd., Caso OMPI N D2001-0047; Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen v. Marcel Stenzel, Caso OMPI N D2001-0348; o Province of Brabant Wallon v. Domain Parchases, NOLDC, Inv., Caso OMPI N D2006-0778.

Por eso se ha plasmado as en los Informes Finales del Primer y Segundo Proceso OMPI, antes referidos.

Respecto de las marcas que han servido para conceder legitimacin activa al Demandante, no puede entenderse que exista identidad ni semejanza capaz de producir confusin pues el nico trmino que podra entrar en conflicto con el nombre de dominio es la indicacin geogrfica ASTURIAS, siendo el resto de los vocablos que las componen absolutamente diferentes al nombre de dominio, y la denominacin ASTURIAS, como se ha razonado, no es apropiable en exclusiva.

Por tanto, el Grupo de Expertos concluye que no se cumple el primer requisito de la Poltica, contenido en el prrafo 4 (a). Sin perjuicio de ello, el Grupo de Expertos quiere dejar constancia de que se atiene exclusivamente a la aplicacin de la Poltica y el Demandante ser libre de plantear la cuestin ante los Tribunales ordinarios competentes, invocando fundamentos diferentes de los que presiden el Reglamento que son los nicos que se pueden juzgar en este procedimiento.

No cumplindose el primer requisito, no procede continuar el examen de los dems.

Abuso de procedimiento

La Demandada alega que el Demandante ha utilizado este procedimiento con claro abuso para privarle de la legtima titularidad del nombre de dominio, a sabiendas de que no concurran los tres requisitos de la Poltica. Sin embargo, el Grupo de Expertos considera que el Demandante ha intentado defender lo que estima que son sus derechos, habiendo acreditado ser titular de marcas que incluyen, entre otros vocablos, la denominacin ASTURIAS. Por tanto, el Grupo de Expertos entiende que no existe el abuso de procedimiento denunciado.

7. Decisin

Por las razones expuestas, este Grupo de Expertos desestima la Demanda.


Mara Baylos
Presidente

Paz Soler
Panelista

Alberto Bercovitz
Panelista

Fecha: 16 de diciembre de 2007

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/d2007-1391.html

 

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