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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Gobierno de Asturias v. Diego Miras Silva

Caso No. D2007-1392

1. Las Partes

La parte demandante es el Gobierno de Asturias, representada por UBILIBET, con domicilio en Oviedo, Espaa (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es Diego Miras Silva, con domicilio en Montcada i Reixac, Espaa (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombres de dominio <asturias.biz> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

La entidad registradora del Nombre de Dominio es Godaddy.com, Inc.

(en adelante, “GoDaddy.com”).

3. Iter Procedimental

La Demandante present su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 18 de septiembre de 2007. El 24 de septiembre de 2007 el Centro envi a GoDaddy.com por medio de correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin al Nombre de Dominio. El 24 de septiembre de 2007 GoDaddy.com envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, tcnico y de facturacin del Nombre de Dominio. Habiendo revisado la Demanda, el Centro detect una deficiencia formal, que fue comunicada a la Demandante el 2 de octubre de 2007. La Demanda present un escrito de subsanacin de la Demanda el 3 de octubre de 2007.

El Centro verific que la Demanda, junto con el mencionado escrito de subsanacin, cumpla los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de octubre de 2007. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 24 de octubre de 2007. El escrito de contestacin a la demanda (en adelante, la “Contestacin a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 23 de octubre de 2007.

El Centro nombr a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro nico del grupo administrativo de expertos el da 30 de octubre de 2007, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

4.1. La Demandante

La Demandante es el gobierno de la comunidad autonmica de Asturias, regin que forma parte del territorio espaol y de cuya administracin se encarga, en el marco de sus competencias, la propia Demandante.

De acuerdo con lo indicado en la Demanda, la Demandante as como sus rganos de gestin son titulares de numerosos registros de marca y nombres de dominio basados en la denominacin “Asturias” o “Asturies” (en lengua bable). En este sentido, cabe sealar que la Demandante es titular de una serie de signos distintivos basados en la mencionada denominacin, que pueden dividirse en dos grandes grupos de:

- Por una parte, la Demandante, por medio de diversos entes administrativamente vinculados a ella, es titular de dos registros de marca inscritos ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas exclusivamente o casi exclusivamente basadas en el nombre “Asturias” o “Asturies” (en lengua bable). Dichos registros son:

- Marca espaola denominativa con grfico ASTURIAS (registro N 2660283), titularidad del Ente Pblico de Comunicacin del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 1 de Julio de 2005 en clase 38 del Nomencltor Internacional, especficamente para servicios de telecomunicaciones, de difusin de programas de televisin y de programas de radio; y

- Marca espaola denominativa con grfico ASTURIES (registro N 2660282), titularidad del Ente Pblico de Comunicacin del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 1 de Julio de 2005 en clase 38 del Nomencltor Internacional, especficamente para servicios de telecomunicaciones, de difusin de programas de televisin y de programas de radio.

- Por otra parte, la Demandante, de nuevo a travs de una serie de rganos y entes administrativamente dependientes de ella, es titular de ms de cien registros de marcas parcialmente basadas en el nombre “Asturias”. En este sentido, cabe citar, entre otras, las siguientes:

- Marca espaola denominativa con grfico ASTURIAS PARASO NATURAL (registro N 1598924), titularidad de la Consejera de Industria, Comercio y turismo del Gobierno del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 26 de octubre de 1990 en la clase 35 del Nomencltor Internacional.

- Marca espaola denominativa ASTURIAS EXPORTA (registro N 2668707), titularidad del Instituto de Desarrollo Econmico del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 8 de septiembre de 2005 en las clases 16, 35, 36, 41 y 42 del Nomencltor Internacional.

- Marca espaola denominativa ASTURIASEMPRENDE (registro N 2305663, titularidad de la Presidencia del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 3 de abril de 2000 en la clase 38 del Nomencltor Internacional.

- Marca comunitaria denominativa con grfico INFOASTURIAS (registro N 2427201), titularidad de la Consejera de Industria, Comercio y turismo del Gobierno del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 25 de octubre de 2001 en las clases 6, 9, 16, 18, 25, 35, 39 y 41;

- Marca espaola denominativa con grfico ASTURIAS+ (registro N 27217880), titularidad de la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A., concedida con efectos desde 11 de julio de 2006 en las clases 35 y 41 del Nomencltor Internacional, especficamente para publicidad, gestin de negocios comerciales, administracin comercial y trabajos de oficina (para la clase 35) y para educacin, formacin, esparcimiento y actividades deportivas y culturales (para la clase 41).

- Marca comunitaria denominativa con grfico SABOREANDO ASTURIAS (registro N 4791117), titularidad de Sociedad Regional de Turismo del Principado de Asturias, S.A., concedida con efectos desde 19 de abril de 2005 en las clases 6, 9, 16, 18, 25, 35, 39 y 41.

Asimismo, la Demandante, directamente o a travs de rganos o entidades administrativamente dependientes de ella, es titular de ms de ochenta nombres de dominio exclusiva o parcialmente basados en la denominacin “Asturias” o “Asturies”. En este sentido, cabe citar, entre otros los nombres de dominio <asturias.es>, <asturias.com.es> <asturias.org.es>, <asturias.gob.es>, <asturias.edu.es>, <asturias.info>, <asturias.travel>, <asturias.eu>, <asturies.mobi>, <asturies.name> o <asturies.eu>.

Desde diciembre de 1996 la Demandante tiene su portal institucional vinculado al nombre de dominio <asturias.es>, desde el que se puede obtener informacin sobre los distintos rganos y entidades dependientes de ella as como sobre el territorio asturiano en general.

4.2 El Demandado y el Nombre de Dominio

El Demandado es un ciudadano espaol que, de acuerdo con lo indicado en la Contestacin a la Demanda, ha desarrollado una red de sitios web (entre las cuales se encuentra incluido el sitio web conectado al Nombre de Dominio) referidos a diversos mbitos y temas, habiendo diseado personalmente tanto los contenidos como los programas informticos que permiten su funcionamiento.

Por lo que respecta al Nombre de Dominio cabe sealar que fue registrado el 22 de diciembre de 2003 y actualmente se encuentra conectado a una pgina web en la que, aparte de una serie de enlaces y espacios publicitarios referidos al Principado de Asturias, se incluye un enlace que conduce a otra pgina web en la que se informa escuetamente sobre el nmero de habitantes del citado Principado. De conformidad con lo indicado en la Contestacin a la Demanda, la mencionada pgina web se encuentra en fase de desarrollo, circunstancia que explica la escasez de contenidos incluidos en la correspondiente pgina web.

Asimismo, en la parte inferior derecha se incluyen cuatro secciones tericamente referidas al Demandado (“Contactar”, “Quienes Somos”, “Legal” y “Privacidad”), si bien ninguna de ellas tiene contenido activo alguno. Por ltimo, la mencionada pgina web incluye igualmente una serie de enlaces destacados como palabras genricas.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En la Demanda afirma la Demandante que:

- Es titular de una vasta relacin de registros de marcas espaolas y comunitarias basadas exclusiva o parcialmente en el nombre “Asturias” o “Asturies” (su equivalente en lengua bable). En este sentido, considera la Demandante que tanto las mencionadas marcas como su condicin de rgano de gobierno de dicha regin le otorgan un uso excluyente sobre la denominacin “Asturias”, sobre la cual hace un extenso estudio refirindose a sus orgenes as como a la vinculacin que dicha denominacin. Teniendo en cuenta lo indicado, la Demandante indica que el Nombre de Dominio es idntico a su marca espaola ASTURIAS, as como confusamente similar respecto a las marcas parcialmente compuestas por el nombre “Asturias” de las que es titular.

- Las intenciones del Demandado quedan claramente refrendadas si se tiene en cuenta que tiene su domicilio en Asturias, que es una entidad vinculada profesionalmente al mbito de Internet, que conoce la forma de promocin electrnica de las administraciones pblicas y, consecuentemente, de el Demandado y que, por todo ello no es casual que el Nombre de Dominio se base en el trmino “Asturias”;

- El Demandado no ostenta derecho o inters legtimo alguno respecto al Nombre de Dominio ni lo ostentaba en el momento de su registro, habida cuenta que no posee registro marcario alguno que se base en dicha denominacin, no ha sido nunca conocido por el nombre de “Asturias”, ni el Nombre de Dominio se vinculan a un uso informativo referido a la comunidad autnoma asturiana;

- El Demandado registr el Nombre de Dominio de mala fe dado que con su registro obtena un elemento identificativo de Asturias y, en consecuencia, de la Demandante. En este sentido, indica la Demandante que la denominacin “Asturias” se encuentra claramente vinculada a ella, siendo dicha vinculacin especialmente notoria en el territorio asturiano, donde el Demandado tiene su domicilio. Adicionalmente, la Demandante considera que, al ser “Asturias” la palabra ms utilizada para designar ese territorio, es obvio que el registro del Nombre de Dominio se realiz de forma oportunista. En efecto, entiende la Demandante que el registro del Nombre de Dominio ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de las marcas de su titularidad, actuacin expresamente prohibida por la normativa marcaria espaola;

- El Demandado ha utilizado de mala fe el Nombre de Dominio ya que lo ha vinculado a un servicio de bsqueda de contenidos por Internet que, de hecho le permite obtener visitantes a las pginas web conectadas a otros nombres de dominio de los que el Demandado es titular, adems de ofrecerle la oportunidad de obtener unos ingresos significativos derivados de la publicidad incluida en la citada pgina web;

- Teniendo en cuenta todo lo indicado, el Nombre de Dominio debera ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandado

En la Contestacin a la Demanda afirma el Demandado que:

- El trmino “Asturias” es una palabra genrica y de uso comn en el lenguaje, constituyendo un topnimo adems de un apellido bastante extendido. De este modo, el Demandado considera que la Demandante no puede pretender tener un derecho exclusivo sobre dicho nombre;

- Las nicas marcas de la Demandante a tener en cuenta (aquellas compuestas exclusivamente por el nombre “Asturias” o por “Asturias+”) deben ser consideradas irrelevantes ya que fueron registradas con aos de posterioridad respecto al Nombre de Dominio. Por otra parte, las marcas titularidad de la Demandante compuestas por denominaciones en las que aparece el nombre “Asturias” no plantean riesgo de confusin alguno con el Nombre de Dominio, tal y como se ha considerado en numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Poltica. Asimismo, la OMPI se ha pronunciado en contra de aplicar la Poltica a topnimos, en su Primer Informe sobre el Proceso de Nombres de Dominio de Internet. Por ltimo, indica el Demandado que existe un gran nmero de denominaciones que incluyen el vocablo “Asturias” y, por consiguiente, ni la Demandante ni nadie puede pretender tener un derecho exclusivo sobre el mencionado topnimo;

- El sitio web conectado al Nombre de Dominio forma parte de la red de sitios web del Demandado, habindolo utilizado e incurrido en numerosos gastos para su puesta en marcha con carcter previo a la recepcin de la Demanda. En efecto, si bien el mencionado sitio web se encuentra todava en fase de desarrollo, indica el Demandado que se integra dentro de un proyecto que le ha llevado aproximadamente dos aos de trabajo a jornada completa as como incurrir en significativos gastos para el mantenimiento y crecimiento de la citada red. Indica en este sentido que los ms de mil contenidos desarrollados en relacin con la mencionada red de sitios web as como la plataforma informtica que la sustenta son obra suya;

- El Demandado tena perfecto derecho de registrar el Nombre de Dominio puesto que “Asturias” es una palabra genrica o topnimo, palabras sobre las que nadie puede tener un derecho exclusivo. En este sentido, el Demandado indica que al registrar el Nombre de Dominio no tena conocimiento alguno de las marcas de la Demandante, especialmente si se tiene en cuenta el hecho de que las ms relevantes (compuestas exclusivamente por el nombre “Asturias” o por la denominacin “Asturias+”) fueron registradas con posterioridad al Nombre de Dominio;

- No ha utilizado el Nombre de Dominio de mala fe en cuanto que no ha intentado atraer, con nimo de lucro, usuarios de Internet por medio de la creacin de una confusin con las marcas de la Demandante. De hecho, indica el Demandado, la notoriedad alegada por la Demandante respecto de tales marcas no es tal, al no asociarse automticamente la denominacin “Asturias” a la Demandante; y

- En atencin a lo indicado, la Demanda debera ser desestimada.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el prrafo 4(a) de la Poltica, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- Acreditar el carcter idntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marca sobre las que la Demandante tiene derechos;

- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legtimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y

- Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.

A continuacin se analizar la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Poltica respecto al presente caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

El primero de los elementos que, de acuerdo con la Poltica, debe acreditar la Demandante es que el Nombre de Dominio es idntico o confusamente similar a las marcas de las que aqulla es titular. A este respecto, debe recordarse que las marcas de la Demandante basadas en el nombre “Asturias” se pueden dividir en dos grupos: aquellas marcas exclusivamente compuestas por el mencionado nombre o su traduccin a lengua bable y aquellas marcas en las que “Asturias” compone un elemento denominativo ms en la marca. De este modo, es preciso comparar cada uno de los grupos de marcas mencionados con el Nombre de Dominio, con el objeto de determinar si se puede concluir que existe identidad o una similitud entre ellos.

No obstante, antes de proceder a dicha comparacin, cabe recordar que las marcas alegadas por la Demandante son tanto titularidad directa suya como de otros rganos o entidades dependientes de ella. En este sentido, hay que tener en cuenta que el prrafo 4(a)(i) de la Poltica establece que una demanda deber basarse en una “marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos”. La aplicacin de esta disposicin al presente caso hubiera requerido una acreditacin documental por parte de la Demandante de sus derechos sobre las marcas titularidad de aquellas entidades que, a pesar de tener una vinculacin administrativa con ella, ostenten una personalidad jurdica independiente. A pesar de no haber aportado la mencionada acreditacin, el Experto ha considerado innecesario requerir a la Demandante la subsanacin de esta deficiencia formal, al no tener un impacto directo sobre el resultado de este procedimiento.

Si se comparan el Nombre de Dominio con el primero de los grupos de marcas mencionados, parece obvio que existe una identidad total entre ellas (al menos, por lo que respecto a la marca espaola ASTURIAS, registro N 2660283) y el Nombre de Dominio, puesto que la nica diferencia remarcable existente entre unas y otro es la inclusin en los Nombres de Dominio del sufijo “.biz”. Dicha diferencia, no obstante, no debe considerarse suficientemente relevante pues se deriva de las actuales condiciones de uso de los nombres de dominio en el marco del DNS (Domain Name System) y no elimina un riesgo de identidad entre las mencionadas marcas y el Nombre de Dominio. As lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Poltica (ver, por ejemplo, New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812, o A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172).

No obstante, habiendo puesto de manifiesto la prctica identidad existente entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante exclusivamente compuestas por el nombre “Asturias” o su traduccin a lengua bable hay que poner de relieve otra circunstancia que reviste una gran importancia: el registro de dichas marcas se produjo con posterioridad respecto al registro del Nombre de Dominio. Efectivamente, cabe recordar que el Nombre de Dominio fue registrado en diciembre de 2003 mientras las citadas marcas lo fueron en 2006.

Si bien, de acuerdo con los criterios establecidos en numerosas decisiones anteriores (ver, por ejemplo, las decisiones en Digital Vision, Ltd. c. Advanced Chemill Systems, Caso OMPI No. D2001-0827; AB Svenska Spel c. Andrey Zacharov, Caso OMPI No. D2003-0527; Iogen Corporation c. Iogen, Caso OMPI No. D2003-0544; o Madrid 2012, S.A. c. Scott Martin-MadridMan Websites, Caso OMPI No. D2003-0598), este hecho no impide considerar las marcas alegadas por la Demandante respecto a este primer elemento requerido por la Poltica, s plantea dudas en cuanto a la aplicacin del segundo y tercero de los mencionados elementos, tal y como se pondr de manifiesto en la presente decisin.

Por otra parte, el Experto considera que las marcas titularidad de la Demandante en las que el nombre “Asturias” es un elemento ms dentro de la denominacin protegida no pueden considerarse idnticas ni confusamente similares respecto al Nombre de Dominio. En este sentido, cabe tener en cuenta que la inclusin del nombre “Asturias” como un elemento ms dentro de la denominacin de la que se compone cada una de las citadas marcas no supone automticamente que dicho nombre se constituya, per se y de forma independiente respecto al conjunto de la denominacin de la marca registrada, como un signo distintivo independiente.

En efecto, cabe indicar que, de hecho, el nombre “Asturias” dentro de las denominaciones de las marcas aportadas por la Demandante constituye un elemento descriptivo ms, sin constituir un elemento distintivo independiente. As, el nombre “Asturias”, en cuanto que denominacin geogrfica incluida como un elemento ms de una marca, no puede considerarse como un signo distintivo independiente susceptible de ser considerado como una marca segn la Poltica. As lo han considerado diversas decisiones anteriores como, por ejemplo, Brisbane City Council c. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd., Caso OMPI No. D2001-0047; Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen c. Marcel Stenzel, Caso OMPI No. D2001-0348; o Empresa Municipal Promocin Madrid, S.A. c. Easylink Services Corporation, Caso OMPI N D2002-1110; o Province of Brabant Wallon c. Domain Parchases, NOLDC, Inc., Caso OMPI No. D2006-0778.

Esta conclusin se ve confirmada si se tiene en cuenta el Informe Final del Segundo Informe de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (disponible en “http://www.arbiter.wipo.int/amc/es/processes/process2/report/index.html”). En los puntos 237 a 245 de dicho informe se considera expresamente que las indicaciones geogrficas, sin contar con el respaldo de un registro de marca que recoja exacta y exclusivamente su nombre, no puede considerarse “marca” en el sentido previsto por la Poltica y, por tanto, no pueden servir de fundamento para una demanda en el marco de la misma.

Tampoco considera el Experto que, como consecuencia del desarrollo de las actividades de la Demandante y en especial de sus marcas, sta haya consolidado una vinculacin directa y exclusiva sobre el nombre “Asturias”, de tal modo que dicho nombre se perciba como directa y exclusivamente asociado a la Demandante, tal y como ya han reconocido decisiones anteriores adoptadas bajo la Poltica (ver, por ejemplo, Puerto Rico Tourism Company c. Virtual Countries, Inc., Caso OMPI No. D2002-1129; City of Lake worth c. John c. Becker, Inc., Caso OMPI No. D2003-0576; City of Salinas c. Brian Aughn, Caso NAF N 97076; o City of Dearborn c. Dan Mekled d/b/a ID Solutions, Caso NAF N 99602).

Sin perjuicio de lo indicado, y de las consideraciones que seguirn, el Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia del primero de los elementos requeridos por la Poltica.

B. Derechos o intereses legtimos

El prrafo 4(c) de la Poltica contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o inters legtimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Poltica.

En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepcin de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizacin en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios;

- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, an cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o

- Haber hecho un uso legtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intencin de desviar a los consumidores de forma equvoca o de empaar el buen nombre de las marcas de la Demandante con nimo de lucro.

En este caso debe analizarse la eventual concurrencia de este segundo elemento teniendo en cuenta las circunstancias propias del registro y uso del Nombre de Dominio.

Cabe recordar que el Demandado ha alegado que el sitio web asociado al Nombre de Dominio se encuentra en fase de desarrollo y que debe integrarse en una red de nombres de dominio basados en palabras genricas. Si bien los escasos contenidos incluidos en el mencionado sitio web plantean dudas respecto al carcter genuino del mencionado proyecto del Demandado, cabe tener igualmente en cuenta que, atendiendo a las circunstancias que se dan en este caso, el Experto considera igualmente improbable que el Demandado, por medio del Nombre de Dominio, pretendiera aprovecharse de las marcas de la Demandante o suplantarla fraudulentamente.

Por el contrario, el registro de una denominacin geogrfica como nombre de dominio (sin que en el momento de dicho registro el nombre en cuestin hubiera sido registrado como marca) podra considerarse como un uso legtimo en el sentido expresado por la Poltica. En efecto, el carcter general del nombre “Asturias” (y, por tanto, de uso -en cualquier forma, incluido el registro como nombre de dominio- no reservado a un operador en exclusiva, sumado a la falta de infraccin de derechos de terceros como consecuencia de dicho registro constituyen elementos suficientemente relevantes como para considerar que el Demandado poda ostentar al momento del registro del Nombre de Dominio un inters legtimo sobre el mismo. Numerosas decisiones adoptadas en circunstancias parecidas a las planteadas en este procedimiento han adoptado igualmente dicha consideracin (ver, por ejemplo, las decisiones en Buhl Optical Co. c. Mailbank.com, Inc., Caso OMPI No. D2000-1277; Empresa Municipal Promocin Madrid, S.A. c. Easylink Services Corporation, Caso OMPI N D2002-1110; o Excmo. Cabildo Insular de Tenerife and Promocin Exterior de Tenerife, S.A. c. JupiterWeb Services Limited, Caso OMPI No. D2003-0525).

Teniendo en cuenta lo indicado, el Experto considera que la Demandante no ha probado suficientemente que el Demandado no ostenta un inters legtimo sobre el Nombre de Dominio.

C. Registro y uso del Nombre de Dominio de mala fe

El ltimo de los elementos previstos por la Poltica es que el Demandado haya registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas en el marco de la Poltica (ver, por ejemplo, las decisiones en World Wrestling Federation Entertainment, Inc. c. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001 o Robert Ehen Bogen c. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del Nombre de Dominio como en su posterior utilizacin.

A continuacin se analizar la eventual concurrencia de los citados elementos de mala fe en el presente caso.

(i) Registro de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado

A fin de evaluar la eventual mala fe del Demandado respecto al registro del Nombre de Dominio, el Experto considera que deben tenerse en cuenta dos circunstancias de gran importancia que ya han sido apuntadas anteriormente:

- El registro del Nombre de Dominio se produjo cuando la Demandante todava no haba registrado sus marcas exclusivamente basadas en el nombre “Asturias” o en “Asturias+”. De hecho, transcurrieron algo ms de dos aos entre el registro del Nombre de Dominio y el de las mencionadas marcas;

- Ni en 2003 ni en la actualidad puede considerarse que la Demandante ostentaba u ostenta un derecho exclusivo y genrico sobre el nombre “Asturias”, nombre que, por su carcter indicativo geogrfico, se encontraba disponible para su registro como nombre de dominio sin que ello pudiera acarrear razonablemente una infraccin de los derechos de la Demandante o de cualquier tercero.

Teniendo en cuenta lo indicado, parece difcil pensar que el registro del Nombre de Dominio pudiera basarse en un previo conocimiento de las marcas de la Demandante (por la sencilla razn de que las mismas no existan en ese momento) y en la correspondiente voluntad del Demandado de aprovecharse de ellas y que, por tanto, dicha actuacin pudiera considerarse como un registro de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que en la decisin adoptada en Her Majesty the Queen in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organizations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade c. Virtual Countries, Inc., Caso OMPI No. D2002-0754, el grupo de expertos encargado de resolver estableci, en relacin con el registro del nombre de dominio <newzealand.com>, el siguiente criterio: “Significativamente no existe elemento alguno que sugiera que cuando la Demandada registr el Nombre de Dominio lo hiciera con intencin de infringir los derechos de marca de terceros. Asimismo, desde el punto de vista del Grupo de Expertos, difcilmente la Demandada poda razonablemente haber previsto que al registrar el Nombre de Dominio infringira tales derechos. De este modo, se adopte una postura objetiva o subjetiva en relacin con la alegacin de ‘mala fe’, dicha alegacin debe rechazarse.”1

De modo complementario, cabe recordar igualmente la decisin Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V. c. Latin America Telecom Inc., la cual, en un supuesto parecido al planteado en el presente caso (el registro del nombre de dominio <mexico.com>) indic: “Incluso asumiendo que la palabra Mxico haba sido utilizada como marca por el predecesor de la Demandante, el Ministerio de Turismo de Mxico, el Grupo de Expertos no concibe que la Demandada seleccionara el nombre de dominio <mexico.com> en atencin al carcter de marca de la palabra Mxico, sino por su sentido de nombre de un pas. Ello impide considerar que se haya dado un registro de mala fe.”2

Considerando las circunstancias que concurren en este caso y a la vista de los criterios anteriormente expuestos, el Experto debe considerar que el Nombre de Dominio no fue registrado de mala fe por parte del Demandado y que, correspondientemente, no se cumple el tercero de los elementos requeridos por la Poltica para estimar la Demanda.

(ii) Uso de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado

Habiendo considerado que el Nombre de Dominio no fue registrado por el Demandado de mala fe, el Experto no estima necesario entrar en la evaluacin del uso que de los mismos ha hecho y hace el Demandado.

7. Decisin

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.


Albert Agustinoy Guilayn
Experto nico

Fecha: 19 de noviembre de 2007


1 Traduccin no oficial del texto original ingls: “Significantly, there is nothing to suggest that when the Respondent registered the Domain Name it intended to violate anybody’s trademark rights, nor in the view of the Panel could the Respondent sensibly have anticipated that by registering the Domain Name it would be violating any such rights. Accordingly, whether one adopts an objective test or a subjective test in assessing ‘bad faith’, the allegation has to fail.”

2 Traduccin no oficial del texto original ingls: “Even assuming that the word Mexico was being used as a trademark by the Complainant’s predecessor, the Tourism Ministry of Mexico, it is inconceivable to the Panel that Respondent selected the domain name <mexico.com> because of any trademark sense of the word Mexico, rather than because of its sense as the name of a country. That precludes a finding of bad faith registration.”

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/d2007-1392.html

 

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