Marchio Registrato	Numero	Data di Registrazione
D&G DOLCE & GABBANA	652614	16 novembre 1995
D&G	872676	20 maggio 2005

B) Marchi Comunitari

Marchio Registrato	Numero	Data di Deposito
D&G DOLCE & GABBANA	003372547	26 settembre 2003
D&G DOLCE & GABBANA	001256551	27 luglio 1999
D&G	003372141	26 settembre 2003
D&G	000452359	10 settembre 1996

I Marchi DOLCE & GABBANA sono inoltre stati oggetto di deposito nazionale in oltre 93 paesi del mondo.

I Marchi DOLCE & GABBANA sono costituiti dalle iniziali dei cognomi e/o dai cognomi per esteso dei noti stilisti di moda Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

I Marchi DOLCE & GABBANA sono fermamente associati all’attivitа dei suddetti stilisti e massicciamente pubblicizzati in tutto il mondo sin dal 1985.

La societа Dolce & Gabbana S.r.l. gestisce a livello internazionale la commercializzazione dei prodotti (una vasta gamma di capi ed accessori di abbigliamento, profumi ed altri beni di lusso) contraddistinti dai Marchi DOLCE & GABBANA , che vengono distribuiti in vari paesi del mondo, Al riguardo il Ricorrente ha prodotto copia di materiale pubblicitario pubblicato tra il 1987 e il 1996 su note riviste di costume e di moda, italiane ed internazionali (tra cui: Gente, Vogue, Marie Claire, Elle, Fashion Europe, South China Morning Post ecc.) nonchй un elenco delle boutiques monomarca e punti vendita nel mondo dei prodotti contraddistinti dai Marchi DOLCE & GABBANA .

I Marchi DOLCE & GABBANA godono di rinomanza a livello internazionale, come giа stabilito in precedenti decisioni di Collegi OMPI (cfr. Dolce Gabbana s.p.a c. Victory, Caso OMPI No. D2001-1175; Dolce e Gabbana s.r.l. c. Agnes Varga, Caso OMPI No. D2004-0482).

Il Resistente ha registrato i Nomi a Dominio nel mese di giugno del 2007.

Secondo la documentazione allegata dal Ricorrente i Nomi a Dominio rimandano ciascuno ad una pagina web inattiva nella quale appare unicamente la scritta “Questo dominio и in vendita!”.

Con email del 7 settembre 2007, il Resistente ha informato il Ricorrente di aver ricevuto da una societа operante nella Repubblica Popolare Cinese una richiesta di acquisto di una serie di domini, tra cui i Nomi a Dominio. Al riguardo, in detta email il Resistente ha precisato che “al fine di non arrecare danni alla Vostra istituzione (il Ricorrente ndr.) riteniamo opportuno concederVi un diritto di prelazione sul dominio oggetto della compravendita”.

Successivamente, a fronte della disponibilitа manifestata dal Ricorrente all’acquisto dei Nomi a Dominio, la Resistente, con email del 20 settembre 2007, ha quantificato il corrispettivo per la vendita in complessivi € 118.800,00 precisando, altresм, che “il prezzo proposto NON E’ TRATTABILE!”.

5. Argomentazioni delle parti

A. Ricorrente

Il Ricorrente afferma che:

- GADO S.а.r.l. и titolare, tra gli altri, dei Marchi DOLCE & GABBANA e che la societа Dolce & Gabbana S.r.l. dispone dei diritti esclusivi su tali marchi sin dal 1985, gestendo, peraltro, in tutto il mondo la commercializzione della vasta gamma di prodotti contraddistinti da Marchi stessi;

- I Marchi DOLCE & GABBANA sono universalmente conosciuti e devono ritenersi marchi famosi in quanto: (i) detti marchi sono registrati in piщ di 93 paesi del mondo, (ii) il Ricorrente produce e commercializza i propri prodotti in tutto il mondo attraverso una rete di circa 150 punti vendita, (iii) i Marchi DOLCE & GABBANA sono massicciamente pubblicizzati a livello mondiale sin dal 1985;

- I Nomi a Dominio sono identici e/o simili ai Marchi DOLCE & GABBANA e come tali causano confusione e/o il rischio di diluizione dei marchi stessi;

In relazione al Resistente, il Ricorrente sostiene altresм che:

- Il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo all’uso dei Nomi a Dominio, in quanto:

(i) il Ricorrente non ha mai autorizzato o consentito l’utilizzo dei Marchi DOLCE & GABBANA e/o la registrazione dei Nomi a Dominio da parte del Resistente;

(ii) non esiste nй и mai esistita alcuna relazione d’affari tra il Resistente e il Ricorrente;

(iii) il Resistente non risulta essere titolare di alcun marchio o altro diritto sui Marchi DOLCE & GABBANA incorporati nei Nomi a Dominio;

(iv) il Resistente svolge attivitа di compravendita di autovetture, ricambi e accessori che nulla ha a che fare con i Marchi DOLCE & GABBANA nй con il mondo della moda in generale.

- Il Resistente ha registrato ed utilizzato i Nomi a Dominio in malafede, per le seguenti ragioni:

(i) il Resistente ha registrato i Nomi a Dominio al solo scopo di vendere gli stessi al Ricorrente o a terzi ad un prezzo di gran lunga superiore ai costi di registrazione;

(ii) all’atto della registrazione il Resistente era a conoscenza dei Marchi DOLCE & GABBANA , attesa la loro comprovata notorietа;

(iii) il Resistente si и reso responsabile della registrazione, presumibilmente anch’essa non autorizzata, di altri nomi a dominio composti dal nome di un altro famoso marchio della moda, John Richmond;

(iv) il Resistente non ha mai utilizzato i Nomi a Dominio i quali, peraltro, rimandano a pagine web inattive nelle quali appare unicamente la frase “Questo dominio и in vendita!”. La circostanza del mancato utilizzo di Nomi a Dominio identici a marchi noti и stato considerato dai Collegi OMPI prova in sй della malafede di colui che li ha registrati.

B. Resistente

Il Resistente non ha presentato alcuna Risposta.

6. Motivi della decisione

A. Identitа o confondibilitа

Ad avviso del Collegio i Nomi a Dominio sono confondibili con i Marchi DOLCE & GABBANA .

I Nomi a Dominio riproducono i Marchi DOLCE & GABBANA con la unica differenza che il simbolo “&” и, nei Nomi a Dominio, sostituito dalla lettera “e”.

Come correttamente rilevato dal Ricorrente, detta sostituzione risponde ad una mera esigenza tecnica dovuta al fatto che non и possibile includere alcuni segni grafici (e.g.: @, +, ?, %) tra cui il simbolo “&”, nella composizione di Nomi a Dominio. D’altro canto, tale sostituzione, come sostenuto da precedenti decisioni dei Collegi OMPI, non и affatto in grado di differenziare i nomi a dominio dai relativi marchi sм da eliminare il rischio di confusione lamentato (cfr. AT&T Knowledge Venture II, L.P. c. Rnetworld, Caso OMPI No. D2007-0035; AT&T Corp c. ATand.net, Caso OMPI No. D2005-1006; AT&T Corp. c. Sure Source, Caso OMPI No. D2002-1179).

Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy.

B. Assenza di diritti o titolo del Resistente in relazione al nome a dominio contestato

Il paragrafo 4(c) della Policy elenca, a titolo esemplificativo, le seguenti circostanze atte a dimostrare l’esistenza in capo al resistente di un diritto o titolo sul nome a dominio, ovvero:

(i) l’uso o la preparazione all’uso del nome a dominio per l’offerta al pubblico in buona fede di beni e servizi;

(ii) il fatto che il resistente sia comunemente conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio registrato; e

(iii) un legittimo uso non commerciale del nome a dominio, oppure un uso commerciale dello stesso, senza perт l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Secondo il costante orientamento dei Collegi OMPI, il Ricorrente deve fornire la prova prima facie dell’insussistenza, in capo al Resistente, di un diritto o titolo in relazione al nome a dominio in contestazione; soddisfatta tale condizione, и onere del Resistente provare il contrario (cfr., tra gli altri, Carolina Herrera, Ltd. c. Alberto Rincon Garcia, Caso OMPI No. D2002-0806; International Hospitality Management – IHM S.p.A. c. Enrico Callegari Ecostudio, Caso OMPI No. D2002-0683).

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il Ricorrente abbia assolto il proprio onere probatorio. Pertanto, la mancata presentazione di una Risposta da parte del Resistente consente al Collegio di ritenere, in considerazione delle circostanze del caso, che il Resistente non possa vantare alcun diritto o titolo sui Nomi a Dominio.

Il Collegio ritiene dunque provata anche la condizione di cui al paragrafo 4(a)(ii) della Policy.

C. Registrazione e Uso in Malafede

Il Collegio ritiene che il Resistente abbia registrato ed utilizzato i Nomi a Dominio in malafede.

In primo luogo, infatti, deve ritenersi accertato che all’atto della registrazione dei Nomi a Dominio il Resistente fosse a conoscenza dell’esistenza dei Marchi DOLCE & GABBANA sia per la comprovata notorietа a livello nazionale ed internazionale di detti marchi, sia perchй и lo stesso Resistente ad ammettere tale conoscenza nella email del 7 settembre 2007, quando dichiara di ritenere opportuno “concedere” al Ricorrente “un diritto di prelazione” per l’acquisto dei Nomi a Dominio “ al fine di non arrecare danni alla Vostra istituzione”. Ora и principio costantemente affermato dai Collegi OMPI che l’effettiva conoscenza dell’altrui marchio all’atto della registrazione del nome a dominio costituisca un elemento comprovante la malafede del resistente. (cfr. Prestige Brands Holdings, Inc., and Prestige Brands International, Inc. c. The domain is not for sale / Motohisa Ohno, Caso OMPI No. D2006-0608; Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. c. GWT, Caso OMPI No. D2007-0614).

D’altro canto la circostanza che, come documentato dal Ricorrente, i Nomi a Dominio rimandino a pagine web inattive in cui appare l’avviso “Questo dominio и in vendita!” e l’offerta di cessione degli stessi al Ricorrente, ad un prezzo di gran lunga superiore ai costi vivi di registrazione normalmente praticati sul mercato integrano la fattispecie specificatamente prevista al paragrafo 4(b)(i) della Policy ai fini della prova della registrazione e dell’uso in malafede di cui al paragrafo 4(a)(iii) della Policy .

7. Decisione

In ragione di quanto precede, il Collegio, ritenendo che (i) i Nomi a Dominio sono confondibili con i marchi registrati del Ricorrente; (ii) il Resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione ai Nomi a Dominio; e (iii) i Nomi a Dominio sono stati registrati ed utilizzati dal Resistente in malafede, dispone il trasferimento dei nomi a dominio <degdolceegabbana.com>, <degdolceegabbana.net>, <degdolceegabbana.org>, <degdolceegabbana.info>, <degdolceegabbana.biz>, <dolceegabbana.biz>, al Ricorrente.

Anna Carabelli
Membro Unico del Collegio

Data: 18 dicembre 2007

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/d2007-1564.html

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