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WIPO Arbitration and Mediation Center

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

Lilly ICOS LLC v. Denis Konrad/ Medical Ltd.

Case No. D2007-1762

1. Die Parteien

Beschwerdefьhrerin ist Lilly ICOS LLC, Wilmington, Delaware, USA.

Beschwerdegegner ist Denis Konrad/ Medical Ltd., Echterdingen, Deutschland.

2. Domain Name und Domainvergabestelle

Der streitige Domainname <cialis-apotheke.com> (der „Domainname“) ist bei Cronon AG, Berlin (die „Domainvergabestelle“) registriert.

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerde ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (das „Zentrum“) am 29. November 2007 per E-Mail und am 05. Dezember 2007 per Post in englischer Sprache ein. Am 13. Dezember 2007 bestдtigte die Domainvergabestelle, dass der Beschwerdegegner Inhaber der streitigen Domain ist.

Nachdem das Zentrum der Beschwerdefьhrerin am 17. Dezember 2007 mitteilte, dass die Verfahrenssprache Deutsch ist, reichte die Beschwerdefьhrerin eine geдnderte Beschwerde in deutscher Sprache ein, die am 21. Dezember 2007 per E-Mail und am 28. Dezember 2007 in kцrperlicher Form beim Zentrum einging.

Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde nunmehr den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie“), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung“) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Ergдnzenden Verfahrensregeln“) genьgt.

Nach MaЯgabe der Verfahrensordnung, Paragraph 4(c), wird der 4. Januar 2008 als Tag der fцrmlichen Einleitung des Beschwerdeverfahrens festgelegt.

Am 4. Januar 2008 hat das Zentrum dem Beschwerdegegner ordnungsgemдss mitgeteilt, dass gegen ihn eine Beschwerde eingereicht wurde, die formellen Verfahrensvoraussetzungen erfьllt sind und bis spдtestens 24. Januar 2008 eine Beschwerdeerwiderung eingereicht werden kann. Da keine Beschwerdeerwiderung eingereicht wurde, teilte die Beschwerdestelle am 25. Januar 2008 die Sдumnis des Beschwerdegegners mit.

Das Zentrum bestellte Herrn Peter Burgstaller am 31. Januar 2008 als Einzelpanelmitglied. Das Panel stellt fest, dass es ordnungsgemдЯ bestellt wurde. Das Panel hat eine Annahmeerklдrung und Erklдrung der Unbefangenheit und Unabhдngigkeit gemдЯ Paragraf 7 der Verfahrensordnung am 30. Januar 2008 abgegeben.

Die Verfahrenssprache ist Deutsch.

Am 18. Februar 2008 hat das Zentrum eine Email vom Beschwerdegegner erhalten, in der er angab, dass der Domainname seit drei Monaten nicht mehr aktiv sei. Das Beschwerdepanel hat diese ausserhalb der Frist eingereichte Email in Betracht gezogen, welche allerdings nichts an der Entscheidung des Beschwerdepanels дndert.

4. Sachverhalt

Die Beschwerdefьhrerin ist eine Gesellschaft mit beschrдnkter Haftung nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware, mit dem Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA.

GemдЯ Anlage 2 ist der Beschwerdegegner Domaininhaber des streitigen Domainnamens <cialis-apotheke.com>. Als administrativer Kontakt ist Herr Denis Konrad ausgewiesen.

Registrar des streitigen Domainnamens ist die Firma Cronon AG, Berlin. Der streitige Domainname wurde am 28. April 2006 vom Beschwerdegegner registriert.

Die Beschwerdefьhrerin vertreibt unter dem Warenzeichen CIALIS ein pharmazeutisches Produkt. Die Beschwerdefьhrerin ist Inhaberin der Wortmarke CIALIS insbesondere fьr die Klasse 5 („pharmazeutische und medizinische Prдparate insbesondere zur Vorbeugung und Behandlung sexueller Dysfunktion“), und zwar in einer Vielzahl von Lдndern, darunter USA, Kanada, Deutschland, Europдische Union usw. (Anlage 7). Bereits 1999 hat die Beschwerdefьhrerin beim USPTO die Marke CIALIS angemeldet; die Marke wurde im Hauptregister 2003 registriert.

Im Jahr 2004 gab die Beschwerdefьhrerin fьr die Vermarktung des Markenprodukts CIALIS 39 Mio. USD aus und erwirtschaftete einen Umsatz von mehr als $ 500 Mio. weltweit. 2006 betrug der Weltumsatz mit dem Markenprodukt CIALIS bereits 971 Mio. USD.

Seit etwa dem Jahr 2001 wird ьber das Markenprodukt CIALIS auch medial berichtet.

Der Beschwerdegegner hatte unter dem streitigen Domainnamen eine Website zum Abruf bereitgehalten, auf der neben dem Markenprodukte CIALIS der Beschwerdefьhrerin auch Konkurrenzprodukte dazu (z.B. Viagra) zum Kauf angeboten wurden (Anlage 13, 14).

Die Beschwerdefьhrerin hat den Beschwerdegegner zur Verwendung der Marke CIALIS nicht ermдchtigt oder sonst autorisiert.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdefьhrerin

Die Beschwerdefьhrerin hat folgende Argumente vorgebracht:

Der streitige Domainname <cialis-apotheke.com> ist mit der Marke CIALIS der Beschwerdefьhrerin, die in einer Vielzahl von Lдndern registriert wurde und als wohlbekannte Marke angesehen werden kann, zumindest verwechselbar дhnlich und der Beschwerdegegner verwendet den Domainnamen unbefugt, weil er dafьr keine Autorisierung bzw. sonstige Berechtigung hat.

Aufgrund des Umstandes, dass auf der unter dem streitigen Domainnamen abrufbaren Website des Beschwerdegegner unter anderem auch CIALIS-Produkte (neben Konkurrenzprodukten) der Beschwerdefьhrerin zum Kauf angeboten werden, ist offensichtlich, dass sich der Beschwerdegegner den guten Ruf des Warenzeichens CIALIS unberechtigt zu Nutzen macht. Im Zeitpunkt der Registrierung des streitigen Domainnamens war dem Beschwerdegegner das Markenzeichen CIALIS auch bekannt, war doch die mediale Prдsenz des Markenzeichens CIALIS groЯ und ergibt sich dies auch aus der Gestaltung der Website gemдЯ Anlage 13, wo nicht nur CIALIS-Produkte angeboten wurden, sondern sogar auf „Lilly“ verwiesen wird.

Der streitige Domainname wurde daher vom Beschwerdegegner bцsglдubig registriert und auch verwendet.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner hat keine formale Beschwerdeerwiderung erstattet. Am 18. Februar 2008 sandte er jedoch ein Email and das Zentrum, in der er aber lediglich angab, dass der Domainname seit drei Monaten nicht mehr aktiv sei.

6. Entscheidungsgrьnde

Voraussetzung fьr eine erfolgreiche Beschwerde gemдЯ Paragraf 4(a)(i)-(iii) der Richtlinie ist, dass

- der strittige Domainname mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdefьhrer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfдhig дhnlich ist (i); und

- der Beschwerdegegner weder ein Recht noch ein berechtigtes Interesse am strittigen Domainnamen hat (ii); und

- der strittige Domainname bцsglдubig registriert wurde und bцsglдubig verwendet wird (iii).

Sдmtliche aufgezeigten Voraussetzungen (i – iii) mьssen kumulativ erfьllt werden, um erfolgreich die Beschwerde durchzusetzen.

A. Identisch oder verwechslungsfдhig дhnlich

Aus Sicht des Beschwerdepanels ist der strittige Domainname verwechselbar дhnlich mit den in der Anlage 7 dargestellten Marken an denen die Beschwerdefьhrerin Markenrechte hat, weil der den zitierten Marken angehдngte Zusatz „apotheke“ bloЯ beschreibend ist und nichts am kennzeichnenden Charakter des Zeichens CIALIS дndert.

In dieser Hinsicht folgt das Beschwerdepanel der stдndigen Spruchpraxis auch anderer Beschwerdepanels in Zusammenhang mit dem Zeichen „CIALIS“ (vgl Lilly ICOS LLC v. John Hopking / Neo net Ltd, WIPO Case No. D2005-0694; Lilly ICOS LLC v. The Counsel Group, LLC, WIPO Case No. D2005-0042; Lilly ICOS LLC v. Jay Kim, WIPO Case No. D2004-0891; usw.) sowie der Ansicht der Beschwerdefьhrerin, wonach eine verwechslungsfдhige Дhnlichkeit zwischen den Marken gemдЯ Anlagen 7 und dem strittigen Domainnamen besteht.

Die Voraussetzung des Paragraf 4(a)(i) der Richtlinie ist dem zufolge erfьllt.

B. Rechte oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen

Das Beschwerdepanel geht auch davon aus, dass der Beschwerdegegner keine Rechte und auch kein berechtigtes Interesse am strittigen Domainnamen geltend machen kann.

Den Behauptungen der Beschwerdefьhrerin hat der Beschwerdegegner, ausser dem Email vom 18. Februar 2008 keine Argumente entgegengesetzt, obwohl es an ihm gelegen wдre, nach einem geeigneten Vortrag der Beschwerdefьhrerin, diese Behauptungen zu entkrдften/widerlegen – „Beweislastumkehr“ (vgl Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., WIPO Case No. D2000-0270).

Fьr das Beschwerdepanel sind die Behauptungen, zusammen mit den vorgelegten Beweisen, nachvollziehbar und glaubwьrdig, dies insbesondere auch deswegen, weil der Beschwerdegegner gemдЯ Anlage 13 nicht nur CIALIS-Produkte angeboten hat, sondern auch Konkurrenzprodukte – eine Zustimmung dazu ist der Beschwerdefьhrerin wohl kaum zu unterstellen. Anhaltspunkte fьr einen bona fide Gebrauch des streitigen Domainnamens oder fьr eine Bekanntheit des Beschwerdegegners unter dem streitigen Domainnamen bzw. fьr einen noncommercial oder fair use kann das Beschwerdepanel nicht feststellen – dazu fehlt jeglicher Vortrag des Beschwerdegegners.

Das Beschwerdepanel geht daher davon aus, dass der Beschwerdegegner keine eigenen Rechte und kein berechtigtes Interesse am strittigen Domainnamen ableiten kann und damit auch die Voraussetzung gemдЯ Paragraf 4(a)(ii) der Richtlinie erfьllt ist.

C. Bцsglдubige Registrierung und Verwendung des Domainnamens

GemдЯ Paragraf 4(a)(iii) der Richtlinie bedarf es des Nachweises durch die Beschwerdefьhrerin, dass die strittige Domain vom Beschwerdegegner nicht nur bцsglдubig genutzt, sondern auch bцsglдubig registriert wurde. Wesentlich dabei ist, dass die Bцsglдubigkeit im Zeitpunkt der Registrierung der strittigen Domain vorgelegen haben muss.

Die Beschwerdefьhrerin hat ihre CIALIS-Markenrechte, beginnend ab dem Jahr 1999, dargelegt. Die Investitionen in die Vermarktung des Produkts und der weltweite Umsatz waren bereits im Jahr 2004 erheblich (Anlage 8). Die mediale Berichterstattung ьber CIALIS-Produkte startete 2001.

Da der Beschwerdegegner offenbar im Bereich pharmazeutischer Produkte tдtig ist, musste er auch im Zeitpunkt der Registrierung des streitigen Domainnamens um die Markenrechte der Beschwerdefьhrerin Bescheid wissen, dies umso mehr, als allgemein bekannt ist, dass gerade im Bereich Pharmazeutika Marken und Patente von besonderer Bedeutung sind.

Aus diesen Grьnden ist das Beschwerdepanel der Ьberzeugung, dass im Zeitpunkt der Registrierung der strittigen Domain durch den Beschwerdegegner, nдmlich am 28. April 2006, diesem die Bцsglдubigkeit zu unterstellen ist - die von der Beschwerdefьhrerin vorgelegten Beweismittel lassen daran keine Zweifel ьbrig, insbesondere mit Verweis auf Anlage 13.

Dass der strittige Domainname zudem auch bцsglдubig benutzt wurde, zeigt sich ebenfalls im Besonderen aus der Anlage 13, wonach der Beschwerdegegner nicht nur die Produkte der Beschwerdefьhrerin zum Kauf anbot, sondern zudem auch auf „Lilly Cialis“ unter dem Menьpunkt „Kategorien“ verweist und auch Konkurrenzprodukte anbot.

Das Beschwerdepanel ist nach den vorgelegten Anlagen der Ьberzeugung, dass der Beschwerdegegner es gerade darauf anlegte, aus der Bekanntheit der Markenprodukte der Beschwerdefьhrerin Nutzen zu schlagen, insbesondere indem er Internetbenutzer zu seiner Website leitet (vgl auch Lilly ICOS LLC v. East Coast Webs, Sean Lowery, WIPO Case No. D2004-1101). Dem potenziellen Kдufer werden zudem nicht nur CIALIS-Produkte, sondern sogar auch Konkurrenzprodukte angeboten – insofern werden Interessenten sogar, auch zulasten der Beschwerdefьhrerin, in die Irre gefьhrt.

Die Voraussetzungen nach Paragraf 4(a)(iii) der Richtlinie liegen daher vor.

Auch wenn der Inhalt der Website heruntergenommen wurde und jetzt keine aktive Website sichtbar ist, so дndert das passive Halten eines Domainnamens, insbesondere in Anbetracht des Bekanntheitsgrads der Marken der Beschwerdestellerin, nichts am Befund der bцsglдubigen Verwendung des Domainnamens (vgl auch Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003).

7. Entscheidung

Aus den vorgenannten Grьnden ordnet das Beschwerdepanel in Ьbereinstimmung mit Paragraf 4(i) der Richtlinie und Paragraf 15 der Verfahrensordnung an, dass der Domainname <cialis-apotheke.com> an die Beschwerdefьhrerin zu ьbertragen ist.

Peter Burgstaller
Einzelpanelist

Datum: 19. Februar 2008