Источник информации:
официальный сайт ВОИС

Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

 

Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Xfera Moviles, S.A. v. Rabana Rapelang

Caso No. DES2007-0016

 

1. Las Partes

La Demandante es Xfera Moviles, S.A., con domicilio en Madrid, Espaсa, representada por Abril Abogados, Espaсa.

La Demandada es Rabana Rapelang, con domicilio en Capetown, Sudбfrica.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <yeigo.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 4 de julio de 2007. El 5 de julio de 2007, el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 6 de Julio de 2007 ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de julio de 2007. De conformidad con el artнculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 31 de julio de 2007. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 2 de Agosto de 2007.

El Centro nombrу a Luis Larramendi como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 21 de Agosto de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- Xfera Mуviles, S.A. es titular de las siguientes marcas con efectos en Espaсa:

- Marca espaсola nє 2730813 YOIGO, solicitada el dнa 18 de Septiembre de 2006.

- Marca comunitaria nє 005416904 YOIGO, solicitada el dнa 25 de Octubre de 2006.

- Marca comunitaria nє 005417324 YOIGO, solicitada el dнa 25 de Octubre de 2006.

- Marca comunitaria nє 005417373 YOIGO, solicitada el dнa 25 de Octubre de 2006.

- Marca comunitaria nє 005417381 YOIGO, solicitada el dнa 25 de Octubre de 2006.

- Xfera Mуviles, S.A. es asimismo titular, entre otros nombres de dominios tanto genйricos como territoriales consistentes en la denominaciуn YOIGO, del nombre de dominio <yoigo.es>, registrado el 18 de Septiembre de 2006.

- Xfera Mуviles, S.A. es una sociedad espaсola, participada por la firma telefуnica sueca Telea Sonera, que desarrolla sus actividades en el sector de la telefonнa mуvil, siendo YOIGO una de sus marcas mбs conocidas en Espaсa, y a la que puede reconocerse la condiciуn de notoria.

- Debe de destacarse tambiйn el hecho de que el demandado Rabana Rapelang puede considerarse como representante vбlido de Cedux Technology (PTY) Ltd., que es titular del dominio <yeigo.com> desde el 12 de Abril de 2005.

- Xfera Mуviles, S.A. enviу sendos requerimientos a la citada firma Cedux Technology (PTY) Ltd. con fechas 3 de Mayo y 16 de Mayo de 2007 conminбndola a que se abstuviera de usar la denominaciуn YEIGO en el espacio de la Comunidad Europea.

- El nombre de dominio controvertido <yeigo.es> fue registrado al dнa siguiente de recibir el segundo de los requerimientos, esto es, con fecha 27 de Mayo de 2007.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su Demanda, la Demandante realiza, bбsicamente, las siguientes alegaciones:

- Que Xfera Mуviles, S.A. es titular de la marca espaсola nє 2730813 YOIGO solicitad el 18 de Septiembre de 2006, marca comunitaria nє 005416904 YOIGO solicitada el 25 de Octubre de 2006, marca comunitaria nє 005417324 YOIGO solicitada el 25 de Octubre de 2006, marca comunitaria nє 005417373 YOIGO solicitada el dнa 25 de Octubre de 2006 y marca comunitaria nє 005417381 YOIGO solicitada el dнa 25 de Octubre de 2006.

- Que igualmente Xfera Mуviles, S.A. es titular de numerosos nombres de dominio que incluyen la denominaciуn YOIGO o similares en diferentes niveles, siendo el mбs conocido y principal el dominio <yoigo,com>, y entre los que se encuentra tambiйn el dominio <yoigo.es>.

- Que la marca YOIGO ha alcanzado en un brevнsimo lapso de tiempo el status de marca notoria, no sуlo como consecuencia de la gran inversiуn publicitaria efectuada, siendo por el hecho de participar en un mercado en el cual la competencia es muy reducida.

- YOIGO es la marca estrella de la Demandante Xfera Mуviles, S.A., en cuya participaciуn accionarial destaca la telefуnica sueca Telia Sonera.

- Que es poco verosнmil que el solicitante desconociera el carбcter notorio de Yoigo cuando existe una cuasi identidad entre el dominio controvertido y la citada marca YOIGO y que al ser el citado dominio fonйticamente cuasi idйntico a la marca YOIGO, debe entenderse que concurre el primer requisito exigido por el Reglamento.

- Que Xfera Mуviles, S.A. lleva usando de forma reiterada la denominaciуn Yoigo al menos desde la fecha de solicitud y registro de la marca nacional YOIGO antes citada (el 18 de Septiembre de 2006) y que dicha fecha de comienzo de uso es suficientemente anterior a la fecha de registro del dominio controvertido lo que, unido a la consideraciуn de notoria de la marca YOIGO, resulta evidente que el demandado no puede acreditar interйs legнtimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa <yeigo.es>.

- Que al haber procedido la Demandante a solicitar el dominio en su nombre cuando habнa sido advertido de que la empresa de la que formaba parte, Cedux Tecnhology (PTY) Ltd. podrнa incurrir en infracciуn de la marca YOIGO de Xfera Mуviles, S.A., debe entenderse que el registro de dicho dominio se produjo de mala fe.

- Que dicha mala fe queda ademбs constatada por el hecho de que en el momento de presentar a registro el dominio controvertido, el Demandante era plenamente consciente de la infracciуn sobre los derechos prioritarios de la demandada que estaba realizando con dicha acciуn.

Como consecuencia de todo ello, se solicita que el nombre de dominio controvertido sea transferido a la demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

A continuaciуn el Experto procederб al examen de los documentos e informaciones que obran en el expediente, asн como de otros que ha estimado necesario obtener por sus propios medios, todo ello de cara a determinar si concurren los tres requisitos exigidos por el Artнculo 2 del Reglamento.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Como bien es sabido, el Artнculo 2 del Reglamento exige que “el dominio controvertido sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con otros tйrmino sobre el que demandante alegue poseer derechos previos”.

En el presente caso la demandante ha probado ser titular de diversos registros/solicitudes de marca que protegen el tйrmino “yoigo”.

Una simple comparaciуn entre los vocablos “yeigo” y “yoigo” lleva necesariamente a concluir que ambos estбn compuestos por el mismo nъmero de letras y sнlabas, y que comienzan y terminan por los mismos fonemas, siendo la ъnica diferencia entre ambos la presencia de la vocal “e” en “yeigo", en lugar de la primera de las dos vocales “o” de “yoigo”.

En base a dichos criterios el Experto concluye que, si bien “yeigo” no es un signo idйntico a YOIGO, sн es un tйrmino que reviste un grado de similitud con “yoigo” suficiente como para crear confusiуn entre ambos.

Como es bien sabido, el proceso comparativo a efectuar debe hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, ya que el ъnico elemento que ha sido verdaderamente objeto de elecciуn en el nombre de dominio controvertido es precisamente el que figura en el segundo nivel.

En base a todo ello, el Experto decide, por consiguiente, que se cumple el primer requisito exigido por el Artнculo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legнtimos

Este Experto desea, previamente al desarrollo de sus razonamientos para determinar la concurrencia o no de este segundo requisito, destacar la importancia de tres factores o circunstancias probadas:

- En primer lugar, que el Demandado Rabana Rapelang puede considerarse como vбlido representante de Cedux Technology (PTY) Ltd., al figurar como contacto administrativo del nombre de domino <yeigo.com>, del que es titular dicha sociedad.

- Que el dominio <yeigo.com> fue registrado a favor de dicha entidad con fecha de 12 de Abril de 2005.

- Que ninguno de los registros de marca ni de nombre de dominio cuya existencia ha acreditado la Demandante y de los que es titular, tienen prioridad anterior a la fecha de 12 de Abril de 2005.

Este Experto no puede negar, pues en la documentaciуn y hechos que obran en el expediente es fбcilmente constatable, que YOIGO constituye una denominaciуn notoria.

No obstante, ello no implica que no pueda considerarse que Cedes Technology (PTY) Ltd. (firma a la que pertenece el Demandado) ya habнa comenzado a usar la denominaciуn YEIGO y que ostentaba derechos sobre la misma a travйs de un registro de un nombre de dominio como es <yeigo.com> registrado desde el 12 de Abril de 2005, esto es, con bastante antelaciуn a la fecha de prioridad de los derechos invocados por la Demandante y que, por consiguiente, tenga que considerarse necesariamente que la creaciуn de la denominaciуn “yeigo” se deba al hecho de que la marca YOIGO se convirtiу en notoria y, subsiguientemente, a un intento de aproximarse a la misma y beneficiarse de esa notoriedad.

Naturalmente que, como seсala la Demandante, no es verosнmil que el solicitante desconozca el carбcter notorio de Yoigo, pero ese hecho pierde totalmente su trascendencia a efectos de este procedimiento si se considera que Yeigo habнa sido registrado como nombre de dominio y habнa empezado a usarse antes de que YOIGO adquiriera la condiciуn de signo notorio. En otras palabras, la creaciуn del nombre de dominio <yeigo.com> antes de que la Demandante consolidara cualquiera de sus derechos, debe ser considerada como fundamento de la existencia de un interйs legнtimo a favor del Demandado, en registrar el nombre de dominio, por cuanto no hay prueba alguna que impida concluir que fue una creaciуn independiente.

Este Experto no quiere dejar de constatar que hay cuestiones diferentes a las que deben ser tratadas en el objeto de este procedimiento como son la probable incompatibilidad de tйrminos como Yeigo y Yoigo en el mismo sector; o la mбs que posible denegaciуn de una eventual solicitud de marca “Yeigo” en Espaсa por causa de la existencia previa de los registros YOIGO anteriormente mencionados. No obstante, el Experto no debe entrar en esas cuestiones ni en ninguna otra que no verse sobre la estricta determinaciуn de la concurrencia de los requisitos establecidos en el Reglamento y que deben ser resueltas a travйs de los procedimientos correspondientes y ante los organismos y foros competentes para ello.

La cuestiуn realmente relevante en este procedimiento es si el Demandado tenнa derecho o interйs legнtimo para solicitar el registro del nombre de dominio controvertido y no cabe duda de que la existencia de un nombre de dominio como <yeigo.com> con antelaciуn a cualquiera de los derechos acreditados por la Demandante, otorga a su titular no sуlo interйs legнtimo en intentar expandir sus actividades a cualquier lugar, sino tambiйn el derecho a hacerlo, independientemente del resultado que arroje despuйs ese intento.

Procede, a este respecto, traer a colaciуn el hecho de que si bien el Reglamento aplicable a esta controversia no contempla de manera especнfica ninguna circunstancia que, de ser probada, justificarнa la existencia de un derecho o interйs legнtimo a favor del Demandado, tanto su objeto y espнritu como sus principios generales estбn inspirados en la Polнtica Uniforme de Resoluciуn de Conflictos entre marcas y nombres de dominio de ICANN.

Dicha Polнtica establece en su parrafo 4.c) de forma no limitativa, algunas circunstancias que justificarнan la existencia de ese derecho o interйs legнtimo y que, a juicio de este Experto, concurren en el supuesto que se resuelve en esta decisiуn.

Ha habido ya un buen nъmero de decisiones en las que la analogнa existente entre dicha Polнtica y el Reglamento aplicable han sido objeto de interpretaciуn, anбlisis y aplicaciуn directa a supuestos en los que el dominio controvertido era un dominio territorial espaсol.

Mбs en concreto, en la decisiуn Estudios Universitarios de Andalucнa S.L. v Eusanet, S.L., Caso OMPI Nє  DES2006-0005 se seсalaba:

“Hay que seсalar que la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la “Polнtica”) en la que se inspira claramente la regulaciуn contenida en el “Reglamento”, permite en su Artнculo 4.c) que el demandado invoque como fundamento de un interйs legнtimo, el hecho de que el mismo haya sido conocido por el nombre de dominio que se registra...”.

En es misma decisiуn tambiйn se seсalaba:

“Por otra parte, pese a las afirmaciones que hace la demandante en la demanda, no puede considerarse que la marca ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCНA, S.L. (EUSA, S.L.) las marcas mixtas EUSA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCНA fueran marcas notorias en el aсo 1998, cuando la demandante comienza a utilizar en el mercado y en Internet el nombre de EUSA. Por ello, no hay motivos suficientes para pensar que la demandada conocнa la existencia de esas marcas cuando registro el nombre de dominio <eusa.es>, ni cuando registrу los anteriores nombres de dominio <eusa.net> y <eusanet.es>.

En este caso, el Experto entiende que esa interpretaciуn es tambiйn aplicable.

En definitiva, el Experto entiende, no sуlo que la denominaciуn “yeigo” no fue creada a partir del conocimiento del tйrmino “yoigo” y de su notoriedad, sino que ademбs la existencia de un dominio y uso del mismo en la red, anterior a todos esos derechos, le otorga un derecho e interйs legнtimo sobre el derecho del nombre de dominio controvertido que provoca, por consiguiente, que no concurra en el presente procedimiento el segundo requisito exigido por el Artнculo 2 del Reglamento.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Por ъltimo, y de manera breve, el Experto desea analizar la posible concurrencia del tercer requisito exigido por el Artнculo 2 del Reglamento.

Lo cierto es que la falta de Escrito de Contestaciуn a la Demanda por el Demandado impide disponer de una justificaciуn especнfica por parte de йste respecto a la razуn por la cual procediу a registrar el dominio <yeigo.es> inmediatamente despuйs de recibir los requerimientos que le fueron enviados por la Demandante con respecto al uso y alcance del nombre de dominio <yeigo.com>.

En principio no parecerнa consecuente determinar que el demandado haya registrado o usado de mala fe el dominio <yeigo.es> cuando, tal y como ya ha quedado constatado, ya existнa un derecho e interйs legнtimo en el momento de hacerlo.

Podrнa considerarse que el registro se produjo ъnicamente como consecuencia del envнo por la Demandante de los citados requerimientos de 3 y 16 de Mayo de 2007 pero ello, a juicio de este Experto, no implica necesariamente que dicha actuaciуn estй basada en la mala fe.

Parece procedente, por consiguiente, que se determine aquн si el citado acto de registro, de acuerdo con los argumentos y documentaciуn que obran en el expediente, asн como en base a los datos obtenidos de manera directa por el propio Experto, es subsumible en alguno de los supuestos contemplados en el Artнculo 2 y que, de producirse, permitirнan determinar que efectivamente concurre esa mala fe.

Las conclusiones serнan las siguientes:

- No se ha acreditado que el Demandado haya adquirido el nombre de dominio con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo a la demandante o a un competidor de йsta, por un valor cierto que supera el coste documentado que estй relacionado directamente con el nombre de dominio.

- Tampoco ha quedado acreditado que el demandado haya registrado el nombre de dominio controvertido a fin de impedir que el poseedor de derechos previos utilice los mismos a travйs del nombre de dominio, mбxime cuando, como ya ha quedado constatado en esta decisiуn, un nombre de dominio idйntico en la extensiуn genйrica <.com> habнa sido ya registrado con bastante antelaciуn a la fecha de depуsito de cualquiera de las solicitudes de marca de la Demandante, y que ya se habнa efectuado en la red un uso comercial de la denominaciуn Yeigo.

- Tampoco puede entenderse que el Demandado haya procedido al registro del nombre de dominio con el fin de perturbar la actividad comercial de ningъn competidor puesto que con anterioridad ya habнa iniciado esa actividad comercial propia.

- No puede, en modo alguno, concluirse que la Demandada haya intentado mediante el registro del nombre de dominio controvertido atraer de manera intencionada y con бnimo de lucro usuarios de Internet a su pбgina web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la identidad de la Demandante, puesto que debe recordarse, una vez mбs, que la denominaciуn Yeigo ya habнa sido objeto de uso antes de que se hubiera solicitado cualquiera de las marcas YOIGO acreditadas por la Demandante o de que la denominaciуn Yoigo adquiriera la condiciуn de notoria que ya se le ha reconocido.

- Por ъltimo, a pesar de que el dominio controvertido se haya registrado inmediatamente despuйs de recibir los requerimientos que el Demandado recibiу de la Demandante, no resulta suficiente premisa para asegurar que dicho registro tuvo lugar con el fin de perjudicar a la Demandante.

Todas estas circunstancias unidas al tan repetido registro anterior del nombre de dominio <yeigo.com> y el uso efectuado en la red sobre la denominaciуn Yeigo, impiden concluir que el dominio controvertido fue registrado de mala fe o que el uso que se haya dado o se estй dando al mismo obedezca a la mala fe.

El Experto decide, por consiguiente, que tampoco concurre el tercer requisito exigido por el Artнculo 2 del Reglamento.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, el Experto entiende que, si bien existe semejanza hasta el punto de poder crear confusiуn entre el nombre de dominio controvertido y los derechos previos aducidos por la Demandante, que el Demandado tenнa un derecho o interйs legнtimo para efectuar el registro del nombre de dominio controvertido y que dicho registro no se produjo ni ha dado lugar a un uso del mismo de mala fe.

Por ello, el Experto desestima la demanda.

---

Luis H.de Larramendi
Experto Ъnico

Fecha: 4 Septiembre 2007