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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Eurotrasteros VGA S.L. v. Almacenaje Calleja, S.L.

Caso No. DES2007-0017

 

1. Las Partes

La Demandante es Eurotrasteros VGA S.L., con domicilio en Madrid, Espaсa, representada por Elzaburu, Espaсa.

La Demandada es Almacenaje Calleja, S.L., con domicilio en Madrid, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <eurotrasteros.es>

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 23 de julio de 2007. El 24 de julio de 2007, el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 25 de julio de 2007, ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de  julio de 2007. De conformidad con el artнculo 16 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 19 de agosto de 2007. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 23 de agosto de 2007.

El Centro nombrу a Marнa Baylos Morales como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 31 de agosto de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante solicitу el 21 de marzo de 2007, ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas (OEPM), la marca espaсola nє 2.762.498, EUROTRASTEROS Self Storage, mixta, para clase 39 (transporte: embalaje y almacenaje de mercancнas; organizaciуn de viajes; asesoramiento, consultorнa e informaciуn sobre los citados servicios). Esta marca se encuentra en tramitaciуn.

La Demandante es titular del nombre de dominio <eurotrasteros.com>, registrado el 30 de abril de 2003.

El nombre de dominio <eurotrasteros.es> fue registrado el 28 de diciembre de 2006.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega bбsicamente que:

- Desde el 4 de febrero de 2003, en que se constituyу, opera de forma notoria bajo la denominaciуn EUROTRASTEROS, prestando, entre otros, servicios de almacenaje y transporte.

- Antes del registro del nombre de dominio impugnado, la marca EUROTRASTEROS se ha convertido en ampliamente conocida y consolidada en el sector con importante presencia publicitaria a travйs de distintos medios de comunicaciуn, acreditando este hecho con numerosa documentaciуn, consistente en facturas por servicios prestados, publicidad en buzoneo y emisoras de radio asн como publicidad en papel y electrуnica.

- La marca EUROTRASTEROS es una marca notoria en el sentido del artнculo 6 bis del Convenio de la Uniуn de Parнs, siйndole aplicable tambiйn la protecciуn del artнculo 34 de la Ley espaсola 17/2001, de Marcas, que permite al titular prohibir a terceros el uso de la marca en redes de comunicaciуn telemбtica y como nombre de dominio.

- La Demandante es titular de la solicitud de marca espaсola nє 2.762.498, EUROTRASTEROS, que desde 2003 era utilizada de forma notoria.

- La Demandante es titular del nombre de dominio <eurotrasteros.com>, registrado el 30 de abril de 2003.

- El nombre de dominio <eurotrasteros.es> es coincidente con la marca EUROTRASTEROS asн como con la parte principal de la denominaciуn social de la Demandante, perteneciendo Demandante y Demandado al mismo sector comercial.

- El Demandado carece de derecho o interйs legнtimo porque el nombre de dominio no se corresponde con su nombre ni es comъnmente conocido como EUROTRASTEROS.

- El 25 de mayo de 2007, la Demandante enviу un requerimiento al Demandado, notificбndole sus derechos sobre la marca EUROTRASTEROS y exigiendo la inmediata cesiуn del nombre de dominio, sin que el Demandado contestase al mismo. Esta actitud prueba la falta de derechos o intereses legнtimos ya que, en otro caso, habrнa contestado para evitar este procedimiento.

- El Demandado era plenamente consciente de que la marca EUROTRASTEROS pertenecнa a la Demandante puesto que opera en el mismo sector y con el registro del nombre de dominio ha tratado de aprovecharse de la amplia difusiуn publicitaria y difusiуn de la marca de la Demandante.

- Al acceder al sitio Web “www.eurotrasteros.es” se produce un reenvнo a la Web del Demandado, “www.mudanzascalleja.com” en la que no se contiene ninguna utilizaciуn de la expresiуn “eurotrasteros”, lo que pone de manifiesto que la ъnica finalidad del registro de este nombre de dominio es atraer a los consumidores a la propia Web del Demandado.

- El registro del nombre de dominio <eurotrasteros.es> impide a la Demandante utilizar la denominaciуn EUROTRASTEROS bajo el cуdigo territoriol (“.ES”), lo que constituye una circunstancia acreditativa de la mala fe.

- El nombre de dominio <eurotrasteros.es> debe ser transferido a la demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones de la Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

Los presupuestos de la estimaciуn de la Demanda contenidos en el artнculo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carбcter especulativo o abusivo del nombre de dominio en controversia son:

- que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idйntico u ofrezca semejanza que produzca confusiуn, con otros tйrminos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;

- que el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Reglas y principios aplicables

El artнculo 21 del Reglamento seсala que el Experto resolverб la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio (“.ES”), resultarбn igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho espaсol asн como los Tratados Internacionales en los que Espaсa sea paнs firmante.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en el la Polнtica Uniforme para la resoluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideraciуn la doctrina que en su aplicaciуn han establecido Expertos del Centro en los ъltimos aсos, cuando los puntos examinados en esos procedimientos bajo la UDRP coincidan con los de la regulaciуn espaсola, como ya seсalaron, entre otras, las Decisiones Estudios Universitarios Superiores de Andalucнa S.L. v. Eusanet, S.L., Caso OMPI N  DES2006-0005 y Hostelerнa y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI N  DES2006-0014.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Demandante ha alegado poseer derechos previos, conforme exige el artнculo 2 del Reglamento, sobre la denominaciуn EUROTRASTEROS. Esta denominaciуn es idйntica al nombre de dominio <eurotrasteros.es> por lo que no son necesarios mayores razonamientos sobre el cumplimento del primer presupuesto establecido por el Reglamento.

Por estas razones, el Experto entiende que concurre la primera de las circunstancias establecidas en el artнculo 2 del Reglamento para determinar que el registro del nombre de dominio tiene carбcter especulativo o abusivo.

C. Derechos o intereses legнtimos

La Demandante alega que el Demandado carece de derecho e interйs legнtimo sobre el nombre de dominio impugnado porque йste no se corresponde con su nombre ni con ninguno por el que sea conocido el Demandado.

Ademбs alega que el Demandado no contestу al requerimiento previo que la Demandante le enviу para evitar este procedimiento y ello prueba que carece de razones para defender su derecho o interйs.

El Experto considera que las alegaciones de la Demandante deben prosperar pues, en efecto, no existe ningъn indicio de que el Demandado ostente un derecho o interйs sobre el nombre de dominio pues ni siquiera ha acudido al presente procedimiento para exponer su defensa y probar sus derechos.

Por lo tanto, ha de entenderse que concurre el segundo presupuesto establecido en el artнculo 2 del Reglamento.

D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El artнculo 2 del Reglamento establece como tercer requisito para entender que existe registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, que йste haya sido registrado o utilizado de mala fe; circunstancias alternativas y no acumulativas.

El Experto examinarб, en primer lugar, si el registro del nombre de dominio ha sido efectuado de mala fe:

a. Registro de mala fe

La Demandante alega que el registro del nombre de dominio se realizу de mala fe porque el Demandado conocнa perfectamente que la marca EUROTRASTEROS pertenecнa a la Demandante puesto que opera en el mismo sector y era una marca notoriamente usada y ampliamente difundida por la Demandante con anterioridad al registro; notoriedad de la que se ha aprovechado el Demandado. Ademбs, aсade, que el registro del nombre de dominio le impide utilizar la denominaciуn EUROTRASTEROS bajo el cуdigo territoriol (“.ES”), lo cual es circunstancia acreditativa de la mala fe.

Para determinar si el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe el Experto ha de examinar las pruebas presentadas por la Demandante como justificaciуn de su derecho previo asн como las circunstancias particulares del caso, pues, como la propia Demandante afirma e ilustra con la transcripciуn de una Decisiуn del Centro, para registrar de mala fe un nombre de dominio ha de existir conocimiento anterior del derecho del Demandante.

La Demandante ha aportado numerosa documentaciуn acreditativa del uso y publicidad en diversos medios –tan importantes como emisoras de radio- de la marca EUROTRASTEROS, desde el aсo 2003 en que se constituyу, precisamente con una denominaciуn social coincidente con la marca con la que viene operando desde entonces. Ademбs, en ese mismo aсo 2003, registrу el nombre de dominio <eurotrasteros.com>, lo que demuestra su interйs en estar presente y ser conocida en Internet a travйs de esta denominaciуn.

El Experto concluye, por tanto, que la marca EUROTRASTEROS ha de calificarse como notoria en la fecha del registro del nombre de dominio y constituye un derecho previo de la Demandante, en el sentido del artнculo 2 del Reglamento.

La Ley espaсola de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, en el artнculo 34 e) otorga al titular de una marca registrada el derecho a prohibir a terceros no autorizados a usar el signo en redes de comunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio. Este derecho es aplicable a la marca no registrada, notoriamente conocida en Espaсa en el sentido del artнculo 6 bis del Convenio de la Uniуn de Parнs que exige que la notoriedad sea tal que permita identificarla en el paнs en que se reclame la protecciуn, como perteneciente a una persona que pueda beneficiarse del Convenio.

En este caso se dan los requisitos necesarios para entender cumplida esta exigencia y, por tanto, la marca EUROTRASTEROS de la Demandante goza de la protecciуn concedida por la Ley espaсola de Marcas.

En cuanto al conocimiento del Demandado de la marca de la Demandante es evidente que, dada la notoriedad de йsta y que ambos operan en el mismo sector, ese conocimiento existнa en el momento del registro, por lo que el mismo se hizo de mala fe para obstaculizar la presencia de la Demandante en la extensiуn territorial correspondiente a Espaсa y aprovechбndose de la difusiуn y publicidad de la marca. Para reforzar este argumento hay que aсadir que desde 2003, la Demandante opera en Internet bajo el nombre de dominio <eurotrasteros.com>, lo cual habнa de ser necesariamente conocido por el Demandado.

b. Uso de mala fe

Para confirmar la conclusiуn anterior conviene examinar si en el uso que viene haciendo el Demandado del nombre de dominio existe mala fe en el sentido del artнculo 2 del Reglamento donde se relaciona una orientaciуn de las pruebas que pueden llevar a concluir el registro o uso de mala fe.

La Demandante alega que el uso que el Demandado realiza del nombre de dominio es de mala fe ya que su ъnica finalidad es atraer a los consumidores a la propia Web del Demandado porque al acceder a “www.eurotrasteros.es” se produce un reenvнo a la Web “www.mudanzascalleja.com” en la que no se contiene ninguna utilizaciуn de la expresiуn “eurotrasteros”.

En la consulta que el Experto ha realizado a la Web “www.eurotrasteros.es” no existe en la actualidad ese reenvнo automбtico sino que aparece alojado en una pбgina del Registrador CENTRORED en la que cada vez que se accede se ofrece una distinta leyenda que indica: “Dominio ocupado. En construcciуn” o “Estamos en construcciуn” o “Sitio Web en construcciуn”. En esta pбgina se ofrece el registro de nombres de dominio y curiosamente, se indica que si alguien desea ponerse en contacto con el propietario del nombre de dominio <eurotrasteros.es> se dirija a la direcciуn de correo electrуnico del Demandado. Ello da a entender que el nombre de dominio pudiera estar accesible para su compra.

Todo lo cual demuestra que el Demandado, sin duda despuйs de haber recibido el requerimiento de la Demandante, ha modificado el uso del nombre de dominio intentando aparentar legitimidad. Sin embargo, este cambio lo que pone de manifiesto es que el Demandado no tiene ninguna intenciуn de hacer un uso real de dicho nombre de dominio sino que lo que pretende es obstaculizar la posibilidad de que la Demandante acceda a esta extensiуn territorial e incluso venderlo para lucrarse.

Estas circunstancias delatan el uso de mala fe que hace el demandado del nombre de dominio objeto de este procedimiento.

Se cumple, por tanto, la tercera circunstancia que exige el artнculo 2 del Reglamento para entender abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio <eurotrasteros.es>.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <eurotrasteros.es> sea transferido a la Demandante.

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Marнa Baylos Morales
Experto Ъnico

Fecha: 11 de septiembre de 2007