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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Volkswagen-Audi Espaсa, S.A. c. Raъl Melйndez

Caso No. DES2007-0020

1. Las Partes

El demandante es Volkswagen-Audi Espaсa, S.A. con domicilio en Barcelona, Espaсa, representado mediante apoderado.

El demandado es Raъl Melйndez, con domicilio en Tarragona, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <tiguan.es>.

El registrador del nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La demanda se presentу por medio de correo electrуnico ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 3 de agosto de 2007. El 7 de agosto de 2007 el Centro acusу recibo de esta presentaciуn de demanda. El 7 de agosto de 2007 el Centro enviу a Red.es por medio de correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 8 de agosto de 2007 Red.es enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el nombre de dominio cuestionado estб registrado ante Red.es; adjuntando los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn del registrante, y declarando que el nombre de dominio se mantendrб bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento; asimismo, indica la fecha de vencimiento del nombre de dominio <tiguan.es>. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (.es), en adelante, el Reglamento.

De conformidad con los artнculos 7 a) y 15 a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la demanda al demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de agosto de 2007. El demandado contestу la demanda en fecha 12 de septiembre de 2007, ampliando su contestaciуn por medio de correo electrуnico de fecha 17 de septiembre de 2007.

El Centro nombrу a Josй Carlos Erdozain como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 24 de septiembre de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. Sin embargo, por parte del demandado se presentу una recusaciуn. Posteriormente, el demandado la retirу, declarando ambas partes su conformidad con la designaciуn del Experto.

Se ha establecido la fecha de 18 de octubre de 2007 para emitir la decisiуn sobre este asunto.

4. Antecedentes de Hecho

El demandante es la importadora oficial en Espaсa para la venta y distribuciуn de vehнculos de las marcas Volkswagen, Audi y Skoda, asн como las respectivas piezas de recambio. Asimismo, es distribuidora oficial a travйs de una red oficial de concesionarios.

A escala internacional, el demandante es fabricante de numerosos modelos de automуviles, de los cuales han llegado a producirse millones de unidades.

El demandante ostenta legitimaciуn activa para perseguir registros abusivos de nombres de dominio coincidentes con las marcas registradas por Volkswagen AG, conforme a un contrato de licencia concluido entre ambas entidades en fecha de 25 de junio de 2007 y de 13 de julio de 2007, el cual se refiere a la autorizaciуn otorgada al demandante para el uso de la marca internacional 907978 TIGUAN.

Ademбs, el demandante basa su legitimaciуn en las marcas nacionales alemanas 306 07 986 y 306 32 113 TIGUAN, registradas a nombre de Volkswagen AG; marca internacional 907978 TIGUAN, registrada igualmente a nombre de Volkswagen AG; y la solicitud de marca comunitaria con nъmero de expediente 907978, solicitada en fecha de 28 de diciembre de 2006, actualmente en fase de concesiуn, pero aъn no concedida.

La marca internacional alegada fue registrada en fecha de 18 de julio de 2006, reclamando prioridad desde 7 de febrero de 2006 y 18 de mayo de ese mismo aсo. Se ha registrado en las clases internacionales 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 y 37. Esta marca internacional tiene extensiуn para el territorio de la Uniуn Europea.

El 20 de julio de 2006 la demandante presentу a la prensa pъblicamente la prуxima fabricaciуn y distribuciуn del modelo “Tiguan”, el cual viene a coincidir con un todoterreno de apariencia deportiva, pero versбtil para otros usos. La noticia fue publicada en diversos periуdicos de tirada nacional entre el dнa 21 y 31 de julio, y 1 y 25 de agosto de 2006, e incluso durante septiembre a diciembre de ese mismo aсo; y enero y febrero de 2007.

La elecciуn del nombre “Tiguan” fue hecha a partir de la voluntaria colaboraciуn de cientos de miles de seguidores de la marca Volkswagen-Audi. Las caracterнsticas del concurso, que se iniciу en febrero de 2006, se definen por la demandante. La elecciуn del nombre fue pъblica.

La demandante ha efectuado grandes inversiones publicitarias, sobre todo en Internet, para dar a conocer el nuevo prototipo de automуvil “Tiguan”.

En la pбgina web correspondiente al nombre de dominio cuestionado, se encuentran enlaces a pбginas web de fabricantes de automуviles reconocidos mundialmente, en donde se ofrecen explicaciones sobre vehнculos todoterreno del mismo segmento al que pertenece el Tiguan. Asimismo, existen enlaces de tasaciуn gratuita en lнnea, planificaciones de rutas a travйs del motor de bъsqueda Google Maps.

El demandado no tiene ninguna vinculaciуn con el demandante.

El demandado ha solicitado en fecha 6 de septiembre de 2007 la marca nacional (para Espaсa) TIGUAN.ES, como denominativa y para la clase 41.

La pбgina web correspondiente al nombre de dominio disputado ha tenido mбs de 200.000 visitas en un aсo, y se han registrado 240 “Amigos Tiguan” en el foro que existe en aquella pбgina.

El demandado ha introducido en la pбgina web correspondiente al nombre de dominio cуdigos de anuncios de Google Adsense.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante mantiene lo siguiente:

Que la denominaciуn TIGUAN tiene carбcter notorio, habiйndose adquirido йste por obra de la amplia difusiуn que en los medios de comunicaciуn ha tenido la campaсa publicitaria de esta denominaciуn y del producto al que se asocia (esto es, un vehнculo todoterreno de la marca Volkswagen, cuya fecha prevista de comercializaciуn es enero de 2008).

Que ya en febrero de 2006 la demandante, o mejor dicho su empresa matriz alemana, propuso un concurso para que fuera precisamente el pъblico general quien eligiera el nombre a poner al vehнculo proyectado de entre varias opciones.

Que este uso de la denominaciуn TIGUAN ha tenido amplia repercusiуn en el mercado y en los medios de comunicaciуn.

Que el demandante ha concluido un acuerdo de licencia con la empresa matriz de nacionalidad alemana por virtud del cual йsta autoriza a aquйlla al uso de determinadas marcas, ya sean internacionales o comunitarias, coincidentes con la denominaciуn TIGUAN. Dicho acuerdo de licencia autoriza, asimismo, al demandante para perseguir infracciones que se produzcan al derecho de marca de la licenciante en el бmbito territorial de Espaсa.

Que por obra de ese acuerdo al que se refiere el anterior pбrrafo, la demandante ostenta legitimaciуn para oponer un derecho previo de marca sobre la denominaciуn TIGUAN al demandado.

Que la marca opuesta es idйntica a la parte denominativa del nombre de dominio que se cuestiona en este procedimiento.

Que el demandado carece de intereses legнtimos o derechos en relaciуn con el nombre de dominio, no poseyendo el demandado marca alguna que legitime el uso de aquйl.

Que el demandado lleva a cabo un comportamiento de mala fe tanto en el registro como en el uso actual del nombre de dominio. Este comportamiento se pone de manifiesto por el hecho de que la pбgina web correspondiente al nombre de dominio se redireccionara a pбginas web de famosos fabricantes de automуviles, redireccionamiento que se produce sin el consentimiento de йstos. Asimismo, en la pбgina web correspondiente al nombre de dominio se pueden observar fotos del automуvil Tiguan que la demandante se propone comercializar en nuestro paнs a principios del prуximo aсo. Seсala la demandante, finalmente, que mediante el registro del nombre de dominio, el demandado busca un fin econуmico que se pone de manifiesto en la prбctica del «typein», la cual reporta beneficios econуmicos derivados de la cantidad de visitas conseguidas, y del establecimiento de enlaces publicitarios en la pбgina web en cuestiуn.

Por todo ello, solicita el demandante la transferencia del dominio a su nombre.

B. Demandado

Por su parte, el demandado alega lo siguiente:

Que no es la marca Volkswagen la que se encuentra en controversia, sino que es la marca TIGUAN, que en el dнa de la fecha de registro carecнa de notoriedad.

Que la matriz de la demandante solicitу el registro de la marca TIGUAN a escala comunitaria con fecha 28 de diciembre de 2006, es decir, con posterioridad al registro del nombre de dominio objeto de este procedimiento.

Que la marca TIGUAN no ha sido concedida todavнa a la demandante a escala comunitaria, lo que implica que carece de licencia para su explotaciуn en territorio espaсol. En este sentido, el Plan Nacional de Dominios es claro al definir “derechos previos” como referido a denominaciones vбlidamente registradas en Espaсa, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en Espaсa, circunstancias йstas que no concurren en la demandante.

Que la elecciуn del dominio cuestionado se realizу cuando el demandado observу este nombre entre uno de los cinco posibles para la elecciуn, llegando incluso a votar por йl. Incluso votу por йl en la web “www.autobild.de” porque le pareciу el mбs interesante tras buscarlo en Google y observar que se trataba del nombre de un poblado de la Pampa Argentina.

Que la notoriedad adquirida por el nombre “Tiguan” es posterior al registro del nombre de dominio. Sуlo en el primero de los documentos aportados por la demandante viene a reconocer expresamente el demandado que es de apariciуn simultбnea al dнa del registro del nombre de dominio en cuestiуn.

Que el demandante no parece tener mucho interйs por los dominios .es, ya que como se desprende de la documental aportada por el demandado, de todos los modelos de vehнculos marca Volkswagen referidos por la demandante, ninguno de los dominios .es le pertenece, por lo que la demandante, concluye el demandado, no ha mostrado interйs hasta la fecha en registrarlos.

Que el demandado carece de vinculaciуn alguna con el demandante.

Que ha solicitado de la OEPM el registro de la marca <tiguan.es> en la clase 41.

Que la pбgina web relativa al nombre de dominio ha sido visitada en mбs de 200,000 ocasiones en un aсo, y tiene mбs de 240 amigos tiguan registrados.

Que el demandado ha efectuado preparativos demostrables para la utilizaciуn del nombre de dominio, con una oferta de buenas intenciones de productos o servicios, fruto de ello es el hecho de que se pueden visitar enlaces de tasaciуn gratuita online, planificaciones de rutas a travйs de Google Maps, sin que por ninguna de ellas reciba el demandado compensaciуn econуmica alguna, ya que se trata de enlaces directos.

Que las alegaciones de la demandante referidas a la prбctica del “typein” carecen de fundamento.

Que el nombre de dominio no ha sido registrado de mala fe, ni estб siendo usado de esa manera, sino que sуlo ha sido elegido para dar a conocer la temбtica de la web. Esto se deduce de las siguientes circunstancias: que el demandado nunca pudo pensar que la demandante estarнa interesada en este dominio; que no existe riesgo alguno de confusiуn entre los servicios ofrecidos por la demandante y el demandado; que el nombre de dominio <tiguan.es> no ha sido registrado o adquirido con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro al demandante; que demandante y demandado no compiten entre sн, y que el registro del nombre de dominio no tiene como fin el perturbar la actividad comercial del demandante, sino todo lo contrario; que cualquier internauta espaсol interesado en adquirir un Volkswagen Tiguan se dirigirб a la pбgina web “www.volkswagen.es” para leer las indicaciones y publicidad del fabricante, y se dirigirб a la pбgina web “www.tiguan.es” y otras muchas para realizar comparativas de este modelo con sus rivales.

Que no reconoce los documentos nєs 14 y 15 de la demanda presentados de adverso, reconociendo, en cambio, las copias de la pбgina web “www.tiguan.es” que presenta el demandante.

En suma, que niega que haya habido mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con lo que establece el Reglamento segъn ha sido definido mбs arriba, el anбlisis jurнdico de la cuestiуn que se plantea hace preciso que se examinen los requisitos previstos en dichos documentos rectores del enjuiciamiento de los conflictos entre derechos de marca y nombres de dominio (.es). Se procede, por consiguiente, segъn se detalla a continuaciуn.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El primero de los requisitos establecidos en el Reglamento se refiere a la necesidad de que entre el nombre de dominio cuestionado y otro tйrmino sobre el que el Demandante alegue tener un derecho previo, exista una identidad o una similitud hasta el punto de crear confusiуn.

En primer lugar, es preciso seсalar que, a juicio de este Experto, el demandante basa su reclamaciуn en derechos efectivamente previos al registro del nombre de dominio cuestionado. En concreto, el demandante ha acreditado suficientemente un derecho previo, a saber: marca internacional 907978, presentada el 18 de julio de 2006, mientras que el registro del nombre de dominio data, y no hay controversia al respecto, de 21 de julio de 2006. Esos tres dнas de diferencia entre un registro y otro establecen la preferencia o prioridad del derecho del demandante sobre el del demandado. Finalmente, como se ha mencionado por este Experto, la marca internacional 907978 tiene efectos territoriales en la Uniуn Europea, y por tanto, en Espaсa.

El uso de esa marca internacional ha sido autorizado debidamente a la demandante por el titular de aquйlla por virtud de contrato de licencia aportado como prueba documental nъmero 3 de la demanda. La concesiуn de la marca internacional y la prueba de la prioridad de la fecha se acredita mediante prueba documental nъmero 11 de la demanda. Por lo tanto, no pueden admitirse las alegaciones efectuadas por el demandado en la pбgina 3 de su escrito de contestaciуn, en el sentido de que la demandante carece de derechos previos al no tener ningъn derecho de marca vбlidamente registrado con efectos en Espaсa. Esta afirmaciуn desconoce, o pretende hacerlo, el registro de marca internacional referido, con efectos temporales prioritarios al registro del nombre de dominio. Todo ello dejando al margen la cuestiуn de la notoriedad que no son necesariamente relevantes en este apartado, aunque obviamente tengan su peso, a los efectos de esta decisiуn.

Una vez aclarado lo anterior, a la vista, por un lado, de la parte denominativa de las marca internacional registrada y prioritaria frente a cualquier otra denominaciуn idйntica o similar, registro marcario que se alega por la demandante (y sobre la que acredita ostentar un derecho de licencia que le permite perseguir infracciones a la misma), parte denominativa que consiste en la palabra “Tiguan”; y, por otro, del nombre de dominio objeto de esta controversia (<tiguan.es>), la conclusiуn no puede ser otra que la de una completa identidad entre ambas denominaciones. Lуgicamente, al darse el requisito de la “identidad” no es necesario entrar en la cuestiуn de si el uso del nombre de dominio cuestionado causa o provoca confusiуn con la denominaciуn alegada por el demandante.

Todo ello me lleva a la conclusiуn de que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento y que, por lo tanto, el nombre de dominio cuestionado es idйntico a las marcas alegadas por la demandante.

B. Derechos o intereses legнtimos

La segunda cuestiуn que debe abordarse es si el demandado carece de derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio objeto de la presente controversia.

El propio demandado reconoce que no tiene vinculaciуn alguna con el demandante. Correspondiendo la carga de la prueba en este aspecto al demandado una vez establecido por el demandante la falta de derecho o interйs legнtimo prima facie del demandado, seсala йste que su derecho o interйs legнtimo reside en la solicitud de marca M2789007 para el signo <tiguan.es>. Sin embargo, esta solicitud no tiene el carбcter de registro definitivo, por lo que no puede ser tenida en cuenta a estos efectos.

Arguye, asimismo, el demandado que ha utilizado el nombre de dominio con anterioridad a cualquier aviso de controversia, alegando que ha recibido mбs de 200,000 visitas en un aсo y que cuenta con 240 amigos tiguan registrados en un foro de opiniуn. De nuevo, este solo hecho no puede ser tenido en cuenta, puesto que un nъmero de visitas no otorga un “derecho” de ningъn tipo sobre el nombre de dominio (deberнa ser un “derecho” registrado, usualmente, un derecho de propiedad industrial o intelectual), ni tampoco un interйs “legнtimo”, pues esta ъltima caracterнstica es esencial para atribuir al demandado un interйs digno de protecciуn. La legitimidad, en el juicio que merece a este Experto esta palabra en este contexto normativo, no proviene de un nъmero de visitas, sino de que en el modo de adquisiciуn o registro del nombre de dominio no haya vicio que lo invalide, o alternativamente, como seсala el Reglamento, que lo ha usado para realizar una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, no creo que a travйs de la pбgina web, el demandado realice dicha oferta de productos o servicios, sin entrar a valorar su buena o mala fe. Sencillamente, se limita a reproducir contenidos de terceros, como el propio demandado reconoce, pero no ofrece йl mismo sus productos o sus servicios.

Del mismo modo, entiendo que no se dan tampoco ninguna de las otras condiciones o circunstancias a las que se refiere el Reglamento al abordar este segundo requisito, a saber: ni ha acreditado el demandado que ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio (mбs bien, ha sido el demandante quien ha acreditado que desde febrero de 2006 se conoce pъblicamente que uno de sus vehнculos todoterreno podrнa llevar el nombre de Tiguan, como el mismo demandado reconoce, llegando йste a aсadir que votу por ese nombre, con lo que viene a reconocer que ese nombre se atribuнa antes del 21 de julio de 2006 a la demandante y no a йl); ni hace un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, puesto que el uso de un nombre de dominio coincidente con un derecho previo sobre el que el demandante acredite ostentar un derecho previo no puede tildarse de uso legнtimo o leal, menos aъn que no es comercial, habida cuenta de que el derecho previo alegado es una marca internacional.

Por las razones expuestas, entiende este Experto que se da la segunda de las condiciones establecida en el Reglamento, relativa a la ausencia de un derecho o interйs legнtimo del demandado en el nombre de dominio.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Por ъltimo, es preciso analizar si el registro o el uso del nombre de dominio obedece a un acto de mala fe por parte del demandado.

A juicio de este Experto, el demandado registrу y estб usando el nombre de dominio de mala fe. Baso mi opiniуn en los siguientes hechos.

En primer lugar, el propio demandado reconoce que tenнa conocimiento de que la demandante (o su licenciante, por mejor decir) podнa denominar “Tiguan” a uno de sus modelos. Aparte de la propia declaraciуn del demandado (pбgina 4 de su escrito de contestaciуn), es innegable el valor que hay que dar a la prueba documental aportada por la demandante relativa al esfuerzo publicitario y de imagen desarrollado para dar a conocer al pъblico en general, y al especializado, el nuevo vehнculo todoterreno Tiguan. Por consiguiente, el demandado conocнa de la posibilidad de atribuir este nombre, Tiguan, a un vehнculo fabricado por una empresa mundialmente reconocida. Pese a ello, procediу al registro del nombre de dominio.

En este sentido, este Experto cree que existe un deber de reserva inexcusable en toda persona que conoce que una denominaciуn concreta puede llegar a ser utilizada comercialmente por una persona, jurнdica o fнsica, determinada en el futuro de abstenerse de obstaculizar de cualquier modo el uso de dicha denominaciуn. El registro anticipado de esa denominaciуn como nombre de dominio, entre otras posibilidades, a sabiendas, y aprovechбndose de la falta de registro previo por parte de quien realiza un gasto y una inversiуn notables en la difusiуn y conocimiento de tal denominaciуn, es un acto de mala fe y no puede ser amparado en ningъn caso por el Ordenamiento, so pena de beneficiar a quien obtiene informaciуn confidencial o preferente, o simplemente, acude al registro con mбs diligencia pero con el propуsito de consolidar un registro a su favor de una denominaciуn que ni ha creado, ni con la que se le asocia, ni a la que ha contribuido econуmicamente a crear.

Por otra parte, el hecho de que el contenido de la pбgina web del demandado verse sobre vehнculos todoterreno, que establezca enlaces a pбginas de competidores del demandante, como ha quedado acreditado, y que, en suma, se refiera al mismo segmento de producciуn al que se dedica el demandante, no puede verse sino como una forma de obstaculizar el demandado el acceso a Internet, a travйs del nombre de dominio cuestionado, al demandante.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, de conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto estima la Demanda y, conforme a lo solicitado por el demandante, ordena que el nombre de dominio <tiguan.es> sea transferido al demandante.

Josй Carlos Erdozain
Experto Ъnico

Fecha: 18 de octubre de 2007