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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

G.D. Searle LLC v. Misocy Cazares Bursiaga [cytotec]

Caso N° DMX2007-0002

 

1. Las Partes

El Promovente es G.D. Searle LLC, con domicilio en Peapack, New Jersey, Estados Unidos de Amйrica, representada por Calderуn y de la Sierra y Cнa., S.C., Mйxico.

El Titular es Misocy Cazares Bursiaga [cytotec], con domicilio registrado en Chilpancingo, Distrito Federal, Mйxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio <cytotec.com.mx> objeto de la Solicitud se encuentra registrado por NIC-Mйxico.

 

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 31 de marzo de 2007. El 4 de abril de 2007 el Centro enviу a NIC-Mйxico vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en litigio. El mismo dнa NIC-Mйxico remitiу al Centro por correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como contacto administrativo y tйcnico, proporcionando al efecto sus datos de localizaciуn. En respuesta a una prevenciуn del Centro en el sentido de que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentу una modificaciуn a la Solicitud el 23 de abril de 2007. El Centro verificу que la Solicitud modificada cumpliera los requisitos formales de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Organizaciуn Mundial de la Propiedad Intelectual sobre soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artнculo 4 del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 24 de abril de 2007. Con arreglo al artнculo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijу para el 14 de mayo de 2007. El Titular no contestу a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificу al Titular su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Solicitud el 16 de mayo de 2007.

El Centro nombrу a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 21 de mayo de 2007, previa recepciуn de su Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia en conformidad con el artнculo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Con fecha 21 de mayo de 2007, el Centro recibiу un correo electrуnico por parte del Titular seсalando que estaba abierto a considerar una oferta econуmica del Promovente a cambio de transferirle voluntariamente el nombre de dominio en cuestiуn. En consecuencia, el Centro reenvнo la comunicaciуn en comento al Promovente informбndole que en caso de que deseara negociar la cesiуn voluntaria del nombre de dominio podнa solicitar la suspensiуn temporal del procedimiento. El Promovente no solicitу tal suspensiуn.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense que se dedica a la investigaciуn, desarrollo, manufactura y comercializaciуn de productos farmacйuticos. Desde hace mбs de veinte aсos el Promovente distribuye bajo la marca CYTOTEC tanto en Mйxico como en otros paнses un medicamento destinado al tratamiento de ъlceras gastrointestinales.

El Promovente es titular en Mйxico desde 1984 del registro de marca N° 302,949 sobre la denominaciуn CYTOTEC en las clases internacionales 01, 03 y 05 respecto de productos farmacйuticos, veterinarios e higiйnicos para uso mйdico, entre otros.

Desde hace unos aсos, el Promovente forma parte del grupo Pfizer, Inc., una de las empresas lнderes mundialmente en la industria farmacйutica que ahora se encarga de la comercializaciуn en Mйxico y otros paнses del medicamento que ampara la marca CYTOTEC.

Para brindar informaciуn corporativa y respecto de los productos que ofrece en el mercado, el conglomerado al que pertenece el Promovente mantiene desde 1992 un sitio web bajo el nombre de dominio <pfizer.com>, entre muchos otros mбs.

Por su parte, el Titular registrу el 17 de diciembre de 2006 el nombre de dominio en litigio. El portal de Internet vinculado a este ъltimo asegura ser el sitio oficial en Mйxico del fбrmaco CYTOTEC.

Al percatarse del registro y uso del nombre de dominio en controversia y sin estar documentado que haya mediado contacto previo entre las partes, el Promovente iniciу el procedimiento administrativo al rubro identificado.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acciуn son los siguientes:

(i) El nombre de dominio <cytotec.com.mx> invade los derechos del Promovente al usar sin autorizaciуn una denominaciуn idйntica a su marca registrada sobre cuyo uso tiene el derecho exclusivo, el cual se encuentra vigente y surtiendo todos sus efectos legales;

(ii) El Promovente tiene un mejor y previo derecho para ser el legнtimo titular del nombre de dominio en litigio como consecuencia de los mбs de veintidуs aсos que la marca ha permanecido registrada en favor del Promovente con antelaciуn al registro del nombre de dominio cuya transferencia se reclama;

(iii) El nombre de dominio en controversia incorpora completamente la marca del Promovente, causando confusiуn en el pъblico consumidor respecto del origen de <cytotec.com.mx>;

(iv) El Promovente no ha licenciado ni autorizado al Titular a usar su marca como nombre de dominio;

(v) El Titular no posee derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en cuestiуn ya que en el portal de Internet adscrito se observa una supuesta descripciуn de los efectos del producto CYTOTEC y posteriormente se muestran fotografнas en las que aparece el medicamento que comercializa el Promovente al amparo de la marca CYTOTEC;

(vi) El uso de la marca CYTOTEC por parte del Titular para comercializar el propio medicamento del Promovente pero con una finalidad distinta a la que tiene dicho producto de ninguna manera puede considerarse un interйs legнtimo sobre la denominaciуn CYTOTEC;

(vii) El Titular tenнa conocimiento de la fama y йxito de la marca CYTOTEC y fue precisamente para beneficiarse de tales atributos que registrу el nombre de dominio en disputa;

(viii) La mala fe del Titular en el uso del nombre de dominio en conflicto se hace evidente al ofrecer el medicamento CYTOTEC para la interrupciуn de embarazos de hasta nueve semanas, con lo que desinforma y engaсa al pъblico consumidor y lo que resulta mбs grave aъn, pone en riesgo la salud de mujeres embarazadas que pretendiesen seguir el “tratamiento” descrito por el Titular, toda vez que el propio CYTOTEC estб contraindicado para mujeres en estado de gravidez;

(ix) El Titular engaсa al pъblico consumidor haciйndole creer que el medicamento identificado con la marca CYTOTEC tiene por finalidad interrumpir embarazos, lo cual es completamente falso;

(x) El Titular crea confusiуn en el consumidor al asociar el nombre de dominio en controversia con la marca del Promovente ya que hace suponer al pъblico que <cytotec.com.mx> pertenece o tiene alguna relaciуn con el Promovente;

(xi) El hecho de que el Titular haya creado un sitio de Internet vinculado al nombre de dominio en disputa para comercializar un producto farmacйutico del Promovente con base en las contraindicaciones del mismo y sin contar con la autorizaciуn por parte de aquйl, constituye una prueba fehaciente para acreditar la mala fe por parte del Titular.

B. Titular

El Titular no contestу a las alegaciones del Promovente, dejando de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

 

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artнculo 1(a) de la Polнtica, para prevalecer en su acciуn de transferencia o cancelaciуn de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Polнtica se basa en la UDRP, este Experto considera pertinente tener en consideraciуn la jurisprudencia asentada en la UDRP respecto de la falta de contestaciуn a una demanda. En este orden de ideas, si bien mъltiples Grupos Administrativos de Expertos han reiterado que la falta de contestaciуn a una demanda fundada en la Polнtica UDRP no se traduce automбticamente en una Decisiуn en favor del Demandante (como se confirma en el pбrrafo 4.6 del reporte intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como vбlidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el Demandante, siempre y cuando el Panel Administrativo las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI N° D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestaciуn de la demanda); y tambiйn Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisiуn del Demandado en contestar la demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Polнtica no es determinar si existe la posibilidad de que se produzca confusiуn entre los usuarios de Internet en la forma a que estбn expuestos los consumidores en los mercados locales tradicionales (esto es, confusiуn en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relaciуn con un portal de Internet) Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N° D2000-1415, sino dilucidar si el nombre de dominio por sн mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acciуn bajo la Polнtica.

Ahora bien, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio <cytotec.com.mx> se compone ъnica y exclusivamente de la marca registrada CYTOTEC del Promovente, lo que indefectiblemente conlleva a determinar la identidad grбfica y fonйtica entre los signos en pugna, asн como su identidad conceptual en vista de que la marca en comento es una denominaciуn acuсada ex profeso para identificar el medicamento comercializado por el Promovente.

La conclusiуn que antecede se mantiene intacta ante la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genйrico “.com” y del codigo de pais “.mx” ya que como lo han reiterado un sinnъmero de Expertos, al obedecer su existencia a razones tйcnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, no constituyen elementos relevantes jurнdicamente para desestimar la confusiуn entre una marca y un nombre de dominio.

En la misma tesitura, vista la imposibilidad tйcnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayъsculas o minъsculas, una desigualdad de esa naturaleza entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un anбlisis de confusiуn con arreglo a la Polнtica. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI N° D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusiуn con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI N° D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idйntico a la marca WPGC, propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benнtez Arteche, Caso OMPI N° DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idйntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI N° DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por surtida la hipуtesis prevista en el artнculo 1.a.i) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

La posiciуn del Promovente con relaciуn a este elemento puede resumirse en que el Titular carece de derechos o intereses legнtimos en el nombre de dominio en controversia toda vez que a este ъltimo no le ha sido otorgada licencia, facultad o autorizaciуn alguna para usar la marca del Promovente como nombre de dominio. Asimismo, el Promovente alega que el uso no autorizado que hace el Titular de la marca CYTOTEC, ofreciendo en venta el medicamento fabricado por el Promovente a mujeres embarazadas para las que dicho fбrmaco estб expresamente contraindicado, de ninguna manera puede conferir al Titular un interйs legнtimo sobre el nombre de dominio en disputa.

Lo anterior resulta suficiente para tener por demostrado prima facie el segundo requisito de la Polнtica, revirtiйndose con ello la carga de la prueba al Titular para acreditar alguna de las defensas contenidas en el artнculo 1.c de la Polнtica. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI N° D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI Nє D2000-1467.

Vista la falta de contestaciуn a la Solicitud, este Experto presume que el Titular no tiene derecho o interйs legнtimo alguno en relaciуn con el nombre de dominio en disputa. Vйanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI Nє D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestaciуn a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisiуn de su parte respecto a su carencia de interйs legнtimo en el nombre de dominio); Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o interйs legнtimo cuando ninguno de estos le resultaba al Panel aparente a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algъn derecho o interйs legнtimo que estimase en su favor).

En el mismo sentido, de las pruebas ofrecidas por el Promovente y las circunstancias del caso, al Experto no le resulta evidente, argumentable o demostrable alguna de las hipуtesis absolutorias que de forma enunciativa contempla el artнculo 1.c) de la Polнtica, en la especie: que el Titular sea conocido con la denominaciуn <cytotec.com.mx>; que haya usado el nombre de dominio correspondiente en relaciуn con un ofrecimiento autйntico de productos o servicios; ni mucho menos que haya hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca con бnimo de lucro.

Esto es asн debido a que la voz CYTOTEC no tiene otra acepciуn sino como marca del Promovente, a que el uso del nombre de dominio en conflicto tiene fines lucrativos y por ъltimo a que la promociуn del medicamento identificado con la marca del Promovente para fines distintos de los que fue autorizado por las autoridades de salud correspondientes no puede dar lugar a una conducta legнtima ni a una oferta de productos de buena fe en el sentido del artнculo 1.c. inciso iii) de la Polнtica. Ver Ares Trading S.A. v. Bill Edwards, Caso OMPI N° D2005-0189 (a propуsito de los medicamentos ofrecidos al pъblico bajo las marcas SERONO, SAIZEN y SEROSTIM que eran anunciados por el Titular para fines recreativos y deportivos muy distintos a los serios tratamientos mйdicos para los que fueron aprobados por la agencia de salud estadounidense).

En consecuencia se determina que el Promovente ha demostrado el requisito previsto en el artнculo 1.a.ii) de la Polнtica.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Promovente ha demostrado que el Titular registrу el nombre de dominio <cytotec.com.mx> luego de mбs de veintidуs aсos de vigencia ininterrumpida de la marca que dicho nombre de dominio incorpora. El Experto que suscribe destaca la finalidad ъnica que tiene el vocablo CYTOTEC reservado por el Promovente.

En estas circunstancias, es incuestionable que el Titular sabнa de la existencia de la marca del Promovente y por lo mismo no pudo haber habido otra razуn para registrar de mala fe el nombre de dominio en conflicto mas que para beneficiarse econуmicamente del reconocimiento y reputaciуn de que goza la marca CYTOTEC en los distintos paнses en que se usa en el comercio. Ver F. Hoffmann-La Roche AG v. Ashima Kapoor, Caso OMPI N° D2005-1351 (respecto del conocido fбrmaco identificado con la marca famosa VALIUM, resolviendo el Panel que la ъnica conclusiуn a que podнa llegarse con certeza era que el Titular habнa registrado de mala fe los nombres de dominio en disputa para atraer visitantes a su portal para su beneficio econуmico al propiciar la posibilidad de confusiуn entre los usuarios de Internet con la marca del Promovente).

Asimismo, salta a la vista del suscrito la inconsistencia de los datos de contacto provistos por el Titular, situaciуn que se tiene por comprobada al haber realizado el Experto en uso de sus facultades implнcitas para mejor proveer que previene en su favor el artнculo 12 del Reglamento, una bъsqueda en un portal pъblico gratuito que contiene el mapa de la ciudad de Mйxico, arrojando como resultado la falta de correspondencia entre la calle, colonia y el cуdigo postal proporcionados por el Titular, lo que aunando a la inexistencia del nъmero telefуnico asentado permite determinar la falsedad de los datos de contacto que fueron proporcionados al Registrador. Esta circunstancia por sн misma ha sido considerada por otros Grupos Administrativos de Expertos como suficiente para resolver la mala fe en el registro del nombre de dominio. Ver Laboratorios Brovel, S.A. de C.V. v. Braco Internacional, S.A. de C.V., Caso OMPI N° D2004-0263.

Por otra parte, el Experto advierte que el portal vinculado al nombre de dominio en disputa se autoproclama “el sitio o pбgina oficial de Cytotec Mйxico”, resultando claro que el Titular estб usando de mala fe el nombre de dominio en litigio para hacer creer errуneamente a usuarios de Internet que buscan informaciуn sobre el producto identificado con la marca del Promovente, que el Titular estб relacionado con este ъltimo o ha sido autorizado para usar la denominaciуn CYTOTEC y/o vender el medicamento identificado bajo ese nombre. Ver Lilly ICOS LLC v. Jay Kim, Caso OMPI N° D2004-0891 (determinando mala fe como consecuencia de la explotaciуn comercial que se hacнa dentro del portal vinculado al nombre de dominio <cialis.com> en que se ofrecнan en venta medicamentos bajo la marca CIALIS del Promovente).

A mayor abundamiento, el Experto estima que el Titular ha usado de mala fe el nombre de dominio en cuestiуn puesto que lejos de mencionar en su portal el tipo de padecimientos para cuyo tratamiento fue concebido el medicamento amparado con la marca CYTOTEC, el Titular promueve dicho medicamento con fines de interrupciуn al embarazo, en contra de lo expresamente indicado por el propio fabricante y sin advertir el Titular sobre los riesgos a la salud que tal uso inapropiado conlleva. Ver N.V. Organon c. Johnatan Johnston, Caso OMPI N° D2001-1077 (El Titular registrу y usу de mala fe el nombre de dominio <decadurabolin.org> debido a que el portal adscrito asociaba el medicamento identificado bajo la marca DECA-DURABOLIN del Promovente con el fнsico-constructivismo, un uso explнcitamente seсalado como imprevisto y peligroso para la salud).

Las razones arriba apuntadas permiten concluir que el Titular registrу y ha venido usando el nombre de dominio en conflicto de manera intencionada con el fin de atraer a su sitio Web con бnimo de lucro usuarios de Internet para aprovecharse de la reputaciуn y reconocimiento asociados a la marca registrada CYTOTEC del Promovente, creando la posibilidad de que exista confusiуn con dicha marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn del sitio Web vinculado a <cytotec.com.mx> y del medicamento ofrecido a travйs de dicho portal, actualizбndose asн la causal demostrativa de mala fe tipificada en el articulo 1.b.iv) de la Polнtica.

En tal virtud se concluye que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria bajo el articulo 1.a.iii) de la Polнtica.

 

7. Decisiуn

En mйrito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acciуn y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artнculos 1.g.ii) de la Polнtica, asн como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <cytotec.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Ъnico

Fecha: 4 de junio de 2007