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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Wal-Mart Stores, Inc., v. David Gonzalez (David Gonzalez Garcia de Alba)

Caso No. DMX2007-0006

 

1. Las Partes

El Promovente es Wal-Mart Stores, Inc., con domicilio en Arkansas, Estados Unidos de Amrica, representado por Jennifer L. Gregor, Esq., Estados Unidos de Amrica.

El Titular es David Gonzalez (David Gonzalez Garcia de Alba), con domicilio en Mxico, Distrito Federal, Mxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la presente Solicitud es <bancowalmart.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio en controversia es Network Information Center Mxico, S.C. (indistintamente el Registrador o “NIC-Mexico”).

 

3. Iter Procedimental

El 7 de junio de 2007, el Promovente present su Solicitud a travs de correo electrnico y el 12 de junio de 2007, en documentos originales, junto con la tarifa de presentacin requerida para un panel integrado por un solo miembro, al Centro de Arbitraje y Mediacin (el Centro) de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (la OMPI), de conformidad con la Poltica de solucin de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (“la Poltica”), el Reglamento de la Poltica de solucin de controversias en materia de nombres de dominio para .MX el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento Adicional”). Un acuse de recibo de la Solicitud fue enviado al Promovente por el Centro el 11 de junio de 2007.

Con fecha 11 de junio de 2007, el Centro envi una “Solicitud de Verificacin por el Registrador” por va correo electrnico a NIC-Mxico solicitando la confirmacin de si el nombre de dominio bajo disputa haba sido registrado ante NIC-Mxico; de si el Titular es el Registrante actual de dicho nombre de dominio; los detalles completos de los contactos como se encuentran disponibles bajo la base de datos conocida como WHOIS as como los datos del contacto administrativo, tcnico y de facturacin; que la Poltica es aplicable al nombre de dominio en cuestin; y, que confirme que el nombre de dominio se mantendr bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento; as como que confirme cul es el idioma del acuerdo de registro utilizado por el Registrador.

En relacin con lo anterior, el da 11 de junio de 2007, NIC-Mxico envi al Centro, va correo electrnico, sus respuestas, proporcionando la informacin solicitada, confirmando los datos de contacto del contacto administrativo, tcnico y de facturacin. Este Experto considera que de conformidad con el apartado de definiciones de las Polticas Generales de Nombres de Dominio de NIC-Mxico, los Titulares del Nombre de Dominio son el Contacto Administrativo y el Contacto Tcnico del nombre de dominio, y en este caso en particular, la misma persona figura en ambos contactos.

El Centro realiz asimismo la acostumbrada verificacin de “Cumplimiento de Requisitos Formales” a la Solicitud, confirmando que sta cumpla con los requisitos formales de la Poltica, el Reglamento y el Reglamento Adicional.

El Promovente present el 19 de junio de 2007 a travs de correo electrnico y finalmente el 26 de junio de 2007, en documentos originales, las enmiendas a su Solicitud, haciendo constar que los anexos y documentos exhibidos junto con el escrito inicial no varan ni en su forma, ni en su contenido.

Con fecha 2 de julio de 2007, y de conformidad con lo dispuesto por los artculos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro envi adecuadamente va correo electrnico y en documento original a travs de correo expreso, tanto al Titular como al Registrador, una “Notificacin de la Solicitud e Inicio de Procedimiento Administrativo”, adjuntando copia de la Solicitud y confirmando la iniciacin formal de este procedimiento en dicha fecha, de conformidad con los artculos 4.A, 4.C y 5.A del Reglamento y prrafo 4 c) del Reglamento Adicional, as como otorgando un trmino para la presentacin de la contestacin a dicha Solicitud en fecha no posterior al 22 de julio de 2007. De conformidad con lo indicado en la Seccin 6 de la notificacin arriba mencionada, el Centro precis claramente al Titular que si no enviaba el escrito de contestacin antes de la fecha mencionada, se le considerara como no personado en el procedimiento.

Con fecha 23 de julio de 2007, el Promovente present a travs de correo electrnico, escrito acusando rebelda del Titular por no presentar escrito de contestacin en tiempo. Con fecha 23 de julio de 2007, el Centr notific al Titular su falta de personacin y ausencia de contestacin a la Solicitud.

Con fecha 1 de agosto de 2007, el suscrito recibi la invitacin para participar como Experto nico en el procedimiento de disputa sobre el Nombre de Dominio de referencia. Se hace constar que el suscrito firm y envi el 3 de agosto de 2007, al Centro la Declaracin de Aceptacin para participar como Experto y la Declaracin de Imparcialidad e Independencia, requeridas para tal efecto.

El 8 de agosto de 2007, el Centro envi a las partes Promovente y Titular una Notificacin de Nombramiento del Experto y de la Fecha Proyectada para la Emisin de la Decisin correspondiente, designando al seor Pedro W. Buchanan Smith como Experto nico y sealando el da 22 de agosto de 2007, como la fecha para la emisin de la Decisin del Experto, notificando lo anterior de conformidad con el artculo 8 del Reglamento. En la misma fecha, el Centro transfiri el expediente del caso al suscrito Experto.

El Experto designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluacin del Centro, en el sentido de que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento, y la Solicitud se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Poltica, el Reglamento, y el Reglamento Adicional.

Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada a la Parte Titular registrada del nombre de dominio de conformidad con lo previsto en el artculo 4.A del Reglamento y conforme al Acuerdo de Registro de Nombre de Dominio y a las Polticas Generales de Nombre de Dominio del Registrador.

El Experto no ha recibido ningn requerimiento del Promovente ni del Titular respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de trminos adicionales, y el Experto no ha encontrado necesario el requerir ninguna informacin, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de disputa sobre nombres de dominios.

El idioma del procedimiento es el espaol, de conformidad con el artculo 13.A del Reglamento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente Wal-Mart Stores, Inc. manifiesta que se estableci en 1962 como una tienda especializada a nivel local, la cual actualmente constituye la empresa comercializadora al menudeo ms grande del mundo. Que por medio de sus tiendas WAL-MART, el Promovente ofrece una amplia variedad de productos y servicios incluyendo pero no limitados a, servicios financieros (incluyendo tarjetas de crdito y servicios de inversiones), componentes electrnicos, computadoras, juguetes, muebles, artculos deportivos, automotrices y de vestir.

Que la reputacin del Promovente para ofrecer una amplia variedad de productos al menudeo de alta calidad casi a precios de mayoreo, ha hecho a WAL-MART una marca reconocida por la mayora de las familias no slo en los Estados Unidos de Amrica, sino en todo el mundo.

Continua manifestando el Promovente que posee y continuamente ha empleado las marcas y marcas de servicio notoriamente conocidas WAL-MART en los Estados Unidos de Amrica, para servicios de tiendas departamentales al menudeo y una gran variedad de otros productos y servicios desde el ao 1962 y que como resultado de ms de 40 aos de uso de sus marcas, el Promovente ha creado de la denominacin WAL-MART una de las marcas ms famosas y distintivas en la distribucin al menudeo.

Asimismo manifiesta que debido al extenso y exclusivo uso que hace el Promovente, y a millones de dlares en publicidad, la marca WAL-MART ha adquirido un invaluable renombre y reputacin no slo en los Estados Unidos de Amrica, sino en todo el mundo.

Que el Promovente actualmente opera ms de 1,000 tiendas Wal-Mart y ms de 2,200 Supercentros Wal-Mart (Wal-Mart Supercenters), entre otros, a lo largo y ancho de los Estados Unidos de Amrica y ms de 2,800 unidades al menudeo a nivel internacional, atendiendo a ms de 176 millones de clientes semanalmente en 13 pases en todo el mundo, incluyendo Mxico.

Que adems, el Promovente utiliza la marca WAL-MART continuamente en sus edificios Wal-Mart, en publicidad y programas de apoyo a la comunidad, todo ello asociado con sus tiendas Wal-Mart. Que el Promovente tambin utiliza la marca WAL-MART en conexin con un amplio conjunto de servicios, incluyendo servicios financieros (especficamente tarjetas de crdito y servicios de inversiones), as como servicios de cuidado de la visin, planeacin de vacaciones y de farmacia.

Que adems de los legtimos derechos sobre las marcas WAL-MART que existen desde hace mucho tiempo, el Promovente posee numerosos registros de marcas en los Estados Unidos de Amrica que incorporan su notoriamente conocida marca WAL-MART, incluyendo pero no limitados a: Registro en los Estados Unidos de Amrica, No. 1,322,750 para WAL-MART y Diseo; Registro en los Estados Unidos de Amrica, No. 1,783,039 para WAL-MART, y Registro en los Estados Unidos de Amrica, No. 2,891,003 para WAL-MART y Diseo.

Manifiesta el Promovente que los siguientes registros de marcas ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Amrica son propiedad del mismo:

a) Marca de servicio WAL-MART y Diseo con nmero de registro 1,322,750 con fecha de primer uso el 7 de enero de 1962, en la categora de servicios de tienda departamental al menudeo, clase 42;

b) Marca de servicio WAL-MART con nmero de registro 1,783,039 con fecha de primer uso el 1 de julio de 1962, en la categora de servicios de tienda departamental al menudeo, clase 42; y

c) Marca de servicio WAL-MART y Diseo con nmero de registro 2,891,003 con fecha de primer uso en marzo de 1992, en la categora de servicios de tienda departamental al menudeo, clase 35.

Adems de lo anterior, el Promovente manifiesta ser titular de los registros de marcas mexicanas WAL-MART, registro No. 596598, registrada el 14 de diciembre de 1998; y denominacin y diseo WAL-MART, Registro No. 694781, registrada el 20 de abril de 2001, habiendo asimismo solicitado los siguientes registros de marca en Mxico: WAL-MART ADVANCED BANK OF MEXICO (Registro en espaol- BANCO WAL-MART DE MEXICO ADELANTE), SERVIBANCO WAL-MART, AUTOBANCO WAL-MART, y BANCASERVICIO WAL-MART.

Seala el Promovente operar sitios en la red tales como “www.walmartcom” y en “www.walmartmexico.com.mx”, en donde los consumidores pueden comprar en-lnea y obtener informacin extensa respecto a las tiendas Wal-Mart, y que tambin posee y opera nombres de dominio adicionales, incluyendo pero no limitados a, <wal-mart.com>, <walmartsupercenter.com> y <walmartstores.com> que enlazan con el sitio red del Promovente “www.walmart.com”.

Con respecto a nombres de dominio relacionados a la industria bancaria, el Promovente ha adquirido los nombres de dominio <bancowal-mart.com.mx>, <bancowm.com.mx>, <bancowal-mart.com>, <bancowm.com> para su uso en el futuro, teniendo adicionales 95 nombres de dominio en su portafolio que incluyen tanto una variacin de la marca WAL-MART como una variacin del trmino “banco”. Se toma nota de que la relacin de los noventa y cinco nombres de dominio registrados se acompa a la solicitud del Promovente.

Finalmente, seala que los sitios de la red del Promovente son una parte vital de su negocio y contribuyen a su identidad y marca en lnea, y que por todo lo anterior el Promovente ha establecido muy fuertes y distintivos derechos sobre la marca WAL-MART.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El Promovente sostiene que:

El Nombre de Dominio materia de la presente Solicitud es similar en grado de confusin con la marca WAL-MART del Promovente, siendo la nica diferencia con el nombre de dominio el trmino genrico “banco” y el dominio “.com.mx”.

El Titular no tiene derechos sobre la marca WAL-MART; y no est haciendo un uso razonable o no comercial legtimo del Nombre de Dominio materia de la presente solicitud.

El Titular no tiene derechos para ninguna marca que contenga el trmino “Wal-Mart” en los Estados Unidos de Amrica, en Mxico o en cualquier otro pas. El Titular no utiliza comercialmente el trmino “Wal-Mart” con oferta alguna de buena fe respecto de bienes o servicios. El Titular no tiene afiliacin o relacin con el Promovente, ni propsitos o razones legtimas para utilizar la marca WAL-MART en el Nombre de Dominio materia este procedimiento. El hoy Titular no tiene derechos legtimos en el uso de la marca WAL-MART.

El Titular no est haciendo un uso razonable o no comercial legtimo del Nombre de Dominio. Especficamente, el Titular no ofrece ningn producto o servicio a travs del Nombre de Dominio, sino ms bien retiene pasivamente el Nombre de Dominio, de manera tal que el propio Promovente no pueda hacer uso del Nombre de Dominio, afectando seriamente sus intereses. El uso del Nombre de Dominio por parte del Titular, no es un uso relacionado con una oferta de buena fe de artculos o servicios de acuerdo con la Poltica, y no es un uso razonable o no comercial legtimo del nombre del dominio.

Que el registro de un Nombre de Dominio con propsito fundamental de vender o de transferir su propiedad para propsitos de lucro respecto del Nombre de Dominio, es evidencia convincente de registro y uso de mala fe.

Que el Titular registr el Nombre de Dominio de mala fe debido a que lo obtuvo con conocimiento actual o al menos sustancial de la marca del Promovente toda vez que el Promovente tiene muchos registros de la marca WAL-MART desde hace ms de 40 aos.

B. Los Titulares

El Titular no present respuesta a la Solicitud del Promovente, ni ha efectuado presentacin alguna al Centro o al Experto.

 

6. Debate y conclusiones

El Experto considera que el Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-Mxico, acept todos los trminos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o poltica pertinente, y particularmente las Polticas Generales de Nombres de Dominio, la Poltica, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solucin de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del mbito de los contratos y las polticas arriba mencionadas, y este Experto tiene jurisdiccin para decidir esta disputa.

Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, el Titular convino y garantiz, que ni el registro de su nombre de dominio ni la manera en la que se pretenda utilizar dicho nombre de dominio, infringira directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Poltica, los servicios de registro del nombre de dominio del Titular podran ser suspendidos, cancelados o transferidos.

Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solucin de disputas que se renan los requisitos procesales fundamentales.

Dichos requisitos incluyen el que las partes, y particularmente el Titular, en este caso, sea debidamente notificado de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento de este Experto se realice adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designacin de este Experto; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.

En el caso objeto de este procedimiento, el Experto est satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificacin de la presentacin de la Solicitud, el nombramiento de este Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.

En los trminos del artculo 1.a. de la Poltica el Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio, registrado por la parte Titular, es idntico o semejante en grado de confusin con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominacin de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio; y, iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

Este Experto encuentra que la totalidad de la marca WAL-MART del Promovente se encuentra incluida en el nombre de dominio del Titular, antecedida con la adicin de la palabra “banco”, y seguida exclusivamente con la clasificacin pas “.com.mx”. La adicin de la clasificacin pas “com.mx” no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio.

Adicionalmente, el trmino “.com.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con cdigo territorial, y no constituye una adicin voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de una marca.

Adems, la adicin de la palabra banco (traduccin literal de la palabra en ingls bank) s ocasiona similitudes en grado de confusin con los servicios financieros que ofrece el Promovente, ya que los servicios financieros (incluyendo tarjetas de crditos y servicios de inversiones) son algunos de los servicios que ofrece el Promovente.

Este Experto considera que el Promovente tiene derechos sobre la marca WAL-MART, y que el nombre de dominio bajo disputa registrado bajo el Titular es semejante en grado de confusin con esta marca.

B. Derechos o intereses legtimos

Adicionalmente, este Experto considera que no existe indicacin de que el Titular tenga algn derecho o legtimo inters con respecto al nombre de dominio; ni utilice el nombre de dominio <bancowalmart.com.mx > en relacin con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios o bien jurdicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artculo 1.c.i. de la Poltica.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Asimismo, este Experto encuentra que la parte Titular ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente pero sin limitacin, de conformidad con lo establecido en el artculo 1.b.ii y 1.b.iii de la Poltica, en virtud de que, se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, refleje su denominacin en un nombre de dominio correspondiente a la marca del Promovente; as como al haber registrado el Nombre de Dominio de mala fe tanto con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente como por ser la marca del Promovente una marca notoria en el mercado.

En resumen, este Experto considera que el Promovente present informacin y documentacin substancial soportando sus alegatos y sus derechos legales sobre el nombre de dominio bajo disputa, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable la adquisicin del nombre de dominio bajo disputa por la parte Titular. Por lo tanto, el Experto considera que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe.

Finalmente, se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transaccin alguna con anterioridad a la emisin de la presente decisin por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminacin de este procedimiento de solucin de controversias, tal y como lo prev el artculo 21.A del Reglamento. Ms an, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdiccin competente para resolucin independiente, en relacin con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artculo 3.B.x del Reglamento.

 

7. Decisin

En virtud de lo anterior, tal y como lo dicta el artculo 19 del Reglamento, este Experto decide:

(1) que el nombre de dominio registrado por el Titular es semejante en grado de confusin a la marca WAL-MART sobre la que el Promovente tiene derechos;

(2) que el Titular no tiene derechos o intereses legtimos algunos con respecto al nombre de dominio <bancowalmart.com.mx>; y,

(3) que el nombre de domino <bancowalmart.com.mx> ha sido registrado de mala fe por el Titular.

En virtud de lo anterior, el Experto ordena que el nombre de domino <bancowalmart.com.mx> sea transferido al Promovente.


Pedro W. Buchanan Smith
Experto nico

Fecha: 22 de agosto de 2007

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/dmx2007-0006.html

 

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