Registro No.	Fecha de presentaciуn	Signo Distintivo	Clase	Titular	Productos/servicios
833589	01 Jul 2003	GUSANITO.COM	38	Gusanito, S. de R. L. de C.V.	Telecomunicaciones a travйs de un pбgina de la red mundial de telecomunicaciones, etc.
833590	01 Jul 2003	GUSANITO.COM	35	Gusanito, S. de R. L. de C.V.	Prestaciуn de servicios de publicidad
833588	01 Jul 2003	GUSANITO.COM	25	Gusanito, S. de R. L. de C.V.	Vestido, calzado, sombrererнa
967604	23 Oct 2006	GUSANITO (y Diseсo)	9	Gusanito.com S. de R. L. de C.V.	Бbacos, Agendas electrуnicas, etc.
967603	23 Oct 2006	GUSANITO (y Diseсo)	16	Gusanito.com S. de R. L. de C.V.	Papel, cartуn y artнculos de estos materiales, etc.
966683	23 Oct 2006	GUSANITO (y Diseсo)	34	Gusanito.com S. de R. L. de C.V.	Tabaco, artнculos para fumadores, cerillos.
973943	23 Oct 2006	GUSANITO (y Diseсo)	42	Gusanito.com S. de R. L. de C.V.	Pбginas Web, sitios Web, etc.

La Promovente tambiйn es titular de la siguiente reserva de derechos:

No. De Reserva	Nombre	Titular	Especie
04-2006-113012545900-203	GUSANITO	Gusanito.com S. de R.L. de C.V.	Difusiуn vнa red de computo

La Promovente es titular de la siguiente marca registrada en Estados Unidos

Registro No.	Clase	Signo Distintivo	Titular
3,122,718	38	GUSANITO.COM	GUSANITO.COM, S. DE R. L. DE C.V.

Tambiйn es titular del nombre de dominio <gusanito.com>, el cual fue registrado el 30 de abril de 2000.

La Promovente registrу el nombre de dominio en disputa <gusanito.com.mx> el 16 de marzo de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

I. Identidad o semejanza en grado de confusiуn

El Promovente argumenta que el nombre de dominio en conflicto es idйntico a las marcas registradas y reserva de derechos de las cuales es titular, y que por lo tanto dicho nombre de dominio crea confusiуn en los usuarios de Internet.

Tambiйn argumenta que la ъnica pretensiуn del Titular es crear en el usuario comъn de Internet, una similitud para allegarse fбcilmente de clientes cautivos del Promovente, pues al ser idйnticos los signos distintivos y reserva de dicho Promovente, con el nombre de dominio materia de la presente controversia, conlleva al aprovechamiento ilнcito por parte del Titular del nombre de dominio en pugna.

II. Derechos o intereses legнtimos

El Promovente afirma que el Titular carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, porque este ъltimo no es titular de ningъn registro marcario que ampare las denominaciones “gusanito” y/o “gusanito.com”, ni es titular de ningъn otro tipo de derecho.

III. Mala fe

El Promovente declara que el Titular no ha desarrollado una pбgina de Internet propiamente para prestar productos y servicios de buena fe, sino que copiу esquemas de servicios que ofrece el Promovente en su pбgina “www.gusanito.com”.

El Titular demuestra su mala fe al pretender vender el nombre de domino en disputa al Promovente.

El nombre de dominio <gusanito.com.mx> ha sido obtenido y se utiliza de mala fe, ya que es idйntico a la marca GUSANITO propiedad del Promovente.

No existe ningъn tipo de relaciуn entre el Titular y el Promovente, el titular del dominio en conflicto no es un licenciatario autorizado de la marca GUSANITO del Promovente.

El Titular impide que el Promovente publique su marca en la pбgina Web a la cual resuelve el dominio en disputa.

El nombre de dominio <gusanito.com.mx>, ha sido obtenido y se utiliza de mala fe por parte del Titular, toda vez que es idйntico con respecto a la marca GUSANITO, sobre la cual el Promovente tiene derechos exclusivos, y no existe ningъn tipo de relaciуn entre el Titular y el Promovente; el Titular no es una licenciataria autorizada de las marcas del Promovente, ni mucho menos ha obtenido autorizaciуn para usar la marca GUSANITO.

El Titular obtuvo el registro del nombre de dominio y lo utiliza de mala fe, ya que con su conducta de bloqueo impide que el Promovente publique su marca en una pбgina de Internet relacionada con el nombre de dominio en pugna.

B. Demandada

El Titular no contestу a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Polнtica, el Promovente deberб acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Artнculo 1a)):

(i) el nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) el titular no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestaciуn a la solicitud en tйrminos del Artнculo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos de el Promovente (ver por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI Nє D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI Nє D2000-0009).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Existe identidad entre el nombre de dominio <gusanito.com.mx>, y la marca GUSANITO de el Promovente, pues tanto el primero como la segunda estбn compuestos de los mismos elementos, es decir, el signo “gusanito”, salvo por la adiciуn en el primero del cуdigo de paнs (por sus siglas en inglйs ccTLD) “.mx” al final de la marca del Promovente, mismo que carece de significaciуn jurнdica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca GUSANITO, puesto que dicho ccTLD no cumple la funciуn de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis: Antena 3 de Televisiуn S.A. c/ D. Javier Garcнa Quintas, Caso OMPI Nє D2002-0537; ver tambiйn, CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).

La reserva de derechos del Promovente no ha sido tomada en cuenta, puesto que йsta ha sido concedida con posterioridad a la fecha de registro del dominio controvertido.

El primer requisito de la Polнtica se ha cumplido.

B. Derechos o intereses legнtimos

De acuerdo con la artнculo 1.c) de la Polнtica, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el titular tiene derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en cuestiуn:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurнdicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organizaciуn) ha sido conocido comъnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca o de empaсar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos en cuestiуn con бnimo de lucro.

El Titular no ha presentado evidencia de la cual se desprenda la utilizaciуn del dominio controvertido, en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Tampoco existen pruebas en este expediente que permitan demostrar que el Titular haya sido conocido corrientemente por el nombre de dominio controvertido, ni que el Titular haga un uso legнtimo y leal o no comercial de dicho nombre de dominio.

Por tanto, el segundo requisito de la Polнtica ha sido cumplido.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Pбrrafo 1.b) de la Polнtica seсala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:

(i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estбn relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos refleje su denominaciуn en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa нndole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la denominaciуn del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn del sitio Web o del sitio en lнnea o de un producto o servicio o bien jurнdicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en lнnea.

Cabe mencionar que esta Polнtica, de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .mx, seсala que la mala fe puede encontrarse en el registro o uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del nombre de dominio para cumplir con el tercer requisito.

Por tanto, al haberse probado la ausencia de derechos o intereses legнtimos, se han cumplido los requisitos para que exista una decisiуn de transferencia o cancelaciуn del nombre de dominio controvertido. Sin embargo, al encontrarse causales de uso de mala fe en el expediente, el Panel explorarб el tercer supuesto de la Polнtica.

El Promovente ha ofrecido como prueba una fe de hechos a la cual se agregan impresiones de la pбgina asociada a <gusanito.com.mx>. En las impresiones de dicha pбgina se aprecian secciones como: “Birthday Flowers”, “Postal de Amor”, “Postal de Amor Gratis”, “Happy Birthday”, “Postales Gratis Amor”, “Postales para Amigos”, “Post Cards”, Tarjetas de Amor Gratis”, “Postales Amor”.

En la parte superior izquierda de la pбgina se aprecia la siguiente leyenda: “Gusanito.com.mx What you need, when you need it”.

La pбgina del Titular se enfoca en postales, tarjetas y sus anбlogos, igual que el Promovente. Lo hace con un nombre de dominio y membrete que son idйnticos a las marcas GUSANITO del Promovente. El sitio del Promovente tiene un volumen considerable de visitas en el Continente Americano. La marca que el Promovente ha usado es altamente distintiva, al no ser descriptiva ni evocativa de los productos y servicios que oferta. La elecciуn de nombre de dominio del Titular, para su sitio Web, no parece ser una coincidencia. La evidencia nos lleva a concluir que el Titular ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de su sitio Web o de un producto o servicio que figure en su sitio Web. Este es un acto catalogado como Competencia Desleal por el Convenio de Parнs para la Protecciуn de la Propiedad Industrial, del cual son signatarios los paнses en los que aparecen domiciliados el Promovente y el Titular, por ser contrario a los buenos usos y costumbres en el comercio.

La conducta del Titular, de conformidad con las pruebas ofrecidas por el Promovente, pruebas que no fueron refutadas en este procedimiento, es constitutiva de mala fe, de conformidad con la Polнtica.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los artнculos 1.g.ii) de la Polнtica asн como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <gusanito.com.mx> sea transferido al Promovente.

Kiyoshi I. Tsuru
Experto

Fecha: 11 de septiembre de 2007

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/dmx2007-0012.html

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