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Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI

DECISIГ“N DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Repsol YPF, S.A., Repsol PetrГіleo, S.A. v. Rafael Amichis

Caso No. D2008-1305

1. Las Partes

Las Demandantes son Repsol YPF, S.A. y Repsol PetrГіleo, S.A. representadas internamente, Madrid, EspaГ±a.

El Demandado es Rafael Amichis, Madrid, EspaГ±a.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio:

<repsol-hrc.com>;

<repsolhrc.com>;

<repsol-hrc.net>;

<repsolhrc.net>.

El registrador de los citados nombres de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de agosto de 2008. El 27 de agosto de 2008, el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio en cuestión. El 28 de agosto de 2008, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, las Demandantes presentaron una enmienda a la Demanda el 10 de septiembre de 2008. El Centro verificó que la Demanda, junto con la enmienda a la Demanda, cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pГЎrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificГі formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 10 de septiembre de 2008. De conformidad con el pГЎrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijГі para el 30 de septiembre de 2008. El Escrito de ContestaciГіn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 29 de septiembre de 2008.

El Centro nombrГі a Luis H. de Larramendi como miembro Гєnico del Grupo Administrativo de Expertos el dГ­a 9 de octubre de 2008, recibiendo la DeclaraciГіn de AceptaciГіn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pГЎrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

4.1. Las Demandantes son titulares de numerosos registros de marca REPSOL, siendo el mГЎs antiguo de ellos el registro de marca espaГ±ol 2652955 REPSOL, en vigor desde el 11 de enero de 1955.

4.2. Las Demandantes son importantes compaГ±Г­as internacionales de origen espaГ±ol del sector energГ©tico, que patrocina el equipo Repsol-Honda de motociclismo.

4.3. Los Nombres de Dominio en disputa controvertidos fueron registrados por el Demandado el 8 de septiembre de 2006.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- Las Demandantes son titulares de numerosos registros de marca REPSOL desde 1955, e igualmente son titulares de numerosos nombres de dominio registrados que incluyen la denominaciГіn REPSOL.

- Repsol YPF es una empresa internacional integrada de petrГіleo y gas, con actividades en 28 paГ­ses, y lГ­der en EspaГ±a y Argentina, con una importante presencia pГєblica. A la vista de ello, no es posible que el Demandado desconociera la existencia de la marca REPSOL.

- El distintivo REPSOL es una marca notoria, con una presencia muy importante en los medios de comunicación, incluyendo el patrocinio de actividades deportivas. Entre ellas, se encuentra el equipo Repsol-Honda de motociclismo, que precisamente utiliza las siglas HRC correspondientes a la denominación “Honda Repsol Competition”, siglas que se encuentran en los Nombres de Dominio en disputa junto a la marca principal REPSOL.

- Siendo evidente el conocimiento por el Demandado de las marcas REPSOL y la amplia difusiГіn pГєblica de Г©sta, es claro que los Nombres de Dominio en disputa pueden generar confusiГіn con respecto a la marca REPSOL de las Demandantes.

- El Demandado carece de derechos o intereses legГ­timos sobre los Nombres de Dominio, pues las Demandantes no le han otorgado licencia o autorizaciГіn para la utilizaciГіn de su marca.

- Los Nombres de Dominio en disputa han sido registrados de mala fe, si tenemos en cuenta el renombre de la marca REPSOL.

- Los Nombre de Dominio en disputa se redireccionan a una pГЎgina web en la que aparece que se encuentran en venta.

- Las Demandantes remitieron un requerimiento al Demandado exigiendo la cesiГіn de los Nombres de Dominio <repsolhrc.es> y <repsol-hrc.es>, que son objeto de un procedimiento paralelo en el Centro, y en ese contexto el Demandado en ningГєn momento puso de manifiesto que tambiГ©n era la titular de los Nombres de Dominio objeto de la presente controversia.

Por todo ello, las Demandantes solicitan que los Nombres de Dominio <repsolhrc.com>, <repsolhrc.net>, <repsol-hrc.com> y <repsol-hrc.net> sean transferidos a las Demandantes.

B. Demandado

- El Demandado reconoce la notoriedad de la compaГ±Г­a Repsol y de su colaboraciГіn con Honda HRC, y de hecho se declara fan incondicional del equipo de motociclismo.

- A los efectos de la PolГ­tica, el Demandado reconoce que carece de derechos sobre los Nombres de Dominio en disputa.

- No obstante, la intenciГіn del Demandado al registrar los Nombres de Dominio en ningГєn caso ha sido impedir que las Demandantes accedieran a dichos Nombres de Dominio. Su registro se debiГі a la pasiГіn del Demandado por el piloto Dani Pedrosa y su equipo.

- El Demandado nunca ha realizado una oferta de venta de los Nombres de Dominio en disputa.

- El Demandado es miembro de un club de moteros que en todo momento se ha conducido Гєnicamente por su admiraciГіn por el piloto Dani Pedrosa, sin que queda apreciar mala fe por su parte.

A pesar de lo expuesto, el Demandado señala que es “gente sana” y solicita al Experto, en reconocimiento de su buena fe, que dicte una resolución por la que los nombres de dominio <repsolhrc.com>, <repsolhrc.net>, <repsol-hrc.com> y <repsol-hrc.net> sean efectivamente transferidos a las Demandantes.

6. Debate y conclusiones

El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al panel la decisiГіn de la Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la PolГ­tica y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comГєn residencia en EspaГ±a de las Demandantes y del Demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la PolГ­tica, las leyes y principios del derecho nacional espaГ±ol.

Los presupuestos para la estimaciГіn de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la PolГ­tica son:

i) que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idГ©ntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiГіn, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

ii) que el demandado carezca de derecho o interГ©s legГ­timo en relaciГіn con el nombre de dominio, y

iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

El Demandado ha accedido expresamente a que los Nombres de Dominio en disputa sean transferidos en favor de las Demandantes, allanГЎndose asГ­ a la Demanda. Ante ello, el Experto en este caso considera que se ha de considerar la Demanda, no obstante lo seГ±alado en la decisiГіn Sanofi-Aventis v. Day Corporation, Caso OMPI No. D2004-1075:

Several prior decisions in which the Respondent has consented to transfer the contested domain names conclude that the requirements of Paragraph 4 of the Policy are fulfilled (…) (see eMusic.com, Inc. v. Mp3DownLoadCity, WIPO Case No. D2004-0967, Lonely Planet Publications Pty Ltd. v. Hoang Anh Minh and cicvn.com, WIPO Case No. D2003-0355, Desotec N.V. v. Jacobi Carbons Ab, WIPO Case No. D2000-1398. Therefore, considering this consent to a transfer of the domain names and other facts of the case, this Administrative Panel concludes that the requirements of Paragraph 4 of the Policy are fulfilled.

A su vez, la decisiГіn del caso Infonxx. Inc v. Lou Kerner, WildSites.com, Caso OMPI No. D2008-0434 seГ±alГі:

However, this Panel considers that a genuine unilateral consent to transfer by the Respondent provides a basis for an order for transfer without consideration of the paragraph 4(a) elements. As was noted by the Panel in The Cartoon Network LP, LLLP v. Mike Morgan, WIPO Case No. D2005-1132, when the Complainant seeks the transfer of the disputed domain name, and the Respondent consents to transfer, the Panel may proceed immediately to make an order for transfer pursuant to paragraph 10 of the Rules. Accordingly, and in light of the parties’ stipulations set forth above, the Panel will order the transfer of the disputed domain name to the Complainant. This is clearly the most expeditious course. Id.; Williams-Sonoma, Inc. v. EZ-Port, WIPO Case No. D2000-0207.

Pese a lo establecido en estas dos decisiones, este Experto se refiere de forma somera a continuaciГіn a la concurrencia en el presente caso de los tres elementos requeridos para que la Demanda sea considerada.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiГіn

La marca REPSOL puede sin duda calificarse de marca renombrada, y las Demandantes han acreditado suficientemente que la expresión “Repsol HRC” en que consisten los nombres de dominio hace clara referencia al equipo de motociclismo que patrocina.

El propio Demandado ha reconocido los derechos de las Demandantes sobre la denominaciГіn, por lo que el Experto considera que ninguna duda puede haber sobre la concurrencia de este requisito.

B. Derechos o intereses legГ­timos

El Demandado seГ±ala al respecto que comprГі los dominios de forma legal, pagando el coste de los mismos, pero reconoce que a efectos de la PolГ­tica carece de derechos sobre ellos. Existiendo por tanto reconocimiento expreso por parte del Demandado, tambiГ©n concurre claramente esta circunstancia.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El Demandado ha reconocido expresamente el renombre de la marca de la Demandante, asГ­ como el hecho de que estaba realizando una expresa referencia a su equipo de motociclismo. Como se ha recordado en numerosas decisiones, como la dictada en Heineken EspaГ±a, S.A. v. Domingo GonzГЎlez Ruiz, Caso OMPI No. D2001-1202 que, cuando una marca es notoria, su protecciГіn parecerГ­a reforzarse automГЎticamente, siendo necesario, en aquel caso en particular en consecuencia, que quien la utilice sin autorizaciГіn tenga razones de peso que permitan justificar tal uso.

Los Nombres de Dominio en disputa no se correspondГ­an con una pГЎgina web propia, sino que estaban simplemente aparcados, conteniendo diversos vГ­nculos a pГЎginas de terceros. No obstante, en los sitios web correspondientes se hacГ­a menciГіn expresa de que los Nombres de Dominio se encontraban en venta. Por tanto, no puede otorgarse credibilidad a la afirmaciГіn del Demandado de que dicho ofrecimiento de venta no fue realizado por Г©l, y que no tuvo intenciГіn de vender los Nombres de Dominio en disputa.

Por otro lado, pese a la afirmaciГіn del Demandado en el sentido de que no ha recibido ninguna notificaciГіn al margen de la Demanda de este procedimiento, las Demandantes han acreditado que remitieron un requerimiento al Demandado referido a un procedimiento paralelo en relaciГіn a los Nombres de Dominio <repsolhrc.es> y <repsol-hrc.es> y que el Demandado dio contestaciГіn al mismo al menos a travГ©s de un correo electrГіnico, en el que manifestaba su compromiso a dar una respuesta en los dГ­as siguientes.

Teniendo en cuenta esas circunstancias, este Experto considera que las Demandantes tambiГ©n han probado la concurrencia del tipo de mala fe previsto para que resulte aplicable la PolГ­tica, pues el Demandado adoptГі deliberadamente unos nombres de dominio que hacГ­an referencia expresa a la marca de las Demandantes siendo plenamente consciente que carecГ­a de interГ©s legГ­timo sobre ellos.

7. DecisiГіn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pГЎrrafos 4.i) de la PolГ­tica y 15 del Reglamento, el Expertos ordena que los Nombres de Dominio, <repsol-hrc.com>, <repsolhrc.com>, <repsol-hrc.net> y <repsolhrc.net> sean transferidos a las Demandantes.

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Luis H. de Larramendi
Experto Гљnico

Fecha: 23 de octubre 2008