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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL EXPERTO

Iberinform Internacional S.A v. Amario Dнaz Lуpez

Caso No. DES2008-0021

 

1. Las Partes

La Demandante es Iberinform Internacional S.A., con domicilio en Madrid, Espaсa representada por Elzaburu, Espaсa.

La Demandada es Amario Dнaz Lуpez, con domicilio en Teruel, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <www-iberinform.es> y <wwwiberinform.es>.

El registrador de los citados nombres de dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 8 de julio de 2008. El 8 de julio de 2008, el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. El 9 de julio de 2008, ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de julio de 2008. De conformidad con el artнculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 5 de agosto de 2008. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 6 de agosto de 2008.

El Centro nombrу a Josй Carlos Erdozaнn como Experto el dнa 21 de agosto de 2008, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una sociedad del grupo Crйdito y Cauciуn, cuya especializaciуn reside en la prestaciуn de servicios de informaciуn sobre sociedades mercantiles y empresarios autуnomos con el fin de mejorar la gestiуn de riesgos y optimizar las acciones de marketing de quien solicite sus servicios.

El grupo empresarial al que pertenece la Demandante ha abierto 12 oficinas en Espaсa y arrastra una experiencia en el sector de mбs de 30 aсos.

La Demandante es titular de diversos registros marcarios que incluyen la voz “Iberinform”. En concreto, se trata de cinco marcas, registradas ante la OEPM bajo los nъmeros 1.297.400, 1.297.401, 1.297.403, 2.412.583 y 2.412.584, y en las clases 16, 35, 36 y 38. La Demandante acompaсa a la Demanda copia de los citados registros marcarios, que este Experto ha contrastado con la base de datos en lнnea de la OEPM y que, por tanto, juzga como verdaderos.

La fecha de registro de estas marcas citadas es muy anterior a la del registro de los nombres de dominio disputados. Las de las marcas son las siguientes, respectivamente a como han sido citadas: 1 de agosto de 1991, 1 de mayo de 1993, 1 de febrero de 1997 y 1 de diciembre de 2002 (para las dos ъltimas). Por su parte, la fecha de registro de los nombres de dominio es, en ambos casos, 18 de enero de 2008.

Asimismo, la Demandante es propietaria de diversos nombres de dominio. Por citar un ejemplo, la Demandante es titular de los siguientes nombres de dominio: <iberinform.es>; <iberinform.com>; <iberinform.biz>; e <iberinform.eu>.

En fecha de 21 de mayo de 2008, la Demandante enviу un requerimiento al Demandado exigiйndole la cesiуn de los nombres de dominio disputados. No recibiу respuesta alguna.

No se ha presentado prueba alguna en este procedimiento relativa a los derechos o intereses legнtimos que el Demandado pueda ostentar sobre la denominaciуn de los nombres de dominio objeto de esta decisiуn.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante en este proceso alega lo siguiente:

Que es titular de las marcas arriba referenciadas, todas las cuales incluyen en su parte denominativa la palabra “Iberinform”.

Que es una empresa perteneciente al grupo empresarial Crйdito y Cauciуn, que estб especializado en ofrecer informaciуn sobre la situaciуn de empresas y personas empresarias autуnomas.

Que ha venido prestando servicios en el mercado espaсol desde hace mбs de 30 aсos, con lo que es conocida pъblicamente y ocupa una situaciуn de notoriedad en el sector econуmico en el que opera. Este conocimiento ha venido avalado por periуdicos econуmicos de tirada nacional.

Que desarrolla su actividad principalmente a travйs de la pбgina web “www.iberinform.es”, aunque tambiйn es titular de otros varios nombres de dominio que incluyen la palabra “iberinform”.

Que los nombres de dominio controvertidos resultan claramente confundibles con los nombres de dominio de los que la Demandante es titular. En este sentido, las letras “www”, iniciales de los nombres de dominio disputados, son un acrуnimo de “world wide web”, de conocimiento extendido en la generalidad de los navegantes de Internet y que no aportan un significado propio al nombre de dominio en sentido estricto. Iguales consideraciones hace la Demandante en relaciуn con el guiуn que se encuentra en uno de los nombres de dominio objeto de esta decisiуn.

Que, en cualquier caso, los citados nombres de dominio reproducen exactamente la parte denominativa de las marcas de las que la Demandante es titular, asн como de los otros nombres de dominio de los que, igualmente, es propietaria.

Que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos en relaciуn con los nombres de dominio, al no haber sido conocido en el sector econуmico espaсol bajo la denominaciуn “iberinform”, ni corresponderse con su denominaciуn. Ello se demuestra tambiйn por el hecho de que en las bases de datos de la OEPM no se encuentra registro marcario alguno a favor del Demandado que contenga la palabra “iberinform”. Por ъltimo, esta circunstancia exigida por el Reglamento resulta probada tambiйn, a juicio de la Demandante, por el hecho de que, habiйndole enviado un requerimiento al Demandado, en el que le exigнa la cesiуn de los nombres de dominio, el ъltimo citado no lo ha contestado.

Que el Demandado ha registrado y estб usando los nombres de dominio de mala fe, pues era consciente de que con el registro de tales nombres se estaba apropiando de una denominaciуn que, de forma notoria, identifica a la Demandante tratando con ello de aprovecharse de su reputaciуn y fama mediбtica.

Que los nombres de dominio consisten en errores tipogrбficos, tratбndose del fenуmeno del “typosquatting”, cuya finalidad no es otra que la de aprovecharse de la fama del titular de la marca contando con que un internauta, al escribir en el navegador errуneamente cualquiera de los nombres de dominio, acceda a la pбgina web del Demandado en vez de a las de la Demandante. Mediante este proceder, el Demandado ъnicamente trata de atraer a su pбgina web internautas que estйn interesados en acceder a la pбgina web de la Demandante, creando, por tanto, una posibilidad de confusiуn con la identidad de esta ъltima en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de su pбgina web o de un producto o un servicio que figura en la misma.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El primero de los requisitos establecidos para acceder a las pretensiones de la Demanda es que entre la parte denominativa del nombre de dominio disputado y los derechos previos alegados por la Demandante exista una identidad o una similitud hasta el punto de causar confusiуn a un navegador de Internet no necesariamente avezado.

En este sentido, la Demandante alega, por un lado, sus derechos de marca sobre el vocablo “Iberinform”, el cual estб basado en cinco registros ante la OEPM, en concreto, las marcas nъmeros 1.297.400, 1.297.401, 1.297.403, 2.412.583 y 2.412.584, las cuales se han registrado en las clases 16, 35, 36 y 38 del nomenclбtor internacional. La fecha de registro de tales marcas va desde el 1 de agosto de 1991 (la primera) hasta el 1 de diciembre de 2002 (las dos ъltimas).

Por otro lado, los nombres de dominio enfrentados son <www-iberinform.es> y <wwwiberinform.es> (registrados ambos en fecha de 18 de enero de 2008), en los que se puede apreciar a primera vista que el Demandado ha aсadido al vocablo “iberinform” las conocidas letras “www”, que corresponden a las palabras “World Wide Web”, y cuya escritura antes del nombre de dominio se suele anteponer para acceder a una pбgina web concreta en el sistema de Internet.

A juicio de este Experto, no se produce una total identidad entre las denominaciones o vocablos enfrentados, dada la inclusiуn de las letras “www” en los nombres de dominio. No obstante, desde el punto de vista jurнdico, y segъn lo que establece el Reglamento para la resoluciуn de controversias en materia de nombres de dominio “.es”, es evidente que sн existe una similitud hasta el punto de causar confusiуn. Esta decisiуn del Experto se basa en el hecho de que, enfrentadas fonйticamente las denominaciones arriba aludidas, prбcticamente existe una completa identidad entre ellas: las de los nombres de dominio se corresponden con las de las marcas opuestas por la Demandante. La ъnica diferencia entre ambas reside en el hecho de que los nombres de dominio comienzan por las conocidas siglas “www”, las cuales, como repetidamente han venido estableciendo las decisiones del Centro, no tienen relevancia alguna a la hora de demostrar una diferencia significativa entre las denominaciones enfrentadas en lo que se refiere al anбlisis de este primer requisito.

Antes bien, la confrontaciуn entre los vocablos debe hacerse tomando la parte esencial, por mбs distintiva, de las denominaciones enfrentadas. Aplicado ese criterio al presente caso, el resultado no puede ser otro que el de la apreciaciуn de una similitud hasta el punto de causar confusiуn, como ha quedado indicado, dado que aquella parte esencial estб constituida claramente por la palabra “iberinform”, debiйndose dejar aparte en este examen comparativo, como he indicado, el acrуnimo “www” por las razones expuestas. Asн, cualquier internauta que pretenda acceder a la pбgina web de la Demandante y teclee la palabra “iberinform”, precedida del acrуnimo “www”, y que, por error, incluya un guiуn entre una y otro, o simplemente no incluya el necesario punto ortogrбfico, se verнa inevitablemente dirigido a la pбgina web, no de la Demandante, sino a la del Demandado. La posibilidad de confusiуn es mбs que evidente.

Por consiguiente, el Experto entiende que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa “.es”.

B. Derechos o intereses legнtimos

Respecto del segundo de dichos requisitos, hay que partir de la base de que, dado el sistema sobre el que se asienta la resoluciуn de conflictos entre nombres de dominio “.es” y marcas en el бmbito del Reglamento, la carga de la prueba de este segundo requisito viene a recaer fundamentalmente sobre el Demandado, sin perjuicio de que el Demandante deba presentar un principio de prueba acerca de la ausencia de derechos o intereses legнtimos de aquйl sobre los nombres de dominio impugnados.

Consecuentemente con lo anterior, este Experto entiende que la Demandante ha presentado evidencias suficientes de que el Demandado carece de derecho marcario registrado a su nombre que incorpore la palabra “iberinform”, vocablo йste que conforma esencialmente la parte denominativa de las marcas de las que es titular la Demandante. Es decir, el Demandado carece de marcas, nacionales o europeas, registradas a su favor que incorporen la palabra “iberinform”.

Por su parte, el Demandado no ha probado ostentar interйs legнtimo alguno en relaciуn con el tйrmino indicado. Es mбs: las marcas opuestas fueron registradas en el periodo que va desde el 1 de agosto de 1991 (la nъmero 1.297.400) al 1 de diciembre de 2002 (las marcas 2.412.583 y 2.412.584), mientras que los nombres de dominio fueron registrados en fecha de 18 de enero de 2008. Es decir, la Demandante ostenta una prioridad temporal en el derecho a usar la denominaciуn “iberinform”, ya sea como marca, ya sea como identificador de Internet, demostrando tener derechos previos en el sentido que establece el Reglamento, y ser merecedora, por tanto, de prioridad en el goce de tal derecho, lo que incluye el derecho a impedir que un tercero pueda utilizar su denominaciуn marcaria como identificador de Internet (cfr. art. 34 de la Ley de Marcas).

Consecuente con todo lo anterior, y con los hechos considerados probados, entiendo que se cumple, asimismo, el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa “.es”, relativo a la ausencia de derecho o interйs legнtimo alguno a favor del Demandado en relaciуn con los nombres de dominio cuestionados.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Por ъltimo, ha de analizarse si el Demandado registrу o estб usando los nombres de dominio de mala fe. En este punto reside una diferencia de la normativa espaсola con respecto a la establecida en la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), puesto que la Demandante sуlo debe probar que o bien el registro, o bien el uso actual de los nombres de dominio se lleva a cabo de mala fe, no siendo necesario que se aporte prueba de ambos hechos simultбneamente.

En lo que respecta al concepto de mala fe del que parte la UDRP, йste es esencialmente subjetivo, y consiste en un бnimo interno del Demandado (titular actual de los nombres de dominio disputados) de querer causar algъn tipo de perjuicio al Demandante en cuanto titular de un derecho de marca (u otro cualquiera de los admitidos en la normativa aplicable, puesto que, en este punto, el Reglamento de resoluciуn de conflictos relativo a nombres de dominio “.es” es mбs amplio que la UDRP) con el hecho del registro o el uso del nombre de dominio objeto de disputa. Dicho бnimo, con ser interno, se manifiesta externamente a travйs de circunstancias de las que el Experto puede deducir inequнvocamente que tal бnimo existiу o existe en la actualidad.

Teniendo a la vista lo anterior, y el hecho probado de que la Demandante cuenta con una prбctica empresarial larga y conocida en Espaсa, donde el Demandado reside, habiendo llegado a adquirir el pъblico interesado en sus servicios un conocimiento notorio de los mismos, como se deduce del hecho de que su actividad sea reseсada en periуdicos especializados en economнa de tirada nacional, y el hecho de que al Demandado no se le ha conocido en dicho mercado bajo la denominaciуn “iberinform”, sin olvidar el requerimiento enviado por la Demandante al Demandado advirtiйndole de que el registro y el uso de los nombres de dominio implica una infracciуn de sus derechos de marca registrados, y sin dejar aparte tampoco el hecho de la prioridad temporal en la titularidad de los derechos de marca sobre la denominaciуn “iberinform”, el Demandado deberнa haber conocido las pretensiones de la Demandante y, por tanto, la notoriedad de la marca “iberinform”. Del hecho de incluir con carбcter previo el acrуnimo “www” a la parte denominativa fundamental de los nombres de dominio disputados, hay que deducir que el Demandado ha querido “enmascarar” la palabra “iberinform”, y causar una desviaciуn de internautas interesados en acceder a la pбgina web de la Demandante a la suya propia (la del Demandado), con fines claramente daсinos para la imagen y reputaciуn de aquйlla.

Por todo lo anterior, la conclusiуn no puede ser otra que considerar que el Demandado registrу y estб usando en la actualidad los nombre de dominio de mala fe, puesto que la consecuencia inmediata de aquel registro y este uso no es otra que la posibilidad de que internautas interesados en acceder a la pбgina web (y, por consiguiente, a los servicios ofertados) de la Demandante no puedan hacerlo. Se trata, como bien advierte la Demandante, de un supuesto de “typosquatting”, donde el registrante registra un nombre de dominio coincidente con una marca notoria o renombrada, y al que aсade el conocido acrуnimo “www”, seguido de un guiуn, o incluso de ningъn otro signo de puntuaciуn, con la esperanza de que algъn internauta teclee por error la direcciуn URL completa de la pбgina web a la que quiera acceder. Este comportamiento estб presidido por la mala fe puesto que, como ha quedado indicado, su finalidad no es otra que la de atraer internautas a la pбgina web del Demandado y en cualquier caso de desviarlos de la pбgina web del Demandante.

Por todas estas razones, entiendo, asimismo, que el Demandado registrу y estб usando los nombres de dominio objeto de este procedimiento de mala fe.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Expertos ordena que los nombres de dominio <www-iberinform.es> y <wwwiberinform.es> sean transferidos a la Demandante, de acuerdo con los remedios solicitados.

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Jose Carlos Erdozain
Experto

Fecha: 4 de septiembre de 2008