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Centre d’arbitrage et de mdiation de l’OMPI

 

DCISION DE L’EXPERT

Termozeta S.P.A. et Espressocap S.R.L. contre Landdezign Et El Cafe Sarl

Litiges n DFR2008-0004 et n DFR2008-0005

 

1. Les parties

Les Requrants sont les socits Termozeta S.P.A. et Espressocap S.R.L., Milan, Italie, reprsents par le studio Cartella, Milan, Italie.

Les Dfendeurs sont la socit Landdezign, Alfortville, France et la socit El Cafe Sarl, Choisy-le-Roi, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne les noms de domaine <termozeta.fr> enregistr le 24 avril 2007 et <espressocap.fr> enregistr le 5 janvier 2006.

Le prestataire Internet est la socit AMEN / Agence des Mdias Numriques.

 

3. Rappel de la procdure

Deux demandes dposes par les Requrants auprs du Centre d’arbitrage et de mdiation de l’Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle (ci-aprs dsign le ”Centre”) ont t reues le 23 janvier 2008, par courrier lectronique et le 25 janvier 2008, par courrier postal.

Le 24 janvier 2008, le Centre a adress l’Association Franaise pour le Nommage Internet en Coopration (ci-aprs l’“Afnic”) une demande aux fins de vrification des lments des litiges et de gel des oprations.

Le 25 janvier 2008, l’Afnic a confirm l’ensemble des donnes des litiges concernant les noms de domaine <espressocap.fr> et <termozeta.fr>.

Le 28 janvier 2008, le Centre a adress aux Requrants une demande d’amendement concernant la demande portant sur le nom de domaine <espressocap.fr>. Le 29 janvier 2008 (par courrier postal) et la 30 janvier 2008 (par courrier lectronique) les Requrants ont soumis l’amendement.

Le Centre a vrifi que les demandes et l’amendement rpondent bien au Rglement sur la procdure alternative de rsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dcision technique (ci-aprs le ”Rglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformment la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprs la ”Charte”).

Conformment l’article 14(c) du Rglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prsente procdure administrative, a t adresse aux Dfendeurs respectivement les 28 et 29 janvier 2008. Conformment au paragraphe 5(a) des Rgles d’application, le dernier dlai pour faire parvenir une rponse tait respectivement les 17 et 18 fvrier 2008. Les Dfendeurs ont fait parvenir une seule rponse pour les deux noms de domaine le 20 fvrier 2008.

Le 26 fvrier 2008, le Centre nommait Isabelle Leroux comme Expert dans les deux litiges prsents. L’Expert constate qu’il a t nomm conformment au Rglement. L’Expert a adress au Centre une dclaration d’acceptation et une dclaration d’impartialit et d’indpendance, conformment l’article 4 du Rglement.

Les noms de domaine <espressocap.fr> et <termozeta.fr> ayant t enregistrs par des Dfendeurs diffrents, deux demandes ont t dposes devant le Centre.

Toutefois, les tenants et aboutissements dvelopps dans le cadre des deux demandes tant quasi-identiques et les demandes formes troitement lies, il est apparu pour l’Expert justifi de joindre les deux procdures afin de rendre une dcision unique.

Par ailleurs, bien que la Rponse des Dfendeurs ait t dpose pass le dlai imparti, l’Expert a toutefois dcid de prendre en considration dans le cadre de sa dcision les arguments en dfense dvelopps.

 

4. Les faits

Les Requrants sont :

- la socit Termozeta S.p.a., socit de droit italien, spcialise dans la fabrication et la commercialisation notamment de machines caf.

La socit Termozeta S.p.a. est, ce titre, titulaire des enregistrements internationaux de marques suivants TERMOZETA n 282.308 dpose le 14 avril 1964 et renouvele et LA TERMOZETA n 282.306 dpose le 14 avril 1964 et rgulirement renouvele.

La socit Termozeta S.p.a. est galement titulaire de la marque communautaire ESPRESSO CAP n 003728177 dpose le 25 mars 2004.

- la socit Espressocap S.r.l., socit de droit italien, commercialise les machines caf “Termozeta Espressocap”.

La socit Espressocap S.r.l. est galement en charge de la production et de la commercialisation des capsules ncessaires pour la prparation du caf avec ces machines “Termozeta Espressocap”.

A cet gard, la socit Espressocap est titulaire des noms de domaine <espressocap.com> et <espressocap.it>.

Les Dfendeurs sont la socit Landdezign qui a enregistr le nom de domaine <espressocap.fr>, le 5 janvier 2006 et la socit El Cafe Sarl, qui a enregistr le nom de domaine <termozeta.fr>, le 24 avril 2007.

La socit Landdezign apparat tre l’agence de communication de la socit El Cafe S.r.l,, laquelle a notamment pour activit la commercialisation de machines caf et capsules pour la prparation du caf, sous diffrentes marques.

 

5. Argumentation des parties

A. Requrants

Les Requrants font valoir qu’ils interviennent dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation, notamment de machines caf et de capsules pour le caf, commercialises sous les dnominations “Termozeta Espressocap” et “Espressocap”.

Les machines caf “Termozeta Espressocap” et les capsules “Espressocap” sont commercialises dans l’Europe entire donc en France, et ce depuis la fin d’anne 2005.

Les Requrants ont constat l’enregistrement par la socit Landdezign, agence de publicit, du nom de domaine <espressocap.fr>.

Il s’avre que cette agence de publicit a pour client la socit El Cafe S.r.l. qui commercialise, elle-mme des machines caf et capsules de caf de diffrentes marques et a d’ailleurs t, un temps, cliente de la socit Espressocap S.r.l.

Le nom de domaine <espressocap.fr> renvoie directement vers une page Internet o est reproduit le logo “El Cafe”.

En cliquant sur ce logo, on accde au site Internet de la socit El Cafe S.r.l. prsentant, outre des produits TERMOZETA et ESPRESSOCAP, galement des produits concurrents des Requrants.

Par ailleurs, le site Internet de la socit El Cafe S.r.l. prsente une structure graphique et chromatique rappelant celle du site officiel de la socit Espressocap S.r.l.

Le nom de domaine <termozeta.fr> enregistr par la socit EL Caf mne galement vers une page o est reproduit le logo de la socit El Cafe S.r.l., lequel permet, en cliquant sur ce logo, d’accder au site Internet de la socit El Cafe S.r.l. o sont prsents non seulement les produits des Requrants, mais galement des produits concurrents.

Par consquent, les Requrants considrent que leurs droits sur les marques TERMOZETA et ESPRESSOCAP ont t viols.

Ainsi, l’enregistrement de la part d’un tiers d’un nom de domaine correspondant la marque d’autrui, sans l’autorisation du titulaire de la marque, constitue une contrefaon de cette marque.

Tel est le cas en l’espce, les dsinences “.fr” et “.com” n’ayant aucune porte diffrenciatrice.

Les Dfendeurs n’ont jamais t autoriss par les Requrants enregistrer ou utiliser les noms de domaine contests.

Par ailleurs, la socit El Cafe S.r.l. ne saurait faire valoir qu’en qualit de cliente de Espressocap S.r.l., elle aurait t autorise enregistrer les noms de domaine contests.

A cet gard, les Dfendeurs n’ont jamais eu aucun rapport contractuel avec les Requrants.

Aux termes de l’article 6 septies de la Convention d’Union de Paris et de l’article 11 du Rglement n 40/94 sur la marque communautaire, le titulaire d’une marque peut s’opposer l’enregistrement ou l’utilisation de la marque par son agent ou reprsentant.

S’il est interdit d’enregistrer ou d’utiliser la marque par l’agent ou le reprsentant, plus forte raison l’interdiction devrait s’appliquer celui qui comme El Cafe S.r.l. n’a jamais eu la qualit d’agent, reprsentant ou distributeur, mais a t tout simplement un des plusieurs clients franais de Espressocap S.r.l.

Par ailleurs, les Dfendeurs ne sont pas revendeurs des produits des Requrants. Il n’y a donc aucune ncessit ou intrt utiliser les marques en cause dans le cadre de leur activit commerciale.

L’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine <espressocap.fr> et <termozeta.fr> traduisent une volont d’exploiter la valeur commerciale des marques ESPRESSOCAP et TERMOZETA, et ce, dans le but d’attirer un plus grand nombre de clients potentiels sur le site Internet de la socit El Cafe S.r.l. o ne sont pas vendus exclusivement les produits des Requrants, mais galement de nombreux produits concurrents.

Ceci confirme la mauvaise foi des Dfendeurs.

Par ailleurs, les Dfendeurs ne remplissent pas les conditions pour pouvoir bnficier des dispositions de l’article L. 713-6 du Code de la Proprit Intellectuelle.

En consquence, l’enregistrement des noms de domaine <espressocap.fr> et <termozeta.fr>, constitue la contrefaon des marques dtenues par les Requrants au sens des articles L. 713-2 ou L. 713-3 du Code de la Proprit Intellectuelle.

Par ailleurs, les faits reprochs constituent une atteinte aux droits des tiers.

A cet gard, mme si la socit Landdezign n’est pas un concurrent direct des Requrants, le fait d’avoir enregistr le nom de domaine <espressocap.fr>, afin que celui-ci soit utilis par un concurrent des Requrants, constitue un acte de contrefaon et de concurrence dloyale.

La mauvaise foi et le parasitisme commercial sont caractriss.

En consquence, les Requrants sollicitent le transfert des noms de domaine en cause au profit de la socit Termozeta S.p.a.

B. Dfendeurs

Les Dfendeurs ne contestent pas que les deux noms de domaine contests reprennent les deux marques TERMOZETA et ESPRESSOCAP.

Les Dfendeurs font valoir qu’une socit “Eau Fraiche” s’est vue concder le 15 septembre 2005 un contrat de distribution, pour la France, des machines caf fabriques par la socit Termozeta S.p.a., ainsi que les consommables correspondants ESPRESSOCAP, charge pour elle de dvelopper les ventes et la notorit de ces produits.

Afin d’assurer le dveloppement de la notorit des produits fabriqus par les socits Termozeta et Espressocap, la socit Eau Fraiche a constitu la socit El Cafe, dont l’activit est exclusivement ddie la commercialisation des machines caf fabriques par la socit Termozeta ainsi que des consommables correspondants ESPRESSOCAP.

L’utilisation faite par un distributeur des marques dont la distribution exclusive lui est concde est ncessaire la ralisation du contrat de distribution exclusive.

De mme, l’utilisation des marques faite aux seules fins du contrat ne saurait fonder un grief de concurrence dloyale.

C’est aux fins de dvelopper la notorit et la vente des produits concds que la socit El Cafe a enregistr le nom de domaine contest.

Les Dfendeurs constatent qu’ l’poque de l’enregistrement des noms de domaine, les Requrants dont la marque ESPRESSOCAP est descriptive, banale et peu distinctive pour dsigner du caf, vendu dans un conditionnement destin faire des cafs espresso, n’avaient ralis aucun site ni aucun dveloppement Internet, laissant ainsi la place d’un point de vue commercial des renvois vers la marque NESPRESSO dont la notorit est indiscutable dans ce domaine.

Les Dfendeurs n’ont aucunement eu l’intention de dposer les noms de domaine contests en fraude des droits des Requrants.

Ils ont simplement palli l’absence d’initiative des Requrants afin d’viter que les demandes ne soient orientes vers la marque NESPRESSO, trs voisine et bnficiant d’une notorit.

Les Dfendeurs qui ne s’opposent pas la demande de transfert font observer qu’aucune demande amiable de transfert ni aucune protestation l’encontre de l’utilisation des noms de domaine contests n’est verse aux dbats.

 

6. Discussion

L’Expert constate que les Requrants invoquent l’enregistrement des noms de domaine litigieux par les Dfendeurs en violation de leurs droits et en sollicitent, en consquence, la transmission leur profit.

L’Expert rappelle que, conformment l’article 20(c) du Rglement :

“Il fait droit la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que dfinis l’article 1 du prsent Rglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rparation demande est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requrant a justifi de ses droits sur l’lment, objet de ladite atteinte et sous rserve de sa conformit avec la Charte”.

L’Expert rappelle galement que l’article 1 du Rglement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protgs en France et en particulier la proprit intellectuelle (proprit littraire et artistique et/ou proprit industrielle), aux rgles de la concurrence et du comportement loyal en matire commerciale et aux droits au nom, au prnom ou au pseudonyme d’une personne”.

En consquence, l’Expert s’est attach vrifier, au vu des arguments et pices soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation des noms de domaine litigieux portait atteinte aux droits des Requrants et, les Requrants sollicitant la transmission de ces noms de domaine leur profit, s’ils justifiaient de droits sur ces noms de domaine.

(i) Enregistrement des noms de domaine litigieux

La reproduction et/ou l’imitation de marques ou autres droits privatifs appartenant des tiers ou exploits par des tiers sans autorisation constitue une atteinte qui doit tre sanctionne.

En l’espce, l’Expert constate que les Requrants justifient tre titulaire de droits privatifs sur les dnominations TERMOZETA et ESPRESSOCAP.

L’Expert constate galement que les noms de domaine litigieux incorporent ces marques l’identique et que ces dnominations sont utilises par les Requrants dans le cadre de la commercialisation de machines caf et de capsules associes.

Il ressort des pices communiques par les Requrants que la socit Landdezign est l’agence de publicit de la socit El Cafe, laquelle commercialise notamment des machines caf et des capsules de caf.

Il ressort galement des documents communiqus par les Requrants que les Requrants ont vendu la socit El Cafe certains de leurs produits.

Par consquent, la socit El Cafe avait connaissance des dnominations et marques utilises ou appartenant aux Requrants, et ce, avant mme de procder l’enregistrement des noms de domaine.

A cet gard, la socit El Cafe fait tat de l’existence d’un contrat de distribution pour la France entre la socit Eau Fraiche et la socit Termozeta; toutefois, ce contrat n’est nullement vers aux dbats.

En tout tat de cause, le seul fait d’tre autoris distribuer des produits en particulier n’autorise nullement le distributeur ou le revendeur s’approprier les dnominations sous lesquelles lesdits produits sont commercialiss.

En effet, plusieurs dcisions ont t rendues par d’autres experts ce sujet. A titre d’exemples, la dcision Oki Data Americas, Inc. v. Asdinc.com, Litige OMPI No. D2001-0903, rappelle les conditions dans lesquelles un revendeur autoris peut utiliser une marque au sein d’un nom de domaine. Mme si cette dcision a t rendue en application des Principes directeurs (UDRP), son raisonnement peut-tre transpos au prsent litige.

Ainsi, un revendeur est considr comme ayant un intrt lgitime la dtention d’un nom de domaine si les conditions suivantes sont remplies :

- le revendeur doit commercialiser les produits ou services en cause;

- le revendeur doit commercialiser uniquement les produits en cause;

- le site Internet doit mentionner le lien existant entre le revendeur et le titulaire de la marque, et ce afin d’viter tout risque de confusion et notamment de pouvoir penser qu’il s’agit d’un site officiel.

Ces principes ont t rgulirement rappels par de nombreux experts (Randan Corporation v. Rapazzini Winery, Litige OMPI No. D2003-0353; Produits Bergers v. Romana Go, Litige OMPI No. DPH2005-0001; The Ritz Hotel, Limited v. Damir Kruzicevic, Litige OMPI No. D2005-1137).

En l’espce, les critres ci-dessus ne sont pas remplis.

En premier lieu, l’agence de publicit de la socit El Cafe, la socit Landdezign ne justifie d’aucun intrt lgitime enregistrer son nom, le nom de domaine <espressocap.fr>. En effet, sa seule qualit d’agence de publicit ne l’autorise nullement s’approprier, titre de nom de domaine, une dnomination sur laquelle un tiers dtient des droits privatifs.

La socit El Cafe ne justifie pas plus d’un intrt lgitime.

En effet, il ressort de l’examen du site Internet vers lequel renvoient les noms de domaine litigieux que si des produits des Requrants sont bien offerts la vente, ceux de leurs principaux concurrents le sont galement.

Par ailleurs, il n’est nulle part fait mention de la nature du lien unissant la socit El Cafe aux Requrants. Tout laisse donc penser que les noms de domaine ont t enregistrs avec l’aval des Requrants alors que tel n’est pas le cas.

Ces enregistrements sont donc de nature engendrer un risque de confusion certain dans l’esprit de l’internaute qui sera port croire qu’il existe un lien ncessaire et vident entre les Dfendeurs et les Requrants.

Et cet gard, l’argument selon lequel les Dfendeurs auraient enregistr les noms de domaine en cause pour palier un manquement des Requrants et ainsi viter des renvois vers la marque NESPRESSO, notoire dans le domaine considr, n’est pas recevable dans la mesure o de tels enregistrements ne peuvent pas tre effectus sans l’autorisation pralable des titulaires des droits en cause.

En consquence, l’Expert considre que l’enregistrement des noms de domaine litigieux par les Dfendeurs est intervenu en violation des droits des Requrants.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Les noms de domaine litigieux renvoient vers le site Internet de la socit El Cafe proposant essentiellement la vente des produits concurrents de ceux commercialiss par les socits Termozeta et Espressocap.

Cette utilisation est de nature porter prjudice aux Requrants en ce que le consommateur, pensant accder aux sites officiels des socits Termozeta et Espressocap, accdera certes un site Internet proposant la vente les produits commercialiss par les Requrants, mais galement des produits concurrents.

L’utilisation ainsi faite des noms de domaine litigieux est de nature dtourner une partie de la clientle qui, l’origine, aurait t intresse par les produits commercialiss par les Requrants.

Cette utilisation est donc de nature leur causer un prjudice commercial.

La socit El Cafe ne saurait, sans autorisation, utiliser son seul profit les marques dtenues par des tiers, et ce afin de maximiser les chances de visites de son site Internet par les internautes.

Cette utilisation est contraire au comportement loyal qui se doit d’tre dans le cadre des relations commerciales.

En consquence, l’Expert considre que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux par les Dfendeurs sont intervenus tout la fois en violation des droits privatifs des Requrants et en violation du principe de la loyaut dans les relations commerciales.

 

7. Dcision

Conformment aux articles 20(b) et (c) du Rglement, l’Expert ordonne la transmission au profit de la socit Termozeta des noms de domaine <espressocap.fr> et <termozeta.fr>.

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Isabelle LEROUX
Expert

Date: Le 12 mars 2008

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/dfr2008-0005.html

 

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