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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

General Biscuits Belgie (N.V) contre M. Pascal Laffitte

Litige n° DFR2008-0020

1. Les parties

Le Requйrant est la sociйtй General Biscuits Belgie, Herentals, Belgique, reprйsentйe par le cabinet Dreyfus, Paris, France.

Le Dйfendeur est Monsieur Pascal Laffitte, Corbeil Essonnes, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <pims.fr> enregistrй le 16 aoыt 2006.

Le prestataire Internet est la sociйtй AMEN France / Agence des Mйdias Numйriques.

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 25 avril 2008, par courrier йlectronique et le 30 avril 2008, par courrier postal.

Le 25 avril 2008, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 28 avril 2008, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige concernant le nom de domaine <pims.fr>.

Suite а la levйe d’anonymat du titulaire du nom de domaine par l’AFNIC, le 5 mai 2008, le Centre a adressй au Requйrant une demande d’amendement concernant la demande portant sur le nom de domaine <pims.fr>.

Le 9 mai 2008 par voie йlectronique et le 16 mai 2008 par courrier postal, le Centre a reзu la demande amendйe.

Le Centre a vйrifiй que la demande amendйe rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 19 mai 2008. Le Dйfendeur n’ayant adressй aucune rйponse, le Centre a notifiй le dйfaut du Dйfendeur en date du 9 juin 2008.

Le 20 juin 2008, le Centre nommait Isabelle Leroux comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

4. Les faits

Le Requйrant, la sociйtй General Biscuits Belgie (N.V) est une filiale de la sociйtй Kraft Foods Holdings Inc, groupe alimentaire de dimension mondiale commercialisant notamment en France et а l’йtranger le biscuit PIM’s.

Le biscuit PIM’s a йtй crйй en 1970, annйe au cours de laquelle a йtй commercialisйe la premiиre gamme PIM’s, le PIM’s Orange. Par la suite, le biscuit PIM’s n’a cessй d’кtre dйclinй dans de nouvelles variйtйs aux parfums diffйrents.

La sociйtй General Biscuits Belgie (N.V) est titulaire de plusieurs noms de domaines pour la marque PIM’S et notamment :

- <pims.biz> rйservй le 27 mars 2002;

- <pims.eu> rйservй le 26 aoыt 2006.

Elle est йgalement titulaire de nombreuses marques PIM’S protйgйes dans le monde notamment les marques enregistrйes suivantes :

- Marque franзaise PIMS CAKE n° 1491395 enregistrйe le 30 septembre 1988 (renouvelйe) en classe 30;

- Marque communautaire figurative PIM’S n° 000886424 dйposйe le 24 juillet 1998 en classes 5, 16, 25, 28, 29 et 30;

- Marque communautaire figurative PIM’S FONDANT Orange n° 002423572 dйposйe le 24 octobre 2001 en classe 30;

- Marque communautaire figurative PIM’S DELICE n° 002438547 dйposйe le 5 novembre 2001 en classe 30;

- Marque internationale semi-figurative PIMS CRACKERS n° 235778 du 21 septembre 1960 en classe 30 et dйsignant notamment la France;

- Marque internationale semi-figurative PIMS CAKE n° 342053 du 17 janvier 1968 en classe 30 et dйsignant notamment la France.

Le Dйfendeur a procйdй а l’enregistrement du nom de domaine <pims.fr> le 16 aoыt 2006, de faзon anonyme. Les piиces versйes au dossier par le Requйrant montrent que ce nom de domaine dirige vers un site inactif depuis le 16 aoыt 2006.

Afin de tenter d’obtenir le transfert amiable du nom de domaine <pims.fr>, le Requйrant a adressй une lettre de mise en demeure au bureau d’enregistrement en recommandй avec accusй de rйception en date du 3 juillet 2007, demandant par la mкme occasion la levйe de l’anonymat du Dйfendeur.

Par un email du 27 juillet 2007, le bureau d’enregistrement a rйpondu а la mise en demeure du Requйrant, indiquant que son service client avait contactй le Dйfendeur le 4 juillet 2007, puis l’avait mis en demeure de faire les dйmarches de rйsiliation du nom de domaine litigieux par lettre recommandйe du 27 juillet 2007.

En l’absence de rйponse du Dйfendeur, le Requйrant a engagй la prйsente procйdure aux fins de se voir transfйrer le nom de domaine <pims.fr>.

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant soutient qu’il est dйtenteur de droits antйrieurs sur le signe “pims”, а titre de marque franзaise, communautaire et internationale et de nom de domaine.

Le Requйrant fait йgalement valoir que le signe “pims” est une marque notoire.

Le Requйrant soutient que le nom de domaine <pims.fr> enregistrй par le Dйfendeur est identique ou а tout le moins similaire avec la marque PIM’S au point de crйer un risque de confusion.

Le Requйrant soutient tout d’abord que le nom de domaine <pims.fr> reproduit intйgralement la marque PIM’S, ces derniers devant par consйquent кtre considйrйs comme identiques, au motif que :

- la simple suppression de l’apostrophe entre les lettres “m” et “s” n’est dictйe que par l’impossibilitй technique d’enregistrer un nom de domaine contenant une apostrophe et ne modifie pas la prononciation du nom de domaine litigieux, qui est ainsi identique а la prononciation de la marque PIM’S. Par consйquent, cette suppression ne permet pas d’йcarter tout risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque PIM’S.

- l’adjonction du suffixe “.fr” est inopйrante а faire disparaоtre l’imitation ou la reproduction de la marque au sens du droit franзais.

Le Requйrant fait йgalement valoir que le fait que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site inactif n’est pas de nature а йcarter le risque de confusion entre ce nom de domaine et la marque PIM’S qu’il reproduit, l’article L.713-5 du Code de la Propriйtй Intellectuelle relatif aux marques notoires disposant que : “l’emploi d’une marque jouissant d’une renommйe pour des produits et services non similaires а ceux dйsignйs dans l’enregistrement engage la responsabilitй civile de son auteur s’il est de nature а porter un prйjudice au propriйtaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiйe de cette derniиre”.

Il en rйsulte selon le Requйrant que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte atteinte а la marque PIM’S, en ce qu’elle affaiblit le pouvoir distinctif et attractif de la marque PIM’S et entraоne sa vulgarisation, portant ainsi atteinte а sa valeur йconomique.

En outre, le Dйfendeur ne serait en aucune maniиre affiliй au Requйrant (n’йtant ni licenciй ni tiers autorisй) et n’aurait jamais йtй autorisй par ce dernier а utiliser et а enregistrer sa marque ni а procйder а l’enregistrement de noms de domaine incluant la marque.

Qui plus est, le Dйfendeur n’aurait justifiй d’aucun droit antйrieur, ni intйrкt lйgitime sur ce nom de domaine. Le Dйfendeur n’aurait jamais utilisй le signe “pim’s” d’aucune maniиre que ce soit avant ou aprиs l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Selon le Requйrant, le Dйfendeur ne pouvait ignorer l’existence des marques antйrieures du Requйrant et ne peut prйtendre de bonne foi avoir eu l’intention de dйvelopper une activitй rйelle.

Le Requйrant soutient que ces faits dйmontrent la mauvaise foi du Dйfendeur et sont constitutifs d’agissements parasitaires et de concurrence dйloyale au sens de l’article 1382 du Code civil dans la mesure oщ ce dernier a dйtournй les marques et noms de domaine du Requйrant.

Au vu de tous ces йlйments, il apparaоt selon le Requйrant que le nom de domaine <pims.fr> a йtй enregistrй en violation des diffйrents droits de marque appartenant au Requйrant, en application des dispositions des articles L.713-3 et L.713-5 du CPI.

Enfin, le Requйrant fait valoir qu’il est titulaire de plusieurs noms de domaine contenant le signe “pim’s”, dont notamment le nom de domaine <pims.biz> rйservй le 27 mars 2002, soit antйrieurement au nom de domaine litigieux.

Selon le Requйrant, la rйservation du nom de domaine litigieux doit dиs lors кtre considйrйe comme une usurpation de nom de domaine et comme un abus du droit de libre rйservation des noms de domaine de l’Internet, traduisant une faute intentionnelle du Dйfendeur au prйjudice du Requйrant, sanctionnable sur le terrain de l’article 1382 du Code civil. Le Dйfendeur porte prйjudice au Requйrant en l’empкchant de dйposer sa marque comme nom de domaine sur l’Internet, freinant ainsi son dйveloppement en France s’agissant d’un nom domaine en “.fr”.

En consйquence, le Requйrant sollicite le transfert du nom de domaine <pims.fr> а son profit.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre.

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement ou une utilisation d’un nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite en consйquence la transmission de ce nom de domaine а son profit.

Conformйment au paragraphe 20(c) du rиglement, l’Expert “fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 1 du prйsent rиglement, l’“atteinte aux droits des tiers” s’entend, au titre de la Charte, comme “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom, ou au pseudonyme d’une personne”.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine <pims.fr> portait atteinte aux droits du Requйrant et, le Requйrant sollicitant la transmission de ce nom de domaine а son profit, si celui-ci justifie de droits sur ce nom de domaine.

(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux

La reproduction et/ou l’imitation de marques ou autres droits privatifs appartenant а des tiers ou exploitйs par des tiers sans autorisation constitue une atteinte qui doit кtre sanctionnйe.

En l’espиce, l’Expert constate que le Requйrant justifie кtre titulaire de droits privatifs sur plusieurs marques verbales et semi-figuratives incluant le terme “pim’s”.

L’Expert constate йgalement que le Requйrant est titulaire du nom de domaine <pims.biz> enregistrй antйrieurement au nom de domaine litigieux.

Plus gйnйralement, le Requйrant commercialise, notamment en France, le biscuit sous la marque PIM’S depuis 1970.

L’Expert constate que le nom de domaine litigieux reproduit le terme “pim’s” prйsent dans toutes les marques prйcitйes dont est titulaire le Requйrant. D’autre part, le nom de domaine litigieux reproduit йgalement le nom de domaine <pims.biz> dont est titulaire le Requйrant.

Du fait de cette forte similitude entre les droits antйrieurs du Requйrant et le nom de domaine litigieux, il existe un rйel risque de confusion entre les signes pour les internautes, ces derniers йtant amenйs а penser que le nom de domaine litigieux, <pims.fr>, correspond au site officiel franзais de la sociйtй commercialisant le biscuit du mкme nom.

A cet йgard, il est admis que la prйsence de l’extension “.fr” au sein du nom de domaine litigieux – inhйrente au fonctionnement des noms de domaine – ne permet pas d’йcarter tout risque de confusion (SARL Abcyne contre Jeremie Guyot, Litige OMPI n° DFR2007-0001; Compagnie Gйnйrale des Etablissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd, Litige OMPI n° DFR2005-0013).

De mкme, la suppression de l’apostrophe entre le “m” et le “s” figurant au sein des marques antйrieures n’est pas susceptible de faire disparaоtre le risque de confusion, en ce qu’elle ne modifie en rien la prononciation du terme litigieux et n’est due qu’а des considйrations purement techniques rendant impossible l’enregistrement d’un nom de domaine contenant une apostrophe.

De plus, il ressort des documents communiquйs par le Requйrant que le Dйfendeur ne pouvait ignorer, avant mкme de procйder а l’enregistrement du nom de domaine litigieux, l’existence de droits privatifs antйrieurs portant sur la marque PIM’S. En effet, le Dйfendeur, qui est franзais, ne pouvait ignorer l’existence des marques antйrieures du Requйrant, compte tenu de la commercialisation du biscuit “pim’s” en France depuis prиs de 40 ans et des nombreuses campagnes publicitaires portant sur ce produit ayant йtй lancйes en France par le Requйrant.

En outre, l’Expert constate que le Dйfendeur n’a jamais йtй autorisй par le Requйrant а procйder а l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et ne justifie d’aucun intйrкt lйgitime sur la dйnomination PIM’S, qu’il n’a notamment jamais utilisйe avant ou aprиs l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Par consйquent, l’Expert considиre que l’enregistrement du nom de domaine <pims.fr> a йtй fait au mйpris des droits du Requйrant et constitue une atteinte а ses droits.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

L’Expert constate que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site Internet inactif, et ce depuis son enregistrement.

Le fait que le nom de domaine litigieux dirige vers un site Internet inactif, est considйrй comme йtant un acte de rйtention injustifiй du nom de domaine litigieux (par exemple, Amitel SA et Ltv Gelbe Seiten AG contre Ediciel SARL, Litige OMPI n° DFR2006-0018).

En l’espиce, le fait que le nom de domaine renvoie vers un site Internet inactif confirme l’absence d’intention du Dйfendeur de faire une utilisation lйgitime du nom de domaine contestй.

Par consйquent, l’Expert considиre que le Dйfendeur a enregistrй et utilise en violation des droits du Requйrant le nom de domaine <pims.fr>, et que le Requйrant est fondй а en demander le transfert а son profit.

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <pims.fr>.

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Isabelle Leroux
Expert

Le 4 juillet 2008