'  '




:

















:

:


 

Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Peridico Exclsior, S.A. de C.V. c. Robert Takovich

Caso No. DMX2008-0001

 

1. Las Partes

El Promovente es Peridico Exclsior, S.A. de C.V., con domicilio en Mxico, Distrito Federal, representado por Jalife, Caballero, Vzquez & Asociados, Distrito Federal, Mxico.

El Titular es Robert Takovich, con domicilio en Maryland, Estados Unidos de Amrica.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <excelsior.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio antes sealado es NIC-Mxico.

 

3. Historia Procesal

La Solicitud se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 19 de febrero de 2008. El 19 de febrero de 2008 el Centro envi a NIC-Mxico va correo electrnico un requerimiento de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en litigio. El 19 de febrero de 2008 NIC-Mxico remiti al Centro por igual va su respuesta confirmando que Robert Takovich era el titular del nombre de dominio controvertido al figurar en la base de datos WHOIS como contacto tcnico y administrativo del mismo, proporcionando al efecto sus datos de localizacin completos. En respuesta a una prevencin del Centro sobre la Solicitud, el Promovente subsan ciertas deficiencias formales de la misma el 3 de marzo de 2008. El Centro constat que la Solicitud modificada cumpliera con los requisitos aplicables de la Poltica de solucin de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica de solucin de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artculo 4 del Reglamento, el Centro emplaz formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando con ello comienzo al procedimiento el 12 de marzo de 2008.

Con fundamento en el artculo 5 del Reglamento, el trmino para contestar la Solicitud se fij para el 1 de abril de 2008. El Titular no produjo contestacin alguna a la Solicitud. En consecuencia, el Centro acus la rebelda del Titular el 3 de abril de 2008.

El Centro nombr a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el 10 de abril de 2008, previa recepcin de su Declaracin de Aceptacin, Imparcialidad e Independencia, segn lo dispone el artculo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente edita y comercializa el peridico EXCELSIOR, un diario de inters general que circula en Mxico desde hace ms de noventa aos.

Para identificar en el comercio la publicacin peridica cuyos ejemplares impresos son distribuidos a nivel nacional, el Promovente tiene reservada en exclusiva la denominacin “Excelsior” como ttulo de su diario desde 2001 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor segn acredita con las constancias que exhibe de anotacin marginal de transmisin de derechos en favor de Aerogea, S.A. de C.V., anterior denominacin social del Promovente segn se da cuenta en el instrumento 22,383 de fecha primero de octubre de dos mil siete, otorgado ante la fe del licenciado Arturo Talavera Autrique, Notario Pblico No. 122 del Distrito Federal.

El Promovente difunde tambin su peridico a travs del portal de Internet que mantiene desde mediados de 2007 bajo el nombre de dominio <exonline.com.mx>.

El Titular por su parte registr en fecha desconocida el nombre de dominio disputado, mismo que actualmente se encuentra vinculado al portal Wikipedia donde se muestra el significado del vocablo latino Excelsior.

Al considerar que tanto el registro como el uso que se ha dado al nombre de dominio en conflicto invaden sus derechos al uso exclusivo del ttulo “Excelsior” que tiene reservado, el Promovente present la Solicitud que dio origen a este procedimiento.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su accin son los siguientes:

(i) El Promovente es cesionario y titular de tres reservas de derechos que incluyen la denominacin “Excelsior” para amparar el ttulo de una publicacin peridica en Mxico;

(ii) El peridico “Excelsior” del Promovente goza del reconocimiento del pblico mexicano toda vez que circula a nivel nacional;

(iii) El nombre de dominio objeto de la Solicitud comprende una denominacin idntica a la amparada por la reserva de derechos del Promovente, con lo cual se actualiza el primer supuesto de la Poltica;

(iv) An cuando no guarda relacin alguna con el peridico “Excelsior” que es notoriamente conocido en Mxico, el Titular ha venido utilizando el nombre de dominio en cuestin para atraer visitantes a su sitio Web, aprovechndose as de la popularidad del diario del Promovente;

(v) Al lo largo del tiempo, el Titular ha usado el nombre de dominio controvertido nicamente como vehculo para entrar a otras pginas de Internet, pginas de las que no se desprende ningn inters legtimo en la denominacin Excelsior;

(vi) Como puede constatarse en la fe de hechos respectiva, el sitio Web adscrito al nombre de dominio en controversia estuvo ligado en algn momento a un portal de contenido pornogrfico, en detrimento a la labor periodstica del Promovente;

(vii) Ms adelante el portal bajo el nombre de dominio en litigio fue modificado para mostrar la imagen de una mujer leyendo el peridico, lo que induca equvocamente a pensar que dicho portal estaba asociado con el diario del Promovente;

(viii) Debido a que la existencia de versiones electrnicas de los diarios impresos constituye hoy en da una prctica comn en la industria relevante, la falta de identidad entre el titular del nombre de dominio en conflicto y la empresa que edita el diario del Promovente causa un perjuicio tanto a este ltimo como a los usuarios de Internet interesados en consultar el peridico “Excelsior”;

(ix) Derivado de lo anterior puede concluirse que el Titular no tiene ningn derecho o inters legtimo para usar el ttulo reservado Excelsior como nombre de dominio pues del contenido cambiante del sitio Web vinculado al nombre de dominio en contienda no se desprende que se actualice ninguno de los supuestos que previene el artculo 1.c) de la Poltica;

(x) El nombre de dominio en litigio fue registrado de mala fe con la intencin de obtener un lucro indebido al intentar captar clientela potencial del Promovente interesada en ingresar al portal de Internet del Promovente;

(xi) El nombre de dominio, cuya devolucin se reclama, ha sido usado de mala fe al vincularse a un sitio de contenido pornogrfico con el consecuente demrito que ello produce a la reputacin del Promovente, as como por haberse relacionado con servicios idnticos o similares a los que presta el Promovente;

(xii) De lo anterior se colige que la conducta desplegada por el Titular se traduce en un caso tpico de ciberocupacin que imposibilita al Promovente para reflejar el ttulo de su publicacin peridica en un nombre de dominio correspondiente, al tiempo de impedir a los usuarios de Internet interesados en visitar el sitio Web del Promovente acceder a la informacin noticiosa que desean.

B. Titular

El Titular no contest a las alegaciones del Promovente, dejando as de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

 

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artculo 1.a) de la Poltica, para prevalecer en su accin de transferencia de nombre de dominio intentada, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idntico o semejante en grado de confusin con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominacin de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legtimos en relacin con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Poltica se basa en su gran mayora en la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a las decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien mltiples expertos han reiterado que la falta de contestacin a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automticamente en una resolucin favorable al Demandante (como se confirma en el prrafo 4.6 del reporte en ingls intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como vlidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestacin de la demanda) y tambin Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., NAF N 95095 (resolviendo que la omisin del demandado en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

La posibilidad de que una Reserva de Derechos sirva de base a una Solicitud se encuentra prevista de manera expresa en el artculo 1.a.i) de la Poltica. Si bien tal Poltica ha estado vigente por poco ms de siete aos, es de advertirse que el presente caso constituye el primer precedente bajo la misma de una accin apoyada nica y exclusivamente en una Reserva de Derechos, a diferencia de una marca registrada, por lo que se justifica una breve explicacin de dicha institucin legal.

La Reserva de Derechos es una figura jurdica propia del Derecho Mexicano de la Propiedad Intelectual que se introdujo por vez primera en la Ley Federal del Derecho de Autor de 19471, al conferir la prerrogativa al uso exclusivo del ttulo o cabeza de un peridico, revista, noticiero cinematogrfico, programa de radio y de toda publicacin o difusin peridica durante todo el tiempo de la publicacin o difusin y un ao ms, si la publicacin se hiciere o la difusin se iniciare dentro de un ao de la fecha en que fuere reservado el derecho.

Si bien es cierto que formal e histricamente hablando las Reservas de Derechos poseen una naturaleza jurdica afn a los derechos de autor2 pues comparten su orientacin artstica y cultural ms all de un fin puramente comercial, la regulacin actual de las reservas de derechos se asemeja ms al mbito marcario que al propiamente autoral, por lo que puede afirmarse que las reservas de derechos conforman una especie hbrida entre los derechos de autor y las marcas.

El artculo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor en vigor define a la reserva de derechos como la facultad de usar y explotar en forma exclusiva ttulos de publicaciones peridicas (entre otras categoras no relevantes al caso concreto) editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretendan continuarse indefinidamente.

La concesin de la reserva se produce despus de un examen de forma y fondo por parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA), quien est facultado para negar la solicitud respectiva cuando la denominacin que pretenda reservarse sea descriptiva, genrica, idntica o similar en grado de confusin a una reserva previamente concedida o a una solicitud en trmite relacionada con una publicacin peridica, entre otros supuestos. La vigencia del certificado constitutivo de los derechos correspondientes es de un ao, renovable indefinidamente por perodos iguales consecutivos, siempre y cuando se acredite que la publicacin peridica contina en circulacin.

Ahora bien, como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Poltica no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusin entre los usuarios de Internet respecto al origen del Portal vinculado al nombre de dominio en controversia, sino dilucidar si este ltimo por s solo se confunde lo suficiente con la reserva de derechos del Promovente para justificar una accin bajo la Poltica.

Sentado lo anterior, de una confrontacin visual entre el nombre de dominio <excelsior.com.mx> y la denominacin “Excelsior”, se advierte a primera impresin que el nombre de dominio sujeto a estudio se conforma nica y exclusivamente por la reserva de derechos del Promovente, lo que indefectiblemente conlleva a determinar la identidad entre los signos en pugna. Ver Rollerblade Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI No. D2000-0429 (no puede haber duda que el nombre de dominio del demandado <rollerblade.net> es idntico a la marca ROLLERBLADE del demandante y este experto as lo determina).

La conclusin que antecede se ve inalterada por la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genrico “.com” y del cdigo de pas “.mx”, puesto que al obedecer su existencia a razones tcnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no son aptos para desestimar la confusin entre una marca y un nombre de dominio en el contexto de la Poltica. Ver Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusin con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que el nombre de dominio <wpgc.com> era idntico a la marca WPGC del demandante).

En la misma tesitura, vista la imposibilidad tcnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en maysculas o minsculas, tal disparidad tipogrfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un anlisis de confusin con arreglo a la Poltica. Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Bentez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condicin prevista en el artculo 1.a.i) de la Poltica.

B. Derechos o intereses legtimos

En vista de que de las constancias que obran en el expediente no se desprende que el Promovente haya autorizado el uso de su reserva como nombre de dominio en favor del Titular y ante la falta de contestacin a la Solicitud, es posible presumir la falta de derechos o intereses legtimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa. Vanse LCIA (London Court of International Arbitration) v. Wellsbuck Corporation, Caso OMPI No. D2005-0084 (resolviendo falta de derechos o intereses legtimos habida cuenta que el demandante no autoriz el uso de su marca como nombre de dominio en favor del demandado y este ltimo no present al experto elementos de conviccin para demostrar alguna de las excepciones y defensas previstas por la Poltica) y Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestacin a la demanda puede ser interpretada como una admisin del demandado respecto a su carencia de inters legtimo en el nombre de dominio).

Con independencia de lo anterior, el Promovente ha demostrado mediante sendas certificaciones notariales de hechos que el nombre de dominio en cuestin estuvo asociado con un sitio Web de contenido pornogrfico bajo el nombre de dominio <lasputas.tv> al cual los visitantes de <excelsior.com.mx> eran reenviados automticamente, as como a un Portal donde se ofrecan bienes y servicios por parte de terceros. La circunstancia de emplear un nombre de dominio como umbral de otro nombre de dominio de cuyo contenido no se desprenda vnculo o relacin alguna con el primero, ha sido considerada incapaz de dar lugar a derechos o intereses legtimos en un nombre de dominio conforme a la Poltica. Ver Lycos, Inc. v. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2007-0019 (concluyendo que la aplicacin que daba el titular al nombre de dominio <tripod.com.mx> no poda considerarse bajo ninguna circunstancia como una oferta de buena fe de productos o servicios ni como un uso legtimo y leal del mismo, debido a que dentro del Portal se incluan hipervnculos a otros sitios Web de contenido sexual, lo cual distaba mucho de los fines con que est asociada la marca TRIPOD en el comercio).

En este sentido se advierte que una vez notificada la Solicitud, el Titular modific nuevamente el contenido del Portal adscrito al nombre de dominio en pugna con la intencin de aparentar un supuesto uso legtimo de dicho nombre de dominio al vincular este ltimo con la pgina del sitio Wikipedia donde se muestran los diversos usos que se han dado en diversas partes del mundo al trmino latino “excelsior”. A este respecto el Experto estima que en la especie el uso alguna vez ilegtimo del nombre de dominio no es convalidable por un uso posterior, as como que el “efecto espejo” creado con el sitio Wikipedia tampoco es susceptible de conferir al Titular derechos o intereses legtimos en el nombre de dominio en conflicto pues de lo contrario sera suficiente crear una liga en Internet con cualquier marca o reserva notoria descrita en Wikipedia para legitimar la tenencia de un nombre de dominio que se apropiara de dichos signos distintivos.

En funcin de lo anterior se tiene por verificado el supuesto requerido por el artculo 1.a.ii) de la Poltica.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con el Promovente, la conducta del Titular configura un caso tpico de ciberocupacin donde se impide al Promovente reflejar su reserva notoriamente conocida en un nombre de dominio correspondiente, al tiempo de impedir a los usuarios de Internet interesados en visitar el sitio Web del Promovente acceder a la versin electrnica del diario que esperan encontrar ah.

Considerando la antigedad y alcance geogrfico en Mxico del uso del nombre “Excelsior” con relacin al peridico que edita el Promovente, as como la fuerte capacidad distintiva de dicho signo, es inconcuso que el Titular debi haber sabido de la existencia del mismo al momento de registrar un nombre de dominio dirigido primordialmente al pblico mexicano.

Por otro lado, la falta de uso genuino de <excelsior.com.mx> al haberse vinculado a Portales bajo otros nombres de dominio, produce conviccin plena en el Experto sobre la mala fe que priv en todo momento desde el registro del nombre de dominio en contienda hasta la fecha.

Bajo estas circunstancias se surte la causal de mala fe contenida en el artculo 1.b iv de la Poltica, al resolverse que el Titular ha utilizado el nombre de dominio <excelsior.com.mx> de manera intencionada con el fin de atraer, con nimo de lucro usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusin con la denominacin reservada “Excelsior” en cuanto al origen del Portal.

Confirma lo anterior el hecho de que el Titular fue condenado por la misma causa en diverso procedimiento administrativo que tuvo tambin por objeto un nombre de dominio mexicano. Ver Gusanito.com S. de R.L. de C.V. v. Robert Takovich, Caso OMPI No. DMX2007-0012 (ordenando la transferencia del nombre de dominio <gusanito.com.mx> cuyo Portal mostraba productos idnticos a los ofertados por el promovente bajo su marca GUSANITO, que a la vez se encontraba reservada como ttulo de difusin peridica va red de cmputo). La reincidencia de mrito colma el supuesto de mala fe previsto en el artculo 1.b.ii de la Poltica. Ver The Board of Governors of the University of Alberta v. Michael Katz d.b.a. Domain Names for Sale, Caso OMPI No. D2000-0378 (el registro de ms de un nombre de dominio sin derecho o inters legtimo sugiere un patrn de conducta demostrativo de mala fe a la luz de la Poltica).

Por las razones que anteceden se tiene por demostrado el tercer elemento de la Poltica bajo su articulo 1.a.iii).

 

7. Decisin

En mrito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su accin y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artculos 1.g.ii) de la Poltica, as como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <excelsior.com.mx> sea transferido al Promovente.


Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto nico

Fecha: 25 de abril de 2008


1 Fernando Serrano Migalln, Nueva Ley Federal del Derecho de Autor (Textos, Antecedentes, Anlisis, Proceso Legislativo), Editorial Porra en colaboracin con la UNAM, Mxico, 1998.

2 En este sentido Ernesto Javier Herrera Meza afirma que slo en forma tangencial la institucin de la reserva de derechos se corresponde con la del derecho de autor atendiendo a diferencias en cuanto al objeto, la forma de adquirir la proteccin, el contenido, duracin y alcance del derecho. Iniciacin al Derecho de Autor, Editorial Limusa, Mxico, 1992.

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2008/dmx2008-0001.html

 

:

 


 

:




:







!

, , .

, .