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Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI

DECISIГ“N DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Turisme de Barcelona v. David Serra, Giro Empresa 1992, S.L.

Caso NВ° D2009-0125

1. Las Partes

La Demandante es Turisme de Barcelona con domicilio en Barcelona, EspaГ±a, representada por Herrero & Asociados, Madrid, EspaГ±a.

El Demandado es David Serra, Giro Empresa 1992, S.L. con domicilio en Girona, EspaГ±a.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <turismebarcelona.com> ("Nombre de Dominio").

El registrador del citado nombre de dominio es 1&1 Internet AG.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentГі ante el Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI (el "Centro") el 30 de enero de 2009. El 2 de febrero de 2009 el Centro enviГі a 1&1 Internet AG vГ­a correo electrГіnico una solicitud de verificaciГіn registral en relaciГіn con el Nombre de Dominio. El 3 de febrero de 2009 1&1 Internet AG enviГі al Centro, vГ­a correo electrГіnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturaciГіn. El Centro verificГі que la Demanda cumplГ­a los requisitos formales de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (la "PolГ­tica"), el Reglamento de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los pГЎrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificГі formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de febrero de 2009. De conformidad con el pГЎrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijГі para el 24 de febrero de 2009. El Escrito de ContestaciГіn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5 de febrero de 2009.

El Centro nombrГі a José Carlos Erdozain como miembro Гєnico del Grupo Administrativo de Expertos el dГ­a 2 de marzo de 2009, recibiendo la DeclaraciГіn de AceptaciГіn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pГЎrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es un organismo oficial que se constituyГі en 1993 por el Ayuntamiento de Barcelona y la CГЎmara de Comercio de esa misma ciudad, cuyo objetivo es la promociГіn turГ­stica y comercial de la citada localidad.

Se ha probado que la actividad desarrollada por la Demandante es ampliamente difundida, habiendo ayudado activamente en la promociГіn de la ciudad condal, y en hechos significativos que afectan a la misma tales como "Barcelona Ciencia 2007 y el AГ±o del Deporte". En esa medida, la actividad de la Demandante se ha extendido a todo el territorio nacional y al extranjero. Por citar datos, se ha acreditado que, en 2007, la Demandante ha atendido en puntos de informaciГіn turГ­stica a 2.680.525 personas. Cuenta con una plantilla de 125 personas.

Otros datos de interés son los siguientes: la Demandante ha dado un total de 45 ruedas de prensa en 2007; ha contribuido a la redacciГіn de artГ­culos sobre Barcelona por valor de 118 millones de euros, y se han organizado al menos 385 viajes de prensa individuales.

La Demandante ha obtenido unos ingresos en 2007 de 30,2 millones de euros, destacГЎndose un aumento de las ventas on line del 93,3 por ciento respecto al ejercicio anterior. Los gastos promocionales crecieron un 21,9 por ciento respecto al ejercicio 2006.

La Demandante es titular de al menos 24 marcas que incorporan la denominaciГіn "Turisme de Barcelona". Todas esas marcas son nacionales excepto una comunitaria. Esta Гєltima se presentГі en fecha de 19 de julio de 2000 y estГЎ concedida. Respecto de las marcas nacionales, por citar algunas, la M 1.803.925 se concediГі con efectos desde 16 de febrero de 1994 (marca mixta TURISME DE BARCELONA); la M 1.803.926 se concediГі con efectos desde 16 de febrero de 1994 (marca mixta TURISME DE BARCELONA); o la M 1.803.928, la cual se concediГі con efectos desde 16 de febrero de 1994 (marca mixta con denominaciГіn TURISME DE BARCELONA). Todos los registros marcarios han sido probados documentalmente.

En fecha de 24 de noviembre de 2008 la Demandante enviГі un burofax al Demandado, relativo al uso del Nombre de Dominio, en el que la Demandante ponГ­a de manifiesto la existencia de sus marcas y el hecho de que el uso del Nombre de Dominio podГ­a constituir una infracciГіn de sus derechos de marca, requiriendo, por Гєltimo, al Demandado a que se encontrara una soluciГіn amistosa al asunto.

En la actualidad, la pГЎgina web correspondiente al Nombre de Dominio seГ±ala una "futura web", ofreciéndose informaciГіn sobre servicios de correo electrГіnico, servidores dedicados, alojamiento de pГЎginas web y marketing de buscadores. Pulsando, por ejemplo, en la opciГіn de "servicios de correo electrГіnico", el navegador lleva al usuario a una pГЎgina web de titularidad aparente de Acens, The hosting company. En cualquiera de las otras opciones que aparecen en la pГЎgina web del Nombre de Dominio, el navegador lleva igualmente a la pГЎgina corporativa de Acens, en la que se ofrecen los servicios relacionados.

El Demandado es propietario, entre otros nombres de dominio, desde hace seis aГ±os de los siguientes: <turismegirona.com>; <turismelleida.com> y <turismetarragona.com>.

El Nombre de Dominio fue registrado en fecha 13 de junio de 2003.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

SegГєn la Demandante:

El Nombre de Dominio es idéntico a las marcas registradas titularidad de la Demandante. El Nombre de Dominio coincide con las marcas registradas excepto en la preposiciГіn "de", por lo que se puede afirmar que el Nombre de Dominio es similar a dichas marcas.

El Demandado no es titular de marcas registradas, ni de una razГіn social que pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio.

El Demandado no puede desconocer la existencia de la Demandante dada la residencia de aquél en CataluГ±a y la actividad de promociГіn de la Demandante.

La Demandante es la Гєnica legitimada para utilizar legalmente la expresiГіn "Turisme Barcelona" en EspaГ±a.

El Demandado tiene una pГЎgina web en la que anuncia una "futura web", en la que aparecГ­an contenidos relacionados con el turismo allГЎ por noviembre de 2008. Tales contenidos fueron retirados posteriormente. En la actualidad ofrece servicios propios de Internet, por lo que puede reportar ingresos de los internautas que accedan a la web del Demandado.

El Demandado se estГЎ aprovechando ilГ­citamente de la marca TURISME DE BARCELONA a través del registro y uso del Nombre de Dominio, conducta que se encuadra claramente en los requisitos exigidos por la PolГ­tica para el cumplimiento del tercer requisito.

Que, sobre la base de todo lo anterior, el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio fundamentalmente con el propГіsito de perturbar la actividad comercial de un competidor, o estГЎ intentando atraer con ГЎnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web.

B. Demandado

SegГєn el Demandado:

Su empresa tiene como actividad la explotaciГіn de portales turГ­sticos en Internet y como interés legГ­timo la explotaciГіn de cuatro portales dedicados a cada una de las provincias de CataluГ±a.

Son propietarios de dichos portales desde hace seis aГ±os.

El portal dedicado a la provincia de Gerona cuenta con el reconocimiento de estamentos pГєblicos como la Generalidad de CataluГ±a, Ayuntamientos, etc.

Todos los portales referidos tienen la misma construcciГіn: como primera palabra descriptiva "Turisme", y como segunda, la provincia a la que hace menciГіn.

El Demandante es titular de varias marcas registradas pero todas ellas de naturaleza mixta, es decir, con grГЎfico asociado al nombre, refiriéndose a nombres pГєblicos y genéricos como son "Turisme" y "Barcelona", los cuales no se pueden registrar por sГ­ mismos ni en uniГіn de varios de ellos, prohibiéndose expresamente el uso del texto sin asociar al logotipo.

El Demandado no ha pretendido en ningГєn caso hacer competencia desleal al Demandante, pues el Nombre de Dominio no coincide exactamente con la denominaciГіn de la marca registrada a favor del Demandante.

El trabajo efectuado en relaciГіn con el Nombre de Dominio representa 3 aГ±os de trabajo de ingenieros, editores, maquetadotes, diseГ±adores, comerciales, etc.

El Demandante pretende aprovechar su posiciГіn dominante como estamento pГєblico para hacerse con todos los nombres de dominio que les parezcan interesantes.

Las palabras "Turisme" y "Barcelona" son pГєblicas y no registrables como también en su momento la OEPM les comunicГі y de ello son bien conocedores.

El Nombre de Dominio no estГЎ en venta; no ha actuado de mala fe; tiene intereses legГ­timos sobre el mismo; han esperado seis aГ±os a actuar mediante la interposiciГіn de la Demanda; todas sus marcas son mixtas; el Demandante actГєa en la ciudad de Barcelona, mientras la pretensiГіn del Demandado es llegar a toda la provincia.

Finalmente, alega el Demandado que la pГЎgina web actual de bienvenida lleva a la de "www.acens.es" por una razГіn que es explicada en la propia pГЎgina, por lo que no es cierto que lleve a cabo actividad alguna con dicha pГЎgina.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusiГіn

El primero de los requisitos se refiere a si existe identidad o similitud hasta el punto de crear confusiГіn entre el Nombre de Dominio y las marcas de productos o servicios sobre la que el demandante tiene derechos.

A este respecto, el Experto encuentra que se da este requisito por las razones que a continuaciГіn se exponen:

En primer lugar, es cierto, como afirma el Demandado, que las marcas alegadas por la Demandante tienen carГЎcter mixto. Ahora bien, eso no significa que su parte denominativa de esas marcas quede desprotegida totalmente. Es mГЎs: en el caso que nos ocupa, donde hay un conflicto entre una marca y un nombre de dominio, y en el marco de la PolГ­tica, la comparaciГіn necesariamente ha de hacerse entre denominaciones, dejando al margen el aspecto grГЎfico que pueda incorporar la marca tal cual ha sido registrada en la correspondiente oficina.

A la vista de la anterior premisa, y después de examinar las denominaciones enfrentadas, la conclusiГіn no puede ser otra que la de que existe una similitud hasta el punto de crear confusiГіn entre el Nombre de Dominio y las marcas de la Demandante. La Гєnica diferencia entre la parte denominativa de las marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio reside en la preposiciГіn "de", diferencia que este Experto juzga inapreciable a efectos de considerar el requisito de la PolГ­tica examinado. La parte mГЎs distintiva de las marcas de la Demandante es, indudablemente, "Turisme Barcelona", palabras que coinciden exactamente con el Nombre de Dominio, por lo que la conclusiГіn no puede ser otra que la arriba expuesta.

Asimismo, esta opiniГіn ha sido reconocida por el Centro en decisiones anteriores. Véanse a estos efectos los asuntos Uniroyal Engineered Products, Inc. c. Nauga Network Services Caso OMPI No. D2000-0503 o Thaigem Global Marketing Limited c. Sanchai Aree, Caso OMPI No. D2002-0358, donde se viene a decir que lo relevante es la comparaciГіn textual entre las denominaciones enfrentadas.

Por consiguiente, el Experto entiende que se da el primero de los requisitos establecidos en la PolГ­tica.

B. Derechos o intereses legГ­timos

En cuanto a la ausencia de derechos o intereses legГ­timos por parte del Demandado en relaciГіn con el Nombre de Dominio, el Experto encuentra que el Demandado carece de ellos a tenor de las consideraciones que se hacen a continuaciГіn.

Para empezar, en relaciГіn con este segundo requisito, la Demandante Гєnicamente estГЎ obligado a proporcionar un principio de prueba.

En este sentido, la Demandante declara que el Demandado no es titular de ninguna marca o derecho exclusivo que tenga por objeto la denominaciГіn "Turisme Barcelona" o "Turisme de Barcelona". Tampoco el Demandado ha probado ostentar algГєn derecho al respecto.

La Demandante también seГ±ala que no ha licenciado al Demandado el uso de sus marcas registradas, y a las que se refiere el presente procedimiento (las mГЎs significativas de las cuales han sido listadas mГЎs arriba en esta DecisiГіn).

Por su parte, el Demandado seГ±ala, en defensa de sus derechos o intereses legГ­timos sobre el Nombre de Dominio, que éste forma parte de un proyecto de crear cuatro portales turГ­sticos en Internet (uno por cada provincia de CataluГ±a), teniendo el Demandado intenciГіn de explotarlos, y siendo propietario de todos ellos desde hace seis aГ±os. SeГ±ala, asimismo, que se han invertido tres aГ±os de trabajo de ingenieros, editores, maquetadotes, comerciales y otras personas en producir el contenido relativo al Nombre de Dominio.

Sin embargo, el Experto encuentra que el Demandado no ha aportado prueba alguna acerca de este trabajo empleado. Tampoco ha probado el Demandado, a pesar de que lo menciona, que las instituciones pГєblicas catalanas hayan apoyado el portal "www.turismegirona.com", aun cuando este nombre de dominio no es objeto propiamente de esta DecisiГіn. En general, el Experto entiende que el Demandado no ha probado estar en ninguno de los supuestos a los que hace referencia el parГЎgrafo 4.c) de la PolГ­tica: ni ha utilizado el Nombre de Dominio en relaciГіn con una oferta de buena fe de productos o servicios; ni ha sido corrientemente conocido por el Nombre de Dominio (mГЎs bien la persona conocida por la denominaciГіn "Turisme Barcelona" ha sido la Demandante); ni ha hecho un uso legГ­timo y leal o no comercial del Nombre de Dominio sin intenciГіn de desviar a los consumidores de manera inequГ­voca o de empaГ±ar el buen nombre de la marca de productos o servicios en cuestiГіn con ГЎnimo de lucro.

Realmente, el Experto entiende que el Demandado no ostenta derecho alguno o interés legГ­timo en relaciГіn con el Nombre de Dominio, y que el alegado hecho de que el Demandado tenga como proyecto crear cuatro portales turГ­sticos dedicados a cada una de las provincias catalanas no permite atribuirle cualquiera de los anteriores, puesto que el anГЎlisis a efectuar desde la perspectiva de la PolГ­tica se refiere estrictamente al Nombre de Dominio, y no a otros de los que pueda ser propietario el Demandado (véase CorporaciГіn Radio y TelevisiГіn EspaГ±ola, S.A. v. Pablo Palermo, Caso OMPI No. D2008-0926).

Por otra parte, no considera el Experto que sean aplicables al presente caso las Decisiones tomadas en otros, tales como Ente PГєblico de ComunicaciГіn del Principado de Asturias v. Araz c.b. (Araz Net, S.L.), Caso OMPI No. D2008-0874 o Bundesrepublik Deutschland (Republic of Germany) v. RJG Engineering Inc./Gerhard Lauck, Caso OMPI No. D2002-0110, ya que en éstas o bien el nombre de dominio en cuestiГіn estaba formado Гєnicamente por un topГіnimo, o bien el demandante carecГ­a de marca registrada o ésta lo habГ­a sido con posterioridad al registro del nombre de dominio. En el caso que se estГЎ decidiendo, antes bien, la denominaciГіn en discusiГіn no es estrictamente un topГіnimo: incorpora algo mГЎs, en concreto, la palabra "Turisme", la cual aГ±ade un factor de distintividad al término topГіnimo "Barcelona"; y, ademГЎs, en tanto no resulte anulada la marca de la Demandante por falta de distintividad (a lo que mГЎs aГєn tiene derecho el Demandado si cree que le asiste la razГіn, cfr. art. 51 de la Ley de Marcas espaГ±ola), la Demandante tiene el derecho de prohibir a tercero que use sin su autorizaciГіn su marca debidamente registrada como identificador de Internet (cfr. art. 34.3.e) Ley de Marcas espaГ±ola).

Por consiguiente, el Experto entiende que se da el segundo de los requisitos establecidos en la PolГ­tica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Por Гєltimo, ha de analizarse si el Demandado registrГі y estГЎ usando el Nombre de Dominio de mala fe o no.

Al respecto, la Demandante ha probado que el Demandado habГ­a incluido en la pГЎgina web del Nombre de Dominio en noviembre de 2008 una web con contenidos turГ­sticos. Por otra parte, el Demandado no niega, sino todo lo contrario, que su intenciГіn es crear portales de contenido turГ­stico, es decir, coincidentes con el objeto que es propio de la actividad de la Demandante.

A juicio del Experto, es evidente que el Demandado conocía la actividad desarrollada por la Demandante, como se deduce de la siguiente frase que se encuentra en la Contestación a la Demanda: "y que está utilizando realmente desde siempre la de BARCELONA TURISME (…)" (cursiva del Experto). Aparte no oculta el Demandado que su actividad es coincidente con la desarrollada por la Demandante.

Si esos son los hechos mГЎs relevantes, y, ademГЎs, tenemos en cuenta que las marcas de la Demandante fueron registradas en 1994, salvo la comunitaria que lo fue con efectos desde 19 de julio de 2000, y que el Nombre de Dominio fue registrado el 13 de junio de 2003, y la amplia difusiГіn dada a la actividad de la Demandante, el Experto no puede evitar concluir que el Demandado conocГ­a de dicha actividad, y que mediante el registro del Nombre de Dominio tenГ­a como intenciГіn perturbar la actividad comercial de un competidor, circunstancia ésta que es considerada como una prueba de registro y uso de mala fe por la PolГ­tica. Incluso podrГ­a considerarse que estamos ante la causa prevista en la letra iv) del parГЎgrafo 4.b) de la PolГ­tica, puesto que entre la denominaciГіn registrada como marca a favor de la Demandante y el Nombre de Dominio existe una indudable semejanza que puede llevar a cualquier usuario de Internet a confusiГіn con la marca de aquélla y a estimar que existe una afiliaciГіn o un patrocinio entre una y otra.

Por Гєltimo, el Experto quiere seГ±alar que la comparaciГіn entre los términos enfrentados, a efectos de la concurrencia de este tercer requisito, no puede hacerse, como pretende el Demandado, aisladamente, esto es, tomando la palabra "Turisme", por un lado, y la palabra "Barcelona", por otro. Evidentemente, ambas por separado son palabras genéricas: no asociables a nadie en particular, ni apropiables por nadie en exclusiva. Pero no es éste el caso, ya que lo registrado como marca es TURISME DE BARCELONA y el Nombre de Dominio es precisamente <turismebarcelona>: asГ­, de entre las variaciones posibles para aludir a un portal turГ­stico relativo a la provincia de Barcelona, habrГ­a que preguntarse por qué eligiГі el Demandado justamente las palabras que mГЎs representan o se asemejan a la marca registrada a favor de la Demandante. No puede ser ello una casualidad, por lo que la intenciГіn de querer entorpecer o dificultar el acceso a Internet de la Demandante por parte del Demandado parece evidente.

Por todo ello, el Experto entiende que se da el tercero de los requisitos establecido en la PolГ­tica.

7. DecisiГіn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pГЎrrafos 4.i) de la PolГ­tica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <turismebarcelona.com> sea transferido a la Demandante.

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José Carlos Erdozain
Experto

Fecha: 16 de marzo de 2009