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Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI

DECISIГ“N DEL PANEL ADMINISTRATIVO

CorporaciГіn Habanos S.A. v. Quimicoat Internacional, S.L., José MarГ­a RГєa

Caso No. D2009-1044

1. Las Partes

La Demandante es CorporaciГіn Habanos S.A., con domicilio en La Habana, Cuba, representada por GIL-VEGA, EspaГ±a.

La Demandada es Quimicoat Internacional, S.L., José MarГ­a RГєa con domicilio en Lleida, EspaГ±a.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <roncohiba.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es eNom.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentГі ante el Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI (el "Centro") el 4 de agosto de 2009. El 4 de agosto de 2009 el Centro enviГі a eNom vГ­a correo electrГіnico una solicitud de verificaciГіn registral en relaciГіn con el nombre de dominio en disputa. El 4 de agosto de 2009 eNom enviГі al Centro, vГ­a correo electrГіnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante y los datos de contacto. El Centro enviГі una comunicaciГіn electrГіnica al Demandante en fecha 7 de agosto de 2009 relativa a la Lengua del Procedimiento. El Centro verificГі que la Demanda cumplГ­a los requisitos formales de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (la "PolГ­tica"), el Reglamento de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los pГЎrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificГі formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 18 de agosto de 2009. De conformidad con el pГЎrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijГі para el 7 de septiembre de 2009. El Demandado no contestГі a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificГі al Demandado su falta de personaciГіn y ausencia de contestaciГіn a la Demanda el 8 de septiembre de 2009. En virtud de las comunicaciones enviadas por el Demandado principalmente relativas a la transferencia voluntaria del nombre de dominio en disputa, de fecha 25 de agosto de 2009 y 9 de septiembre de 2009, el Demandante solicitГі la suspensiГіn del procedimiento, por lo que el Centro notificГі dicha suspensiГіn inicialmente por un perГ­odo de 30 dГ­as y posteriormente por 15 dГ­as adicionales comprendidos entre el 9 de septiembre de 2009 y el 26 de octubre de 2009.

En fecha 23 de octubre de 2009, el Demandante solicitГі la reanudaciГіn del procedimiento, debido a la falta de acuerdo entre las partes. En fecha 26 de octubre de 2009, el Centro comunicГі a las partes la reanudaciГіn del procedimiento.

El Centro nombrГі a Daniel PeГ±a como miembro Гєnico del Grupo Administrativo de Expertos el dГ­a 2 de noviembre de 2009, recibiendo la DeclaraciГіn de AceptaciГіn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pГЎrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Idioma del procedimiento

La Demandante presentГі una solicitud sobre el idioma del procedimiento para el presente caso, la cual no tuvo respuesta alguna por parte de la Demandada. El Experto acepta los argumentos de la Demandante en el sentido de que es una sociedad cubana, cuyo administrador Гєnico y apoderados son todos ellos de nacionalidad espaГ±ola y todas las circunstancias que enmarcaron el presente caso sugieren que este idioma fue utilizado en la elaboraciГіn de la Demanda y en las pruebas de reconocimiento de la marca en el territorio espaГ±ol, asГ­ como en algunas comunicaciones cruzadas entre las partes. El hecho de que el idioma del procedimiento coincida con el idioma del Demandado se convierte en una garantГ­a adicional para la adecuada defensa de éste y para la valoraciГіn del acervo probatorio en este idioma. El Experto, teniendo en cuenta las razones expuestas por el Demandante en su argumentaciГіn, asГ­ como el idioma empleado en las comunicaciones anteriores entre las partes concluye que el idioma del presente procedimiento sea el espaГ±ol.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de varias marcas que incluyen la expresiГіn COHIBA en varios paГ­ses. En particular, para el presente procedimiento se invocan las siguientes marcas registradas en EspaГ±a:

Registro de marca nacional COHIBA NВє 662.423 en clase 34, del 29 de diciembre de 1971 y actualmente en vigor.

Registro de marca nacional COHIBA NВє 2635442 en clase 33, del 9 de febrero de 2005 y actualmente en vigor.

Registro de marca nacional COHIBA (MIXTA) NВє 2635441 en clase 33 del 9 de febrero de 2005 y actualmente en vigor. (Anexo 4 de la Demanda).

El Demandante es una empresa mixta cubana propiedad a partes iguales de socios cubanos y espaГ±oles cuyo objeto social es la comercializaciГіn por todo el mundo, de manera exclusiva de todos los productos tabacaleros cubanos. (Anexo 5 de la Demanda).

El Demandante estГЎ presente en los cinco continentes e implantada en mГЎs de 120 paГ­ses. En particular, existen mГЎs de 800 registros de la marca COHIBA alrededor del mundo, en vigor. (Anexo 7 de la Demanda).

La marca principal utilizada por el Demandante en la comercializaciГіn de sus productos es COHIBA que nace en 1966 y empieza a ser reconocida como marca de habanos en 1969 con su registro. (Anexo 6 de la Demanda).

La marca COHIBA ha sido considerada renombrada y notoria por diversas autoridades administrativas alrededor del mundo, entre otras, EspaГ±a, Chile, Colombia, México, RepГєblica Dominicana, Alemania, Francia, Ucrania, TaiwГЎn Provincia de China y HungrГ­a. (Anexos 8 y 9 de la Demanda).

La marca COHIBA ha sido objeto de abundante publicidad incluyendo revistas especializadas como Epicur, Cigar Aficionado y l`Amateur de Cigare. (Anexos 10 de la Demanda).

Los productos distinguidos con la marca COHIBA son distribuidos por los grandes distribuidores de tabaco a nivel mundial. (Anexo 11 de la Demanda).

AdemГЎs de distinguir habanos, la marca COHIBA ha sido utilizada por la Demandante, directamente y a través de licencias, en productos como bebidas alcohГіlicas, textiles, productos relacionados con el café, servicios turГ­sticos y de hostelerГ­a. (Anexo 12 de la Demanda).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante es titular de una amplia cartera de marcas, mГЎs de ochocientas que protegen la denominaciГіn COHIBA por todo el mundo, la mayorГ­a de las cuales son anteriores al registro del nombre de dominio de la Demandada.

La marca COHIBA goza de una protecciГіn reforzada al tener el estatus de notoria o renombrada.

Existe un evidente riesgo de confusiГіn entre las expresiones "Cohiba" y "Roncohiba", motivo por el cual existe un alto riesgo de asociaciГіn entre el nombre de dominio de la Demandada y la marca de la Demandante.

La Demandada no tiene ningГєn interés legГ­timo sobre la marca COHIBA, ni tampoco ostenta o ha ostentado la titularidad de ninguna marca registrada, licencia o autorizaciГіn alguna que le permita utilizarla.

Teniendo en cuenta el conocimiento mundial y la elevada reputaciГіn que ostenta la marca COHIBA, asГ­ como la presencia por todo el mundo durante mГЎs de cuarenta aГ±os, la intensa publicidad realizada, y el prestigio inherente a la misma existen indicios muy fuertes de que el Demandado conocГ­a perfectamente dicha marca con anterioridad a su registro como nombre de dominio. De lo anterior se deriva que el Demandado registrГі el nombre de dominio en disputa con evidente mala fe, con la intenciГіn de aprovecharse de la reputaciГіn y prestigio adquirido por dicha marca.

B. Demandado

El Demandado no contestГі formalmente a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con la PolГ­tica, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusiГіn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;

(ii) Acreditar que la Demandada no tiene derechos o intereses legГ­timos respecto del nombre de dominio; y

(iii) Acreditar que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiГіn

El nombre de dominio en disputa es <roncohiba.com>, siendo la parte relevante a efectos de la PolГ­tica la expresiГіn "roncohiba". La Demandante, por su parte, ha registrado y usado diversas marcas que incluyen la expresiГіn "cohiba". Esta Гєltima expresiГіn ha sido utilizada profusamente y de larga data en el comercio internacional por la Demandante en habanos y en otros productos afines, incluyendo bebidas alcohГіlicas.

El Demandado al registrar el nombre de dominio en cuestiГіn incluyГі ademГЎs de la marca registrada COHIBA, la palabra genérica "ron" que identifica una bebida alcohГіlica obtenida a partir de la caГ±a de azГєcar. Sin embargo, la expresiГіn "roncohiba" en conjunto es similar hasta el punto de generar confundibilidad en el pГєblico consumidor en relaciГіn con las marcas registradas por la Demandante. En particular, en razГіn de que la marca COHIBA goza de reconocimiento y notoriedad, tal y como estГЎ probado en el expediente.

En razГіn de lo anterior, el Experto considera cumplido y probado el primer requisito de la PolГ­tica, ya que el nombre de dominio en cuestiГіn es confusamente similar a las marcas registradas por la Demandante.

B. Derechos o intereses legГ­timos

La carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legГ­timos en relaciГіn con el nombre de dominio en disputa le corresponde a la Demandante. Sin embargo, una vez que este haya establecido un caso prima facie de ausencia de derechos o intereses legГ­timos, la carga de la prueba se traslada a la Demandada. El Experto considera que en este caso la Demandante ha establecido con la evidencia presentada un caso prima facie de la ausencia de derechos o intereses legГ­timos del Demandado en relaciГіn con el nombre de dominio <roncohiba.com>.

En concordancia con lo anterior, es a la Demandada a quien le corresponde probar sus derechos o intereses legГ­timos. Sin embargo, la Demandada renunciГі, sin justificaciГіn alguna, al ejercicio de su derecho de defensa al no contestar la Demanda presentada en su contra. Lo anterior, a pesar de que en fecha 8 de septiembre de 2009, el Centro enviГі a la Demandada una notificaciГіn sobre la ausencia de contestaciГіn de la Demanda, indicГЎndole que, en cualquier caso, podrГ­a someter a consideraciГіn del Experto una eventual respuesta incluso fuera del plazo previsto en la PolГ­tica, y que este Experto tendrГ­a la absoluta discreciГіn para admitir una contestaciГіn fuera del plazo.

MГЎs bien lo que se puede apreciar por parte del Demandado es una voluntad implГ­cita de allanarse a las pretensiones de la Demanda, como consta en dos correos electrГіnicos del 25 de agosto y del 9 de septiembre. En las mencionadas comunicaciones, el Demandado acepta la Demanda y se allana a la posible consecuencia de este procedimiento, es decir, a la transferencia del nombre de dominio.

El Experto considera probado que la Demandada tuvo conocimiento del presente proceso al ser notificada adecuadamente de acuerdo con lo previsto en la PolГ­tica. AГєn mГЎs, de acuerdo con el curso de este procedimiento se llevГі a cabo la suspensiГіn temporal del procedimiento con el fin de llegar a un posible acuerdo entre las partes. En consecuencia, el Experto considera que en este caso especГ­fico, la falta de contestaciГіn de la Demanda y el correo electrГіnico del 9 de septiembre de 2009 dirigido desde una de las direcciones de la Demandada al Centro se deben interpretar como una aceptaciГіn tГЎcita a las pretensiones de la Demandante.

De cualquier manera, el Experto considera relevante y necesario hacer un examen de los argumentos expuestos por la Demandante por los cuales la Demandada no tendrГ­a derechos o intereses legГ­timos en relaciГіn con el nombre de dominio en disputa.

En primer lugar, la Demandada no detenta la titularidad de ningГєn signo distintivo que le permita reivindicar derechos o intereses legГ­timos sobre el nombre de dominio <roncohiba.com>. Tampoco el Demandado ejerce actividad alguna relacionada con el mencionado nombre.

La Demandante alegГі al proceso prueba suficiente de que varias marcas que reproducen la expresiГіn "Cohiba" fueron registradas con anterioridad al registro del nombre de dominio en diputa por parte de la Demandada y que la marca COHIBA es reconocida ampliamente en el comercio internacional. Adicionalmente, el Experto no encuentra licencia o autorizaciГіn para el uso de la expresiГіn "cohiba" por parte del Demandado.

En razГіn de lo anterior, el Experto considera satisfecho el segundo requisito debido a la ausencia de derechos o intereses legГ­timos por parte de la Demandada en relaciГіn con el nombre de dominio en disputa <roncohiba.com>.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo al pГЎrrafo 4.a)iii) de la PolГ­tica, es necesario acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza de mala fe el nombre de dominio. El pГЎrrafo 4.b) establece cuatro circunstancias que constituyen prueba del registro y utilizaciГіn de mala fe de un nombre de dominio:

(i) circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estГЎn relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa Г­ndole; o

(iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ГЎnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lГ­nea, creando la posibilidad de que exista confusiГіn con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciГіn o promociГіn de su sitio Web o de su sitio en lГ­nea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lГ­nea.

El Experto no encuentra suficientemente probada ninguna de las circunstancias mencionadas en el artГ­culo 4.b) de la PolГ­tica. Sin embargo, la lista contenida en este artГ­culo no es taxativa (ver Nova Banka v. Iris, Caso OMPI No. D2003-0366), por lo cual el Experto recurre a criterios adicionales para determinar la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.

Mala fe en cuanto al registro del nombre de dominio:

El Experto considera que la evidencia alegada por el Demandante constituye una prueba del renombre de la marca COHIBA en el entorno mundial y en particular de EspaГ±a. En ese sentido, el Experto considera que la Demandante ha realizado esfuerzos continuos por difundir el conocimiento de su marca, lo que se refleja en la amplia gama de medios de comunicaciГіn en los que se divulga publicidad alusiva a la misma.

Por lo anterior, el Experto considera que el Demandado, mГЎs aГєn teniendo origen en EspaГ±a, podГ­a de manera razonable tener conocimiento sobre la existencia y uso de las marcas de la Demandante.

Como ha sido establecido por anteriores expertos (ver entre otros Carolina Herrera, Ltda. v. Alberto RincГіn GarcГ­a. Caso OMPI No. D2002-0806; Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak, Caso OMPI No. D2003-0022), y por el pГЎrrafo 2 de la PolГ­tica, el registrante de un nombre de dominio debe garantizar al Registrador que, en la medida de su conocimiento, el registro del nombre de dominio no infringe derechos de terceros. En este caso, el conocimiento de la marca COHIBA estaba al alcance del Demandado.

En consecuencia y tomando en cuenta las circunstancias de este caso, en particular, el Experto considera que el registro del nombre de dominio en disputa fue de mala fe, en razГіn de la existencia, uso extendido y reconocimiento entre el pГєblico del lugar de origen y residencia del Demandado respecto de la marca COHIBA y de la informaciГіn disponible acerca del la misma en Internet y en diversos medios masivos de comunicaciГіn.

Mala fe en cuanto al uso del nombre de dominio:

De acuerdo a la evidencia suministrada por el Demandante y con la verificaciГіn realizada por el Experto, no existe una pГЎgina de Internet activa bajo el nombre de dominio <roncohiba.com>, por lo cual el Experto no encuentra probado el uso activo del nombre de dominio en disputa.

No obstante, este Experto considera que la expresiГіn "uso del nombre de dominio" debe ser interpretada en sentido amplio, en la medida que el registro de un nombre de dominio, por sГ­ mismo, constituye una ocupaciГіn del nombre de dominio que impide que al propietario de los derechos marcarios registrar de manera legГ­tima el nombre de dominio. En consecuencia, la inactividad de un sitio de Internet bajo un nombre de dominio registrado no implica per se necesariamente y para efectos de la interpretaciГіn de la PolГ­tica que éste no esté siendo usado (Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Mashmallows, Caso OMPI No. D2000-0003).

En el caso concreto, el Experto considera que la ocupaciГіn del nombre de dominio en disputa <roncohiba.com> constituye un uso de mala fe. En particular, en razГіn de que el nombre de dominio en controversia reproduce la marca registrada y notoria COHIBA. AdemГЎs, el Demandado tuvo la posibilidad de argumentar la ausencia de mala fe o justificar su proceder, pero no lo hizo en la oportunidad que este procedimiento tiene prevista para tal fin, lo anterior debe ser interpretado como un indicio mГЎs de mala fe.

En razГіn de lo anterior, el Experto considera satisfecho el tercer requisito debido a la mala fe en el registro y uso del dominio <roncohiba.com>.

7. DecisiГіn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pГЎrrafos 4(i) de la PolГ­tica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <roncohiba.com> sea transferido al Demandante.

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Daniel PeГ±a
Experto Гљnico

Fecha: 12 de noviembre 2009