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Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI

DECISГѓO ADMINISTRATIVA DE ESPECIALISTAS

Companhia Brasileira Distribuição v. Ubiratan Antonio da Cunha

Demanda No. D2009-1204

1. As Partes

A Reclamante é a Companhia Brasileira de Distribuição, São Paulo, São Paulo, Brasil, representado por Ricci Advogados Associados, Brasil.

O Reclamado é Ubiratan Antonio da Cunha, São Paulo, São Paulo, Brasil.

2. O Nome de DomГ­nio e a entidade Registadora

O nome de domГ­nio disputado é <extrafacil.com> tendo como unidade de registro a entidade denominada Locaweb Serviços de Internet S/A dba LocaWeb.

3. HistГіrico do Procedimento

Em 10 de setembro de 2009, a Reclamante apresentou sua Reclamação perante o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI. Na mesma data, o Centro enviou Г  Locaweb Serviços de Internet S/A dba LocaWeb, uma solicitação de verificação de dados do domГ­nio registrado. Em 21 de setembro de 2009, a Locaweb Serviços de Internet S/A dba LocaWeb, confirmou os dados de contato administrativo, de cobrança e de suporte técnico do Registrante.

O Centro verificou que de acordo com o parГЎgrafo 4(a) do Regulamento da PolГ­tica Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de DomГ­nio (Regulamento) e com o parГЎgrafo 5 do Regulamento Suplementar para a PolГ­tica Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de DomГ­nio (Regulamento Suplementar), a Reclamação satisfaz os requisitos formais da PolГ­tica, do Regulamento e do Regulamento Suplementar. O pagamento da quantia solicitada para o Centro foi devidamente realizado pelo Reclamante.

Em consonГўncia com o Regulamento, o Centro formalmente notificou o Reclamado acerca de Reclamação, tendo o procedimento administrativo se iniciado formalmente em 2 de outubro de 2009. De acordo com o Regulamento, parГЎgrafo 5(a), a data limite para apresentação de resposta era 22 de outubro de 2009. Entretanto, o Reclamado não apresentou nenhuma Resposta e o Centro enviou em 23 de outubro de 2009 uma Notificação de Inadimplemento do Reclamado.

Em 29 de outubro de 2009, o Centro convidou o Sr. Eduardo Magalhães Machado como Гєnico painelista deste procedimento. O Painel julgou que esta nomeação foi apropriada e enviou o Termo de Aceitação e Declaração de Imparcialidade. O Painelista deveria apresentar, então, sua decisão final até 12 de novembro de 2009.

4. QuestГµes de Fato

A Reclamante é uma sociedade brasileira, constituГ­da hГЎ mais de 50 anos, sendo lГ­der no segmento de varejo e controladora de diversas redes de varejo, dentre as quais a identificada pela marca e tГ­tulo de estabelecimento EXTRA. Tal marca estГЎ dentre mais famosas e prestigiadas na ГЎrea em que atua no Brasil.

A Reclamante é detentora de diversos registros e pedidos de registros marcГЎrios perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sendo que o primeiro registro para a marca EXTRA foi concedido em 11 de junho de 1991.

A expressão EXTRA é objeto de diversos registros/pedidos marcГЎrios, conforme depreende-se da anГЎlise dos documentos anexos a Reclamação. A Reclamante difundiu a marca EXTRA em diversos ramos e tipos de supermercados, dentre os quais o hipermercado EXTRA; as lojas de eletroeletrГґnicos EXTRA ELETRO; o comércio eletrГґnico <extra.com.br>; os postos de gasolina EXTRA e os mercados de bairro EXTRA FГЃCIL e EXTRA PERTO.

A Reclamante é detentora de diversos nomes de domГ­nio que contГЄm a expressão EXTRA, dentre os quais <extra.com.br>; <extrahipermercados.com.br> e <extraperto.com.br>

Em 2006, a Reclamante inaugurou uma nova rede de lojas denominada EXTRA FГЃCIL. Atualmente se trata de uma das marcas mais importantes e que recebe os maiores investimentos por parte da Reclamante. O pedido de registro marcГЎrio para a referida marca foi efetuado em 17 de julho de 2007 perante o INPI.

O nome do domino foi registrado em 23 de dezembro de 2008. A Reclamante ao perceber que a empresa Brasil Shop Empreendimentos Ltda. registrou o nome de domГ­nio em litГ­gio <extrafacil.com> ela a notificou extrajudicialmente, tendo a mencionada empresa acatado os pedidos elencados na Notificação e abandonado o referido nome de domГ­nio.

Entretanto, o Reclamado obteve o registro do citado nome de domГ­nio junto a Locaweb Serviços de Internet S/A d.b.a. Locaweb.

Assim, a Reclamante enviou notificação extrajudicial ao Reclamado em 16 de janeiro de 2009, para que este cessasse o uso e ademais abandonasse o nome de domГ­nio <extrafacil.com>.

O Reclamado respondeu, por telefone, que não iria abandonar o mencionado nome de domГ­nio e alertou que, caso a Reclamante assim o desejasse, deveria ingressar com ação judicial.

5. AlegaçГµes das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega ser titular de diversos registros marcГЎrios perante o INPI contendo a expressão "extra", dentre os quais: EXTRA; EXTRA HIPERMERCADOS, JUMBO EXTRA e diversos outros.

A Reclamante sustenta que é titular de uma extensa variedade de nomes domГ­nio compostos pela marca EXTRA, inclusive da marca EXTRA FГЃCIL.

A Reclamante cita uma pesquisa elaborada pelo IBOPE, através da qual constata-se que a marca EXTRA tem grande penetração popular em diversas regiГµes do Brasil, merecendo maior destaque a região Sudeste.

A Reclamante sustenta que a marca EXTRA é notoriamente conhecida. Alega ainda que a referida marca extrapolou sua função originГЎria, fato esse que acarreta Г  ela a especial proteção concedida Г s marcas de alto renome, conforme regra inserta no art. 125 da Lei n.Вє 9279/96.

A Reclamante alega que o nome de domГ­nio <extrafacil.com>, de titularidade do Reclamado, claramente viola o seu nome e marca registrada. Sustenta ainda que a negativa do Reclamado em atender aos pedidos elaborados na Notificação Extrajudicial de 16 de janeiro de 2009, juntamente com o fato de o Reclamado ter afirmado que, caso nome de o domГ­nio <extrafacil.com> fosse realmente importante para a Reclamante, esta que entrasse com ação judicial, demonstra cabalmente a mГЎ-fé do Reclamado.

Afirma a Reclamante que o nome de domГ­nio <extrafacil.com> reproduz totalmente as famosas marcas e nomes EXTRA e EXTRA FГЃCIL de sua propriedade e que devido a tal fato, ocorre associação indevida por parte do pГєblico em geral, notadamente o consumidor brasileiro.

Segundo a Reclamante, o Reclamado não possui qualquer direito sobre a marca "extrafacil", nem legГ­timo interesse em adquirir o nome de domГ­nio objeto da presente demanda, visto que em contato telefГґnico, este informou a Reclamante que o nome escolhido para identificar os serviços – cursos on-line – foi "extra fГЎcil aprender", e não "extrafacil". Sustenta ainda a Reclamante que tal fato pode ser corroborado pelo conteГєdo do prГіprio website "www.extrafacil.com".

A Reclamante alega que, em certas situaçГµes, o Reclamado identifica-se somente pelo termo "extra", conforme partes de sГ­tio. Ademais, alega a Reclamante que o Reclamado somente utiliza a expressão "extrafacil" na composição do nome de domГ­nio em litГ­gio.

A Reclamante afirma que o nome de domГ­nio <extrafacil.com> foi registrado e tem sido usado de mГЎ-fé. Para sustentar tal alegação, alega que o conteГєdo do nome de domГ­nio em epГ­grafe é semelhante Г  atividade por ela desempenhada em seu site "www.extra.com.br". Além disso, a mГЎ-fé se evidencia devido ao fato do Reclamado ter sido previamente notificado acerca dos direitos da Reclamante, mesmo antes de ter iniciado a utilização do seu website – alega a Reclamante.

Outro fato que evidencia a mГЎ-fé, segundo a Reclamante, reside no fato de que o nome escolhido pelo Reclamado para identificar seus serviços (extra fГЎcil aprender) sempre esteve disponГ­vel, tanto na extensão internacional (.com), quanto na extensão brasileira (.com.br).

A Reclamante retrata que o Reclamado pretende aproveitar-se da fama e notoriedade de suas marcas EXTRA e EXTRA FГЃCIL, com o intuito de captar clientela para si e que ademais isso resultarГЎ em dano Г  imagem e reputação de suas marcas, ocasionando ainda ilГ­cita associação.

Por fim, requer a Reclamante seja emitida decisão para que o nome de domГ­nio <extrafacil.com> seja a ela transferido.

B. O Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta a Reclamação.

6. AnГЎlise e ConclusГµes

A. IdГЄntico e/ou similar

O Painel entende que o nome de domГ­nio <extrafacil.com> viola a marca notoriamente conhecida EXTRA, de titularidade da Reclamante, ao incorporar a marca em sua totalidade no nome de dominio em litigio. Ademais, o Painel também nota que o nome de domГ­nio em disputa é identico ao pedido de registro para a marca EXTRA FГЃCIL, depositado perante o INPI pela Reclamada em 17 de julho de 2007.

Ainda que mais relevante na analise do segundo e do terceiro elemento da PolГ­tica, entende o Painel que o referido nome de domГ­nio ГЎ capaz de induzir o internauta/consumidor em erro, levando este a crer tratar-se de nome de domГ­nio de titularidade da Reclamante, empresa amplamente consolidada e altamente prestigiada no mercado.

Assim sendo, o requisito do parГЎgrafo 4(a)(i) foi preenchido.

B. Direitos ou Interesses LegГ­timos

A respeito do parГЎgrafo 4(c)(i) da PolГ­tica, o Reclamado não trouxe evidГЄncia de que, antes de qualquer notГ­cia desta disputa, tenha usado ou se preparado para usar o nome de domГ­nio disputado ou um nome correspondente ao nome de domГ­nio disputado em conexão com a oferta de boa-fé de produtos ou serviços.

A respeito do parГЎgrafo 4(c)(ii) da PolГ­tica, não hГЎ evidГЄncia que indique que o Reclamado tenha sido comumente conhecido pelo nome de domГ­nio em disputa.

A respeito do parГЎgrafo 4(c)(iii) da PolГ­tica, o reclamado não fez e não estГЎ fazendo um uso legГ­timo não-comercial ou uso justo do nome de domГ­nio disputado e não demonstrou ter utilizado o nome de domГ­nio em questão em conexão com a oferta de boa-fé de produtos ou serviços. ГЂ época em que a Reclamação foi submetida, o nome de domГ­nio levava a um site que aparentemente oferecia serviços concorrentes com o do Reclamante. ГЂ época da decisão, o nome de domГ­nio disputado não levava a qualquer site.

O Painel entende que o Reclamado não demonstrou possuir qualquer direito acerca do uso da expressão "extra facil", tampouco possui interesse legГ­timo no uso do domГ­nio <extrafacil.com>. Frise-se que o Reclamado não possui qualquer registro marcГЎrio contendo a expressão "extra" ou "extrafacil".

O Reclamante deve trazer evidГЄncias iniciais verossГ­meis de que o Reclamado não possui direitos ou legГ­timos interesses. Uma vez trazidas tais evidГЄncias verossГ­meis, o Reclamado tem o Гґnus de demonstrar que possui direitos ou legГ­timos interesses sobre o nome de domГ­nio. Se o Reclamado falhar em fazГЄ-lo, considera-se que a Reclamação satisfez o parГЎgrafo 4(a)(ii) da PolГ­tica. Morgan Freeman v. Mighty LLC, OMPI Demanda No. D2005-0263; Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., OMPI Demanda No. D2003-0455; e Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., OMPI Demanda No.D2004-0110.

A PolГ­tica sustenta que o Reclamado pode demonstrar seu legГ­timo interesse ou direito no nome de domГ­nio comprovando os esforços feitos, antes de ser notificado do presente procedimento, de utilizar o domГ­nio em questão de boa-fé. O Reclamado falhou ao demonstrar esta situação, uma vez que não demonstrou que possui legГ­timo interesse no nome de domГ­nio em disputa.

Dessa forma, o requerimento do ParГЎgrafo 4(a)(ii) estГЎ preenchido.

C. Registrado e Usado com mГЎ-fé

De acordo com o parГЎgrafo 4(b) da PolГ­tica é considerado que um Reclamado tenha registrado e usado um nome de domГ­nio com mГЎ-fé quando ele, por exemplo, registrou o nome de domГ­nio para impedir o titular de registro marcГЎrio de vГЄ-la refletida em um nome de domГ­nio correspondente, dado que isto seja um padrão de conduta; ou quando, através do uso do domГ­nio o Reclamado procurou intencionalmente atrair, para ganho comercial, usuГЎrios de internet para seu site, ao criar uma possibilidade de confusão com as marcas do Reclamante quanto Г  fonte, patrocГ­nio, afiliação ou apoio ao site ou localização de um produto ou serviço no site.

O Painel considera que o nome de domГ­nio disputado foi registrado e usado com mГЎ-fé.

As alegaçГµes de mГЎ-fé feitas pelo Reclamante não são contestadas. Os registros/ pedidos marcГЎrios apresentados pelo Reclamante comprovam que este vinha utilizando suas marcas EXTRA e EXTRA FГЃCIL muito antes do registro do nome de domГ­nio disputado pelo Reclamado. Considerando que ambas as partes estão localizadas no territГіrio brasileiro, o Painel considera que o Reclamado deveria ter conhecimento da existГЄncia da marca do Reclamante previamente ao registro do nome de domГ­nio sob disputa e que o fez sabendo que estaria infringindo os direitos do Reclamante. Ademais, o Reclamado foi devidamente notificado acerca dos direitos da Reclamante no que tange Г s marcas EXTRA e EXTRA FГЃCIL.

Além disso, constata-se que o usuГЎrio de Internet pode ser induzido a erro ao acessar o endereço eletrГґnico "www.extrafacil.com", pensando se tratar de mais um de muitos dos nome de domГ­nios virtuais de titularidade da Reclamante.

Assim, evidenciada estГЎ a mГЎ-fé da Reclamada no registro e no uso do nome de domГ­nio em disputa.

7. Decisão

Por todas as razГµes acima expostas e de acordo com os parГЎgrafos 4(i) da PolГ­tica e 15 do Regulamento, o Painel determina que o nome de domГ­nio <extrafacil.com> seja transferido Г  Reclamante.

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Eduardo Machado
Гљnico Panelista

12 de novembro de 2009