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Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI

DECISIГ“N DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Banco Popular EspaГ±ol, S.A. v. Chris Carter

Caso No. D2009-1537

1. Las Partes

La Demandante es Banco Popular EspaГ±ol, S.A., con domicilio en Madrid, EspaГ±a, representada por INTERDOMAIN, Madrid, EspaГ±a.

El Demandado es Chris Carter, con domicilio en Ottawa, CanadГЎ.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <grupobancopopular.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Regnow.ca Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentГі ante el Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI (el "Centro") el 16 de noviembre de 2009. El 16 de noviembre de 2009 el Centro enviГі a Regnow.ca Inc. VГ­a correo electrГіnico una solicitud de verificaciГіn registral en relaciГіn con el nombre de dominio en cuestiГіn. El 17 de noviembre de 2009 Regnow.ca Inc. enviГі al Centro, vГ­a correo electrГіnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico. El Centro enviГі una comunicaciГіn electrГіnica a las partes el 20 de noviembre de 2009 relativa al idioma del procedimiento. El 23 de noviembre de 2009, el Demandante enviГі su solicitud en relaciГіn con el idioma de procedimiento. El Demandado no enviГі ninguna comunicaciГіn al respecto. El Centro verificГі que la Demanda cumplГ­a los requisitos formales de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (la "PolГ­tica"), el Reglamento de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los pГЎrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificГі la Demanda al Demandado en idioma inglés y castellano, dando comienzo al procedimiento el 30 de noviembre de 2009. De conformidad con el pГЎrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijГі para el 20 de diciembre de 2009. El Demandado no contestГі a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificГі al Demandado su falta de personaciГіn y ausencia de contestaciГіn a la Demanda el 21 de diciembre de 2009.

El dГ­a 30 de diciembre de 2009 el Centro nombrГі a Roberto Bianchi como miembro Гєnico del Grupo Administrativo de Expertos, recibiendo la DeclaraciГіn de AceptaciГіn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pГЎrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

En la Demanda, la Demandante solicitГі que el idioma del procedimiento sea el espaГ±ol. Dado que el idioma del acuerdo de registro es el inglés, el 20 de noviembre de 2009 el Centro solicitГі al Demandante que a mГЎs tardar el 25 de noviembre de 2009 proporcionara por lo menos uno de los siguientes elementos: 1) prueba satisfactoria de un acuerdo con el Demandado para que el idioma del procedimiento sea el espaГ±ol: 2) la Demanda en inglés, o 3) una solicitud de que el idioma del procedimiento sea el espaГ±ol, con argumentos y material en apoyo del pedido. El Centro otorgГі al Demandado plazo hasta el 27 de noviembre de 2009 para presentar sus comentarios sobre la cuestiГіn del idioma, y en particular, sus objeciones al pedido por la Demandante para que el idioma del procedimiento sea el espaГ±ol, indicando sus argumentos con materiales en apoyo, para que el procedimiento no sea conducido en espaГ±ol. El Centro advirtiГі al Demandado que si no se recibГ­an tales comentarios en la fecha indicada, el Centro actuarГ­a sobre la base de que el Demandado no objetarГ­a al pedido que el idioma del procedimiento sea el espaГ±ol.

El 23 de noviembre de 2009 la Demandante hizo una presentaciГіn fundando su pedido en los siguientes argumentos: a) el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa estГЎ en idioma espaГ±ol, a cuyo efecto presenta impresiГіn del sitio web respectivo, en el que todos los enlaces estГЎn en castellano; b) GRUPO BANCO POPULAR es una marca espaГ±ola, y quien la registrГі como nombre de dominio conoce la notoriedad de este grupo financiero en EspaГ±a; y c) serГ­a muy gravoso hacer presentar la Demanda en dos idiomas, por lo que solicita que el procedimiento se conduzca en espaГ±ol o, por lo menos, en espaГ±ol e inglés.

El Demandado no efectuГі presentaciones al 27 de noviembre de 2009. No obstante, en fecha 30 de noviembre de 2009, el Demandado enviГі un correo electrГіnico al Centro con referencia a la notificaciГіn de la demanda, con el siguiente texto: "Can we please conduct this in English? The registration agreement is in English." En fecha 2 de diciembre de 2009, el Centro acusГі recibo de la misma, y a su vez dio respuesta.

Por las razones que se indican en la secciГіn 6, el Experto decidiГі que el idioma del procedimiento sea el espaГ±ol.

4. Antecedentes de Hecho

El Banco Popular EspaГ±ol se constituyГі el 14 de Julio de 1926. Su primera denominaciГіn fue "Banco Popular de los Previsores del Porvenir". El Grupo Banco Popular estГЎ constituido por el Banco Popular Hipotecario, el Banco Popular-e.com, S.A., Totalbank (compaГ±Г­a con domicilio en los Estados Unidos) y Banco Popular Portugal, S.A. En febrero de 1947 cambiГі esa denominaciГіn por la actual, Banco Popular EspaГ±ol. A mediados de 2000 empezГі a funcionar el sitio web "bancopopular-e.com", dirigido a aquellas personas que desean operar exclusivamente por Internet.

La Demandante es titular, entre otros, de los siguientes registros de marca:

- Marca comunitaria No. 4.863.643 BANCO POPULAR en clases 16, 35 y 36.

- Marca comunitaria nВє 6.736.276 GRUPO BANCO POPULAR en clases 9, 16, 35 y 36.

- Marca espaГ±ola No. 389.468 BANCO POPULAR en clases 16, 35 y 36.

- Marca espaГ±ola No. 429.255 BANCO POPULAR, con grГЎfico, en clases 9, 16, 35, 36 y 38.

- Marca espaГ±ola No. 2.875.396 GRUPO BANCO POPULAR, con grГЎfico, en clases 16 y 36.

- Marca espaГ±ola No. 2.881.823 GRUPO BANCO POPULAR, en clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene lo siguiente:

- El nombre de dominio objeto de la presente reclamaciГіn es idéntico a las marcas registradas de la Demandante, compaГ±Г­a que goza del prestigio y del grado de conocimiento que le dispensa el hecho de ser una entidad financiera espaГ±ola con casi un siglo de existencia.

- El Demandado no tiene ningГєn derecho exclusivo, ni de cualquier otro tipo, sobre el nombre de dominio que se intenta recuperar a través del presente procedimiento. El titular del nombre de dominio no tiene derechos exclusivos registrados ni es conocido habitualmente por dicho nombre. El Demandado no es titular de marcas registradas ni de una razГіn social que pueda justificar la solicitud del nombre de dominio. Banco Popular no ha consentido, en ningГєn caso, el uso del nombre de dominio por parte de la Demandada, ni ha concedido ningГєn tipo de licencias ni autorizaciones al respecto. Al tratarse de una entidad financiera, Banco Popular tiene especial cautela en el uso que terceros puedan hacer de sus marcas ya que en Internet las marcas de los bancos estГЎn siendo habitualmente utilizadas sin el consentimiento de sus legГ­timos titulares para operaciones fraudulentas.

- La Demandada tiene ubicado el nombre de dominio en un parking de nombres de dominio y aparentemente la Гєnica finalidad que persigue es la de lucrarse de su venta. En el sitio web de la Demandada se ofrecen enlaces hacia otras entidades bancarias y financieras en competencia directa de la Demandante. El nombre de dominio en cuestiГіn se encuentra en venta. Dado que en EspaГ±a la Гєnica entidad que puede utilizar legalmente (al amparo del derecho de exclusiva que le dispensan las marcas registradas) la expresiГіn GRUPO BANCO POPULAR es Banco Popular.

- El nombre de dominio en conflicto ha sido registrado por un tercero de mala fe ya no sГіlo coincide con las marcas registradas sino que ademГЎs coincide exactamente con el nombre de la entidad demandante y por el que es conocido desde el comienzo de sus actividades.

- BANCO POPULAR es una marca notoria y por lo tanto, se convierte en altamente atractiva para los registradores de nombres de dominio que desean especular con este tipo de marcas. De un tiempo a esta parte y por razones corporativas y de estructura empresarial, la Demandante utiliza igualmente el término GRUPO BANCO POPULAR en clara referencia a la magnitud empresarial de la entidad.

- El nombre de dominio se encuentra en venta y en particular al precio de US $ 4.999, precio que supera con creces el precio habitual de un nombre de dominio. El hecho ademГЎs de incluir enlaces hacia otros sitios web de la competencia pone de manifiesto la intenciГіn clara de "forzar" al legГ­timo titular de las marcas a adquirir el nombre de dominio. El registro de este nombre de dominio en ningГєn caso podrГ­a interpretarse como casual, por el propio enunciado del dominio y por el contenido: enlaces a bancos e informaciГіn financiera en competencia directa de la Demandante. La conducta del Demandado puede enmarcarse en uno de los supuestos establecidos por la PolГ­tica para apreciar prueba del registro y uso del nombre de dominio de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestГі a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el pГЎrrafo 4.a) de la PolГ­tica, el demandante debe probar la concurrencia de tres requisitos acumulativos para que sus pretensiones sean estimadas. AsГ­, el demandante deberГЎ acreditar:

- El carГЎcter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio en disputa respecto de la marca sobre la que el demandante tiene derechos; y

- La ausencia de derechos o intereses legГ­timos por parte del demandado respecto al nombre de dominio en disputa; y

- Que el demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.

Idioma del procedimiento. De acuerdo al Reglamento, pГЎrrafo 11 a), "[a] menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo serГЎ el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resoluciГіn, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo."

El Experto considera que son relevantes las siguientes circunstancias:

a) El nombre de dominio en disputa es una expresiГіn compuesta exclusivamente por palabras espaГ±olas (ademГЎs del nombre de dominio genérico del nivel superior ".com");

b) Dicho nombre de dominio corresponde exactamente a una marca espaГ±ola, coincidente con el del nombre del grupo econГіmico espaГ±ol titular de la marca;

c) En el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, tal como figura en una impresiГіn de sitio web presentada por la Demandante, entre otros idiomas, a su vez figuran numerosos enlaces y textos en espaГ±ol. Esta circunstancia ha sido constatada por el Experto en la visita que realizГі el dГ­a 13 de enero de 2010 al sitio web bajo el nombre de dominio en disputa;

d) Dado que el Demandado tiene control sobre los contenidos del sitio, cabe inferir que domina o por lo menos conoce bien el espaГ±ol;

e) En particular, la oferta de venta del nombre de dominio en disputa estГЎ entre otros idiomas a su vez en espaГ±ol;

f) El Demandado no ha indicado en este procedimiento que no comprende el espaГ±ol;

g) El Demandado no ha contestado los argumentos de la Demandante a favor del espaГ±ol como idioma del procedimiento, y se ha limitado a indicar que el idioma del acuerdo de registro es el inglés:

h) El Centro enviГі al Demandado los documentos de notificaciГіn y comunicaciones tanto en espaГ±ol como en inglés.

Considerando conjuntamente estas circunstancias, el Experto decide que el idioma de este procedimiento sea el espaГ±ol.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiГіn

Mediante las respectivas impresiones de resultados de bГєsqueda en las bases de datos de marcas comunitarias accesibles en el sitio web de la OAMI (ver http://oami.europa.eu/CTMonline) y en la base de datos en lГ­nea SITADEX de la Oficina EspaГ±ola de Patentes y Marcas, la Demandante ha demostrado que es titular de numerosos registros de marcas BANCO POPULAR y GRUPO BANCO POPULAR, todos ellos vigentes. En consecuencia, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca GRUPO BANCO POPULAR, y confundiblemente similar a la marca BANCO POPULAR de la Demandante.

B. Derechos o intereses legГ­timos

La Demandante afirma que el Demandado no tiene derechos exclusivos registrados tales como marcas o una razГіn social sobre el nombre de dominio, que el Demandado no es conocido habitualmente por dicho nombre de dominio, y que no ha obtenido de la Demandante ni permiso ni autorizaciГіn para usarlo. Asimismo, la Demandante ha probado que el Demandado tiene ubicado el dominio en un sitio web que ofrece el servicio de "parking" de nombres de dominio, y que en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa aparecen enlaces hacia sitios web de otras entidades bancarias y financieras en competencia directa con la Demandante. En conjunto, estas alegaciones y evidencias, significan que la Demandante estableciГі prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legГ­timos sobre el nombre de dominio. CorrespondГ­a pues, al Demandado alegar y probar lo conducente para desvirtuar el caso prima facie de la Demandante. Ver WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, punto 2.1. No obstante, el Demandado no ha contestado a la demanda, ni presentado ningГєn elemento en su favor, por lo que el Experto concluye que éste carece de derechos o intereses legГ­timos sobre el nombre de dominio.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandante demostrГі con impresiones del sitio web que el Demandado estГЎ ofreciendo en venta el nombre de dominio en disputa por US$ 4.999, un importe que, sin ser desmesurado, excede con creces los costos asociados a un nombre de dominio. Puesto que el Demandado estГЎ utilizando el sitio web para alojar enlaces a servicios de entidades financieras en competencia con la Demandante o por lo menos no relacionadas con la Demandante, resulta claro que el Demandado "ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estГЎn relacionados directamente con el nombre de dominio". Esta es una circunstancia de registro y uso de mala fe del nombre de dominio en cuestiГіn a tenor del pГЎrrafo 4(b)(i) de la PolГ­tica. AdemГЎs, la inclusiГіn en dicho sitio web de enlaces a sitios que ofrecen servicios financieros en competencia directa con la Demandante hace concluir que el Demandado también incurriГі en la circunstancia de registro y uso de mala fe del nombre de dominio mencionada en el pГЎrrafo 4.b.iv de la PolГ­tica ("al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ГЎnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en lГ­nea, creando la posibilidad de que exista confusiГіn con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciГіn o promociГіn de su sitio web o de su sitio en lГ­nea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lГ­nea." En consecuencia, el Experto determina que el Demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.

7. DecisiГіn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pГЎrrafos 4.i) de la PolГ­tica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <grupobancopopular.com> sea transferido a la Demandante.

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Roberto Bianchi
Experto

Fecha: 13 de enero de 2010