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Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Mercantil C.A. (Banco Universal) v. Carmen Takovich

Caso No. DVE2009-0001

1. Las Partes

El Demandante es Mercantil C.A. (Banco Universal), con domicilio en Caracas, Venezuela (República Bolivariana de), representada por Luis Elías & Asociados, Venezuela (República Bolivariana de).

La Demandada es Carmen Takovich, con domicilio en Bakersfield, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bancomercantil.com.ve>.

El Registrador del citado nombre de dominio es el Centro de Información de Red de la República Bolivariana de Venezuela, Centro Nacional de Tecnologías de Información.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 12 de febrero de 2009. El 13 de febrero de 2009 el Centro envió a Centro de Informacion de Red de la República Bolivariana de Venezuela vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de febrero de 2009 el Centro de Información de Red de la República Bolivariana de Venezuela envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta especificando al registrante y los datos de los contactos técnico, administrativo y de facturación, y confirmando la aplicabilidad de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"). El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante el 2 de marzo de 2009 proporcionando los datos relativos al registrante, así como los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Demandante a enmendar la Demanda. El Demandante realizó una enmienda a la Demanda el 6 de marzo de 2009. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política, el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 9 de marzo de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de marzo de 2009. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 31 de marzo de 2009.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 7 de abril de 2009, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

4.1 El Demandante es una sociedad venezolana que opera como institución financiera, con oficinas principales en Caracas, Venezuela.

4.2 El Demandante antes se denominaba Banco Mercantil C.A. (Banco Universal), originalmente inscrito en el Registro de Comercio el 3 de abril de 1925.

4.3 El Demandante es titular de los siguientes registros de marca obtenidos en Venezuela: WWW.BANCOMERCANTIL.ORG registro No. S-16797 de fecha 1 de junio de 2001, WWW.BANCOMERCANTIL.COM registro No. S-16107 de fecha 22 de noviembre de 2000, WWW.BANCOMERCANTIL.NET registro No. S-19003 de fecha 12 de marzo de 2002, entre otros registros marcarios obtenidos en Venezuela y otras jurisdicciones. Así mismo, el Demandante es titular del registro WWW.BANCOMERCANTIL.COM como nombre comercial registrado en Venezuela bajo el No. N-41846 de fecha 22 de noviembre de 2000.

4.4 El nombre de dominio en disputa fue creado el 7 de abril de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las alegaciones del Demandante se pueden resumir como sigue:

- La Demandada declaró y garantizó al Registrador, al solicitar el nombre de dominio en disputa, que el mismo no infringía ni violaba los derechos de un tercero, que no registraba el nombre de dominio con fines ilícitos, y que no lo utilizaría para infringir cualquier legislación o reglamento aplicables.

- El Demandante es titular de los derechos inherentes y derivados de su nombre comercial, marcas de productos y servicios conteniendo la expresión BANCO MERCANTIL, que la identifican, caracterizan y distinguen ante el público en general y ante el mercado financiero en particular, tanto en Venezuela como en diferentes países, como consecuencia del desarrollo de su actividad en el ámbito bancario y financiero.

- El nombre de dominio en disputa es idéntico al nombre comercial y marcas registradas del Demandante, y su uso en Internet actualmente afecta sus intereses, ya que sus clientes pueden ser sorprendidos en su buena fe cuando al querer hacer uso de los servicios financieros o bancarios del Demandante se ven engañados por terceros ajenos al mismo.

- Al ingresar en Internet se encuentra una dirección electrónica correspondiente al nombre de dominio en disputa, ajeno al Demandante e inscrito sin su autorización por la Demandada, quien tampoco tiene relación alguna con el Demandante.

- El portal de Internet bajo el nombre de dominio en disputa muestra una especie de directorio supuestamente del Banco Mercantil, que sirve de enlace a otras páginas de Internet que no provienen del Demandante ni están patrocinadas por el mismo (anexa copia del contenido de dicho portal al 2 de septiembre de 2008 y 11 de febrero 2009) y que hasta hace unos meses servía como puerta de entrada para remitir inmediatamente a otra página de Internet que anunciaba "http://www.lasputas.tv" y que contenía material de tipo pornográfico. Eso demuestra no sólo la posibilidad que tiene la Demandada de redirigir las visitas a cualquier otro sitio de Internet, o bien atraer con ánimo de lucro a los usuarios incautos a su sitio web, sino que también puede haber la intención de engañar y desviar a los clientes y usuarios que buscan los servicios financieros prestados por el Demandante, quienes podrían verse afectados por el uso de técnicas informáticas fraudulentas, tales como phishing, spoofing, entre otros, para la obtención de datos y para la suplantación de identidad.

- De la página de Internet "www.cuwhois.com" se muestra que el nombre de dominio en disputa está en mantenimiento, no tiene publicidad; las visitas también están en mantenimiento; aparece destacado en google (con banner ó pendón electrónico); pudiendo afirmarse igualmente que tampoco aparece destacado (con banner ó pendón electrónico) en ningún otro buscador de Internet.

- De lo anterior se desprende que la Demandada no está haciendo uso del nombre de dominio en disputa para darse a conocer, ni para ofrecer sus productos o servicios, por lo que el hecho de haber registrado el nombre de dominio en disputa tiene una evidente intención de aprovecharse del prestigio adquirido por el Demandante, tal vez de perjudicarlo, o incluso con intención de cederle los derechos sobre el nombre de dominio muy por encima del costo del registro, como así se demuestra en la página de Internet "http://www.demene.com" que contiene una lista de venta de los nombres de dominio en español, destacándose el nombre de dominio en disputa con un precio de venta de US$7,364.

- El Demandante no ha autorizado a la Demandada a usar, ni ha licenciado a ésta el uso de ninguna marca conteniendo la expresión Banco Mercantil, ni tampoco está relacionado de algún modo con la Demandada. La Demandada tampoco puede pretender darse a conocer a través del uso en Internet del nombre de dominio en disputa, por lo que se debe concluir que la conducta desarrollada por la Demandada es el tratar de impedir que el Demandante pueda inscribir a su favor el nombre de dominio en disputa.

- Se puede concluir que están suficientemente demostradas la mala fe, uso ilegítimo y desleal del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, quien carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

El Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y

(ii) El titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Demanda por parte de la Demandada da lugar a que este Experto resuelva la controversia basándose en la Demanda (Cfr. párrafo 5.e) del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Demandante. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte demandante, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas¹.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandante ha demostrado tener derechos, entre otras, sobre la marca WWW.BANCOMERCANTIL.COM.

Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico ".com" y el relativo al código territorial ".ve" no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).

En el caso que nos ocupa, el nombre de dominio objeto de la disputa y dicha marca solamente se diferencian entre sí por el prefijo "www." en la marca² (que parece corresponder al acrónimo de "world wide web") y la adición del sufijo ".ve" en el nombre de dominio (correspondiente al código territorial para Venezuela), siendo "Bancomercantil" el elemento central en ambos, por lo que de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca del Demandante.

Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4.a.i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

Ha quedado acreditado que WWW.BANCOMERCANTIL.COM es una marca registrada por el Demandante, cuyo registro en Venezuela se remonta al año 2000, en tanto que el nombre de dominio en disputa fue creado el 7 de abril de 2005. También ha quedado acreditado que anteriormente el Demandante se denominaba precisamente Banco Mercantil C.A. (Banco Universal), una sociedad inscrita en el Registro de Comercio desde el año de 1925, y que su sede social se ubica en Venezuela, país al que corresponde el código territorial del nombre de dominio en disputa.

El Demandante alega que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandante asevera que no ha autorizado a la Demandada a registrar el nombre de dominio en disputa, ni el uso de marca alguna que contenga la expresión "Banco Mercantil", que no existe relación alguna entre Demandante y Demandada, y que tampoco puede la Demandada pretender darse a conocer bajo el nombre de dominio en disputa, ya que la denominación "Banco Mercantil" identifica, caracteriza y distingue al Demandante ante el público en general y ante el mercado financiero en particular, tanto en Venezuela como en diferentes países, como consecuencia del desarrollo de su actividad en el ámbito bancario y financiero.

La Demandada no dió contestación a la Demanda por lo que no es posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos para la adopción del nombre de dominio en disputa.

De los hechos acreditados, las alegaciones del Demandante y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 4.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada. En base a lo anterior, el Demandante ha acreditado prima facie que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos para la adopción del nombre de dominio en disputa, sin que la Demandada lo haya refutado³.

En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4.a.ii) de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El Demandante alega que al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa el solicitante declaró y garantizó que el mismo no infringía ni violaba los derechos de un tercero, pero que el hecho de haber registrado el nombre de dominio en disputa tiene una evidente intención de aprovecharse del prestigio adquirido por el Demandante.

El Demandante alega que la denominación "Banco Mercantil" la identifica, caracteriza y distingue ante el público en general y ante el mercado financiero en particular, tanto en Venezuela como en diferentes países, como consecuencia del desarrollo de su actividad en el ámbito bancario y financiero, sin que la Demandada lo haya refutado.

Como se estableció líneas arriba, ha quedado acreditado que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca mencionada del Demandante, cuyo registro en Venezuela se remonta al año 2000, en tanto que el nombre de dominio en disputa fue creado en 2005. También ha quedado acreditado que el Demandante fue inscrito en el Registro de Comercio desde el año de 1925, que anteriormente se denominaba precisamente Banco Mercantil C.A. (Banco Universal) y que su sede se ubica en Venezuela, país al que corresponde el código territorial del nombre de dominio en disputa.

Los elementos antes citados hacen presumir que la Demandada debió haber sabido de la existencia de la marca del Demandante y su vinculación con éste al momento de obtener el nombre de dominio en disputa, lo que que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente⁴.

El Demandante alega que hasta hace unos meses el nombre de dominio en disputa servía como puerta de entrada para remitir inmediatamente a otra página de Internet que contenía material de tipo pornográfico. Sin embargo, dicha aseveración del Demandante resulta inexacta: (i) los documentos que se acompañan como Anexo 5 de la Demanda, que corresponden al contenido del sitio de Internet bajo el nombre de dominio en disputa, muestran enlaces patrocinados a sitios de terceros sin que se desprenda categóricamente del título de dichos enlaces alguna referencia o sugerencia pornográfica; y (ii) los documentos que se acompañan como Anexo 8 de la Demanda muestran que el sitio de Internet "www.whoishostingthis.com" es el que muestra enlaces a sitios con nombres sugerentes de contenido pornográfico, siendo dicho sitio un mero buscador ajeno al nombre de dominio en disputa.

El hecho de que en el sitio de Internet "www.demene.com" se reporte que el nombre de dominio en disputa fue cedido tiempo atrás a un precio de US$7,364 (Anexo 6 de la Demanda) no es suficiente para acreditar que la Demandada lo obtuvo fundamentalmente con la intención de venderlo al Demandante muy por encima de su costo de registro, como asevera el Demandante.

Por otra parte, el Demandante acompaña (Anexo 5 de la Demanda) copias del contenido del portal de Internet bajo el nombre de dominio en disputa, que muestra enlaces patrocinados a otras páginas de Internet. El Demandante asevera que lo anterior demuestra no sólo la posibilidad que tiene la Demandada de redirigir las visitas a cualquier otro sitio de Internet, o bien atraer con ánimo de lucro a los usuarios incautos a su sitio web, sino que también puede haber la intención de engañar y desviar a los clientes y usuarios que buscan los servicios financieros prestados por el Demandante⁵, quienes podrían verse afectados por el uso de técnicas informáticas fraudulentas, tales como phishing o spoofing, para la obtención de datos y para la suplantación de identidad.

El Demandante alega que la Demandada no está haciendo uso del nombre de dominio en disputa para darse a conocer, ni para ofrecer sus productos o servicios, con la evidente intención de aprovecharse del prestigio adquirido por el Demandante, tal vez de perjudicarlo.

Considerando en su conjunto lo planteado por el Demandante y las constancias que obran en el expediente, para este Experto parecería lógico suponer que un usuario de Internet va a buscar el portal del Demandante y los productos y servicios ofrecidos por éste precisamente bajo el nombre de dominio en disputa, lo que permite inferir que éste crea una posibilidad de que exista confusión con el Demandante y su marca arriba precisada respecto a la fuente, patrocinio o afiliación de dicho sitio y los productos o servicios que se ofrecen en el mismo. El uso de enlaces patrocinados bajo el portal del nombre de dominio en disputa permiten deducir que existe un ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, usuarios que en principio estarían buscando al Demandante.

Por lo anterior este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el párrafo 4.a.iii) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto ordena que el nombre de dominio <bancomercantil.com.ve> sea transferido al Demandante.

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Gerardo Saavedra
Experto àљnico

Fecha: 21 abril 2009

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¹ En Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465, se establece "the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by Complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence".

² El hecho de registrar nombres de dominio como marcas incluyendo en las mismas el prefijo "www" y/o el sufijo ".com" pareciera ser una práctica para intentar obtener una mayor protección de la marca en cuestión, sin que el agregado de tales prefijo o sufijo aporten generalmente mayor distintividad a la marca. Para mayor abundamiento puede consultarse la sección 1215 del Trademark Manual of Examining Procedure, 5ВЄ edición, Septiembre 2007, de la USPTO.

³ En relación a este punto, diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte demandante acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de la prueba se revierte al titular del nombre de dominio controvertido. Véase Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI No. D2000-1467, y Julian Barnes v. Old Barn Studios Limited, Caso OMPI No. D2001-0121.

⁴ No obstante que el Demandante no lo alega, resulta relevante observar que una persona domiciliada en los Estados Unidos de América (como corresponde a la Demandada según información proporcionada por el Registrador) es titular de un nombre de dominio con código territorial correspondiente a Venezuela, país donde tiene su sede social el Demandante y donde éste asevera ser comúnmente conocido por la denominación Banco Mercantil contenida en el nombre de dominio en disputa, lo que podría haber reforzado la presunción antes mencionada.

⁵ Si bien el Demandante omite hacer referencia alguna a sitios de Internet a través de los cuales ofrezca sus propios productos o servicios, de los documentos que acompañan a la Demanda (Anexos 8 y 9) parece desprenderse que el Demandante lo hace desde el portal de Internet que opera bajo el nombre de dominio <www.bancomercantil.com>, creado en octubre de 1996. Este Experto considera que no le corresponde elaborar alegaciones por cuenta del Demandante, ni suplir las deficiencias de las reclamaciones que se presentan. En Servizi Interbancari S.p.A. v. Andrea Picaro, Caso OMPI No. D2001-0881, se estableció: "It is not for the Panel to find such evidence, if it exists, or to consider how it may help the Complainant, if the Complainant does not even refer to it". Véase también The Skin Store, Inc. v. eSkinStore.com, Caso OMPI No. D2004-0661.