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Centro de Arbitraje y de Mediación

Demandante: Caixa d’Estalvis Del Penedes domiciliada en Rambla Nostra Senyora nє 2 – 08720 Vilafranca del Penedés – España.

El representante autorizado para el procedimiento administrativo es D. Elia Sugrañes Coca, Agente de la Propiedad Industrial, domiciliado en C. Provenza, 304, 08008 Barcelona, España.

Demandado: D. Carlos Mesa Orrite, domiciliado en C. Albareda, 31-33, 08904 L’Hospitalet, España.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <caixadelpenedes.com>.

La entidad registradora del nombre de dominio es Tucows Inc.

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento", fue enviada por correo electrónico al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el día 20 de marzo de 2001, habiendo sido recibida confirmación en papel el día 10 de abril de 2001. Un escrito modificativo de la demanda fue recibido por correo electrónico el 24 de abril de 2001, escrito modificativo recibido a su vez en papel el día 25 de abril de 2001.

3.2. Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico con fecha 30 de abril de 2001 al demandado, quien contestó a la demanda con fecha 4 de mayo de 2001.

3.3. Con fecha 29 de mayo de 2001, de acuerdo con la petición de ambas partes de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un sólo miembro, la OMPI designó a D. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano como panelista único, haciéndole llegar copia completa de la documentación.

4.1. La demandante es la Caixa d’Estalvis del Penedes, entidad financiera con notable tradición desde 1910, siendo en la actualidad la tercera caja de ahorros mas importante de Cataluña. Tiene 483 oficinas en España.

Esa entidad es titular de marcas en España consistentes en las denominaciones "CAIXA DEL PENEDES", "CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES" y "CAIXA PENEDES".Así como otras para las denominaciones "BANCPENEDES" y "CAJA DE AHORROS DEL PENEDES".

4.2. El demandado es una persona física, D. Carlos Mesa Orrite, domiciliado en l’Hospitalet , en Cataluña (España).

El demandado registró a su nombre el nombre de dominio <caixadelpenedes.com> a través de la entidad de registro Tucows Inc.

5.1. Demandante

La demandante afirma:

Que el nombre de dominio registrado por el Demandado <caixadelpenedes.com> corresponde al nombre propio y marca que identifica a La Caixa d’Estalvis del Penedes, una entidad bancaria establecida en 1910, que en la actualidad dispone de 483 oficinas en las Comunidades de Cataluña, Valencia, Madrid y Aragón. En la actualidad Caixa del Penedes es la tercera Caja de Ahorros más importante de Cataluña.

Que Caixa d’Estalvis del Penedes ha promocionado numerosas actividades culturales y sociales en Cataluña.

Caixa d’Estalvis del Penedes ostenta los siguientes registros de marca: Marca nє 1.113.658 "CAIXA DEL PENEDES" en la clase 35; Marca nє 2.251.306 "BANCPENEDES" en la clase 35; Marca nє 920.309 "CAIXA DEL PENEDES" en la clase 36; Marca nє 1.113.652 "CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES" en la clase 35; Marca nє 1.126.264 "CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES" en la clase 36; Marca nє 1.126.253 "CAIXA PENEDES" en la clase 35; Marca nє 1.221.824 "CAIXA PENEDES" en la clase 36; Marca nє 1.126.268 "CAJA DE AHORROS DEL PENEDES" en la clase 35 y Marca nє 1.126.269 "CAJA DE AHORROS DEL PENEDES" en la clase 36.

Que la apropiación por parte de D. CARLOS MESA del nombre de dominio <caixadelpenedes.com>, solo puede haber sido con mala fe, lo que se confirma a la vista del contenido de la página Web en la que se declara sin lugar a dudas el DOMINIO EN VENTA.

Que basta observar la dirección del demandado para percatarse que éste es perfectamente conocedor de la reputación de la CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES.

Que es evidente que D. CARLOS MESA no tiene intereses legítimos en el citado nombre de dominio, especialmente teniendo en consideración el contenido de la página Web.

Que existe identidad entre el nombre de dominio solicitado y los antecedentes registrales de marcas de CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES.

Que cabe tener en consideración además la facilidad para cualquier usuario en Internet para "redirigir" de una página Web a otra, además las posibles transferencias que pudieran hacerse de este nombre de dominio a la competencia de CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES.

Que por todo ello considera fundamentada la solicitud de transferencia del nombre de dominio <caixadelpenedes.com> a nombre de Caixa d’Estalvis del Penedes.

5.2. Demandado

El demandado ha contestado a las alegaciones de la demandante señalando:

Que no es verdad que CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES se haya identificado tradicionalmente con la marca CAIXA DEL PENEDES, ostentando el registro de marca correspondiente. La marca con la que se ve en todas las sucursales bancarias de España es CAIXA PENEDES.

Que las otras marcas de las que dice disponer la demandante como BANCPENEDES, CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES o CAJA DE AHORROS DEL PENEDES están disponibles como nombres de dominio para su compra.

Que CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES no dispone de oficinas bajo el nombre de CAIXA DEL PENEDES, sino que todas sus oficinas responden al nombre CAIXA PENEDES.

Que hay mala fe a la vista de una captura de pantalla de la página Web <caixadelpenedes.com>, que no se sabe de donde ha aparecido y que la dirección en Internet <caixadelpenedes.com> no está direccionada a ninguna parte, y siempre ha estado de esta forma.

Que la jurisprudencia asentada en España con el caso <METROBILBAO.COM> demuestra que el Juzgado de Primera Instancia nє 4 de Bilbao favoreció al propietario del nombre de dominio en su auto de 25 de enero del 2001, y no a quienes exigían la transferencia de ese dominio.

Que el nombre <caixadelpenedes.com> se adquirió para crear una página Web financiera en la comarca del Penedés. Esta comarca pertenece a la Comunidad Autónoma de Cataluña, en España. Por tanto, la palabra "PENEDES" no es propiedad de CAIXA PENEDES.

Que la construcción de la página Web financiera está en desarrollo y todavía no se ha terminado, por lo que no se encuentra direccionada en la actualidad desde <caixadelpenedes.com>.

Que no hay ninguna identidad verdadera entre el nombre de dominio solicitado por CAIXA PENEDES y el nombre de dominio que en su día adquirió de forma legal el demandado.

Que en virtud de los argumentos expuestos considera infundada la solicitud de transferencia del dominio <caixadelpendes.com> a una entidad bancaria que en ningún momento hizo lo posible para adquirir ese nombre de dominio, cuando lo pudo haber adquirido hace muchísimos años.

6.1. Reglas aplicables

El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la política uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español.

6.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la política uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1 Identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca

La demandante es titular de las marcas "CAIXA DEL PENEDES (MARCAS Nє: 1.113.658 y 920.309), así como de las marcas "CAIXA PENEDES" (Marcas nє 1.126.252 y 1.221.824).

Es evidente que el nombre de dominio <caixadelpenedes.com> es idéntico a la marca denominativa "CAIXA DEL PENEDES" con la única diferencia de suprimir los espacios entre las palabras. Pero es bien sabido que la supresión de espacios es irrelevante a los efectos de establecer la identidad (Vid., por ejemplo, los casos número 2000-0098 y 2000-0239).

La alegación que hace el demandado de que en las oficinas de La Caixa d’Estalvis del Penedes figura el nombre CAIXA PENEDES no es relevante, por cuanto la demandante tiene también protegida la marca "CAIXA PENEDES", que no sólo induce a confusión con el nombre de dominio <caixadelpenedes.com>, sino que es una denominación prácticamente idéntica. No se olvide, a título de ejemplo, que en el Reglamento del Registro Mercantil español, se declara que se entiende que existe identidad entre las denominaciones sociales cuando se utilizan las mismas palabras con la adición de preposiciones u otras partículas similares de escasa significación (art. 408)

6.2.2 Posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado titular del nombre de dominio

El demandado no alega que, antes de registrar el nombre de dominio <caixadelpenedes.com>, tuviera derecho o interés legítimo sobre esa denominación . Solamente manifiesta que el nombre de dominio se adquirió para crear una página Web financiera en la comarca del Penedés. Afirmación genérica y vaga, sin ningún tipo de prueba, y sin que se manifieste ninguna relación con alguna actividad habitual o profesional del demandado.

No ha probado por tanto el demandado que tenga derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <caixadelpenedes.com>.

6.2.3 Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio

CAIXA DEL PENEDES es una marca renombrada en Cataluña, donde es conocida por el gran público. Si se tiene en cuenta el lugar del domicilio del demandado en Cataluña, junto a Barcelona, es indudable que el demandado tenía conocimiento perfecto de la existencia de la marca y de su renombre al registrar su nombre de dominio. En su propia contestación demuestra conocer perfectamente la existencia de las oficinas de la Caixa d’Estalvis del Penedes, al afirmar que "todas sus oficinas responden al nombre CAIXA PENEDES". Siendo esto así, y faltando todo interés legítimo para el registro del nombre de dominio <caixadelpenedes.com>, no parece dudoso que ese registro se hizo con mala fe.

Hay que plantearse, además si también ha existido un uso de mala fe.

Lo primero que hay que hacer notar en esta materia es que si bien la Política Uniforme establece distintos requisitos para la admisibilidad de la demanda, no puede considerarse que esos requisitos sean tan independientes que no tengan una relación importante entre ellos. Desde este punto de vista no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, es difícilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero.

La independencia de los requisitos del registro y del uso de mala fe podrían darse en otros supuestos. Piénsese, por ejemplo, en quien ha registrado de buena fe y posteriormente pasa a hacer un uso de mala fe del nombre de dominio; o el supuesto en el que aún cuando el registro se hizo de mala fe, después se ha transferido a un tercero de buena fe, que usa el nombre de dominio de buena fe y atendiendo a intereses legítimos.

Aplicando estos criterios el caso que nos ocupa es por lo tanto indudable que hay que considerar que el demandado está haciendo un uso de mala fe del nombre de dominio que ha registrado, porque lo ha registrado de mala fe y sin ningún interés legítimo que justifique ni el registro ni ningún uso previsible.

De hecho el panelista único ha podido comprobar personalmente que la página Web con el nombre de dominio <caixadelpenedes.com> figura como "en construcción" (under construction), lo cual es especialmente significativo si se considera que el registro del nombre de dominio tuvo lugar el 6 de abril del año 2000, es decir, hace mas de un año. Y ya se ha declarado desde las primeras decisiones de los panels administrativos (Caso nє D 2000-0022) que el no uso del nombre de dominio para hacer alguna oferta de bienes o servicios en la página Web constituye una forma de uso en la medida en que se utiliza el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.

Así pues hay que declarar que el demandado ha registrado y utilizado de mala fe el nombre de dominio <caixadelpenedes.com>.

6.2.4 Alegaciones irrelevantes del demandado

Por lo demás son irrelevantes otras alegaciones formuladas por el demandado.

En primer término, no es aceptable basar la defensa del registro del nombre de dominio, en que la palabra "PENEDES" es el de una comarca y por tanto no es propiedad de CAIXA DEL PENEDES. Es absolutamente habitual en España que las entidades financieras incluyan en su denominación y signos distintivos nombres geográficos referentes a la localidad, comarca o región donde desarrollan sus actividades. Y la mejor prueba de que esto es así consiste en que las marcas "CAIXA DEL PENEDES" y "CAIXA PENEDES" están inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Debe recordarse que el registro de las marcas en España se hace después de un procedimiento donde la Oficina Española de Patentes y Marcas examina de oficio si concurren los requisitos para la inscripción de la marca.

En segundo término, nada tienen que ver con este caso las referencias que se hacen en la contestación a la demanda a la existencia de otros registros de nombres de dominio inscritos, según el parecer del demandado en contra de las propias normas de ICANN.

Y por último, la mención de un auto dictado al parecer por un Juzgado de Primera Instancia de Bilbao no puede tomarse en consideración desde ningún punto de vista. En primer lugar porque no se ha aportado el texto del auto; en segundo término porque una resolución judicial aislada de un Juzgado de Primera Instancia no tiene, en absoluto, valor de doctrina jurisprudencial; en tercer lugar se trata en todo caso de un supuesto del que se desconocen las circunstancias y que nada tiene que ver con el caso sobre el que ahora se decide, y, por último porque, según la referencia que se hace al auto del Juzgado, éste denegó unas medidas cautelares, basándose, no en que faltara la apariencia de buen derecho, sino en el retraso con que el demandante había solicitado las medidas, es decir, que faltaba lo que se denomina "periculum in mora", es decir, peligro por el retraso en adoptar las medidas. Es sobradamente conocido que la resolución sobre las medidas cautelares no prejuzga la resolución judicial final, y mucho menos cuando la medida cautelar se deniega solamente porque el Juez entiende que el demandante ha tardado excesivo tiempo en presentar su demanda y no puede por tanto pedir que se adopten medidas con carácter de urgencia.

7. Decisión

En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta el Panel resuelve que la demandante ha probado, de acuerdo con el artículo 4 de la Política Uniforme que concurren los tres elementos contemplados en dicho artículo y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio <caixadelpenedes.com> sea transferido a la demandante.

Alberto Bercovitz
Panelista Unico

Fecha: 8 de junio de 2001