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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

El demandante es Xavier Hernández Creus, con domicilio en la Plaça de la Unió, 3, 2 - 2, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, 08190, España. El demandado es Isidro Sentis Sales, con domicilio en la Calle Salmerón, 12, 9 - 2, Lérida, 25004, España.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <xavihernandez.com>.

La entidad registradora del citado dominio es Internet Domain Registrars, con domicilio en el 475 Sansome Street, # 570, San Francisco, CA 94111, Estados Unidos de América.

Una Demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo, denominada "Política Uniforme"), según fue aprobado por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente aprobado por el ICANN para dicha "Política Uniforme" (en lo sucesivo, "el Reglamento"), fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"), el 29 de mayo de 2001 por medio de correo electrónico (acuse de recibo del Centro en fecha de 30 de mayo), siendo también recibida por correo postal en fecha de 30 de mayo.

Una solicitud de verificación de Registro fue enviada a la entidad registradora en fecha de 30 de mayo de 2001, contestada positivamente por dicha entidad en fecha de 31 de mayo de 2001, confirmando el Registrador: (i) que había recibido la notificación de la OMPI relativa al nombre de dominio <xavihernandez.com>; (ii) que el nombre de dominio disputado había sido registrado ante dicho Registrador; (iii) que el titular de dicho nombre de dominio es Isidro Sentis; (iv) los datos de contacto administrativo y demás necesarios para proceder al registro de un nombre de dominio; y (v) que dicho nombre quedaba bloqueado, como caso pendiente de resolución.

La demanda fue notificada al Demandado el 1 de junio de 2001, por correo ordinario y correo electrónico, dándose inicio al procedimiento desde esa misma fecha. Igual notificación fue realizada al Demandante, así como al Registrador.

Entre el 1 de junio y el 20 de ese mismo mes, se produce una continua y fluida correspondencia por medio de correo electrónico entre el Centro y el Demandado en la que éste reclama, básicamente, que se le envíe una copia de la Demanda en idioma castellano, alegando el hecho de ser nacionales las partes en el procedimiento, así como el hecho de que el registro del nombre de dominio, siempre según el Demandado, se produjo en un formulario escrito en dicho idioma. Las fechas exactas de los correos enviados entre el Centro y el Demandado son las siguientes: 1 de junio; 6 de junio; 7 de junio (correo electrónico dirigido por el Centro al Registrador); 9 de junio (correo contestación del Registrador al Centro, estableciendo que los registros se producen en idioma inglés); 19 de junio (escrito del Demandado solicitando confirmación sobre el término para presentar Escrito de Contestación a la Demanda); 20 de junio (confirmación del Centro); 20 de junio (comunicación del Demandado en la que discute sobre el término de los plazos establecidos para contestar a la Demanda); y 20 de junio (correo del Centro al Demandado, estableciendo que se envió la Demanda a una de las direcciones de correo electrónico operativas desde las que el propio Demandado envía comunicaciones, por lo que no pudo haber indefensión alguna).

En fecha de 20 de junio, el Demandado envió por correo electrónico Escrito de Contestación a la Demanda. Dicho Escrito se redactó en lengua castellana.

En fecha de 3 de julio de 2001, se notificó a las Partes el Nombramiento de Experto para la actual controversia, así como la fecha prevista para que éste comunicase al Centro su Decisión, fecha que se fijó en no más tarde del 16 de julio de 2001, de conformidad con el Parágrafo 15 del Reglamento.

La Demanda se interpuso en inglés. No obstante, dado que la parte Demandada ha redactado su Escrito de Contestación a la Demanda en idioma castellano, que el Demandado ha alegado repetidamente que el hecho de que el procedimiento administrativo se siga en inglés le causaba indefensión, que las partes en la actual controversia conocen y usan plenamente dicha lengua, y que muchos de los documentos presentados por la Demandante se hallan igualmente redactados en castellano, este Panel Administrativo considera, sobre la base de la facultad que ofrece el Parágrafo 11.(b) del Reglamento, como lengua del procedimiento la lengua castellana y que en ella se dicte la presente Decisión. En cualquier caso, quiero hacer constar expresamente que, de acuerdo con la Política Uniforme y el Reglamento, el Centro (así como el Demandante) obró correctamente a la hora de establecer como lengua del procedimiento la inglesa, ya que ésa fue el idioma en el que se registró el nombre de dominio controvertido, sin que el Demandado haya acreditado el hecho del registro en otro idioma. En cualquier caso, y en aras de un mejor entendimiento de las partes, así como de las consideraciones que acabo de mencionar, reitero mi decisión de redactar la presente Decisión en idioma castellano (cfr. Parágrafo 11.(b) del Reglamento).

El Demandante es una persona física, don Xavier Hernández, conocido futbolísticamente bajo el nombre de Xavi. En la actualidad, el Demandante es un conocido futbolista que ha sido consagrado, y ha adquirido la condición de "estrella", en el equipo A del Fútbol Club Barcelona. Este club es uno de los más importantes de Europa, en el que el Demandante ha jugado la Liga Nacional, la Súper Copa y la Liga de Campeones.

En el Equipo A del F.C. Barcelona, el Demandante es considerado como uno de los jugadores clave del centro del juego. En 1998 debutó con el Equipo A en la Súper Copa en un partido jugado contra el Mallorca. Ha ganado una liga con el F.C. Barcelona.

El Demandante también ha sido seleccionado para jugar con la Selección Nacional Sub-21, donde igualmente ha cuajado una gran actuación. En el reciente Mundial celebrado en Nigeria, el Demandante fue elegido como el jugador más valioso del torneo.

En esa escalada de éxitos, el Conjunto Nacional ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos celebrados en Sydney el pasado año.

El Demandante no tiene registrado como marca su nombre personal.

El Demandado es una persona física que, según indica en su Escrito de Contestación a la Demanda, registró el nombre de dominio disputado con la intención de hacer una Web no lucrativa.

Por lo demás, no aporta ningún documento del que se pueda inferir algún hecho relevante para este procedimiento.

El Demandado registró el nombre de dominio cuestionado el 2 de agosto de 2000.

La Demandante afirma:

Que es un futbolista de gran prestigio en su sector profesional, ampliamente conocido por la afición.

Que no tiene marca registrada que coincida con su nombre personal, pero que, por aplicación de decisiones previas del Centro, es aplicable la Política Uniforme.

Que la actividad profesional que desarrolla es muy conocida en España y en toda Europa, resultando imposible que la Demandada no tuviese conocimiento de su notoriedad.

Que posee derechos exclusivos sobre el uso del nombre "Xavi Hernández", ya que "Xavi" es el nombre corto de "Xavier", y que el Centro ha admitido la existencia de motes o apodos como realidad protegida por la Política Uniforme.

Que es aplicable la Legislación española en la medida en que ambas partes son españolas, y específicamente la Ley Orgánica 1/1982, de protección del honor, propia imagen e intimidad personal y familiar.

Que el Demandante posee un derecho que sin ser de marca, es afín al de marca, por la función de identificación que tiene en todo caso.

Que el registro del nombre de dominio disputado por el Demandado constituye un acto de competencia desleal, por ser objetivamente contrario a la buena fe, por la confusión que puede crear con las actividades de terceros y por el prestigio del que se puede aprovechar el Demandado al usar el nombre de dominio.

Que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con el nombre personal del Demandante.

Que el Demandado no posee ningún derecho o interés legítimo sobre el dominio <xavihernandez.com>.

Que el Sitio Web correspondiente al dominio disputado redirecciona a un Sitio Web en el que se ofrecen diversos servicios de hosting.

Que el Demandado ha registrado otros varios nombres de dominio coincidentes con futbolistas del F.C. Barcelona de renombre.

Que en fecha de 24 de noviembre de 2000 el Demandante, a través de su representante, se puso en contacto con el Demandado para consensuar los términos de un acuerdo de transferencia del nombre de dominio disputado, a lo que el Demandado respondió pidiendo una cantidad de 150.000 pesetas, y haciendo manifestaciones contrarias a la OMPI.

Que el Demandado registró y en la actualidad está usando el nombre de dominio discutido de mala fe, pretendiendo, siempre según la Demandante, obtener un beneficio económico superior al sufragado al registrar el nombre de dominio disputado.

Que dicha mala fe también se demuestra por el carácter notorio de la actividad desarrollada por Banca March, así como por el hecho de que en una determinada página web aparece el nombre de dominio disputado con la indicación siguiente "Make an offer", lo cual demuestra su intención de venderlo.

Que el Demandado ha registrado varios nombres de dominio relacionados con Barcelona, con la intención de aprovechar el tráfico que genera la reputación ya consolidada de las denominaciones geográficas sobre las que se apoya el registro de tales nombres de dominio.

Que el Demandado no ha vinculado el nombre de dominio disputado a una oferta legítima de productos o servicios.

Frente a las anteriores afirmaciones de la Demandante, el Demandado señala lo siguiente:

Que ha habido indefensión por el hecho de que recibió la Demanda cinco días después de haber recibida por correo electrónico y por las pruebas que se aportan (sic).

Que el nombre de dominio cuestionado fue registrado dentro de una iniciativa no lucrativa relativa a futbolistas jóvenes.

Que los correos electrónicos presentados por la Demandante (en los que se pone de manifiesto la solicitud de una cantidad económica a cambio de la transferencia del dominio y en los que se vierten contenidos ofensivos hacia la OMPI) son un montaje, que no han sido escritos por él y que ello tiene por fin enemistarle frente a la OMPI y al Panel Administrativo.

Que el Demandante no ha aportado prueba de su identidad.

Que existen muchas personas que se llama Xavi Hernández.

Que el registro del nombre de dominio controvertido no se hizo de mala fe.

Que Xavi Hernández no es una marca registrada.

Que admite que hubo contactos con el representante del Demandante pero que no necesitaba el dinero.

El Parágrafo 15.(a) del Reglamento establece que el Panel Administrativo resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Política Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Queda de manifiesto, pues, que en la construcción jurídica de la decisión de este Panel, éste no ha de verse constreñido necesariamente a las reglas establecidas expresamente en el Reglamento o en la Política Uniforme, sino que puede también recurrir y aplicar normas y principios de Derecho en el bien entendido que tales normas y principios podrán ser de aplicación nacional, en la medida en que las partes compartan una misma nacionalidad (Casos D2000-0001 y D2000-0896) y, además, no conste que no residen en un mismo país o Estado sometido a un mismo Ordenamiento jurídico.

En el presente caso, por consiguiente, serán de aplicación junto con las reglas de la Política Uniforme y del Reglamento, la legislación española sobre protección de marcas y signos distintivos, la regulación sobre prohibición de prácticas consideradas como desleales, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo (que considero ciertamente aplicable), así como los principios generales de Derecho recogidos en el Título Preliminar del Código Civil español.

De acuerdo con tales disposiciones, la Política Uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:

Que el nombre de dominio controvertido sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

Que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio,

Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se esté utilizando de mala fe.

A fin de llegar a su decisión, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo 10.(d) del Reglamento, determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas en relación con los hechos sobre los que gira la controversia.

A través de este requisito la Política Uniforme y el Reglamento exigen que el nombre de dominio disputado sea comparado con los derechos marcarios o cualesquiera otros derechos o intereses legítimos de los que el Demandante pruebe ser titular. Por tanto, los derechos o intereses que se protegen a través de la Política Uniforme y del Reglamento serán exclusivamente comerciales o de mercado. Pero, además, debe quedar claro también que a través de diversas decisiones del Centro se ha venido en ampliar casuísticamente el tipo de bien jurídico a proteger a través de la Política Uniforme y del Reglamento, llegando a proteger no solamente derechos marcarios, sino también lo que se denominan marcas de hecho coincidentes con nombres de personas físicas que desarrollan una actividad en el mercado notoria, conocida, pero que no resulta protegida sensu estricto por medio de un derecho de marca.

La práctica totalidad de las decisiones que se han ocupado de los conflictos entre nombres de dominio y tales marcas de hecho, sean decisiones tomadas en el marco de la OMPI o de otros proveedores de servicios de solución de controversias, son las siguientes, según se puede recoger de la Decisión en el Caso D2000-1650 (véanse también en idéntico sentido las Decisiones en los Casos D2000-1649 y D2000-1697), a saber:

- Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani Bennett Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company Cases No. D2000-0014 and D2000-0015

- SeekAmerica Networks Inc .v. Tariq Masood and Solo Signs Case No. D2000-0131

- Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd Case No. D2000-0210

- Jeanette Winterson v. Mark Hogarth Case No. D2000-0235

- Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keith Case No. D2000-0299

- Experience Hendrix, L.L.C. v. Denny Hammerton and The Jimi Hendrix Fan Club Case No. D2000-0364

- Steven Rattner v. BuyThisDomainName (John Pepin) Case No. D2000-0402

- Rita Rudner v. Internetco Corp. Case No. D2000-0581

- Gordon Sumner, p/k/a Sting v Michael Urvan Case No. D2000-0596

- Daniel C. Marino, Jr. v. Video Images Productions, et al. Case No. D2000-0598

- Nik Carter v. The Afternoon Fiasco Case No. D2000-0658

- Philip Berber v. Karl Flanagan and KP Enterprises Case No. D2000-0661

- Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc. Case No. D2000-0673

- VBW-Kulturmanagement und Veranstaltungsges. M.B.H v Ohanessian M. Case No D2000-0675

- Isabelle Adjani .v. Second Orbit Communications, Inc. Case No. D2000-0867

- Michael J. Feinstein v. PAWS Video Productions Case No. D2000-0880

- Pierre van Hooijdonk v. S.B. Tait Case No. D2000-1068

- David Gilmour, David Gilmour Music Limited and David Gilmour Music Overseas Limited v. Ermanno Cenicolla Case No. D2000-1459

- Marty Rodriguez Real Estate, Inc. v. Lancaster Industries Case No. D2000-1468

- MPL Communications Limited v. Denny Hammerton Claim Number: FA0009000095633 - http://www.arbforum.com/domains/

- CMG Worldwide, Inc. v. Naughtya Page Claim Number: FA0009000095641 - http://www.arbforum.com/domains/

- CMG Worldwide, Inc. v Steve Gregory Claim Number: FA0009000095645 - http://www.arbforum.com/domains/

- Cedar Trade Associates, Inc., vs. Gregg Ricks FA0002000093633 -http://www.arbforum.com/domains/

- Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd. AF-0096 -http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0096.htm

- Bayshore Vinyl Compounds, Inc. v. Michael Ross AF-0187 -http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0187.htm

- Passion Group Inc. v. Usearch, Inc. AF-0250 -http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0250.htm

Por lo tanto, no tiene razón en absoluto el Demandado cuando afirma, subrepticiamente (véase punto 7 de su Escrito de Contestación), que la Política Uniforme y el Reglamento no se aplican en los casos en los que el nombre de domino coincide con el nombre de una persona física, menos aún cuando ese nombre coincide con el de una persona física relevante si se dan las condiciones de notoriedad y de equiparación entre el nombre de la persona física y su función identificadora de su actividad comercial o profesional en el mercado.

Entrando ya en el análisis en sentido estricto de los requisitos de la Política Uniforme y del Reglamento, debe indicarse que, de acuerdo con lo dispuesto por decisiones anteriores del Centro, se da el requisito de la identidad cuando objetivamente existe una exacta o total reproducción de los elementos fonéticos básicos o fundamentales que conforman los signos enfrentados; mientras que habrá similitud que causa confusión cuando subjetivamente el examinador llega a esta conclusión a partir de una serie de criterios de comparación.

Existe identidad si ambos signos distintivos están formados exactamente por las mismas letras o vocablos, o si lo están a partir de partes sustanciales de los signos a considerar. Por su parte, se produce similitud hasta el punto de causar confusión cuando el nombre de dominio disputado sea fundamentalmente parecido con la marca o con cualquier otro derecho legítimo del Demandante hasta el punto de causar confusión sobre el verdadero origen de las actividades del Demandado o de crear en el público el riesgo de asociación con las que el Demandante desarrolle pacífica y legítimamente en el mercado.

A la vista de los elementos ortográficos en disputa, y a la vista de lo dicho anteriormente, es evidente que se produce una identidad práctica entre el nombre de dominio disputado y el nombre correspondiente a la persona del Demandante. Es preciso poner de manifiesto que según afirma el Demandante y ha podido probar este panelista a través de la exhaustiva prueba documental aportada, el Demandante es una persona de renombre en el mundo futbolístico, más aún en el entorno cultural y geográfico en el que ambas partes viven y que, por consiguiente, debió de ser conocido necesariamente para el Demandado, tal y como él mismo, por otra parte, reconoce. Examinaremos, de todas maneras esta cuestión más adelante.

En cualquier caso, queda probado que el Demandante es conocido en el mundo futbolístico, es decir, en su ámbito profesional de trabajo, bajo el nombre "Xavi Hernández" y no bajo su nombre completo.

Teniendo presente lo expuesto anteriormente, considero que el dominio <xavihernandez.com> es idéntico con el nombre personal del Demandante que, en este caso, ha quedado probado igualmente que realiza una función equiparable a la de una marca (tratándose de una marca de hecho).

En conclusión, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el Parágrafo 4.a.(i) de la Política Uniforme.

Debemos pasar a considerar a continuación la cuestión de si el Demandado posee, o no, derechos o intereses legítimos sobre el dominio disputado.

Según los argumentos de la Demandante, el Demandado carece de tales intereses o derechos en la medida en que no está vinculado en modo alguno con el Demandante, ni ha desarrollado actividad profesional o amateur en el mundo del fútbol. Tampoco, según la Demandante, ha trabado contacto o entablado negociación alguna con el Demandante a los efectos de firmar el correspondiente acuerdo de autorización de uso de su nombre.

Y, en efecto, a juzgar por las pruebas aportadas por Demandante y Demandado, queda claro que el Demandado reconoce expresamente que ha registrado el dominio disputado sin autorización del Demandante y que dicho nombre de dominio coincide con el de un futbolista afamado. Pese a la afirmación vertida por el Demandado sobre el hecho (no probado, por cierto) de que el nombre Xavi Hernández es un nombre muy común en España, lo cierto es que, repetimos, la abrumadora prueba documental presentada de contrario (sobre el carácter renombrado del Demandante) y la propia afirmación de la Demandada sobre su intención de registrar expresamente el dominio cuestionado me llevan a concluir que, efectivamente, el Demandado carece de interés o derecho legítimo sobre dicho nombre.

Por último, no conviene olvidar que el artículo 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982, más arriba citada, establece expresamente que constituye una intromisión ilegítima en el honor, imagen e intimidad de una persona, la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. Qué duda cabe, en este sentido, que el uso del nombre del Demandante como nombre de dominio constituye una intromisión en el sentido indicado al tratarse de un uso con fin publicitario o análogo, y ser llevado a cabo sin autorización del Demandante.

La ausencia, en definitiva, de derecho o interés alguno sobre el uso del nombre de dominio disputado es patente.

Consecuentemente, y a la vista de las pruebas presentadas por las partes, entiendo que se da el requisito exigido por el Parágrafo 4.a.(ii) de la Política Uniforme.

El requisito de la mala fe se estructura en la Política Uniforme sobre la base de las circunstancias previstas en su Parágrafo 4.(b). Fundamentalmente, de aquí se deriva que existe mala fe en el uso o registro del nombre de dominio disputado si se impide la legítima actividad comercial del Demandante o si el Demandado exige una cantidad de dinero (obtención de un lucro) a cambio de la transferencia del dominio.

A partir de las anteriores premisas, las decisiones del Centro han ido estableciendo progresivamente diferentes supuestos cuya concurrencia implica la existencia de un uso y/o un registro del dominio de mala fe. Sustancialmente, tales supuestos han sido los de mantenimiento en blanco de la página web correspondiente al dominio (sin contenido alguno), o la exigencia de una cantidad económica por consistir la transferencia del mismo.

Según la Demandante, son precisamente esas dos las circunstancias concurrentes en el presente caso que demostrarían la mala fe del Demandado a la hora de usar y/o registrar el dominio. De esa manera el Demandado estaría impidiendo, en definitiva, el acceso del Demandante al uso del nombre de dominio cuestionado, ocasionándole así un perjuicio.

La mala fe del Demandado se demuestra igualmente por el hecho de que éste ha registrado, como ha quedado reconocido por el propio Demandando, otros nombres de dominio coincidentes con personas renombradas del mundo del fútbol. El hecho en todo caso de querer registrar dichos nombres con una finalidad "altruista" o "no comercial", tal y como afirma el Demandado no le legitima en ningún caso para utilizar los nombres de terceras personas sin su permiso, cuando dicho uso implica la realización de alguna de las prácticas prohibidas por la Ley Orgánica 1/1982 que han sido mencionadas anteriormente, puesto que el nombre de una persona constituye un derecho de ejercicio personalísimo sobre cuya disposición únicamente cada persona puede decidir.

Así pues, el Panelista entiende que el nombre de dominio <xavihernandez.com> fue registrado y está siendo usado de mala fe por el Demandado.

De acuerdo con lo dispuesto en los Parágrafos 4 (i) de la Política Uniforme y 15 del Reglamento, la Demandante ha probado que el nombre de dominio disputado es idéntico al nombre personal del que es titular, nombre que es equiparable a una marca de hecho; que el Demandado carece de interés legítimo o derecho en el uso del nombre en cuestión; y que el Demandado está usando y ha registrado de mala fe tal nombre, todo lo cual no ha quedado desvirtuado por la prueba aportada por el Demandado.

Por consiguiente, conforme con los preceptos antes mencionados, se acuerda la transferencia del nombre de dominio <xavihernandez.com> a la Demandante, de acuerdo con los remedios jurídicos por ella solicitados.

Jose Carlos Erdozain
Panelista Único

Fecha: 16 de julio de 2001