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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

La Demandante es Auna Cable, S.A. con domicilio en Paseo de la Castellana, número 83-85, 28046-Madrid, España.

La parte Demandada es Pablo García, con domicilio conocido en Las Palmas, 35006-Las Palmas de Gran Canaria, España.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <aunacable.com>.

La entidad registradora del citado dominio es directNic.com.

El Demandante presentó una Demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo, denominada "Política Uniforme"), según fue adoptada por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por el ICANN para dicha "Política Uniforme" (en lo sucesivo, "el Reglamento"), ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"), el 9 de julio de 2002 por medio de correo electrónico y por correo ordinario el 11 de julio (acuse de recibo del Centro en fecha de 10 de julio de 2002).

Una solicitud de verificación de Registro fue enviada a la entidad registradora en fecha de 10 de julio de 2002, solicitando determinada información en relación con el nombre de dominio cuestionado. La solicitud fue contestada positivamente por dicha entidad, en fecha de 10 de julio, confirmando el Registrador: (i) que había recibido copia de la Demanda; (ii) que el nombre de dominio había sido registrado ante el Registrador; (iii) que el titular del dominio cuestionado era/es HackersMundo, siendo los datos de registro los correspondientes al demandado; (iv) los datos de contacto y demás del demandado; (v) la aplicación de la Política Uniforme; (vi) que el Nombre de Dominio seguiría bloqueado durante el presente proceso, poniendo en conocimiento del Centro asimismo que el dominio estaba activo y al corriente de pago; (vii) que la lengua de registro es inglés; (viii) que el Demandado, por virtud del contrato de registro, se sometió a la jurisdicción de las leyes federales de USA y del Estado de Louisiana.

En fecha de 15 de julio de 2002, el Centro requirió al demandante a fin de que éste procediese al abono de las tasas previstas en el Párrafo 19(a) del Reglamento, así como la ausencia de la noticia de que una copia de la demanda había sido enviada al demandado, tal y como exige el Párrafo 3(b)(xiii) del Reglamento. A tal efecto, se daba al demandante un plazo hasta el 20 de julio de 2002. Asimismo, se ponía en conocimiento del demandante que el idioma del procedimiento sería el castellano, a salvo lo que decidiera el Panel de Expertos, y que no se admitiría una prueba documental consistente en un video-cassette, dado que sólo se transmitía una copia de dicho video, siendo precisas cuatro.

Al anterior correo electrónico del Centro, le respondió otro del demandante de fecha 15 de julio de 2002, alegando el pago de las tasas (adjuntando por fax pago), y el hecho de que la falta de envío de la demanda al demandado se debió a la ausencia de dirección postal a la que enviarla a la vista de los datos que constaban en la base de datos whois.

El Centro acusó recibo de este último correo electrónico de la demandante, mediante correo electrónico de 15 de julio de 2002.

Con fecha de 17 de julio de 2002 el Centro envió un nuevo correo relativo al pago de las tasas, el cual fue respondido por otro del demandante de 18 de julio de 2002 alegando el completo pago de las tan mencionadas tasas.

La Demanda fue notificada al demandado el 19 de julio de 2002 (inicio del procedimiento administrativo), por correo ordinario (en dirección que fue proporcionada al Centro), por fax y por correo electrónico, dándose inicio al procedimiento desde esa misma fecha. Igual notificación fue realizada al Demandante, así como al Registrador, pero en ambos casos a través del correo electrónico.

En el Centro se recibió contestación del demandado el 6 de agosto de 2002 en correo electrónico y el 9 de agosto de 2002 en formato papel. El Centro acuso recibo de la contestación el mismo 9 de agosto 2002.

En fecha de 11 de septiembre de 2002, se notificó a las partes el nombramiento de experto para la actual controversia, así como la fecha prevista para que éste comunicase al Centro su Decisión, fecha que se fijó en antes del 25 de septiembre de 2002, de conformidad con el Parágrafo 15 del Reglamento.

A continuación se exponen los hechos de los que partir en la resolución de este caso, a partir de las pruebas y alegaciones presentadas por las partes.

Auna Cable fue constituida legalmente el 30 de julio de 2001, siendo conocida ampliamente en sus actividades entre el público, según se ve en el Documento 3 de la demanda, donde se recogen noticias relativas a la demandante publicadas en periódicos de gran difusión nacional. Véase también Documento 4 de la demanda donde aparecen referencias periodísticas a Auna Cable antes de esa fecha.

La demandante integra un grupo de distintas empresas, dedicadas al sector de las telecomunicaciones y del cable, según se desprende del Documento 5 de la Demanda.

La demandante opera en el tráfico con su denominación social, así como con varias marcas nacionales coincidentes con el dominio cuestionado (Documento 10 de la demanda). La marca comunitaria no está aún concedida, según se desprende del documento antes mencionado. Las marcas nacionales están registradas en fecha 5 diciembre de 2001.

En fecha de 15 de abril de 2002 se acordó por la OEPM la transferencia de las marcas nacionales 2408658, 2408659 y 2408660 a favor de Auna Cable, S.A. El demandante aporta igualmente solicitudes de marcas nacionales incorporando el vocablo "auna cable" con fecha 12 de marzo de 2002. No consta que estos nuevos registros hayan sido concedidos a la fecha. Los servicios para los que fueron registradas son distintos pertenecientes a las clases 42, 41, 38, 16 y 9.

Auna Operadores de Telecomunicaciones, S.A., propietaria de parte sustancial del accionariado de la demandante, es titular también de marcas incorporando el símbolo "auna" (según se ve de extensa documental aportada como documento 14 de demanda). La fecha de registro de tales marcas es 5 de febrero de 2001. Las clases de registro, entre otras, son las siguientes, 1, 3, 4, 13, 18, 20, 22, 28, 39, 40, etc.

El dominio discutido fue registrado en fecha 13 de mayo de 2001.

La Demandante afirma:

Que habiendo sido constituida la sociedad demandante el 30 de julio de 2001 y siendo notorio en los medios de prensa y divulgación informativa el hecho de la formación de la demandante por parte de otros operadores de cable y empresas de telecomunicaciones, el demandado tuvo que conocer de su existencia.

Que la denominación social de la demandante es totalmente coincidente con el nombre de dominio cuestionado, así como con sus marcas "aunacable" y "auna".

Que el demandado ha incurrido en una violación de los derechos de marca del demandante.

Que las marcas "auna" y "aunacable" son notorias dentro del ámbito nacional.

Que el demandado carece de intereses legítimos o derechos sobre el nombre de dominio, puesto que el mero registro del dominio no genera tales intereses o derechos.

Que el demandado registró y está usando el dominio de mala fe, en la medida en que el demandado tuvo conocimiento de la existencia de la marca "aunacable", fue requerido para dejar de usar el dominio, y crea confusión con las actividades propias de la demandante, al publicar en la web correspondiente al dominio información sobre el cable. A ello también hay que añadir el hecho de que ambas partes mantuvieron una reunión a fin de acordar la transferencia del dominio cuestionado.

Que la mala fe también se demuestra por la inactividad durante un año de la página web correspondiente al dominio.

El Demandado afirma:

Que las palabras opuestas por la demandante tienen un valor etimológico independiente del tipo de actividades que realiza la demandante, pudiendo haber sido las variaciones derivadas del anuncio aportado como documento 7 por la demandante, infinitas.

Que procedió al registro del dominio en la medida en que estaba disponible.

Que el demandado no perjudicaba a tercero alguno con el registro del dominio, no debiendo importar al demandado si con posterioridad se registra o no una empresa cuya denominación social coincida con la del nombre de dominio o no.

Que el dominio se registró antes de que se registrara la marca o sociedad a favor de la demandante, debiendo prevalecer el principio del "prior tempore, potior in iure".

Que en la página web correspondiente al dominio cuestionado no se hace negocio o comercio alguno.

Que el motivo de la página web es informar, exigiendo la Política Uniforme que exista mala fe anterior al momento del registro.

Que en la reunión a la que alude la demandante fue ésta quien ofreció una cantidad de dinero, no habiendo deseo de venta o transferencia del dominio cuestionado en la voluntad del demandado.

Que los datos aportados en la base de datos whois son suficientes para contactar con el demandado.

El Parágrafo 15.(a) del Reglamento permite que el Panel Administrativo resuelva la Demanda sobre la base de las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Política Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Dado que tanto demandante como demandado son residentes en el mismo territorio, y de acuerdo con los casos resueltos por el Centro, entiendo aplicables las normas de Derecho español (Casos OMPI Nos. D2000-0001 y D2000-0896), sus principios jurídicos y su jurisprudencia, debiendo ser el castellano la lengua de la presente decisión.

De acuerdo con tales disposiciones, la Política Uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:

Que el nombre de dominio controvertido sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

Que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio,

Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se esté utilizando de mala fe.

A fin de llegar a su decisión, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo 10.(d) del Reglamento, determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas por las partes, en relación con los hechos sobre los que gira la controversia.

La demandante ha probado ser titular de distintas marcas con el vocablo "auna cable", por un lado, y "auna", por otro. Se debe analizar, por consiguiente, y al margen de cualquier otro dato, si se da el requisito de la identidad o similitud hasta el punto de crear confusión entre el dominio cuestionado y dichos registros de marca.

Respecto de las primeras, y de un simple análisis fonético y visual, ha de llegarse a la conclusión de que, efectivamente, se produce una tal identidad. Respecto de las segundas, debe partirse de un análisis funcional, en el que ha de valorarse, siguiendo la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo y a la doctrina de nuestro país, si existe algún elemento preponderante, característico o distintivo que justifique la identidad o la similitud tendente a causar confusión. En este sentido, analizando las marcas "auna" y el nombre de dominio cuestionado, puede observarse (y, obviamente, sin tener en consideración el análisis gráfico) la coincidencia en ambos del vocablo "auna", siendo la otra parte del dominio comparado, esto es, la formada por la palabra "cable", un elemento que puede calificarse de genérico dado el tipo de servicios para los que se usan las marcas "auna" y el propio contenido de la página web del nombre de dominio (referido, como el propio demandado ha declarado en su escrito de contestación, al mundo del cable). En esas condiciones, es dable entender que cualquier usuario potencial o actual de la demandante que pretendiese acceder a través de Internet a los servicios ofrecidos por aquella (o que, en su caso, ofreciera), esperaría encontrarlos en aquel lugar de la red coincidente con la marca emblema de la demandante.

En consecuencia, y dado el carácter preponderante del vocablo "auna" y el carácter genérico del vocablo "cable", en las condiciones dichas, se produce, a mi juicio, una similitud hasta el punto de causar confusión en el sentido de la Política Uniforme.

Todo ello dejando al margen el carácter de primer nivel del sufijo del nombre cuestionado (.com) y el carácter accesorio de dicho sufijo, así como la probada semejanza con la denominación social de la demandante, caso éste que ha sido aceptado por el Centro como incluido dentro del ámbito protegido por la Política Uniforme (Caso OMPI No. D2001-1180).

Por consiguiente, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el Parágrafo 4.a.(i) de la Política Uniforme.

El demandante ha probado tener derechos e intereses legítimos en las marcas "auna" y "aunacable", como ha quedado acreditado en los Hechos anteriormente. El demandado, por su parte, no ha probado derecho o legitimidad alguna en relación con el nombre de dominio distintos del hecho mismo de su registro. Hay que recordar que el solo dato del registro del dominio no implica per se la existencia de tales derechos o intereses legítimos en relación con el dominio (Casos OMPI Nos. D2000-0003, D2001-0001 y D2002-0062). Si ese fuese el efecto, prácticamente toda controversia entre marcas y nombres de dominio se resolvería a favor de los titulares de estos últimos. Por tanto, debe tenerse en consideración algún otro dato que permita averiguar si el demandado (en este caso) fue conocido en el mercado con anterioridad al registro del nombre de dominio por la denominación "aunacable" o si, por ejemplo, ha podido acreditar el demandado la existencia de una actividad previa al registro del dominio, y previa también al registro por parte de la demandante de sus marcas, de la que se pueda, en definitiva, deducir la existencia del requisito comentado.

En este sentido, el demandado no ha podido acreditar o probar cualesquiera circunstancias de las antedichas, limitándose a exponer una serie de alegaciones teóricas, sin sustento probatorio, que, por otra parte, resultan inadmisibles. Así hay que enfatizar, en contra del criterio expuesto por el demandado, que el solo hecho de que un dominio esté libre no puede amparar o conceder un derecho o interés legítimo al titular del mismo, puesto que se olvidaría la posible concurrencia de otros derechos o intereses legítimos previos o preferentes. Por otra parte, que el hecho de que el demandado no haya "llenado de contenido" la página web correspondiente, diga el demandado que se debe a los estudios por él seguidos de 2є de bachillerato, no sólo no ha sido probado, sino que, verosímilmente, resulta un argumento falaz. Y, en cualquier caso, no se alcanza a comprender cómo dicha circunstancia puede otorgar algún tipo de derecho o interés legítimo en la titularidad del dominio cuestionado.

Consecuentemente, a la vista de las pruebas presentadas, entiendo que concurre y se ha probado la existencia del requisito exigido por el Parágrafo 4.a.(ii) de la Política Uniforme.

El requisito de la mala fe se estructura en la Política Uniforme sobre la base de las circunstancias previstas en su Parágrafo 4.b).

Este tercer requisito de la Política Uniforme, como ha entendido acertadamente la doctrina, consiste más bien en dos, a saber: la prueba de que ha habido un registro del dominio de mala fe, por un lado, y la prueba de que en la actualidad está siendo todavía usado de mala fe. Se ha optado, de ese modo, por una exigencia cumulativa y no alternativa.

En lo que se refiere al registro del nombre de dominio, hay que tener presente que el demandante ha probado sobradamente la existencia de registros marcarios con el vocablo "auna" anteriores al momento del registro del dominio, siendo los registros de la marca "aunacable" algo posteriores a dicho momento. El dato fundamental a tener presente es no sólo, como antes ha quedado dicho, la similitud existente entre las marcas "auna" (previas en el tiempo) y el nombre de dominio <aunacable.com>, por las razones antes indicadas. Sobre todo no hay que olvidar el hecho de que en el momento del registro del nombre de dominio por el demandado, en los medios se había publicado repetida y ostensiblemente el hecho de la creación de la sociedad demandada, de sus actividades y de su área de comercio, alcanzando notoriedad en ese momento y posteriormente.

Asimismo, hay que tener en cuenta que estamos ante un nombre de dominio de raíz ("aunacable") no usual en el tráfico económico o en el lenguaje usual de las personas, y que tampoco está formado a partir de un nombre enteramente genérico. Antes bien, el dominio coincide básica y fundamentalmente con los derechos de marca y denominación social de la demandante.

Por otra parte, el proceso del registro marcario siempre lleva necesariamente más tiempo que el de un dominio de primer nivel, lo cual es debido a los mayores rigores exigidos por los organismos administrativos de registro de marcas y demás derechos de Propiedad industrial en comparación con los trámites usuales de registro de un nombre de dominio de primer nivel (el cual, estando disponible, puede completarse en 48 horas). Por lo tanto, el nivel de exigencia en cuanto al registro no puede ser el mismo.

Por último, las diferentes marcas "auna" registradas lo están prácticamente en la totalidad de las clases del Nomenclátor internacional, por lo que no cabe dudar de su carácter notorio.

En esas condiciones, y estableciendo un nexo lógico de deducción, es verosímil pensar que el demandado pudo haber conocido, o tuvo la oportunidad bastante para ello, de la existencia de la demandante, de la de sus derechos o intereses legítimos sobre el vocablo "aunacable" o "auna" indistintamente, apropiándose del nombre de dominio ante el hecho de su disponibilidad. En este contexto, conviene recordar, en contra del criterio defendido por el demandado, que la mera disponibilidad de un nombre de dominio no faculta a cualquiera para su registro cuando con ello lesiona derechos de terceros (Caso OMPI No. D2001-0981).

En cuanto al requisito de la mala fe en el uso actual del nombre de dominio disputado, dicho uso de mala fe se acredita por el hecho de que el demandado fuera notificado por el demandante de la vulneración de sus derechos de marca, reconociendo el propio demandado (en su correo electrónico de 9 de abril de 2002) la imagen de empresa de la demandante y su actividad empresarial, dado, además, que el contenido de la página web versa sobre el mundo del cable y de las telecomunicaciones.

Frente a la alegación del demandado de que no comete acto alguno de competencia desleal, conviene poner de manifiesto, en primer lugar, que el demandado ha optado por un dominio .com, es decir, decididamente orientado a la actividad comercial. Por otro, la Ley de Competencia Desleal del año 1991 sanciona cualquier acto objetivamente contrario a la buena fe y que sea llevado a cabo con el ánimo de concurrir con otros operadores. En este sentido, desde el momento en el que el demandado llena de contenido la página web del nombre de dominio, y lo hace ofreciendo información sobre la demandante (pero sin su permiso o autorización), y además haciendo coincidir el dominio con derechos de marca del demandante, no queda más remedio que llegar a la conclusión de que, efectivamente, el demandado está también usando el dominio de mala fe, con ánimo comercial y con el fin de impedir a la demandante el legítimo acceso al dominio cuestionado (Casos OMPI Nos. D2000-1042, D2000-0018).

Por todo ello, entiendo que el nombre de dominio cuestionado fue registrado, y está siendo usado de mala fe.

De acuerdo con lo dispuesto en los Parágrafos 4 (i) de la Política Uniforme y 15 del Reglamento, entiendo que el Demandante ha demostrado la existencia de todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Política Uniforme y el Reglamento para la admisión de la Demanda, ya que existe identidad entre el nombre de dominio y las marcas del demandante; el demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y el demandado lo ha registrado de mala fe, persistiendo en dicho uso en el momento actual.

Por consiguiente, conforme con los preceptos antes mencionados, acuerdo la estimación de la Demanda y la transferencia del Nombre de Dominio al Demandante, de acuerdo con lo solicitado por éste.

Jose Carlos Erdozain
Panelista Único

Fecha: 25 de septiembre de 2002