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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Action Park Multiforme Grupo, S.L. v. Amusement Logic, S.L.

Case No. D2004-0444

 

1. Las Partes

La Demandante es la mercantil Action Park Multiforma, S.L., con domicilio enValencia, Espaa.

El Demandado es la tambin mercantil Amusement Logic, S.L., con domicilio en Valencia, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <action-park.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, Inc., con domicilio en HERNDON, VA 20172-0447.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el“Centro”) el15dejuniode2004. El15dejuniode2004 el Centro envi al registrador va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El17dejuniode2004 el registrador envi al Centro, por correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, tcnico y de facturacin, y sealando, adems, que no haba recibido copia de la demanda. Por medio de correo electrnico de 15dejuniode2004, el Centro puso de manifiesto al Demandante la necesidad de subsanar un error en la demanda, consistente en no haber expresado la jurisdiccin ante la que someterse el demandante ante una eventual accin judicial por parte del demandado, as como en no haber especificado el idioma a seguir en el procedimiento y la justificacin de que fuera en espaol. Por medio de correo electrnico de nuevo escrito recibido en fecha 23dejuniode2004, el Demandante procedi a subsanar los errores enumerados, solicitando que la jurisdiccin fuese la de los juzgados y tribunales correspondientes a Torrente (Valencia), por ser el domicilio del demandado, y que, asimismo, el procedimiento se siguiese en espaol por ser idioma comn a las partes y estar ambas domiciliadas en Espaa. A continuacin, el Centro verific que la Demanda cumpla los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el23dejuniode2004. De conformidad con el prrafo5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el13dejuliode2004. El Escrito de Contestacin a la Demanda fue presentado ante el Centro el13dejuliode2004.

El Centro nombr un Panel formado por tres miembros, dado que el Demandado as lo solicit expresamente. A tal efecto, se nombr a Jos Carlos Erdozain como Presidente del Grupo Administrativo de Expertos, as como a ngel Garca Vidal y Montiano Montiguado, como Panelistas el da 8deseptiembrede2004, recibiendo las correspondientes Declaraciones de aceptacin y de Imparcialidad e Independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el prrafo7 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El demandante es titular de una serie de marcas, referenciadas en los Documentos por l aportados, bajo los nmeros 5 a 9. Dichas marcas son las siguientes:

- Marca espaola denominativa 2.505.623, “Action Park Multiforme Grupo” (para materiales de construccin no metlicos; tubos rgidos no metlicos para la construccin, asfalto, pez y betn; construcciones transportables no metlicas; monumentos no metlicos, especialmente piscinas no metlicas). Fecha concesin: 24marzo2003.

- Marca espaola mixta 2.166.645, “Action Park” (ms grfico) (para servicios de telecomunicaciones). Fecha concesin: 20octubre1998.

- Marca espaola mixta 2.288.635, “Action Park” (ms grfico) (para piscinas no metlicas). Fecha concesin: 5julio2000.

- Marca espaola mixta 2.288.636, “Action Park” (ms grfico) (para servicios de parque de atracciones acutico). Fecha concesin: 5julio2000.

- Marca espaola denominativa 2.407.639 “Action Park” (para servicios de venta al detalle en comercios y servicios de venta al detalle de redes mundiales informticas). Fecha concesin: 5diciembre2001.

El demandante es titular de diversos dominios, entre los que destacan el siguiente por su importancia para este caso, a saber: <actionpark.es>. Contrariamente a lo que indica el demandante en su demanda, el dominio <actionpark.com> est registrado a nombre de otra persona.

La entidad demandante se dedicaba originalmente a comercializar productos de polister reforzado, tales como piscinas, mesas, sillas o cascos de barcos. A partir del ao2000 desarrolla tambin parques acuticos.

El nombre de dominio disputado fue registrado en fecha de 15denoviembrede2002.

La entidad demandada est especializada en la industria del ocio, y en la construccin de parques acuticos, temticos y de animales, coincidiendo su objeto social con el de la demandante.

La demandada inici su actividad comercial el 18denoviembrede1996.

El demandado es titular de diversos nombres de dominio entre los que destaca el siguiente: <actionpark-news.com>.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Segn el Demandante:

El nombre de dominio es idntico a la marca de la que es titular, crendose una evidente confusin entre la marca y el dominio objeto de disputa.

El Demandado carece de derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio disputado. Alega que el demandado no es conocido en el comercio con la denominacin Action Park; que los productos y servicios que ofrece la demandada son los mismos que los que ofrece la demandante, por lo que su objetivo es crear confusin en el consumidor y que, adems, es conocedor de la infraccin cometida merced a un requerimiento que a tal efecto le mand. Aade que el objeto social de la demandada es idntico al de la demandante, y que el administrador solidario y apoderado general de la demandada, respectivamente, don Juan Enrique Zamora Prez y don Amos Casas Lizcano, fueron en su momento director comercial y delegado de ventas respectivamente de la entidad demandante, por lo que, en opinin de esta ltima, ambos poseen informacin de gran trascendencia competitiva en la actividad concurrencial de este mercado.

El demandado usa y registr el nombre de dominio de mala fe, en la medida en que ha intentado atraer con nimo de lucro a los usuarios de internet a su sitio web, aprovechando la posibilidad de crear confusin con la marca del demandante, al dedicarse ambos a la misma actividad.

B. Demandado

Segn el Demandado:

El demandante no ha acreditado que el demandado carezca de inters legtimo para el registro del nombre de dominio objeto de disputa, ni que dicho dominio haya sido registrado de mala fe.

La denominacin “action park” es descriptiva de un servicio determinado consistente en un tipo de parque de atracciones, caracterizado por ser un parque de accin y aventuras.

Aunque existe coincidencia entre el nombre de dominio disputado y la marca de la que el demandante es titular, disiente en que de ello se derive una confusin o riesgo de asociacin entre ellos, ya que la denominacin “action park” es descriptiva de los servicios y carece de distintividad. En opinin del demandado, el registro de una denominacin genrica no puede tener el mismo alcance que una denominacin de fantasa, por lo que rechaza que el demandado pueda arrogarse un monopolio de exclusividad sobre la denominacin “action park”.

Existen otros registros marcarios en Estados Unidos de Amrica que probaran la falta de distintividad de la denominacin “action park”.

La demandante se limita a sealar los supuestos que contempla la Poltica Uniforme respecto de la existencia o inexistencia de intereses legtimos o derechos. Que no es conocida la demandada por la denominacin Action Park sino por su propia denominacin social, Amusement Logic, SL; utilizando el dominio en relacin con una oferta legtima de sus productos, destinados a la construccin de parques de ocio, no habiendo nunca intentado desviar o equivocar a los consumidores sobre la procedencia empresarial o titularidad del dominio.

Que el hecho de que algunas personas, antes relacionadas con la demandante, ahora tengan relacin jurdica con la demandada, no debe interpretarse como un indicio de uso de mala fe, sino como un ejercicio legtimo de libertad de actividad empresarial.

Se niega, por ltimo, que el nombre de dominio disputado haya sido registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro al demandante.

 

6. Debate y conclusiones

El Prrafo15.(a) del Reglamento establece que el Panel Administrativo resolver la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Poltica uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. En atencin a esta facultad concedida, el Grupo de Expertos basar su decisin no slo en el Reglamento o en la Poltica uniforme, sino tambin en las normas y principios de Derecho que sean aplicables a ambas partes a la vista de su comn nacionalidad (Caso OMPI No.D2000-0001, Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, y Caso OMPI No. D2000-0896, Creative Labs (UK), Ltd. y Creative Labs, S.L. v. Pilar Caas Curto), constando, adems, que las mismas residen en el mismo pas.

En el presente caso, por consiguiente, sern de aplicacin junto con las reglas de la Poltica uniforme y del Reglamento, la legislacin espaola sobre proteccin de marcas y signos distintivos, la regulacin sobre prohibicin de prcticas consideradas como desleales.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

A la vista de las marcas registradas por el Demandante y del nombre de dominio cuestionado, no puede haber duda de que existe o se da el requisito de la identidad entre unas y otro (Caso OMPI No. D2003-1014, TV Globo Ltda. v. Web Soft, y Caso OMPI No. D2003-1010, Paynova AB v. Akram Mehmood), ya que existe una identidad plena entre las letras que conforman ambos. Si se sustituye la parte denominativa de las marcas en cuestin con el nombre de dominio objeto de controversia es claro que existe una total identidad y se da acceso en Internet a la pgina web del Demandado.

El solo hecho de que exista un guin de separacin entre la primera palabra (“Action”) y la segunda (“Park”) no aade ni resta diferencia alguna, siendo la del requisito de la identidad a examinar una cuestin meramente fontica.

En cuanto a la argumentacin de la demandada, relativa al carcter “dbil” de la marca opuesta por la demandante, estima este Grupo de Experto que dicha cuestin excede del mero examen que debe llevarse a cabo en relacin con el requisito previsto en el Prrafo4.a.(i) de la Poltica Uniforme, en donde el panel nicamente se debe limitar a constatar la existencia de una identidad o similitud hasta el punto de causar confusin entre el dominio disputado y la marca o nombre comercial del demandante. Dada la existencia de un derecho de marca, vlidamente registrado, la labor del Grupo de Expertos se limita, pues, a comprobar la existencia de ese requisito, sin entrar en mayores disquisiciones. Menos an cuando el caso analizado se refiere a la comprobacin de una “identidad” y no tanto a la de una “similitud hasta el punto de causar confusin”. No obstante, ms adelante, se volver sobre esta cuestin.

Por tanto, el Grupo de Expertos entiende que se cumple el requisito previsto en el Prrafo4.a.(i) de la Poltica uniforme.

B. Derechos o intereses legtimos

Ciertamente, conforme a lo dispuesto en el Prrafo4.a.(ii) de la Poltica Uniforme, la carga de la prueba para el demandante se torna harto difcil, al consistir bsicamente en demostrar una actividad (la del demandado) que, la mayora de las ocasiones, ser ms fcil demostrar al propio demandado por ser el que, indudablemente, mejor conoce su reputacin en el mercado o los usos que haya podido hacer del domino cuestionado.

Sin embargo, pese al reconocimiento de esa dificultad en el onus probandi no debe quedar exento el demandante de aportar algn elemento de juicio o probatorio que permita colegir la inexistencia de derechos o intereses legtimos en el demandado en relacin con el nombre de dominio objeto de controversia.

En este sentido, el demandante se limita, en un primer momento, a poner de manifiesto simplemente los supuestos previstos por la Poltica Uniforme, sin siquiera hacer un esfuerzo por encontrar una conexin entre la actividad del demandado previa al uso del dominio y la utilizacin actual del mismo.

As, aceptamos el argumento del demandado de que utiliza el nombre de dominio como medio para ofrecer comercialmente, con una apariencia de legitimidad, productos propios. Asimismo, y como se ha podido observar a partir de la documental aportada por la demandada, una vez introducida la palabra “action park” en los buscadores ms conocidos, el resultado que aparece es favorable al demandante, en la medida en que su pgina web bajo el ccTLD (es) aparece en primer lugar en la mayora de los casos. Por consiguiente, no parece que el demandado quiera atraer clientela del demandante o tenga una predisposicin consciente a ello.

Por otra parte, el hecho de que ambas empresas tengan un mismo objeto social no debe ser determinante de que la demandada pretenda crear confusin, ni tampoco puede limitarse la capacidad que tienen los seores don Juan Enrique Zamora Prez y don Amos Casas Lizcano de poder crear empresas por su cuenta y riesgo y competir en el mercado con la demandante o con otras empresas del sector con un comportamiento regido por parmetros de lealtad. Otro razonamiento sera tanto como restringir la libertad de empresa (y consecuentemente de concurrencia) que reconoce el artculo 38dela Constitucin.

En este sentido, no ha probado el demandante que el demandado se haya hecho con clientes tradicionales de aqul de forma desleal, ni tampoco ha aportado cifras de prdidas a consecuencia del uso por el demandado del nombre de dominio, mxime cuando ste lleva registrado dos aos, y cuando la actividad del demandado dio comienzo en noviembrede1996. Por consiguiente, de las pruebas aportadas, no se deduce que el demandado haya cometido algn tipo de deslealtad sancionable por el Ordenamiento para con el demandante.

En este sentido, merece traer a colacin la cuestin del carcter genrico de la expresin “action park” a la que hace alusin la demandada. En efecto, tal y como ha demostrado la demandada, la expresin “action park” es utilizada, con carcter general, en el mercado para designar parques de atracciones especiales. Ello disminuye el carcter distintivo que pueda tener la marca opuesta, el cual se ve reforzado, desde un punto de vista registral, al haberse solicitado y concedido una marca mixta (en la que se protege una parte denominativa junto con una parte grfica).

As, es cierto que existe un derecho de marca previo en Espaa sobre un signo en el que se incluye el trmino “action park”. Pero no es menos cierto que el demandado slo est utilizando dicha expresin para describir sus servicios. De hecho, si aplicsemos la Ley de Marcas de2001, este supuesto podra entrar en la hiptesis prevista en su art.37, el cual permite usar un signo coincidente o confundible con una marca ajena con fines descriptivos.

Asimismo, el resultado obtenido de la introduccin de las palabras “actionpark” en los buscadores pone de manifiesto, igualmente, que esas palabras son ciertamente usuales para designar un determinado tipo de actividades ldicas y de esparcimiento (vanseDocumentos Nms. 3 y 4delos aportados por el demandado).

Teniendo en cuenta el carcter territorialmente ilimitado de Internet y el uso que el demandado ha hecho del nombre de dominio, aparentemente de buena fe, no parece apropiado que el demandante pueda arrogarse un uso exclusivo de la denominacin “action park”.

Consecuentemente, el Grupo de Expertos entiende que no se da el requisito exigido por el Prrafo4.a.(ii) de la Poltica uniforme.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

En la medida en que no se da el requisito previsto en el apartado anterior, y teniendo en cuenta que para que la demanda prospere es necesaria la concurrencia cumulativa de los tres requisitos previstos en la Poltica Uniforme en su Seccin 4, este Grupo de Expertos entiende que no tiene sentido entrar a analizar la concurrencia del requisito relativo al registro y uso de buena fe del dominio objeto del procedimiento.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con los prrafos4.i) de la Poltica y 15delReglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <action-park.com> no sea transferido al Demandante, ya que el Demandante no ha demostrado que el Demandado carezca de derechos o intereses legtimos en relacin con el nombre de dominio objeto de este procedimiento.

 


 

Jos Carlos Erdozain
Panelista Presidente

Montiano Monteagudo
Panelista

ngel Garca Vidal
Panelista

Fecha: 1deoctubre de2004

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2004/d2004-0444.html

 

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