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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Microsoft Corporation v. Mocosoft o Agregar a Favoritos S.L.

Caso N° 2004-0735

1. Las Partes

La demandante es Microsoft Corporation, de Redmond, Washington, EE.UU. de Amйrica.

El demandado es Mocosoft, de Mбlaga, Fuengirola, Espaсa, o Agregar a Favoritos S.L., de Madrid, Espaсa. Ver la secciуn 6, A, infra.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <mocosoft.com> y <mocosoftx.com>. El registrador de ambos nombres de dominio es directNIC.com, de Intercosmos Media Group, Inc., New Orleans, Louisiana, EE.UU. de Amйrica.

3. Iter Procedimental

El 10 de septiembre de 2004 la demanda se enviу al Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) vнa correo electrуnico. En la misma fecha el Centro acusу recibo de la demanda y enviу al registrador directNIC.com, vнa correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. El mismo dнa el Centro recibiу la respuesta de directNIC.com, informando que tiene registrado los dominios <mocosoft.com> con MOCOSOFT como titular, y <mocosoftx.com >, con Agregar a Favoritos S.L. como titular, y que en ambos casos el contacto administrativo es Carlos Pavнa. El 14 de septiembre de 2004, la demanda se presentу en copia papel.

En respuesta a la comunicaciуn del Centro del 15 de septiembre de 2004, de que la demanda era administrativamente deficiente en cuanto al nombre de la entidad registradora de los dominios, la demandante enviу el mismo dнa al Centro la correspondiente modificaciуn a la demanda por vнa electrуnica. El 16 de septiembre de 2004, la demandante enviу la modificaciуn en copia papel. El 17 de septiembre de 2004, el Centro verificу que la demanda, junto con su modificaciуn, cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”) y, de conformidad con los Pбrrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, notificу formalmente la Demanda y el comienzo al procedimiento administrativo al demandado.

De conformidad con el Pбrrafo 5(a) del Reglamento, la fecha lнmite para contestar a la demanda se fijу para el 7 de octubre de 2004. El Grupo considera que al notificar la demanda como lo hizo el Centro ha actuado correctamente (ver secciуn 6 A, infra). El 7 de octubre de 2004, el demandado enviу la contestaciуn a la demanda por email. El 11 de octubre de 2004, llegу al Centro la copia papel.

Habiendo recibido las respectivas declaraciones de aceptaciуn, y de imparcialidad e independencia, el 11 de noviembre de 2004, el Centro designу a Gabriela Paiva Hantke y Бngel Garcнa Vidal como expertos integrantes del Grupo, y a Roberto Bianchi en calidad de experto presidente, en conformidad con el Pбrrafo 7 del Reglamento. La decisiуn del Grupo sobre el fondo de la controversia debe enviarse al Centro a mбs tardar el 25 de noviembre de 2004.

Con relaciуn al idioma del procedimiento, y ante un pedido del Demandado, con fecha 16 de noviembre de 2004, el Grupo dictу por unanimidad, y el Centro notificу a las Partes, la Orden de Procedimiento N° 1, que dice lo siguiente:

“1. Considerando que el Grupo Administrativo de Expertos (“el Grupo”) fue designado el 11 de noviembre de 2004, y que a la fecha sus integrantes sуlo han recibido por email la versiуn electrуnica del expediente, con la demanda y la contestaciуn a la demanda, sin anexos, y que en los prуximos dнas han de recibir la versiуn completa del expediente en papel;

“2. Considerando ademбs que, segъn el Pбrrafo 11 del Reglamento, el idioma del procedimiento serб el del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa, salvo acuerdo de partes o que el Grupo determine otra cosa (nuestra bastardilla);

“3. Considerando asimismo que en este caso el acuerdo de registro estб en idioma inglйs, que la demanda se ha presentado en inglйs, y que el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (“el Centro”) hasta ahora ha tramitado el expediente en idioma inglйs;

“4. Considerando por otra parte que el demandado ha solicitado que el procedimiento se tramite en espaсol, habida cuenta que el demandante estб representado por un despacho de abogados espaсol, que el demandado es espaсol y que la jurisdicciуn competente para conocer de una eventual impugnaciуn de lo que decida este Grupo es la espaсola; alega ademбs el demandado que “[d]e otra forma, se estarнa causando una grave indefensiуn a esta parte, que conculcarнa nuestros principios constitucionales.” Ver contestaciуn de demanda, secciуn VI;

“5. Considerando ademбs que los abogados-representantes de las partes son de nacionalidad espaсola o residen en Espaсa, y que los tres miembros del Grupo Administrativo tienen como lengua materna la espaсola, y conocen y utilizan suficientemente el idioma inglйs, y que la parte demandante sugiriу la designaciуn de un grupo de expertos integrado por personas que usen el idioma espaсol. Ver demanda, pбrrafo 14;

“6. Considerando ademбs que, como se decidiу en el Caso OMPI N° D2001-0582, citado oportunamente por el demandado, el Grupo debe decidir la cuestiуn del idioma del procedimiento sin demora, de manera equitativa, sin afectar los actos cumplidos antes de la designaciуn del Grupo, ni aumentar el costo del procedimiento;

“7. Considerando finalmente que al decidir esta cuestiуn no es necesario que el Grupo examine el argumento planteado por el demandado, sobre una supuesta indefensiуn en que quedarнa si el procedimiento fuera a proseguir en inglйs. El Grupo tampoco puede acompaсar la especulaciуn del demandado sobre intenciones supuestamente aviesas al presentarse una demanda en el idioma del acuerdo de registro, a falta de un acuerdo de partes en otro sentido, y sin conocer el demandante cuбl serнa la posiciуn del demandado sobre el idioma del procedimiento.

“Por todo ello, el Grupo, conforme con el Pбrrafo 11 del Reglamento, resuelve:

a) Continuar el presente procedimiento en idioma espaсol, en el que estarб redactada la presente orden, cualesquiera otras comunicaciones del Grupo o de las Partes, y la decisiуn sobre el mйrito.

b) Declarar que hasta el dictado de la presente orden el procedimiento estuvo correctamente tramitado en idioma inglйs, y

c) No requerir traducciуn al espaсol de las comunicaciones anteriores a la presente orden, ni de sus documentos anexos.”

No hubo otras уrdenes de procedimiento, ni se dictaron prуrrogas.

4. Antecedentes de Hecho

Segъn lo acreditу la demandante con las impresiones del sitio web de la base de datos de la OAMI Online - y sin cuestionamiento por el demandado - la demandante es titular de las siguientes marcas comunitarias, indicadas por nъmero:

- 79.244: Registro 13-10-1997. MICROSOFT VISUAL TOOLS (diseсo figurativo). Clase 9.

- 330.910. Registro: 14-12-1998. MICROSOFT. Clases 35, 41 y 42.

- 479.956. Registro: 2-11-1998. MICROSOFT. Clase 9.

- 530.253. Registro: 27-7-1998. MICROSOFT (diseсo figurativo). Clases 9, 16, 25, 38, 41 y 42.

- 951.459. Registro: 16-8-1999. MICROSOFT OFFICE 2000. Clase 9.

- 978.668. Registro: 27-9-1999. MICROSOFT TAXSAVER. Clase 9.

- 1.299.015. Registro: 17-4-2000. E MICROSOFT INTERNET EXPLORER (diseсo figurativo). Clase 9.

- 1.845.874. Registro: 7-5-2001. MICROSOFT EMBEDDED VISUAL TOOLS (diseсo figurativo). Clase 9.

- 2.157.113. Registro: 16-12-2002. MICROSOFT OFFICE XP. Clases 9, 16, 38 y 42.

- 2.191.021. Registro: 28-10-2002. MICROSOFT TV (diseсo figurativo). Clases 9, 16, 28, 35, 38, 41 y 42.

La demandante, segъn lo probу con impresiones de la base de datos de la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas (OEPM), tambiйn es titular de las siguientes marcas espaсolas, listadas por nъmero:

- 998.032. Registro: 6-6-1982. MICROSOFT. Clase 9.

- 1.653.117. Registro: 1-12-1991. MICROSOFT. Clase 41.

- 1.653.118. Registro: 1-12-1991. MICROSOFT. Clase 42.

- 1.793.423. Registro: 1-2-1994. MICROSOFT AT WORK. Clase 9.

- 1.921.270. Registro: 16-12-1994. MICROSOFT OFFICE COMPATIBLE (diseсo figurativo). Clase 9.

- 1.961.398. Registro: 16-6-1995. MICROSOFT. Clase 38.

- 1.965.148. Registro: 16-7-1995. MSN THE MICROSOFT NETWORK. Clase 38.

- 2.189.978. Registro: 16-12-1998. MICROSOFT OFFICE 2000 (diseсo figurativo). Clase 9.

Como prueba la demandante acompaсando copias de varias decisiones (Casos OMPI Nros. D2002-1039, D2000-1500 y D2004-0046) otros panelistas han considerado la marca MICROSOFT o mundialmente famosa o, por lo menos, internacionalmente bien conocida, al menos en cuanto se refiere a informбtica, productos y servicios informбticos y de comunicaciones, entre otros. Esto tampoco ha sido cuestionado por el demandado. El Grupo comparte la opiniуn de los paneles en los casos mencionados y reconoce sin dificultad que las marcas MICROSOFT de la Demandante son famosas, o, por lo menos, bien conocidas, tanto en Espaсa como en muchos otros paнses.

Segъn informу el registrador directNic.com el 10 de septiembre de 2004, el nombre de dominio <mocosoft.com> estб registrado desde el 13 de junio de 2000, siendo su actual titular la entidad denominada Mocosoft. El nombre de dominio <mocosoftx.com> estб registrado desde el 17 de mayo de 2001, siendo su titular actual Agregar a Favoritos S.L. La creaciуn de ambos registros es posterior al registro de la marca MICROSOFT por la demandante. Nуtese que la informaciуn sobre titularidad de los dominios en que se basу la demandante (Ver anexo 1 de la demanda) para nombrar exclusivamente a Mocosoft como demandado estб contenida en una impresiуn bajada del “whois” de Network Solutions, impresa el 1° de julio de 2004.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Resumidamente la Demandante alega lo siguiente:

- Hay similitud confundible entre MICROSOFT por una parte, y MOCOSOFT o MOCOSOFTX, por la otra, especialmente teniendo en cuenta la tipografнa estilizada que se utiliza para Mocosoft en los sitios Web del demandado, idйntica a la tipografнa registrada por la demandante para varias de sus marcas MICROSOFT.

- El demandado no tiene derechos marcarios sobre MICROSOFT en Espaсa o en cualquier otro paнs. Carece de derechos o intereses legнtimos sobre esos nombres de dominio, y no tiene ni relaciуn con el demandante ni su permiso para usar su nombre comercial.

- Existiу mala fe al momento de registrar los nombres de dominio ya que al registrarlos el demandado ha tratado intencionalmente de atraer, con fines de ganancia comercial, usuarios de Internet a su sitio Web o a otra locaciуn en lнnea, creando una probabilidad de confusiуn con la marca del demandante en cuanto al origen del sitio web. No es posible que el registrante haya registrado los nombres de dominio sin estar consciente de los derechos marcarios y fama del demandante en el sector de las telecomunicaciones.

- El uso de los nombres de dominio es de mala fe ya que los sitios web respectivos tienen contenido pornogrбfico, asн que no sуlo existe riesgo de confusiуn en el pъblico, en cuanto a la asociaciуn con el demandante y en cuanto al origen, sino tambiйn un claro daсo a la reputaciуn y clara denigraciуn de la demandante.

B. Demandado

En resumen el Demandado alega lo siguiente:

- Los nombres de dominio no son idйnticos ni confundiblemente similares a las marcas del demandante. No corresponde citar, como lo hace la demandante, casos en los que se decidiу que habнa mala fe y denigraciуn de la marca del demandante por la publicaciуn de contenido pornogrбfico en el sitio del demandado, cuando el nombre de dominio no es ni idйntico ni confundible con la marca del demandante.

- En <mocosoft.com> y en <mocosoftx.com> existe una actividad independiente de la actividad que desarrolla Microsoft. El demandado nunca tuvo la intenciуn de confundir a los usuarios porque no existe riesgo de confusiуn entre Microsoft y “mocosoft” o “mocosoftx”, precisamente por el empleo de contenido pornogrбfico, cuya publicaciуn fue decidida por el demandado ante el escaso йxito anterior de los sitios bajo los nombres de dominio en disputa.

- El demandado no registrу los nombres de dominio con mala intenciуn. Siempre ha hecho un uso legнtimo de los mismos y nunca se ha alquilado, vendido o cedido, ni se ha exigido ninguna contraprestaciуn econуmica por йl. Nunca se ha tenido la intenciуn de atraer usuarios a la web, creando confusiуn con la marca Microsoft, puesto que no existe riesgo de confusiуn, y menos aъn entre las actividades correspondientes a esas denominaciones.

- En el momento del registro no hubo mala fe, ya que se creу una pбgina web dedicada a la prestaciуn de servicios por Internet, como cuentas de correo electrуnico. La intenciуn primera del demandado, ante la inminente “caнda” del dominio por falta de pago, era la de conservar la cuenta de correo electrуnico que usaba. Posteriormente decidiу intentar explotar el dominio para su rentabilizaciуn, pero nunca con la intenciуn de comerciar con el mismo o de confundir al usuario.

6. Debate y conclusiones

A Cuestiуn previa

Antes de entrar al fondo de la disputa debemos decidir una cuestiуn previa. El demandado sostiene que, siendo Agregar a Favoritos S.L. la actual titular de ambos dominios en disputa, es a esta mercantil a quien se debiу notificar la demanda y el comienzo del procedimiento. No habiendo sido asн, alega, la notificaciуn es nula y la invalidez alcanza a todo lo actuado con posterioridad en este procedimiento. Por eso pide se subsane este incumplimiento formal, al menos en relaciуn con el nombre de dominio <mocosoftx.com>.

Dadas las circunstancias de este caso el Grupo no puede concordar con esa alegaciуn. Es verdad que conforme al pбrrafo 1 del Reglamento el demandado es “el titular del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una actuaciуn en relaciуn con una demanda”, y que de acuerdo al pбrrafo 3 c) del Reglamento “[l]a demanda podrб abarcar mбs de un nombre de dominio, siempre y cuando los nombres de dominio hayan sido registrados por el mismo titular del nombre de dominio.” Como dijo otro panel: “[e]l tйrmino “titular” [“holder”] no estб definido explнcitamente. Sin embargo, se desprende claramente del pбrrafo 2(a)(i) [del Reglamento] que un “titular” significa una entidad con relaciуn a la cual hay datos disponibles en la base de datos WHOIS del registrador del nombre de dominio”. Por lo tanto “el demandado es la entidad que es el registrante en una registraciуn de nombre de dominio contra el cual se iniciу una demanda”. Ver Caso OMPI N° D2000-0198, Gateway, Inc. v. James Cadieux, 25 de mayo de 2000.¹

Sin embargo, en el presente caso Agregar a Favoritos S.L., titular del dominio <mocosoftx.com>, antes registrado a nombre de Mocosoft, se anoticiу de la demanda en un procedimiento ICANN a travйs de su contacto administrativo y propietario. El nuevo titular pudo ejercer su derecho de defensa mediante la contestaciуn de demanda, y aъn antes de ella. Si efectivamente contesta la demanda – como lo hizo - no puede plantear objeciones formales en cuanto a la designaciуn de demandado si reconoce que, ya sea por propia distracciуn u otro motivo sуlo a ella atribuible, ha omitido efectuar la transferencia de <mocosoft.com> a su propio nombre. El pedido de subsanaciуn del demandado es difнcilmente comprensible. Es que acaso Agregar a Favoritos S.L. no estб contestando la demanda iniciada contra Mocosoft, que es quien figura como titular de <mocosoft.com>? Agregar a Favoritos S.L. carecerнa de toda legitimaciуn en relaciуn con <mocosoft.com>, a menos que Agregar a Favoritos S.L. sea el sucesor en tнtulo de Mocosoft tambiйn en lo referido a<mocosoft.com> , y no – como sostiene - sуlo en relaciуn con <mocosoftx.com>, o bien que Agregar a Favoritos S.L. sea exactamente lo mismo que Mocosoft a los fines de este procedimiento. El pedido de anulaciуn que formula el demandado aparece por lo menos como contradictorio, y como tal no puede aceptarse ya que de otro modo conducirнa a una dilaciуn injustificada del procedimiento.

Es verdad que a veces se ha rechazado una demanda por incumplimiento de aspectos formales con relaciуn a un nombre de dominio, por ejemplo cuando el titular registral del dominio no fue nombrado como demandado en la demanda, pero esa decisiуn se adoptу en un caso en el que no se presentу contestaciуn a la demanda. Ver Caso Gateway, citado supra.

Distinta es la soluciуn cuando, como en este caso, se contesta la demanda. En el Caso OMPI N° D2000-0166, Plaza Operating Partners, Ltd. v. Pop Data Technologies, Inc. and Joseph Pillus, 1° de junio de 2000, aunque el demandado no habнa sido nombrado en la demanda, el panel decidiу que era competente porque el demandado se habнa sometido voluntariamente a la jurisdicciуn del panel. En otro caso, citando a Plaza Operating Partners, se decidiу que aunque en la demanda se habнa nombrado como demandado a una persona distinta de quien la contestу, quien figuraba como titular registrante del dominio se enterу del procedimiento y habнa participado activamente en el mismo. En consecuencia, se decidiу que habнa consentido la jurisdicciуn del panel y por lo tanto fue tratado correctamente como demandado. Ver Caso OMPI N° D2000-0252, Inter-Continental Hotels Corporation v. Khaled Ali Soussi, 5 de julio de 2000.

La existencia de ciertos elementos en comъn ha sido tenida en cuenta por los paneles para decidir que hay identidad o estrecha relaciуn entre entidades que sуlo aparentemente son distintas entre sн. En el Caso OMPI N° D2000-0750, DG Bank AG v. Xuhui, Dai, 4 de septiembre de 2000, el panel concluyу que la entidad denominada “Pearl” y el demandado no carecнan de relaciуn entre sн: ambas tenнan la misma direcciуn postal, el mismo nъmero de telйfono y la misma direcciуn de correo electrуnico, por lo que concluyу que el demandado era idйntico a Pearl o estaba muy estrechamente relacionado con Pearl. Para ello tuvo en cuenta que la identidad de direcciуn de email era una prueba concluyente de que habнa una conexiуn cercana o una comъn identidad entre Pearl y el demandado. Textualmente se dijo “Una direcciуn de email en una compaснa normalmente solamente se adjudica a una sola persona individual o a un grupo cerrado de personas, y no se comparte con partes no relacionadas”. En el Caso OMPI N° D2000-0940, National Collegiate Athletic Association v. Rodd Garner and IntheZone.ws, 7 de noviembre de 2000, el panel actuante resolviу que Rodd Garner e IntheZone.ws serнan tratados como un ъnico demandado a los fines del procedimiento, ya que ambos usaban la misma direcciуn electrуnica, y uno de ellos en correspondencia con el demandante indicу que ejercнa control sobre cada uno de los nombres en disputa. Por otra parte, no se habнa proporcionado evidencia de que los dos titulares de las registraciones correspondieran a entidades legales distintas o, si se referнan a entidades legales distintas, estas entidades tuvieran diferente dueсo [“beneficial ownership”]. La decisiуn de tratar a ambas entidades como un demandado ъnico se adoptу “a la luz de la comъn informaciуn de registro y al patrуn de conducta.”

En otro caso un panel de la OMPI considerу una situaciуn similar a la que nos ocupa, decidiendo que el Centro habнa notificado correctamente la demanda aъn cuando quien habнa sido nombrado en la demanda como demandado no era el titular de ninguno de los nombres de dominio, los nombres de dominio no estaban a nombre del mismo titular, y algunos titulares no habнan sido mencionados como demandados en la demanda. Para ello el panel actuante tuvo en cuenta bбsicamente que todos los nombres de dominio tenнan el mismo contacto administrativo, y que esta persona tenнa influencia sobre los titulares de los dominios. El panel, ademбs, considerу que el contacto administrativo era la persona responsable de y beneficiada por el registro de cada uno de los nombres en disputa y, por lo tanto, decidiу que en sustancia los demandados habнan sido nombrados apropiadamente con relaciуn a todos los nombres de dominio en disputa. Ver Caso OMPI N° D2000-0034, ISL Marketing AG, and The Federation Internationale de Football Association v. J.Y. Chung, Worldcup2002.com, W Co., and Worldcup 2002, 3 de abril de 2000.

En la presente disputa, de acuerdo a lo informado por el registrador directNic.com, <mocosoft.com> figura a nombre de Mocosoft, de Rodrigo de Triana 10, 4D, Mбlaga, Fuengirola 29640, telйfono 678530328. A pesar de lo que se dice en la contestaciуn de la demanda, sуlo <mocosoftx.com> figura a nombre de Agregar a Favoritos S.L., de Calle Ilustraciуn 21, 6D, Madrid, Madrid 28008, telйfono 678530328. Ambos dominios tienen el mismo contacto administrativo, el seсor Carlos Pavнa, con la diferencia de que mientras que en la registraciуn de <mocosoft.com> los datos de contacto del seсor Pavнa son webmaster@mocosoft.com, direcciуn Rodrigo de Triana 10, 4D, Mбlaga, Fuengirola 29640, Espaсa, telйfono 678530328, en lo que toca a <mocosoftx.com> los datos de contacto del seсor Pavнa son cpavia@ya.com, Calle Ilustraciуn 21, 6D, Madrid, Madrid 28008, Espaсa, telйfono 678530328.

Como se ve, Agregar a Favoritos S.L. tiene el mismo nъmero de telйfono que el anterior titular, Mocosoft, y que el seсor Pavнa: el nъmero 678530328. Difнcilmente pueda imaginarse que personas no нntimas entre sн compartan algo tan privado como el nъmero de telйfono, ya que para eso es preciso que los que lo comparten coexistan en un mismo lugar, o hasta sean una y la misma persona o entidad. En cualquier caso, si no hay identidad, al menos debe existir una relaciуn muy estrecha entre quienes asн conviven.

Cabe asimismo referirse al documento 7 anexo a la contestaciуn de demanda, consistente en una demanda judicial para la celebraciуn de un acto de conciliaciуn, recibida por el juzgado de primera instancia de Madrid el 6 de octubre de 2004. En dicha demanda el seсor Carlos Pavнa Noriega declara ser “legнtimo titular” de ambos dominios en disputa. Asimismo, como documento 5 anexo a la contestaciуn de demanda figura la escritura de constituciуn de la mercantil Agregar a Favoritos S.L., fechada en Madrid el 26 de julio de 2002. A tenor de la clбusula tercera el seсor Carlos Pavнa Noriega, con el mismo domicilio que la sociedad que se constituye, suscribe 99 participaciones sociales de las 100 que conforman el capital social, o sea el 99% del capital. El 1 por ciento restante lo suscribe el seсor Gabriel-Marнa Pavнa Noriega. En el mismo acto se decidiу que el seсor Carlos Pavнa Noriega sea el administrador ъnico de la sociedad. Es evidente que el seсor Carlos Pavнa tiene el control efectivo de la mercantil.

Por ъltimo, los servidores de dominio son los mismos para los dos nombres de dominio: DNS1.NAME-SERVICES.COM 63.251.163.102, DNS2.NAME-SERVICES.COM 216.52.184.230, DNS3.NAME-SERVICES.COM 63.251.83.36, DNS4.NAME-SERVICES.COM 64.74.96.242 y DNS5.NAME-SERVICES.COM 212.118.243.118.

De todo lo anterior el Grupo concluye que entre el seсor Carlos Pavнa, Mocosoft y Agregar a Favoritos S.L. hay unidad de intereses y de acciуn. Por lo tanto, a los fines de este procedimiento, podrнa ser tenido como demandado ъnico el seсor Carlos Pavнa, quien en relaciуn con ambos dominios en disputa se sirve de dos entidades. Alternativamente, puede considerarse como demandado ъnico a “Mocosoft” o “Agregar a Favoritos S.L.”, o aъn considerar a estas dos ъltimas entidades como demandados, en plural. En cualquier caso el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI procediу correctamente, esto es, conforme al parбgrafo 2(a) del Reglamento, cuando notificу la demanda tanto a Mocosoft (c/o Carlos Pavнa) en Rodrigo de Triana, N° 10, 4° D, Fuengirola, Mбlaga, como al “Administrative Contact” Carlos Pavнa, de Calle Ilustraciуn 21, 6D, Madrid. La prueba que la notificaciуn se hizo donde y a quienes debнa practicarse es que la mercantil Agregar a Favoritos S.L. contestу la demanda relativa a ambos nombres de dominio, y que el abogado seсor Maestre fue debidamente autorizado para ello por el seсor Carlos Pavнa Noriega (ver documento 1 anexo a la contestaciуn de demanda), quien recibiу la demanda en su domicilio, y sigue siendo contacto administrativo tanto de la mercantil como de “Mocosoft”.

La finalidad de una notificaciуn adecuada en un procedimiento en que un tercero neutral adopta una decisiуn para zanjar una controversia entre partes, es que pueda ejercerse la propia defensa adecuadamente. En este caso esa garantнa se ha cumplido satisfactoriamente.

Para reflejar adecuadamente la situaciуn expuesta el Panel decide que la carбtula del presente caso en cuanto al nombre de las partes sea: “Microsoft Corporation v. Mocosoft o Agregar a Favoritos S.L.”

En lo que sigue, el Grupo examinarб la cuestiуn de fondo, esto es si la demandante ha conseguido probar los extremos del Pбrrafo 4(a) de la Polнtica: identidad o similitud confundible, falta de derechos o intereses legнtimos, y registro y uso de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Alega la demandante que hay similitud confundible entre MICROSOFT por una parte, y MOCOSOFT o MOCOSOFTX, por la otra, especialmente teniendo en cuenta la tipografнa estilizada que se utiliza para MOCOSOFT en los sitios Web del demandado, idйntica a la tipografнa registrada por la demandante para varias de sus marcas MICROSOFT. Agrega la demandante que el demandado convirtiу MICROSOFT en MOCOSOFT (o MOCOSOFTX) cambiando ligeramente el comienzo de la palabra (“MICRO”) en “MOCO”, reemplazando la primera “i” por “o”, y omitiendo la “r”. Ademбs, alega la demandante, “moco” es peyorativo en espaсol, la pronunciaciуn de MICROSOFT y MOCOSOFT es muy similar, dado que la pronunciaciуn se hace sнlaba por sнlaba, y cuando se pronuncian ambas palabras los sonidos son muy similares. Todo ello en el contexto de que MICROSOFT es una marca famosa, y de que no es concebible que el demandado haya ignorado esa circunstancia.

El demandado niega que los nombres de dominio en cuestiуn sean confundibles con las marcas de la demandante. Dice que Mocosoft es un nombre que fбcilmente se puede descomponer en “moco” y “soft”. “Soft” serнa un vocablo genйrico, muy utilizado en el campo de la informбtica y que coincide con la segunda parte de la marca “Micro-soft”. No es procedente comparar dos nombres por un tйrmino tan genйrico como soft. Los tribunales espaсoles, agrega el demandado, utilizan el criterio llamado “factor tуpico”, que consiste en comparar las sнlabas que encabezan las denominaciones de las marcas, debido a la importancia fonйtica que tiene la primera sнlaba. Considera el demandado que no existe semejanza, ya que la comparaciуn se hace entre Mi-cro y Mo-co, de modo que no puede decirse que exista riesgo de confusiуn. Existe otro criterio en el que se comparan las vocales de los dos tйrminos porque tienen mayor relevancia a efectos sonoros, pero en este caso tampoco coinciden.

Considera el Grupo que de acuerdo al pбrrafo 4(a)(i) de la UDRP se exige la prueba de que el nombre de dominio sea “idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn” con respecto a la marca. No basta con que el nombre de dominio sea similar o parecido – como sн alcanza en el derecho marcario – sino que ha de ser confundible. A la hora de valorar dicha confundibilidad ha de tenerse en cuenta que, por las caracterнsticas tйcnicas de los nombres de dominio, las peculiaridades grбficas de la marca han de ser dejadas de lado. Es cierto, como sostiene la demandante, que en la pбgina web del demandado en la palabra “Mocosoft” se utiliza una tipografнa idйntica o similar a la de las marcas mixtas de la demandante, pero esa tipografнa sуlo puede observarse una vez que el usuario de Internet ya se ha conectado con el sitio del demandado.

Por esta razуn, la similitud de la marca y el nombre de dominio ha de ser valorada desde la perspectiva fonйtica y conceptual. Desde la vertiente conceptual el Grupo considera que no existe confusiуn posible. Para una persona de habla hispana es claro que “mocosoft” o “mocosoftx” no son tйrminos confundibles con “Microsoft”. “Moco”, que significa principalmente un fluido viscoso corporal u orgбnico, no puede ser confundido con “micro”, palabra que significa “muy pequeсo” (por ejemplo, la pequeсez de los micro-ordenadores o micro-computadoras en comparaciуn con los primitivos y grandes ordenadores o computadoras, o con los denominados “mainframes” en inglйs). Unido “moco” a “soft” la impresiуn general resultante es de dudoso gusto, porque califica de manera desagradable a algo aparentemente asйptico como son los programas de computaciуn para ordenadores.

Dada la notable diferencia en significado de “micro” y “moco” no parece razonable reconocer a la demandante derechos exclusivos en Internet sobre la palabra “soft”. Ver Caso OMPI N° D2000-0264, TELEVISA v. RETEVISION INTERACTIVA S.A., 28 de junio de 2000, en que el panel actuante considerу que el nombre de dominio <eresmas.com> no es confundible con la marca “ESMAS”. (“La comparaciуn tambiйn deberб hacerse separando las palabras que tienen un significado para el pъblico espaсol. Las palabras “ES” y “ERES” tienen significado muy diferente en su apariencia y significado. A su vez, las palabras “MAS” son idйnticas. Al sostener que los nombres de dominio del demandado son similares hasta el punto de crear confusiуn con las marcas del demandante, el demandante estб sosteniendo que tiene derechos exclusivos sobre la palabra “MAS”, lo que no es aceptable, puesto que esta palabra es altamente genйrica y descriptiva. El panel decide que la palabra “ERESMAS” no es idйntica ni similar hasta el punto de crear confusiуn con “ESMAS”, como lo requiere el pбrrafo 4(a)(i) de la UDRP”).

En cuanto a lo fonйtico el Grupo considera que las sнlabas iniciales “mi” y “mo” son lo suficientemente distintas entre sн como para separar, tambiйn desde el punto de vista sonoro, “micro” de “moco”. “Moco” no es una simple (y menor) deformaciуn de “Micro”, ni una pequeсa e irrelevante modificaciуn de la marca como, por ejemplo, sн es irrelevante la adiciуn de la “o” en el dominio <microosoft.com>, caso en que un panel tuvo por confundible la similitud con la marca MICROSOFT. Ver Caso OMPI N° 2001-0362, Microsoft Corporation v. Charlie Brown, 16 de agosto de 2001. Otros paneles de la OMPI tambiйn han encontrado similitud confundible de varios nombres de dominio con marcas de la aquн demandante. Sin embargo esos supuestos tampoco exhiben las considerables diferencias semбnticas y fonйticas del presente caso. Asн en el Caso OMPI N° D2004-0124, Microsoft Corporation v. TheBuzz Int., 8 de abril de 2004, se decidiу que <microsoftcore.com> era confundiblemente similar a la marca MICROSOFT, dado que por la reputaciуn y poder distintivo de la misma “lo que primero salta a la mente es que el nombre de dominio es de un sitio web conectado con el demandante, desplazando a cualquier otra impresiуn que de otro modo pudieron haber creado las palabras “soft” y “core” por sн mismas”. Este Grupo cree que esa soluciуn fue correcta, sobre todo porque la totalidad de la marca de Microsoft estaba incorporada en el nombre de dominio en disputa. En el caso OMPI N° D2004-0123, Microsoft Corporation v. Mike Rushton, 27 de abril de 2004, se decidiу que <mikerosoft.net> era confundible con “Microsoft” por ser “mikerosoft” fonйticamente idйntico a la marca, por ser la marca notoria y teniendo en cuenta la falta de contestaciуn de demanda. Coincide este Grupo en que hay tanta proximidad fonйtica de ese nombre de dominio con la marca, que prбcticamente equivale a identidad. No es esa sin embargo nuestra conclusiуn en el caso que nos ocupa, ya que mientras que “mikero” suena igual que “micro” y no parece tener un significado distinto de “micro”, en cambio es muy apreciable la distancia fonйtica que existe entre “moco” y “micro”, ademбs de que cada una de esas palabras tiene un significado propio y distinto. En el caso OMPI N° D2000-0548, Microsoft Corporation v. Microsof.com aka Tarek Ahmed, 21 de julio de 2000, el panel actuante correctamente encontrу que <microsof.com> era confundiblemente similar a “Microsoft” visualmente y en cuanto a su pronunciaciуn. Agregу que serнa probable que un usuario de Internet en presencia de “microsof” (o <microsof.com>) lo confundiera con “microsoft” (o <microsoft.com>), y teniendo en cuenta que la marca “Microsoft” es indudamente fuerte e inmediatamente reconocible por el pъblico, este factor contribuye a la probabilidad de confusiуn. De nuevo, este Grupo no puede sino coincidir con lo que decidiу aquel panel, pero nota que la falta de la “t” final en “microsof” es a todas luces irrelevante para distinguirla de la famosa marca, que presenta dos consonantes seguidas. Aquel era un supuesto de prбctica identidad, bien distinto al presente caso, en que el nombre de dominio es similar a la marca, pero no hasta el punto de ser confundible con ella.

Algunos internautas a la vista de los dominios <mocosoft.com> y <mocosoftx.com>, eventualmente podrнan pensar que en ellos quizб exista algъn intento de parodia de la marca de la demandante. Pero esa eventualidad no implica necesariamente riesgo de confusiуn. La denigraciуn exige que el dominio y la marca sean idйnticos o, por lo menos similares hasta el punto crear confusiуn. No alcanza con que un demandado tenga real o presuntamente la intenciуn de parodia o burla, sino que cualesquiera sean sus intenciones el dominio tiene que ser efectivamente confundible, o al menos debe existir una probabilidad o riesgo de confusiуn.

Por lo que se refiere a los internautas que no hablan el espaсol, tampoco parece que exista confundibilidad conceptual, pues MICROSOFT supone la uniуn de dos vocablos (micro y soft) con un significado preciso para los hablantes ingleses, de tal modo que es una marca que encierra un significado conceptual para un hablante inglйs. En cambio la palabra “moco” nada significa para un sujeto de habla inglesa, y su conjunciуn con el tйrmino “soft” no cambia esta situaciуn. En definitiva, pues, no existe confusiуn conceptual.

Pasando al plano fonйtico, es claro que la parte dominante de los vocablos Microsoft y mocosoft (o mocosoftx) es -soft. Pero este es un tйrmino descriptivo que es componente o abreviatura de la palabra inglesa “software” (incluso para las personas que hablan espaсol) y por ese motivo la comparaciуn ha de hacerse sobre todo entre “micro-” y “moco-”. Y en este punto hay que tener en cuenta que al valorar la semejanza fonйtica debe prestarse especial atenciуn a las vocales, que en este caso no coinciden (I-O/O-O).

Por las razones expuestas el Grupo cree que si bien los dominios en disputa tienen algъn parecido con la marca Microsoft, los mismos no son similares “hasta el punto de crear confusiуn” con la marca. Es claro que algunos usuarios de Internet quizб podrнan llegar asociar los dominios a la marca, pero ello no alcanza para confundirlos. Una cosa es que un nombre de dominio traiga a la mente una marca, y otra diferente, que ese nombre de dominio se confunda con la marca. De este modo, estб ausente el requisito del pбrrafo 4(a)(i) de la UDRP.

El Grupo no puede descartar del todo que el demandado haya obrado con mala fe, y que haya intentado burlarse de la marca del demandante. Pero eso no implica que un sujeto, al introducir en el campo de URL de su navegador una direcciуn web bajo los dominios <mocosoft.com> o <mocosoftx.com>, lo haga creyendo razonablemente que se trata de dominios de la compaснa Microsoft, aunque eventualmente pudiera llegar a creer que se trata de un sitio web en el que critican, parodian o se burlan de dicha compaснa.

El Grupo advierte que el proceder del demandado estarнa prima facie englobado en la Ley de Marcas espaсola de 2001 y en el Derecho de marcas de la Uniуn Europea, pero, en todo caso, no en la UDRP. Asн, dispone el art. 34.2 c) de la Ley espaсola, que “el titular de la marca registrada podrб prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el trбfico econуmico: c) Cualquier signo idйntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que estй registrada la marca, cuando йsta sea notoria o renombrada en Espaсa y con la utilizaciуn del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexiуn entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carбcter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”. Nуtese que en estos casos de protecciуn reforzada de la marcas notorias o renombradas (como Microsoft) no se exige que exista confusiуn en el consumidor, sino sуlo que la marca y los signos sean semejantes (no necesariamente confundibles), y que exista un aprovechamiento o un daсo a la reputaciуn de la marca. Ademбs, se protege a la marca notoria incluso contra la diluciуn (“menoscabo del carбcter distintivo”).

Es bajo ese tipo de rйgimen legal y en un foro judicial – distintos de la UDRP y de estos procedimientos ICANN- en el que la demandante podrнa buscar protecciуn. En cualquier caso la presente decisiуn, adoptada en el estrecho marco de estos procedimientos ICANN, no debe servir para convalidar – por sн misma - un uso marcario de los nombres de dominio aquн en disputa, para solicitar el registro de marcas correspondientes, o para resistir una oposiciуn u otra clase de impugnaciуn a una solicitud de registro como marca de cualquiera de los nombres de dominio.

Por ъltimo, el Grupo considera que la demandante aportу como prueba numerosas impresiones de pбginas web que demuestran el carбcter predominantemente pornogrбfico del contenido publicado en la Web bajo los nombres de dominio en disputa. Como la tipografнa similar a una de las marcas mixtas de la demandante, ese contenido se aprecia reciйn una vez que el usuario ya se ha conectado con el sitio web. Nуtese que el contenido pornogrбfico de un sitio web no evidencia – por sн mismo - mala fe relevante a los fines de este procedimiento. La mala fe que importa en estos procedimientos es la que se refiere al registro o uso de un nombre de dominio que sea idйntico o confundiblemente similar a la marca de la demandante y, como se ha visto, esto ъltimo no se ha probado. Resulta innecesario examinar los dos requisitos restantes de la Polнtica (ausencia de derechos o intereses legнtimos, y registro y uso de mala fe) ya que los tres deben ser probados satisfactoriamente para poder estimar la demanda.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los Pбrrafos 4(i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Grupo Administrativo de Expertos resuelve no estimar la demanda, y deniega la transferencia de los nombres de dominio <mocosoft.com> y <mocosoftx.com >.