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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) v. Josй Charroalde o BOSSTEL 21 S.L.

Caso No. D2001-0582

 

1. Las Partes

La Demandante es Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), una sociedad anуnima española, con sede principal en Edificio Inditex, Avda. de la Diputaciуn, Arteixo 15142, La Coruña, España, representada en este procedimiento por la Sra. Helena Fernбndez Gonzбlez, de Clarke, Modet & Co., Madrid, España.

La persona citada como Demandado por la Demandante, de acuerdo a la base de datos Whois de la entidad registradora Register.com es el señor Josй Charroalde, con domicilio en Avda. Santa Ana, 16 - 8єb, Lejona, VI 48940, España. Quien efectivamente se ha presentado a contestar la demanda es la sociedad limitada española BOSSTEL 21 S.L., (en adelante "BOSSTEL"), con domicilio social en calle Estartetxe 17, 48940 LEIOA (Bizkaia), España, representada en este procedimiento por Borja Ayestaran Bea, de Juan XXIII 1 Entpta., 48970 Basauri (Bizkaia), España, e indicando como persona de contacto al Sr. Josй Ramуn Txarroalde, con igual direcciуn que BOSSTEL. El Panel considera que el demandado en este procedimiento es el señor Charroalde quien tambiйn actъa como BOSSTEL, y que la contestaciуn de la demanda presentada por la mercantil lo ha sido tambiйn en nombre de la persona individual del Demandado. Asн deberб constar en la carбtula de este procedimiento. Ver lo resuelto al punto 6.1. infra.

 

2. El nombre de dominio y la entidad registradora

El nombre de dominio en disputa es <pullandbear.com>, registrado ante Register.com, de 575 8^th Ave., 11th Floor, New York, NY 10018, EE.UU.

 

3. Iter procedimental

El 23 de abril de 2001 se presentу por vнa electrуnica al Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI una demanda que se somete a decisiуn de acuerdo a la Polнtica Uniforme para la Resoluciуn de Disputas sobre Nombres de Dominio adoptada por la Corporaciуn de Internet para la Asignaciуn de Nombres y Nъmeros (ICANN) el 26 de agosto de 1999 (la Polнtica), el Reglamento para la Polнtica Uniforme para la Resoluciуn de Disputas sobre Nombres de Dominio, aprobado por ICANN el 24 de octubre de 1999 (el Reglamento) y el Reglamento Adicional para la Polнtica Uniforme para la Resoluciуn de Disputas sobre Nombres de Dominio (Reglamento Adicional). El 24 de abril de 2001 la demanda se enviу en soporte papel. El mismo dнa el Centro acusу recibo de la demanda.

El 25 de abril de 2001 la entidad registradora correspondiente enviу una confirmaciуn de los datos de registro del nombre de dominio, en respuesta al pedido del Centro.

El 1° de mayo de 2001 el Centro procediу a constatar el cumplimiento de requisitos formales por la demanda, y a notificar al Demandado la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo. El 19 de mayo de 2001 el Demandado enviу su contestaciуn de demanda mediante un correo electrуnico al Centro.

El 22 de mayo de 2001 el Demandado enviу su contestaciуn de demanda en soporte papel. En la contestaciуn de demanda BOSSTEL solicita que el idioma del procedimiento sea el español.

El 26 de junio de 2001, despuйs de haber recibido la Declaraciуn de Aceptaciуn, Imparcialidad e Independencia de Roberto A. Bianchi, el Centro lo designу miembro ъnico del grupo administrativo de expertos (Panel Administrativo o Panel) en este procedimiento. La fecha lнmite para que el Panel emita su decisiуn en la disputa es el 9 de julio de 2001.

El dнa 26 de junio de 2001 el Panel dictу la orden de procedimiento Nro. 1, que dice:

1. Considerando que el dнa de la fecha ha sido designado el Panel Administrativo, y que el mismo sуlo ha recibido la versiуn electrуnica del expediente, con la demanda y la contestaciуn de demanda, sin anexos;

2. Teniendo en cuenta que las Partes en este procedimiento son de nacionalidad española o residen en España, y que el panelista actuante tiene como lengua la española y conoce y utiliza suficientemente el idioma inglйs;

3. Teniendo en cuenta que la demanda se ha presentado en inglйs, aunque acompañando ciertos documentos en español sin traducciуn al inglйs por no considerarlo necesario (punto V, 13 de la demanda);

4. Teniendo asimismo en cuenta que el acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa estб en idioma inglйs (punto IV, 11 de la demanda) y que el Parбgrafo 11 del Reglamento establece que el idioma de ese contrato, salvo acuerdo de partes o que el Panel determine otra cosa, serб el idioma del procedimiento;

5. Teniendo ademбs en cuenta que el demandado ha solicitado en los puntos IV, 11 y VII de la contestaciуn de demanda que por ser ambas partes de nacionalidad española el procedimiento se tramite en español, aunque sin haber cuestionado la procedencia de la elecciуn del idioma utilizado en la demanda ni haber expresado que no ha comprendido el idioma de la demanda; por el contrario, el demandado se refiere sin observaciones a varias porciones de la demanda tomando posiciуn frente a ellas, aceptando o rechazando las mismas;

6. Teniendo finalmente en cuenta que resulta necesario que el Panel decida sobre esta cuestiуn de inmediato y de manera equitativa, aunque sin afectar los actos cumplidos antes de la designaciуn del panelista por el Centro, y sin demorar el trбmite del procedimiento ni aumentar sus costos para las Partes,

El Panel Administrativo, conforme con el Parбgrafo 11 del Reglamento resuelve:

a) El procedimiento continuarб en idioma español, en el que serб redactada la presente orden, cualesquiera otras уrdenes del Panel, asн como comunicaciones de las Partes y la decisiуn sobre el mйrito de esta disputa.

b) No requerir traducciуn de las presentaciones de las partes anteriores a la presente orden ni de sus documentos anexos.

Con fecha 29 de junio de 2001 la Demandante presentу un pedido de admisiуn de ciertas alegaciones en relaciуn con la contestaciуn de demanda presentada por Bosstel 21 S.L., en particular planteando la Demandante la falta de legtimaciуn activa de aquйlla para estar en este procedimiento.

Con fecha 2 de julio de 2001 el Panel dictу la orden de procedimiento Nro. 2, que dice:

1. Habiendo la demandante con fecha 29 de junio de 2001 solicitado al Panel se le admita una presentaciуn en la que cuestiona la legitimaciуn pasiva de la entidad que se ha presentado a contestar la demanda, a la vez que efectъa otras observaciones a la contestaciуn de demanda.

2. Considerando el Panel que la demandante se puede haber considerado con derecho a la peticiуn, y que el demandado citado por la demandante y la entidad mencionada deben tener la oportunidad de contestar la peticiуn.

El Panel Administrativo resuelve:

a) Admitir para la consideraciуn del Panel la presentaciуn de la demandante de fecha 29 de junio de 2001, con sus anexos.

b) Otorgar hasta el dнa 5 de julio de 2001 inclusive al demandado citado por la demandante y a la entidad que se ha presentado a contestar la demanda la oportunidad para contestar la presentaciуn mencionada en a). La contestaciуn deberб efectuarse por e-mail cursado al Panel, con copia a la Demandante y al Administrador del Caso. En caso de contener anexos en formato no electrуnico, йstos deberбn enviarse por facsнmil al nъmero 54-11-43253155 del panelista, y a los nъmeros identificados a ese efecto respectivamente por la Demandante y el Administrador del caso.

c) No admitir ninguna otra presentaciуn de las Partes en este procedimiento.

El 5 de julio de 2001 (dentro del plazo que le fue acordado) BOSSTEL presentу un escrito por e-mail, en contestaciуn de las alegaciones de la Demandante de fecha 29 de junio de 2001, el que se admite para la consideraciуn del Panel.

El Panel determina que ha sido correctamente constituido, que la demanda ha cumplido con los requisitos formales exigidos, y que se han pagado los aranceles correspondientes.

 

4. Antecedentes de hecho

La Demandante es titular de los siguientes registros marcarios:

REGISTRO No.	FECHA CONCESION	PAÍS DE REGISTRO	MARCA
2117633	22/02/1999	ESPAÑA	PULL & BEAR
1123513	05/05/1987	ESPAÑA	PULL & BEAR
1658702	01/08/1992	ESPAÑA	PULL & BEAR
1658696	21/11/1994	ESPAÑA	PULL & BEAR
112813	14/12/2000	MARCA COMUNITARIA	PULL & BEAR
616136	21/03/1994	INTERNACIONAL	PULL & BEAR
620575	24/05/1994	INTERNACIONAL	PULL & BEAR
630069	30/12/1994	INTERNACIONAL	PULL & BEAR
1776594	15/06/1993	ESTADOS UNIDOS	PULL & BEAR
817711732	19/03/1996	BRASIL	PULL & BEAR
1506717	28/02/1994	ARGENTINA	PULL & BEAR
337852	23/04/1996	COREA DEL SUR	PULL & BEAR
A 624593	26/07/1995	AUSTRALIA	PULL & BEAR
234942	14/07/1995	NUEVA ZELANDA	PULL & BEAR
4452/1993	18/06/1993	DINAMARCA	PULL & BEAR
256128	04/03/1994	SUECIA	PULL & BEAR
136690	25/04/1994	FINLANDIA	PULL & BEAR
4164676	10/07/1998	JAPON	PULL & BEAR

La Demandante ha usado y promovido su marca "PULL & BEAR" desde 1985 para indumentaria, calzado, sombreros y ropa deportiva, junto con accesorios para vestimenta, agua de colonia y distintas clases de accesorios de toilette para damas y caballeros.

El volumen de ventas para la marca PULL & BEAR en 1999 fue de US$ 120 millones. Para el año 2000 el volumen de ventas ha sido aproximadamente de US$ 140 millones.

La Demandante es titular de los nombres de dominio <pullbear.es> (a travйs de una compañнa subsidiaria totalmente controlada), <pullbear.com>, <pullbear.org>, <pullbear.net>, <pullandbear.org> y <pullandbear.net>.

El 17 de enero de 2000 el Demandado registrу el nombre de dominio <pullandbear.com> ante la entidad registradora Register.com.

El 15 de noviembre de 2000 la Demandante enviу al Demandado una carta de cese de uso y en la que se le manifestaba que el registro del nombre de dominio se consideraba infracciуn marcaria. La carta no fue contestada por el Demandado.

El acuerdo de registro de Register.com de acuerdo al cual se efectuу el registro del nombre de dominio en disputa incorpora por referencia a la Polнtica de la ICANN en vigencia, la que determina que este Panel es competente para la resoluciуn de la disputa en el presente procedimiento.

 

5. Alegaciones de las partes

A. Demandante (escrito de demanda):

- El nombre de dominio en disputa y las marcas de la demandante son absolutamente idйnticos. El sнmbolo "&" que figura en las marcas no estб disponible para registrar nombres de dominio, y es equivalente a "and" (en inglйs). El demandado simplemente tradujo el significado de dicho signo en palabras para conseguir el registro de la marca "PULL & BEAR" como nombre de dominio <pullandbear.com>.

- El demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. No hay persona alguna, salvo la demandante misma, que posea derechos marcarios sobre PULL & BEAR en España, a menos que lo autorice la demandante, lo que no es el caso del demandado. El demandado vive en España y es muy probablemente ciudadano español de acuerdo a su nombre y domicilio; vive en el бrea geogrбfica donde la marca PULL & BEAR es famosa, y donde los productos y tiendas PULL & BEAR se promocionan en los medios y estбn presentes en el mercado, como tambiйn lo son en la provincia de residencia del demandado. En Vizcaya hay cinco establecimientos con el nombre comercial PULL & BEAR y donde se venden en exclusiva productos con la marca PULL & BEAR. La demandante no puede entender que el demandado tenga buena fe, basada en la ausencia de conocimiento de la marca PULL & BEAR, por las razones indicadas.

- El demandado tiene su residencia en una direcciуn ubicada a cinco minutos de un centro comercial donde existe un punto de venta de PULL & BEAR. Ello prueba el conocimiento de la marca que tiene el demandado y su intenciуn de obtener un beneficio con el registro de una marca famosa como nombre de dominio.

- Debido a la ocupaciуn del nombre de dominio <pullandbear.com> la Demandante ha sido obligada a alojar su sitio web bajo el nombre de dominio <pullbear.com>, ya que el demandado no estб permitiendo a la Demandante que desarrolle su actividad comercial en la Internet bajo <pullandbear.com>, que representa de manera exacta y completa la marca de la Demandante.

- La mayor parte de los consumidores españoles identificarнan inmediatamente la marca "PULL & BEAR", y la relacionarнan con la Demandante. Si existiera una clasificaciуn de marcas famosas o renombradas en España PULL & BEAR estarнa incluida en ella cualquiera fuera el criterio para confeccionar la lista.

- El propуsito presunto del demandado para registrar el nombre de dominio ha sido revendйrselo a la demandante o quizб, alquilбrselo.

- La falta de uso del nombre de dominio es una evidencia de mala fe, o sugiere mala fe oportunista, o es prueba de "acaparamiento" del nombre de dominio. La cuestiуn principal no es si el demandado estб ejecutando una acciуn positiva de mala fe en relaciуn al nombre de dominio, sino si –teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso – puede decirse que el demandado estб actuando de mala fe. No es concebible que la persona o personas detrбs del demandado no sean conscientes de que la marca en cuestiуn es bien conocida. Corresponde que el panel aplique el derecho nacional y los principios del mismo cuando las partes tienen su residencia en el mismo paнs. En el caso corresponde la aplicaciуn de la ley española de marcas de 1988, especialmente artнculos 30 y 31, la Convenciуn de Parнs, artнculo 6bis 1 y el acuerdo ADPIC/TRIPS.

B. Demandado (contestaciуn de demanda):

- El demandado en el presente procedimiento administrativo es BOSSTEL 21 S.L., su domicilio social se halla en la calle Estartetxe 17, 48940 LEIOA (Bizkaia) ESPAÑA.

- El demandado ostenta derechos e intereses legнtimos con respecto al nombre de dominio a los efectos del pбrrafo 4 (a) (ii), mediante la acreditaciуn de los preparativos demostrables de uso del nombre de dominio en relaciуn a una oferta seria de productos y servicios (conforme se establece en el pбrrafo 4 (c) (i)), y que el demandado estб haciendo un uso no comercial legнtimo y justo del nombre de dominio, sin el propуsito de un beneficio comercial para alejar engañosamente a los consumidores o desacreditar la marca o marca de servicio en cuestiуn (conforme se establece en el pбrrafo 4 (c) (iii)).

- No se niega lo afirmado por la Demandante en cuanto a las marcas "PULL&BEAR" registradas por el demandante para la explotaciуn de sus negocios de ropa, calzados, sombrererнa, ropa de sport, accesorios de ropa, agua de colonia y diferentes tipos de accesorios de baño y maquillajes para hombres y mujeres, y su identidad fonйtica con el dominio pullandbear.com. Se niega que el demandante haya sido obligado a presentar su website bajo el nombre de <www.pullbear.com>, ya que este dominio fue registrado con fecha 21.01.97. Asimismo, el demandante, tiene registrados los dominios <pullbear.net> y <pullbear.org>, con fechas 17.09.99 y 06.10.99. El dominio objeto del presente procedimiento administrativo fue registrado con fecha 17.01.00, por el demandado y por lo tanto no es cierta la afirmaciуn de que la demandante se ha visto obligado a presentar su website bajo el nombre <www.pullbear.com>, ya que siempre lo ha hecho asн, y con anterioridad a la inscripciуn del dominio por el demandado.

- Se niega el carбcter notorio de la marca PULL&BEAR como marca de prendas de vestir, desconociйndose su existencia.

- Se niega que le fuera notificada a BOSSTEL acta notarial alguna, por parte del demandante.

- No es cierto que no existe ninguna persona ni corporaciуn para el uso de la marca PULL&BEAR. La corporaciуn demandada BOSSTEL 21 S.L. tiene solicitada la marca mixta de "pullandbear telecomunicaciones", con el nъmero 2374638 (6), de clase 38, para los "servicios de alquiler de aparatos de telecomunicaciones (fax, mуdems, telйfonos); servicios de telecomunicaciones a travйs de redes mundiales de comunicaciуn; servicios de transmisiуn de mensajes, imбgenes o comunicaciones asistidas por ordenador; mensajerнa electrуnica". Dicha solicitud ha sido publicada en el Boletнn de la Propiedad Industrial en España, con

fecha 16 de Marzo de 2001, como se acredita en ANEXO II, sin que la misma haya sido impugnada.

- El demandado tiene un interйs legнtimo en el uso del dominio cuestionado, puesto que ejerce una actividad econуmica de prestaciуn de servicios. Asн, la demandada cuenta con un pabellуn (almacйn) y un local abierto al pъblico.

- Si bien el dominio controvertido <pullandbear.com> y la marca PULL&BEAR" son fonйticamente idйnticos, los servicios a que se refiere aquйl y los productos que se identifican con esta, son totalmente diferentes por lo que no cabe confusiуn ante los consumidores. Llamamos la atenciуn del Tribunal en el sentido de que segъn el derecho español, las marcas sirven para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idйnticos o similares de otra persona, segъn la Ley española 32/1988 de Marcas (aludida por la demandante). Asimismo, resulta de interйs la Sentencia del Tribunal Supremo Español de su Sala 1Є, de fecha 17 de marzo de 2000 y que se acompaña mediante ANEXO IV, y que consagra el principio de especialidad en la respectiva tutela de cada una de las marcas.

- El demandado tiene derechos e intereses legнtimos con respecto al nombre de dominio al tener solicitada y publicada la marca "pullandbear telecomunicaciones" ante la Oficina española de marcas y patentes y ademбs, el demandado ejerce una actividad econуmica de prestaciуn de servicios de telecomunicaciones, con un establecimiento abierto al pъblico.

- En absoluto cabe concluir que el nombre de dominio ha sido registrado y estб siendo utilizado de mala fe. Dicho nombre de dominio ha sido registrado para el diseño de una pбgina Web que comercialice los servicios (telecomunicaciones) a que se dedica la demandada, absolutamente diferentes a los productos que comercializa la demandante. Tampoco cabe afirmar que el dominio se ha registrado con el fin de impedir su uso al demandante, como quiera que йste usaba el dominio pulbear.com, con anterioridad al registro por el demandado del dominio hoy controvertido.

C) Demandante (presentaciуn del 29 de junio de 2001):

- En este procedimiento debe actuar la persona que consta como titular en el contrato de registro –Josй Charroalde- y por consiguiente en el whois como demandado y no un tercero -Bosstel 21, S.L.- absolutamente desconocido hasta el momento presente. Se podrнa aplicar el art. 10 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil en España, que señala: "serбn considerados partes legнtimas quienes comparezcan y actъen en juicio como titulares de la relaciуn jurнdica u objeto litigioso". El demandado recibiу un requerimiento, por lo que pudo haber informado en ese momento que la parte interesada era la sociedad Bosstel 21, S.L.y acreditar su relaciуn con el titular del nombre de dominio, cosa que no hizo. En una clara demostraciуn de mala fe el demandado efectuу la solicitud de marca española nє 2.374.638/6 "Pullandbear telecomunicaciones" a nombre de Bosstel 21, S.L., al efecto de no ser asociada con la personalidad del titular de la marca con el titular del nombre de dominio.

- El demandante, a pesar de lo que indica en su contestaciуn el demandado, ha presentado escrito de alegaciones ante la OEPM (adjuntamos el escrito como Anexo A) objetando el acceso al registro de la marca presentada por Bosstel 21, S.L. por infringir los derechos de varias marcas registradas por el demandante, gozando ademбs dichas marcas de un reconocimiento y renombre en España, donde la solicitud de marca tiene efectos. Por lo tanto dicha solicitud de marca es una clara muestra de la mala fe que mueve al demandado. La marca española nє 2.374.638/6 se solicita unos meses despuйs de haber recibido el requerimiento enviado por la demandante, siendo perfectamente consciente de la infracciуn que suponнa dicha solicitud en los derechos de exclusividad que asisten a Industria de Diseño Textil, S.A. Dicha solicitud supone por tanto una prueba evidente de la mala fe demostrada hasta entonces, reforzada por el conocimiento de la existencia de derechos de exclusividad de los que goza el demandante.

- Al objeto de establecer una cronologнa de los hechos y circunstancias que han tenido lugar y han de ser consideradas por el panelista, se muestra una descripciуn de los mismos:

Fecha registro nombre de dominio: 17/01/2000
Fecha Requerimiento: 16/11/2000
Fecha solicitud de marca: 31/01/2001
Fecha de presentaciуn de la demanda: 23/04/2001
Fecha de presentaciуn de alegaciones contra la solicitud de marca de Bosstel ante la OEPM: 29/05/2001

- El titular del nombre de dominio impugnado posee intereses obvios en Bosstel 21, S.L. ya que es el administrador solidario de dicha sociedad, y evidentemente tenнa conocimiento de cada uno de los hechos arriba descritos, es decir, de la solicitud del nombre de dominio, del contenido del requerimiento, de la solicitud de marca y de la interposiciуn de la demanda.

- La rйplica a la demanda vulnera uno de los principios bбsicos de la Polнtica de Resoluciуn de Controversias de ICANN ademбs de contravenir y no respetar los Principios generales de Derecho Procesal respecto a la legitimaciуn pasiva.

- Si bien es cierto que una marca estб asociada a unos determinados productos y servicios en virtud de la Clasificaciуn Internacional de Productos y Servicios de Niza de 15 de Junio de 1957 y es aplicable al mundo real, esta circunstancia no concurre en el mundo virtual, de tal forma que sуlo es posible un ъnico nombre de dominio para todo tipo de productos y servicios, no cabiendo la posibilidad de que coexistan dos nombres de dominio idйnticos.

- De esta forma, el legнtimo titular de la marca se ve obstaculizado para actuar en la Red bajo la marca por la que es conocida en el mundo real y para vender los productos identificados por el pъblico bajo la marca "pull & bear".

- Se solicita que la rйplica presentada no se tenga en consideraciуn en el procedimiento, ya que no ha sido presentada por persona legitimada para ello, y que los hechos y cronologнa detallados en este escrito se incluyan entre los elementos justificativos de la mala fe imputable al demandado (solicitud de marca y ocultaciуn de identidad en la rйplica a la demanda, contestando un tercero que no guarda relaciуn con el procedimiento y que no se encuentra legitimado para contestar).

D) Demandado (Contestaciуn de BOSSTEL del 5 de julio de 2001 a las alegaciones del 29 junio de 2001 de la Demandante):

- Existe una identidad entre la persona fнsica D. JOSE CHARROALDE, y la persona jurнdica BOSSTEL 21 S.L. Josй Charroalde interviene en este proceso como persona de contacto del demandado, es administrador del demandado y propietario mayoritario. La sociedad BOSSTEL 21 S.L., es la forma jurнdica utilizada por el demandado para el desarrollo de su actividad mercantil, esto es, constituye ъnicamente un instrumento del que se sirve D. JOSE CHARROALDE y por lo tanto dicha sociedad carece de la condiciуn de tercero. No existe ninguna dificultad en admitir a BOSSTEL 21 S.L. en la posiciуn del demandado, ya que йsta actъa a travйs de D. JOSE CHARROALDE, es propiedad del mismo, y йste conoce perfectamente el proceso formando parte de йl.

- Segъn las alegaciones de la demandante "Debe ponerse en relieve asimismo que el titular del nombre de dominio impugnado posee intereses obvios en BOSSTEL 21, S.L., ya que es administrador solidario de dicha sociedad, y evidentemente tenнa conocimiento de los hechos arriba indicados …" Evidentemente, la demandante conoce la identidad entre D. JOSE CHARROALDE y BOSSTEL 21 S.L., luego no es para ella un "desconocido absoluto."

- Se reprocha por parte de la demandante no haber acreditado la relaciуn entre D. JOSE CHARROALDE y BOSSTEL 21 S.L. En España estos datos figuran en un Registro Pъblico, y el registro de las sociedades se publica en un Boletнn Oficial, llamado el Boletнn Oficial del Registro Mercantil.

- En lo referente a la cronologнa de los hechos que hace la demandante, decir ъnicamente dos cosas: 1.є Que la demandante mezcla actos realizados por o hacia D. JOSE CHARROALDE o BOSSTEL 21 S.L., sin hacer distingo alguno, por lo que admite tбcitamente, a juicio de esta parte, la identidad entre ambos. 2.є Que en la cronologнa de los hechos, falta añadir el registro del nombre de dominio <pullbear.com> con fecha 21.01.97, a favor de la demandante, utilizando dicho dominio desde entonces. Es decir, si la demandante en enero de 1997, ya registrу su dominio de esa forma їPorquй tambiйn quiere el perteneciente al demandado? їPorquй no lo solicitу en esa fecha?

- Que reconociendo la posibilidad de confusiуn y no ignorando los derechos que pudieran asistir a la demandante, asн como para acreditar la buena fe de la demandada, йsta se compromete a no transmitir el dominio controvertido a ninguna de las competidoras de la demandante, asн como a no intervenir en el mercado de la demandante, ni a comercializar sus productos u otros similares. Entendemos que con ello, quedarб salvaguardada la transparencia del mercado, puesto que tanto demandante como demandado tendrбn sus propios dominios ofreciendo productos aquйl y servicios йste diametralmente diferentes.

 

6. Debate y conclusiones

6.1. Legitimaciуn pasiva

La mercantil BOSSTEL se ha presentado a contestar la demanda, alegando que el señor Charroalde es su persona de contacto. El señor Charroalde es quien ha registrado el nombre de dominio a su propio nombre. En los datos de registro del nombre de dominio en disputa la mercantil BOSSTEL no figura en ninguno de los campos segъn lo indica la entidad registradora. Con la contestaciуn de demanda no se adjunta documento alguno proveniente del señor Charroalde, quien tampoco firma la presentaciуn. En tales circunstancias y segъn los tйrminos estrictos del Reglamento, el Centro podrнa haber considerado que existe una situaciуn de rebeldнa, o falta de personaciуn del señor Charroalde y falta de contestaciуn de la demanda.

El Reglamento, Parбgrafo 1 ("Definiciones") establece que "se entenderб por parte al demandante o al demandado", y que "se entenderб por demandado el titular del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una actuaciуn en relaciуn con una demanda".

En los tйrminos del Reglamento la calidad de demandado la proporcionan dos circunstancias: ser el registrante del nombre de dominio y que el demandante haya dirigido su demanda contra ese registrante. A los fines de este procedimiento, la contestaciуn de demanda puede ser presentada por otra persona o entidad a su nombre.

El Centro considerу que la demanda fue contestada. Despuйs de examinar la presentaciуn de fecha 29 de junio de 2001 de la Demandante y las alegaciones de fecha 5 de julio de 2001 de BOSSTEL, el Panel confirma que la demanda ha sido contestada, y encuentra que existe una relaciуn entre el señor Charroalde y BOSSTEL. Sin embargo, ello no afecta la identificaciуn que al presentar la demanda efectuу la Demandante, que se basу en la ъnica informaciуn disponible para ella y que figuraba en la base de datos WHOIS de la entidad registradora. La Demandante ha cumplido con todas sus cargas al haber enviado la demanda exclusivamente al señor Charroalde. El señor Charroalde sigue siendo el Demandado en este procedimiento. La contestaciуn de la demanda beneficiarб o perjudicarб tanto al señor Charroalde como a BOSSTEL. En lo que concierne particularmente al señor Charroalde, el Panel considera que no puede beneficiarse por el mero hecho de estar actuando con la forma jurнdica de sociedad mercantil, hecho que no denunciу al registrar el nombre de dominio, ni por sн posteriormente. En consecuencia el Panel dispone que el presente procedimiento D2001-0582 del Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI tenga como carбtula "Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) v. Josй Charroalde o BOSSTEL 21 S.L.", lo que asн deberб hacer constar el Centro en su identificaciуn del caso.

6.2. Identidad o similitud confundible

La titularidad de los derechos marcarios de la Demandante sobre la marca PULL & BEAR estб acreditada, y no ha sido cuestionada por BOSSTEL. Esos derechos marcarios son anteriores al registro del nombre de dominio.

La identidad fonйtica del nombre de dominio ha sido afirmada por la Demandante, y ha sido aceptada por BOSSTEL. El Panel, coincidiendo con las Partes, tiene por cumplido el requisito del Parбgrafo 4(a)(i) de la Polнtica.

6.3. Derechos e intereses legнtimos respecto del nombre de dominio

La Demandante niega que el Demandado Sr. Charroalde posea derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, entre otras cosas porque este carece de toda autorizaciуn de la titular de la marca PULL & BEAR para usarla o inscribirla como nombre de dominio. El Sr. Charroalde no se ha presentado por sн en este procedimiento, pero aъn si como lo admite este Panel le fueran atribuibles las alegaciones y elementos de prueba aportados por BOSSTEL, la situaciуn tampoco le es favorable por las siguientes razones:

Ni el Sr. Charroalde ni BOSSTEL han sido conocidos comъnmente por el nombre de dominio PULLANDBEAR. Antes del 15 de noviembre de 2000, fecha de la notificaciуn de la carta de cese de uso notarial enviada por la Demandante ni el Sr. Charroalde ni BOSSTEL efectuaron uso alguno bona fide del nombre de dominio.

La solicitud de la marca española PULLANDBEAR TELECOMUNICACIONES (y diseño) por BOSSTEL es posterior al registro del nombre de dominio. Ademбs de que la marca no ha sido concedida, la fecha posterior de la solicitud impide considerarla como base para la adquisiciуn de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. Ademбs, es por lo menos dudoso que BOSSTEL pueda obtener la concesiуn dada la oposiciуn de la Demandante ante la OEPM (ver escrito de 29 de junio de 2001 de la Demandante), planteo que no ha sido negado por BOSSTEL en su escrito de 5 de julio de 2001.

No se ha acreditado uso alguno de la expresiуn PULLANDBEAR en telecomunicaciones, informбtica, ni para proteger ningъn producto, servicio o actividad alguna. La mercantil que se ha presentado en este procedimiento es BOSSTEL, la que se identifica en el comercio por esa denominaciуn y no por otra. El carбcter de socio del señor Charroalde en BOSSTEL, sociedad mercantil constituida el 9 de julio de 1999, no permite por sн solo inferir a los fines de este procedimiento que el señor Charroalde o BOSSTEL tengan algъn derecho sobre la expresiуn PULLANDBEAR aplicada a telecomunicaciones ni a campo alguno de productos o servicios.

La documentaciуn acompañada por BOSSTEL considerada por el Panel no prueba ningъn preparativo serio de uso de la expresiуn PULLANDBEAR. La solicitud de marca – resistida por la Demandante ante la OEPM – no es sino un mero derecho en expectativa. Es justamente a la Demandante a quien no se le puede oponer la solicitud de marca como preparativo serio.

La solicitud de la marca PULLANDBEAR TELECOMUNICACIONES (y diseño) por parte de BOSSTEL es para una expresiуn compleja con un elemento de diseño. El aditamento de "telecomunicaciones" obviamente no podrнa ser reivindicado para la clase solicitada, que es la 38, precisamente destinada a las telecomunicaciones entre otras cosas. El aditamento entonces aparece como un muy probable intento de distinguirse de lo que es una marca ajena, al menos en otras clases.

En tales circunstancias, el Panel considera que la Demandante ha probado que el Demandado carece de derechos e intereses legнtimos sobre el nombre de dominio (Polнtica, Parбgrafo 4(a)(ii)).

6.4. Registro de mala fe

La Demandante afirma que el registro del nombre de dominio se hizo con el propуsito de revenderlo o alquilarlo a la Demandante. Ello no ha sido probado. Sin embargo no se agota allн la cuestiуn de si el registro ha sido efectuado con mala fe.

Por una parte, es una presunciуn de mala fe, aunque no concluyente, que ante la carta notarial de cese de uso que se remitiу al domicilio del Sr. Charroalde indicado por йl en ocasiуn de registrar el nombre de dominio (el ъnico conocido por la Demandante), ni el Sr. Charroalde ni BOSSTEL se hayan molestado en contestarlo.

Por otra parte, el Panel considera probadas las alegaciones de la Demandante, de que PULL & BEAR es una marca muy conocida en España para vestimenta. Ademбs, por la cercanнa de un local comercial de PULL & BEAR respecto del domicilio del Sr. Charroalde no es concebible que йste ignorara la existencia anterior de dicha marca. Lo mismo cabe concluir respecto de BOSSTEL, cualquiera sea su domicilio, si el Sr. Charroalde tiene tanta injerencia en la conducciуn o administraciуn de la mercantil segъn lo afirma el representante de esta.

En tales circunstancias cabe inferir que el propуsito del registro del nombre de dominio ha sido aprovecharse del prestigio y reconocimiento de la marca ajena PULL & BEAR para obtener ganancia comercial proveniente de la confusiуn del pъblico que busque en Internet la marca de la Demandante. La confusiуn se provoca en cuanto al origen, patrocinio o apoyo de la empresa Demandante (Polнtica, Parбgrafo 4(b)(iv)). Como el efecto del registro es impedir que la Demandante refleje su marca PULL & BEAR en el nombre de dominio que mбs cercanamente le corresponde (<pullandbear.com>) tambiйn se configura, al menos parcialmente, el supuesto de la Polнtica, Parбgrafo 4(b)(ii). En efecto, en un registro de nombre de dominio el signo "&"de la conjunciуn latina "et" (and, y) no puede reflejarse mбs adecuadamente que por "and" entre dos palabras inglesas, ya que "&" no estб disponible en el repertorio de signos registrables en nombres de dominio.

BOSSTEL ha alegado en este procedimiento que en materia de marcas rige el principio de especialidad de la Ley de marcas española de 1988. Si bien ese argumento eventualmente podrнa ser considerado en un tribunal, este procedimiento no es el бmbito adecuado para considerarlo. En efecto, aquн estб en disputa un nombre de dominio, un identificador que puede usarse en cualquier tipo imaginable de actividad. La divisiуn de los identificadores segъn clases de productos o servicios (por ejemplo las de la clasificaciуn del acuerdo de Niza) pertenece al mundo de las marcas, y no al de los nombres de dominio. Las condiciones de registro para un nombre de dominio no prevйn "especialidad" alguna en el uso. La misma elecciуn de los gTLD ".com", ".net" y ".org" queda confiada a cada registrante.

BOSSTEL ha ofrecido en este procedimiento usar el nombre de dominio de manera no concurrencial con la Demandante. En este procedimiento esa es una oferta inadmisible. El Panel sуlo tiene atribuciones para rechazar la demanda, o transferir el nombre de dominio. Si se rechazara la demanda, ello serнa sin cortapisas o limitaciones para el Demandado. Si triunfara la Demandante, la oferta del Demandado serнa inocua. Por otra parte, ni el Demandado ni BOSSTEL han demostrado uso ni preparativos de uso limitado a un campo en particular. Finalmente, el nombre de dominio <pullandbear.com> no tiene en español el carбcter de genйrico ni de uso comъn, en que pudiera basarse el argumento de que puede aplicarse a productos o servicios distintos de aquellos protegidos por la marca de la Demandante.

Por todo ello, el Panel determina que la Demandante ha probado que el registro del nombre de dominio fue de mala fe (Polнtica, Parбgrafo 4(a)(iii)).

6.5. Uso de mala fe

Dada la falta de todo uso del sitio web <pullandbear.com> por parte del Demandado, el Panel considera del todo aplicable la doctrina del caso OMPI D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, en cuanto el distinguido panelista actuante estableciу la doctrina que, si existen circunstancias relevantes, la inactividad puede equivaler a una acciуn positiva de mala fe. Las circunstancias que se estiman relevantes son las enumeradas en el punto 6.3. a) hasta f). Ademбs, para este Panel resulta muy poco creнble la alegaciуn de BOSSTEL de que desconoce el renombre de la marca PULL & BEAR. Es imposible creer eso a quienes residen en el mismo paнs en que una empresa nacional tiene muchos locales comerciales PULL & BEAR y donde la Demandante ha invertido en protecciуn marcaria, publicidad y marketing en forma sustancial.

Adicionalmente, por ser ambas partes españolas o con residencia en España, es aplicable a este caso la ley española de marcas de 1988. Ver casos OMPI D2000-0163 Raimat, S.A., D2000-0219 URALITA, S.A., D2000-0467 METRO BILBAO, S.A., D2000-0592 Canonais, S.A., D2000-0883 Antena 3 de Televisiуn S.A., D2000-1026 Bodegas Vega-Sicilia, S.A. y D2000-1220 GRUPO PICKING PACK, S.A., entre otros. Esa ley ha sido citada por ambas partes.

El artнculo 30 de la ley de marcas dice: "El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el trбfico econуmico. Singularmente, el titular podrб (...) utilizar la marca a efectos publicitarios". El art. 35 dice: "El titular de una marca registrada podrб ejercer ante los уrganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia". El art. 36 dispone: "En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrб pedir en la vнa civil: a) La cesaciуn de los actos que violen su derecho" (...) "c) la adopciуn de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violaciуn (...)".

La aplicaciуn de esas y otras normas legales españolas por los tribunales de España ha fundado el dictado de medidas cautelares contra los titulares de nombres de dominio en violaciуn de derechos marcarios. Ver caso OMPI D2000-0143, punto 6.7.

En el punto 6.4 de la presente decisiуn el Panel ha aclarado por quй no considera aplicable en este procedimiento la norma marcaria española sobre especialidad, en la forma en que ha sido alegada por el Demandado.

Por lo que antecede, el Panel considera que la Demandante ha probado que el nombre de dominio se usa de mala fe (Polнtica, Parбgrafo 4(a)(iii)).

 

7. Decisiуn

El Panel considera probado que el nombre de dominio es prбcticamente idйntico a la marca de la Demandante, que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio, y que este fue registrado y se usa de mala fe.

Por ello y conforme a la Polнtica, Parбgrafo 4(i) y al Reglamento, Parбgrafo 15, el Panel Administrativo resuelve estimar la demanda, y decide que el registro del nombre de dominio <pullandbear.com> sea transferido a la Demandante, Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.).

 

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Roberto A. Bianchi
Panelista Unico

Fecha: 9 de julio de 2001