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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Metro de Madrid, S.A. v. Javier Palomares

Caso No. D2004-0767

 

1. Las Partes

La Demandante es Metro de Madrid, S.A., Madrid, Espaa, representada por HelenaFernndez Gonzlez, Madrid, Espaa.

El Demandado es Javier Palomares, con domicilio en Madrid, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <metrosur.com>, registrado el25de juliode1999.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.

 

3. Iter Procedimental

La demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el“Centro”) el 23deseptiembrede2004. El mismo da, el Centro envi a Network Solutions, LLC via correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 24deseptiembrede2004, Network Solutions, LLC envi al Centro, via correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, tcnico y de facturacin. El Centro verific que la Demanda cumpla los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la“Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el“Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el“ReglamentoAdicional”).

De conformidad con los prrafos2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4deoctubrede2004. De conformidad con el prrafo5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 24deoctubrede2004. El Escrito de Contestacin a la Demanda fue presentado ante el Centro el 24deoctubrede2004.

El Centro nombr a Antonia Ruiz Lpez como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 4denoviembrede2004, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo7 del Reglamento. El Experto nico (en adelante “Panel”) considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Ambas partes en el procedimiento se han dirigido al Centro en espaol, son de nacionalidad espaola y tienen su domicilio en Espaa, por lo que este Panel considera procedente que el espaol sea el idioma del presente procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos se resumen a continuacin:

La Demandante es una sociedad espaola, con domicilio social en Madrid, cuya principal actividad consiste en la gestin del ferrocarril metropolitano de la Comunidad Autnoma de Madrid. Dicha sociedad es titular de numerosos registros espaoles de la marca METROSUR, cuya prioridad se remonta al 30deseptiembrede1998, para distinguir productos y servicios de todas las clases del Nomencltor Internacional.

La marca METROSUR se corresponde con el nombre dado, desde la poca en que se proyect, a la gestin del servicio de transporte pblico de metro en la zona Sur de la Comunidad de Madrid, proyecto que fue objeto de noticia en la prensa nacional desde1998 (“El Pas”, 29deseptiembrede1998).

El Demandado registr el nombre de dominio <metrosur.com> el 25dejuliode1999 y lo ha utilizado para una pgina web cuyo contenido ha cambiado en los ltimos meses.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- que goza del derecho exclusivo sobre la denominacin METROSUR, por ser la titular de registros espaoles de marca, nombre comercial y rtulo, todos ellos consistentes en dicha denominacin e identificados en anexo3;

- que dicha marca es notoria y renombrada a nivel nacional;

- que el Demandado conoca perfectamente la marca METROSUR, por haber tenido su domicilio en Getafe, zona de influencia del transporte as llamado;

- que el Demandado no tiene ningn inters legtimo o derecho en relacin con la denominacin “Metrosur” y que con su registro como nombre de dominio solo pretenda aprovecharse de la notoriedad de la marca, por lo que fue registrado y se ha utilizado de mala fe; y

- que, por tanto, solicita que dicho nombre de dominio le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado ha contestado como se resume a continuacin:

- que <metrosur.com> es un dominio dedicado gratuitamente y por iniciativa propia a un centro comercial de San Salvador llamado Metrosur, por lo que su registro y uso no lo ha sido de mala fe;

- que las noticias que aludan en 1998 al Metrosur no eran oficiales y que dicha denominacin era provisional;

- que el contenido de su web al que alude la Demandante slo estuvo un mes online y que ello se debi a una casualidad que coincidi con sus vacaciones; y

- que ms de la mitad de las marcas de la Demandante fueron concedidas despus del 25dejuliode1999.

 

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

El prrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisin de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Poltica y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comn nacionalidad y domicilio espaoles de Demandante y Demandado, son de especial atingencia, junto con las reglas de la Poltica, las leyes y los principios del Derecho nacional espaol.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimacin de la Demanda contenidos en el prrafo4.a) de la Poltica

Segn el prrafo 4.a) de la Poltica, un nombre de dominio podr ser transferido slo cuando la Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:

(i) que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusin con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos;

(ii) que el Demandado carezca de derecho o inters legtimo en relacin con el nombre de dominio; y

(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

La citada norma aade que el Demandante deber probar que se cumplen tales requisitos.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

El Panel considera fuera de toda duda que existe identidad entre la marca METROSUR de la Demandante y el nombre de dominio del Demandado ya que la partcula “com” carece de relevancia para la aplicacin de la Poltica, prrafo 4.a)(i).

B. Derechos o intereses legtimos

De acuerdo con el prrafo4.c) de la Poltica, el Demandado puede demostrar que ostenta derechos o legtimos intereses sobre el nombre de dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles.

Numerosas decisiones anteriores de la OMPI han considerado que, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que ste haya acreditado la falta de derechos o intereses legtimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legtimos.

El Demandado no ha formulado ninguna alegacin ni ha aportado prueba alguna que permita concluir que existe algn vnculo entre el nombre de dominio controvertido y sus actividades, tampoco ha aludido a algn posible derecho o inters legtimo, por lo que no es menester entrar en mayores consideraciones para dar por cumplido este segundo requisito de la Poltica, prrafo4.a)(ii).

Cabe advertir que, al contestar a la demanda, el Demandado ha reconocido la existencia de las marcas del Demandante, aunque solo sea para indicar que ms de la mitad de los registros citados en la demanda se concedieron despus de que l registrara el nombre de dominio controvertido. Es decir, admite que existen registros de la marca METROSUR anteriores a dicho nombre de dominio. Esto es lgico, puesto que la marca ya era, en aquella fecha, notoria en Espaa y, por tanto, cabe presumir que la conoca perfectamente. La Recomendacin Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Proteccin de las Marcas Notoriamente Conocidas (aprobada en septiembrede1999 por la Asamblea de la Unin de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, en la trigsima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI), en su Artculo2, ofrece las pautas para la determinacin de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro; de acuerdo con estas pautas, podemos concluir que en el caso de la marca METROSUR se han acreditado, mediante documentos e informacin exhaustiva, los factores pertinentes en el presente caso.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Conforme al prrafo4.b) de la Poltica, constituyen prueba suficiente del registro y utilizacin de mala fe de un nombre de dominio determinadas circunstancias que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa.

En el presente caso, la Demandante ha aportado abundantes pruebas que acreditan que la marca METROSUR era ya muy conocida por la mayora de los madrileos en la poca anterior al registro del nombre de dominio; entre dichas pruebas destacan artculos, anunciando ya en 1998 el proyecto METROSUR, en “El Pas” y en “ElMundo”.

Obviamente, la Demandante no concedi ninguna licencia o autorizacin al Demandado para usar dicha marca o para registrarla como nombre de dominio.

Por otra parte, llama la atencin el hecho de que el Demandado haya ocultado en todo momento su segundo apellido, lo que ha sido tambin valorado negativamente en otras decisiones de OMPI (ejemplo: Caso No. D2000-0768, Metro de Madrid, S.A. v. D. Ignacio Allende Fernndez).

El Panel est persuadido de que, en realidad, el Demandado slo pretenda beneficiarse de algn modo y de forma ilegtima con tal registro; en todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopcin del mismo impeda el registro a su legtimo dueo. Por tanto, los diversos usos indebidos que se han realizado del repetido nombre de dominio tan slo podan perjudicar al titular de la marca, creando en los usuarios de METROSUR, cuanto menos, inquietud o confusin, con mensajes tales como “sin miedo, no hay misericordia”, todo lo cual evidencia una clara mala fe.

El hecho de que actualmente el Demandado haya dejado de usar el nombre de dominio, como ha quedado acreditado por la Demandante, no le exime de responsabilidad ni enerva las consecuencias que acarrea tal uso indebido; ms bien supone un reconocimiento tcito del Demandado, que ha recurrido a una nueva estratagema cuando ha tenido conocimiento de que se estaba tramitando el presente procedimiento ante la OMPI.

En conclusin, es obvio que al ser METROSUR una marca notoria, su registro y uso como nombre de dominio difcilmente pueden obedecer a una actuacin basada en la buena fe del Demandado; recordemos que las marcas notorias gozan de una especial proteccin, conforme al artculo 6bis del CUP (Convenio de la Unin de Pars), al artculo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (Primera Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1998) y al artculo 8dela Ley de Marcas espaola (Ley 17/2001, de7 de diciembre de 2001).

Finalmente, tambin cabe recordar que el artculo 4dela Recomendacin Conjunta sobre la Proteccin de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet (adoptada por la Asamblea de la Unin de Pars y la Asamblea General de la OMPI durante la trigsima sexta serie de reuniones del24deseptiembre al 3deoctubrede2001), dice textualmente:

Artculo 4

Mala fe

(1) [Mala fe] A los efectos de la aplicacin de las presentes disposiciones, se tendr en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe.

(2) [Factores] En particular, la autoridad competente deber considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

(i) si la persona que us el signo o adquiri el derecho sobre el signo tena conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idntico o similar perteneciente a otro, o no poda razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisicin del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer trmino; y

(ii) si el uso del signo redundara en un aprovechamiento indebido del carcter distintivo o de la reputacin del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabara injustificadamente.”

Finalmente y remitindonos al Derecho espaol, procede tener en cuenta que tal uso constituye una violacin de los derechos derivados del registro de la marca METROSUR; concretamente, la Ley de Marcas espaola prev que el titular de la marca podr prohibir “usar el signo en redes de comunicacin telemticas y como nombre de dominio”. Por otra parte, la Ley espaola de competencia desleal prescribe:

Artculo 5

“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”;

Artculo 6

“Se considera desleal todo comportamiento que resulte idneo para crear confusin con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociacin por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestacin es suficiente para fundamentar la deslealtad de una prctica.”

Artculo 12

“Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputacin industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivo ajenos (...)”

En consecuencia, el Panel considera que la Demandante tambin ha cumplido con la carga de probar que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, tal y como lo requiere la poltica, prrafo4.a)(iii).

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con los prrafos4.i) de la Poltica y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio <metrosur.com> sea transferido al Demandante.


Antonia Ruiz Lpez

Experto nico

Fecha: 17denoviembrede2004

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2004/d2004-0767.html

 

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