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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

Construdatos, S.L. contra N.E.T. Global, S.L.

Case No. D2004-0975

1. Las partes

Demandante: Construdatos, Sociedad Limitada, con domicilio en Bilbao, Vizcaya, Espaсa, representada por Don Ramуn A. Ponz Corella (UBILIBET), domiciliado a estos efectos en Barcelona, Espaсa.

Demandada: N.E.T. Global, S.L., con domicilio en Vigo, Pontevedra, Espaсa, representada por Don Arturo Fernбndez, de Santiago Mediano Abogados, domiciliado en Madrid, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio <construdatos.com>.

La entidad registradora del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC, Herndon, Virginia. Estados Unidos de Amйrica.

3. Iter procedimental

3.1. Una demanda, de acuerdo con la “Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio”, en lo sucesivo denominada “Polнtica Uniforme”, adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado tambiйn por ese Organismo para desarrollo de esa “Polнtica Uniforme”, en lo sucesivo “el Reglamento”, fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI, en lo sucesivo “el Centro de Arbitraje”, el dнa 19 de noviembre de 2004, por correo electrуnico, confirmбndose en formato papel el 25 de noviembre de 2004.

3.2. La demanda fue notificada con fecha 29 de noviembre de 2004 al demandado, quien procediу a darle contestaciуn mediante escrito presentado por correo electrуnico el 19 de diciembre de 2004, confirmado en formato papel el 22 de diciembre de 2004.

3.3. Mediante comunicaciуn de 3 de enero de 2005 se designa a D. Alberto de Elzaburu como panelista ъnico, a quien se da traslado del expediente completo.

4. Antecedentes de hecho

4.1. La sociedad demandante es titular en Espaсa de los siguientes registros, todos ellos debidamente concedidos y en vigor:

- Marca nє 1580971 CONSTRUDATOS, en clase 16, depositada el 19 de julio de 1990.

- Marca nє 2153000 CONSTRUDATOS, en clase 35, depositada el 27 de marzo de 1998.

- Marca nє 2417898 CONSTRUDATOS (mixta), en clase 38, depositada el 27 de julio de 2001.

- Nombre comercial nє 216811 CONSTRUDATOS, S.L., depositado el 27 de marzo de 1998.

4.2. CONSTRUDATOS, S.L. fue constituнda el 16 de enero de 1992 con un amplio objeto social que incluye la impresiуn, ediciуn y comercializaciуn de toda clase de publicaciones, revistas tйcnicas y similares, la ejecuciуn y gestiуn de publicidad en las mismas, etc.

4.3. El nombre de dominio <construdatos.com> fue registrado el 12 de noviembre de 1999 a nombre de la sociedad demandada N.E.T. Global, S.L., encontrбndose en vigor hasta el prуximo 12 de noviembre de 2006.

4.4. En la direcciуn “www.construdatos.com” se accede a un sitio identificado como “Construdata21” subtitulado “datos de obras en proyecto y en ejecuciуn de toda Espaсa”. El propio sitio define su contenido de la siguiente forma: “bienvenido a Construdata21 el sistema que le ofrece la informaciуn mбs relevante para acceder al mercado de la construcciуn en Espaсa; datos referidos a obras pъblicas privadas, en proyecto y en construcciуn, de todo el territorio nacional, accesibles a travйs de dos servicios complementarios...”

5. Pretensiones de las partes

5.1. Demandante

La demandante establece en su escrito:

- Que es titular de los registros de los distintivos CONSTRUDATOS, CONSTRUDATOS (mixta) y CONSTRUDATOS, S.L. antes citados.

- Que tambiйn es propietario de los nombres de dominio <construdatos.es>, <construdatos.net>, <construdatos.org>, <construdatos.info> y <construdatos.biz>.

- Que la demandante Construdatos, S.L. es una compaснa prestadora de servicios de informaciуn, consultorнa y promociуn para el sector de la construcciуn, бmbito en el que la marca CONSTRUDATOS goza de notoriedad.

- Que el nombre de dominio controvertido es confundible con los distintivos citados de la demandante.

- Que la demandada no ostenta ningъn derecho ni interйs legнtimo sobre el nombre de dominio en cuestiуn.

- Que el nombre de dominio fue registrado y es utilizado de mala fe, por cuanto su titular conocнa la notoriedad del distintivo CONSTRUDATOS de la demandante y ademбs el nombre de dominio <construdatos.com> aloja el sitio web de la sociedad Internet Construdata21, S.A., por lo que en definitiva se hace uso de un dominio que se corresponde con las marcas de la demandante para desviar a los internautas a la pбgina web de una sociedad del grupo empresarial de la demandada.

Por todo ello, el demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio <construdatos.com>.

5.2. El demandado

En su contestaciуn a la demanda el demandado establece:

- Que el nombre de dominio controvertido no es idйntico o similar a las marcas de la demandante, pues no existe entre las partes del procedimiento identidad de objetos sociales, ni de productos ni de prestaciones en el mercado.

- Que la demandante no registrу su marca en la clase 38 hasta dos aсos despuйs del registro del dominio <construdatos.com> por la demandada.

- Que, del mismo modo, los dominios <construdatos.es>, <construdatos.net>, <construdatos.org>, <construdatos.info> y <construdatos.biz> de la demandante son todos ellos posteriores a la fecha de registro del dominio controvertido <construdatos.com>.

- Que cuando la demandada empezу a desarrollar su actividad en Internet, en lugar de utilizar el dominio <construdatos.es> que ya tenнa registrado, lo hizo operando con el dominio <construarea.com>.

- Que la demandada ostenta intereses legнtimos sobre el dominio que nos ocupa, pues es conocida corrientemente en el mercado de la construcciуn por el dominio <construdatos.com>, dominio que usa junto con <construdata21.com> para ofrecer y prestar sus servicios.

- Que no ha existido mala fe en el registro y uso del nombre de dominio, por cuanto la demandante no ha probado la notoriedad de su marca en el sector y apenas estб iniciando su actividad a travйs de Internet.

- Que la demandante pretende ahora iniciar su actividad en Internet aprovechбndose de la difusiуn que ha obtenido el dominio <construdatos.com> de la demandada, por lo que solicita al Grupo Administrativo de Expertos que declare la existencia de un “secuestro a la inversa” del nombre de dominio objeto de la controversia, al entender que la Polнtica ha sido utilizada de mala fe por la demandante con el ъnico propуsito de intentar privar del nombre de dominio a un legнtimo titular que estб haciendo un buen uso del mismo.

6. Debate y conclusiones

6.1. Cuestiones preliminares

El apartado 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Polнtica Uniforme y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn residencia en Espaсa de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Polнtica Uniforme, las leyes y principios del derecho nacional espaсol.

Por otra parte, por el mismo motivo, el Panel ha decidido dictar la presente resoluciуn en espaсol, idioma en el que tambiйn las partes han formulado sus correspondientes escritos.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la polнtica uniforme

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por la demandada sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1. Semejanza entre el nombre de dominio y las marcas

Existe identidad o semejanza entre las marcas de la demandante y el nombre de dominio controvertido <construdatos.com>, pues los registros de marca y nombre comercial de la actora se refieren a la propia denominaciуn CONSTRUDATOS, a una versiуn mixta de la denominaciуn CONSTRUDATOS con un logo y a la denominaciуn CONSTRUDATOS, S.L. que identifica la demandante. Las marcas de la demandante son muy anteriores a la fecha de registro del dominio, con la ъnica excepciуn de la correspondiente a la clase 38.

A juicio de este Panel, es claro que concurre el primero de los presupuestos del apartado 4.a) de la Polнtica Uniforme, dadas las evidentes correspondencias entre las marcas y el nombre comercial.

En relaciуn con la objeciуn planteada por la demandada en el sentido de que las marcas de la parte actora se refieren a productos, servicios o actividades distintos de la prestaciуn de servicios en Internet (y al hecho de que la demandante registrу su marca en la clase 38 con posterioridad al registro del nombre de dominio controvertido), es preciso seсalar que la Polнtica Uniforme en ningъn momento exige que la demandante deba ser titular de una marca de servicios de telecomunicaciones en la clase 38 del Nomenclбtor internacional ni exige que los productos y/o servicios de las marcas hagan expresamente referencia a Internet. Como se seсala en la decisiуn OMPI No. D2004-0257, Ingenierнa de Software Bancario, S.L. (ISBAN) v. D. Raъl Gutiйrrez, que la propia demandada seсala en su escrito de contestaciуn, “el principio de especialidad, elemento bбsico del derecho marcario, en virtud del cual el registro de una marca sуlo extiende sus efectos a la concreta clase para la que ha sido concedido, es inaplicable en el entorno de Internet, pues, evidentemente, en el mundo digital por su propia unicidad no existe diferenciaciуn de clases porque potencialmente todo nombre de dominio puede servir para identificar cualquier actividad en la red”.

Es mбs, con independencia de si la demandante ha desarrollado su actividad comercial mediante publicaciones en papel o en el бmbito digital, de la documentaciуn aportada por las partes se desprende con claridad que en ambos casos йstas dirigen sus servicios al бmbito de la construcciуn, por lo que en todo caso existe una coincidencia en el mismo бmbito comercial.

6.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legнtimos a favor del demandado titular del nombre de dominio objeto de este procedimiento

La demandada indica que el nombre de dominio <construdatos.com> estб siendo utilizado legнtimamente por Internet Construdata21, S.A., sociedad perteneciente a su mismo grupo empresarial. Efectivamente, el dominio <construdatos.com> aloja el sitio web identificado como Construdata21, antes descrito.

Sin embargo, la demandada no ha aportado ninguna prueba consistente que respalde su afirmaciуn de que es conocida corrientemente en el mercado de la construcciуn por el dominio <construdatos.com>, pues, de hecho en los propios recortes de prensa y documentaciуn similar aportados por la demandada se identifica efectivamente a la compaснa como Construdata21 y en ningъn caso como “Construdatos”. Como se recuerda en la decisiуn OMPI No. D2004-0890, Banco Espнrito Santo S.A. v. Bancovic:

“Since a ‘legitimate interest’ is sufficient in order to defeat a Complaint under the Policy, a Panel must be careful when considering whether or not a claim by the Respondent that he or she has ‘been commonly known’ by the domain name is legitimate. It is not sufficient for the Respondent to merely assert that he or she has been commonly known by the domain name in order to show a legitimate interest. The Respondent must produce evidence in order to show that he or she has been ‘commonly known’ by the domain name.”

Es mбs, el sitio web “www.construdata21.com” tiene exactamente el mismo contenido que el sitio web “www.construdatos.com”, por lo que parece evidente que el grupo empresarial de la demandada no necesita ni tiene ninguna razуn especial para utilizar el dominio <construdatos.com>, pues el dominio <construdata21.com> cumple exactamente la misma funciуn y ademбs identifica el correspondiente sitio web con mucha mayor veracidad.

En definitiva a juicio de este Panel la demandada no ha acreditado la existencia de ningъn derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio <construdatos.com> distinto a la mera tenencia y utilizaciуn del propio dominio, que explique la coincidencia de йste con las marcas registradas y propia denominaciуn social de un competidor. La mera tenencia y utilizaciуn del nombre de dominio no puede constituir prueba o indicio de la existencia de derechos o intereses legнtimos, como recuerda la decisiуn OMPI No. D2000-1658, Oakley, Inc. v. Kenneth Watson, siendo ademбs necesario recordar que en casos como el presente en los que existe una apariencia de buen derecho en el caso planteado por la demandante, es la demandada la que debe cabalmente probar sus derechos o intereses como recuerda la ya citada decisiуn OMPI No. D2004-0890:

“A number of UDRP cases have established that, by virtue of paragraph 4(c) of the Policy, once a Complainant establishes a prima facie case that none of the three circumstances establishing legitimate interests or rights applies, the burden of production on this factor shifts to the Respondent. See e.g. Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., WIPO Case No. D2000-0270, and Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak, WIPO Case No. D2003-0022. In this case, the Panel deems that the Complainant has established a prima facie case that none of the three circumstances under paragraph 4(c) of the Policy applies and the burden of proof therefore shifts to the Respondent, who has to show that he has rights or legitimate interests in the domain name at issue.”

6.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio controvertido

En relaciуn con este punto, la demandada insiste en su argumento de que la sociedad actora no ha tenido presencia hasta fecha muy reciente en el бmbito de Internet, por lo que no existiу mala fe por parte de la demandada en el momento del registro, al estar йste dentro de un proyecto de negocio a desarrollar ъnicamente en Internet, cuando la demandante ъnicamente actuaba mediante publicaciones en papel y en todo caso en el бmbito “off-line”. Sin embargo, a juicio de este Panel la demandada no facilita ningъn tipo de explicaciуn plausible sobre el motivo por el que adoptу como nombre de dominio la denominaciуn “CONSTRUDATOS”, que de hecho se correspondнa literalmente con las marcas de la demandante, marcas vigentes para productos y servicios dirigidos al propio бmbito del mercado de la construcciуn, segъn ha quedado acreditado mediante la documentaciуn aportada por la demandante e incluso en la aportada por la demandada.

El hecho de que el dominio coincida con unas marcas que ya estaban siendo utilizadas abiertamente en el correspondiente sector comercial permite apreciar la concurrencia de mala fe, tal y como se recuerda en la decisiуn OMPI No. D2004-0055, Programa Multi-Sponsor PMS S.A. v. D. Jesъs Antonio Alcбzar Verde.

Una supuesta diferenciaciуn teуrica entre el comercio electrуnico y el comercio “real” a travйs de publicaciones en papel no puede compensar el hecho indudable de que el nombre de dominio controvertido se corresponde con unas marcas que estaban siendo ya utilizadas en relaciуn con publicaciones y otros productos y actividades destinados exactamente al бmbito comercial de la construcciуn que en buena lуgica la demandada debнa conocer bien. Parece evidente que al registrar el nombre de dominio la demandada era consciente de que dicho nombre de dominio se correspondнa con unas marcas de las que no era titular, y que de hecho eran propiedad de una sociedad competidora.

A juicio de este Panel, la conducta de la demandada puede considerarse contemplada en los apartados ii), iii) y iiii) del pбrrafo 4.b de la Polнtica Uniforme, pues al obtener el nombre de dominio <construdatos.com> la demandada evitу que Construdatos, S.L. pudiera adoptar dicho dominio, identificбndose asн en el бmbito “.com” con la denominaciуn bajo la que era conocida en el correspondiente sector comercial y que se correspondнa literalmente con las marcas de su titularidad y con su propia denominaciуn social. Del mismo modo, mediante el registro y uso del dominio controvertido la sociedad demandada ha motivado que cualquier usuario de Internet que pretenda localizar en el бmbito “.com” a la sociedad demandante se vea en realidad desviado al sitio web identificado como <construdata21.com>, y no al sitio web del titular de las marcas CONSTRUDATOS.

A este respecto, es irrelevante la notoriedad o importancia econуmica que la compaснa Construdata21, S.A. pueda tener en el correspondiente sector comercial, pues no es йsta la cuestiуn que se debate. Segъn se ha apuntado, a juicio de este Panel la sociedad demandada no ha facilitado ninguna explicaciуn plausible o fundada sobre la adopciуn del nombre de dominio <construdatos.com>, correspondiente a las marcas de la demandante, cuando ademбs el contenido del sitio web correspondiente coincide exactamente con el del dominio <construdata21.com> que sн identifica correctamente a la compaснa de la misma denominaciуn.

Por consiguiente, el Panel considera que en ningъn caso puede considerarse que por parte de la demandante pueda producirse un secuestro a la inversa del nombre de dominio controvertido, pues en definitiva mediante su demanda la parte actora ъnicamente pretende poder utilizar como nombre de dominio “.com” una denominaciуn que la identifica de forma veraz y que se corresponde plenamente con sus marcas registradas en Espaсa, paнs en el que residen ambas partes y cuya Ley de Marcas establece en su artнculo 34.3 que el titular de una marca podrб prohibir el uso de la misma como nombre de dominio por un tercero.

En suma, de las circunstancias expuestas se desprende a juicio de este Panel la concurrencia de la mala fe en el registro y utilizaciуn del nombre de dominio.

7. Decisiуn

El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el nombre de dominio <construdatos.com> es confundible con las marcas del demandante, que dicho registro se produjo sin existir derecho o interйs legнtimo alguno, y que el registro y uso de dicho nombre de dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento el Panel ordena la transferencia del nombre de dominio <construdatos.com> a la demandante.

Alberto de Elzaburu
Panelista Ъnico

Fecha: 17 enero 2005