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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Cemex Trademarks Worldwide Ltd. v. Ennis Ibarra Flores

Caso No. DMX2004-0005

 

1. Las Partes

La Promovente es CEMEX TRADEMARKS WORLDWIDE LTD., de Brgg bei Biel, Suiza, representada por el Licenciado Jos Juan Mndez C., de Mxico D.F., Mxico.

El Titular es Ennis Ibarra Flores, deTijuana, Baja California, Mxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud de resolucin de controversia relativa a nombres de dominio (o“Demanda”) tiene como objeto el nombre de dominio <construrama.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NETWORK INFORMATION CENTER-MEXICO (“NIC-Mxico”), Departamento de Telecomunicaciones y Redes, ITESM, de Monterrey, Nuevo Len, Mxico.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda conforme la Poltica de solucin de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (LDRP) (la “Poltica”), el Reglamento del procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de nombres de dominio en “.MX” (el“Reglamento”) y el Reglamento Adicional del Centro OMPI de Arbitraje y Mediacin (el “Centro”), se present ante el Centro el 31deagostode2004 por email, y el 2deseptiembrede2004 en formato papel. El 1 de septiembre de2004 el Centro envi a NIC-Mxico va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El mismo da el registrador NIC-Mxico envi al Centro, va correo electrnico, la confirmacin de que Ennis Ibarra Flores figura como titular, as como tambin en calidad de contacto administrativo y tcnico. El Centro verific que la Demanda, junto con una explicacin de la Promovente relativa a la comunicacin relativa al Artculo 3(b)(xi) del Reglamento cumpla los requisitos formales. El 7deseptiembrede2004, el Centro notific formalmente al Titular la Demanda y el comienzo del procedimiento administrativo. La fecha lmite para contestar a la Demanda se fij para el 27deseptiembrede2004. El paquete conteniendo la demanda y anexos no pudo ser entregado al Titular por ser incorrecta la direccin. Consta en el expediente que el 7deseptiembrede2004 el Titular recibi la versin electrnica de la demanda en la direccin de correo electrnico ennis@ibarra-flores.com. Dado que el Titular no contest a la Demanda dentro del plazo sealado, el 28deseptiembre de2004 el Centro le notific la ausencia de contestacin a la demanda y la falta de personacin en el procedimiento. El Experto considera que el Centro ha actuado con diligencia para notificar la Demanda al Titular.

Habiendo recibido la correspondiente Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, el 5 deoctubrede2004 el Centro nombr a RobertoA.Bianchi como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos. La decisin del Experto debe enviarse al Centro antes del 21deoctubrede2004.

El 12deoctubrede2004, de acuerdo al Artculo 17 del Reglamento, el Experto nico declar el cierre del procedimiento mediante la orden de procedimiento N 1, que fue comunicada a las Partes el mismo da.

Conforme el Artculo13(a) del Reglamento el idioma del procedimiento es el espaol.

 

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente, CEMEX TRADEMARKS WORLDWIDE, LTD. (“CEMEX”), acredit que por transmisiones que le hizo la anterior titular, CEMEX, S.A. DE C.V., debidamente inscritas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad (IMPI), es titular de los siguientes registros marcarios en Mxico:

- CONSTRURAMA N Registro: 707.584 , N Expediente: 488.324. Clase06. Cubre: materiales de construccin metlicos tales como andamiajes, cortinas, enrejados, ventanas, puertas, construccin transportables metlicas tales como soportes, columnas, paneles, recipientes metlicos tales como silos y depsitos para cemento y concreto. Fecha legal: 31 de mayode2001. Fecha de Concesin: 26dejuliode2001. Vigencia: 31 de mayode2011.

- CONSTRURAMA N Registro: 707.585, N Expediente: 488.325. Clase19. Protege: materiales de construccin no metlicos; tales como cemento, concreto, mortero, piedra, cal, yeso, grava, loseta, tabiques, ladrillo, tejas, mosaicos, tubos rgidos, no metlicos para la construccin; asfalto, pez y betn; construcciones transportables no metlica; tales como mdulos, paneles, columnas precoladas y monumentos no metlicos. Fecha legal: 31 de mayode2001. Fecha de Concesin: 26dejulio de 200. Vigencia: 31 de mayo1de2011.

- CONSTRURAMA N Registro: 707.586, N Expediente: 488.326. Clase37. Ampara toda clase de servicios por construcciones y reparaciones. Fecha legal: 31 de mayo2001. Fecha de Concesin: 26dejuliode2001. Vigencia: 31 de mayode2011.

- CONSTRURAMA N Registro: 707.587, N Expediente: 488.327. Clase39. Servicios protegidos: Servicios relativos al transporte, abastecimiento, distribucin, envo y descarga por cualquier medio, de todo tipo de materiales para la construccin y en especial de concreto, cemento, clinker y materiales relacionados con los sealados. Fecha legal: 31 de mayo de2001. Fecha de Concesin: 26dejuliode2001. Vigencia: 31 de mayode2011.

- CONSTRURAMA N Registro: 707.588, N Expediente: 488.328. Clase42. Servicios amparados: Servicios relativos a la comercializacin de productos en especial de todo tipo de materiales de construccin, adems, servicios relativos a la asesora en materia de la ingeniera, arquitectura y construccin. Fecha legal: 31 de mayo de2001. Fecha de Concesin: 26dejuliode2001. Vigencia: 31 de mayode2011.

- CONSTRURAMA (y diseo), N Registro: 713.667. N Expediente: 491.226. Clase06. Artculos protegidos: Materiales de construccin metlicos tales como andamiajes, cortinas, enrejados, ventanas, puertas, construccin transportables metlicas tales como soportes, columnas, panales, recipientes metlicos tales como silos y depsitos para cemento y concreto. Fecha legal: 18 de junio de2001. Fecha de Concesin: 30deagostode2001. Vigencia: 18 de junio de2011.

- CONSTRURAMA (y diseo). N Registro: 714.735, N Expediente: 491.263. Clase19. Artculos: Materiales de construccin no metlicos; tales como cemento, concreto, mortero, piedra, cal, yeso, grava, loseta, tabiques, ladrillo, tejas, mosaicos, tubos rgidos no metlicos para la construccin; asfalto, pez y betn; construcciones transportables no metlica; tales como mdulos, panales, columnas precoladas y monumentos no metlicos. Fecha legal: 18 de junio de2001. Fecha de Concesin: 31deagostode2001. Vigencia: 18 de juniode2011.

- CONSTRURAMA (y diseo). N Registro: 713.668, N. Expediente: 491.264. Clase37. Servicios: Toda clase de servicios por construcciones y reparaciones. Fecha legal: 18dejuniode2001. Fecha de Concesin: 30deagostode2001. Vigencia: 18 de juniode2011.

- CONSTRURAMA (y diseo). N Registro: 717.404, N Expediente: 491.265. Clase39. Servicios: Servicios relativos al transporte, abastecimiento, distribucin, envo y descarga por cualquier medio, de todo tipo de materiales para la construccin y en especial de concreto, cemento, clinker y materiales relacionados con los sealados. Fecha legal: 18 de juniode2001. Fecha de Concesin: 27deseptiembrede2001. Vigencia: 18 de juniode2011.

- CONSTRURAMA (y diseo). N Registro: 717.405, N Expediente: 491.266. Clase42. Servicios: Servicios relativos a la comercializacin de productos en especial de todo tipo de materiales de construccin adems, servicios relativos a la asesora en materia de la construccin, ingeniera, arquitectura, principalmente de cemento, concreto, clinker y materiales relacionados con los sealados. Fecha legal: 18 de juniode2001. Fecha de Concesin: 27deseptiembrede2001. Vigencia: 18 de juniode2011.

El nombre de dominio <construrama.com.mx> est registrado con NIC-Mxico. El registro fue creado el 15deabrilde2004 y, segn la respuesta de NIC-Mxico al Centro, figura a nombre de Ennis Ibarra Flores.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Resumidamente, la Promovente sostiene lo siguiente:

- El nombre de dominio en disputa es idntico en cuanto a su denominacin, grficamente, fonticamente e ideolgicamente a los registros de marca “CONSTRURAMA” y “CONSTRURAMA” (Y DISEO) de que la promovente es titular.

- El titular del nombre de dominio <construrama.com.mx> carece de derechos o intereses legtimos respecto del mismo. Por el contrario la pgina web bajo “www.construrama.com.mx” muestra que se hace un uso ilegtimo de las marcas mixtas CONSTRURAMA, sin autorizacin alguna de la promovente.

- El nombre de dominio ha sido registrado y se usa de mala fe. Al registrar el nombre de dominio con la denominacin de las marcas de CEMEX y emplear los diseos de las marcas “CONSTRURAMA” (Y DISEO), la titular en su portal web usa las marcas sin autorizacin alguna por parte del promovente, al igual que estar promoviendo actividades como son: “Cotizador de materiales, Chat con un asesor, Comparador de precios, Directorio de Proveedores de Servicios” que obviamente crean un vinculacin con los artculos y servicios protegidos por las marcas propiedad de CEMEX, aprovechndose del prestigio y reputacin que identifican a la promovente a travs de las marcas “CONSTRURAMA” y “CONSTRURAMA” (Y DISEO).

- Se utiliza el nombre de dominio de manera intencionada, con la finalidad de engaar a los usuarios de Internet, hacindoles creer que existe un patrocinio, asociacin, o afiliacin de CEMEX respecto del dominio <construrama.com.mx>, en virtud que se emplean en el portal Web la denominacin y el diseo de las marcas “CONSTRURAMA” y “CONSTRURAMA” (Y DISEO).

B. Titular

El Titular no contest a las alegaciones de la Promovente, y el Centro le notific la falta de personacin y ausencia de contestacin a la Demanda.

 

6. Debate y conclusiones

De acuerdo a la Poltica de solucin de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (LDRP) quien pida la cancelacin o transferencia de un registro de nombre de dominio en “.MX”, deber probar ante el grupo de expertos:

(i) Que el nombre de dominio es idntico o semejante en grado de confusin con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominacin de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

(ii) Que el titular no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) Que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

Salvo por la adicin de “.com.mx”, el nombre de dominio <construrama.com.mx > es idntico a las marcas CONSTRURAMA de la Promovente detalladas en la seccin4 supra. Por razones tcnicas conocidas, la adicin de un dominio genrico del nivel superior tal como “com” es una condicin necesaria del registro, y carece de significacin para distinguir a un nombre de dominio de una marca. En el Caso OMPI ND2000-0940, National Collegiate Athletic Association v. Rodd Garner and IntheZone.ws, 7denoviembrede2000, dijo el panel actuante: “La adicin del dominio del nivel superior genrico (gTLD) “.com” carece de importancia legal desde el punto de vista de comparar los nombres de dominio en disputa a [la marca del demandante] desde que se requiere que los registrantes de nombres de dominio usen un gTLD, “.com” es slo uno de esos varios gTLDs, y “.com” no sirve para identificar una empresa en particular como origen de bienes o servicios.” Similares razones valen para la adicin de “com.mx”.

Las marcas CONSTRURAMA nominativas fueron solicitadas el 31demayode2001 y concedidas a CEMEX, S.A. DE C.V el 26dejuliode2001. Las marcas CONSTRURAMA mixtas (con diseo) se solicitaron el 18dejuniode2001 y se concedieron entre el 30deagosto y el 27deseptiembrede2001 a favor de CEMEX, S.A. DE C.V. El nombre de dominio fue registrado a nombre del Titular Ennis Ibarra Flores el 15deabrilde2004, casi tres aos despus que fueran concedidas las marcas. El Anexo 4dela Demanda acredita satisfactoriamente tanto la titularidad de las marcas, como sus transferencias legtimas a la Promovente.

Por tanto, el Experto nico considera que la Promovente ha probado conforme a la Poltica, Artculo1(a)(i), que el nombre de dominio es idntico o semejante en grado de confusin con respecto a una marca de productos o de servicios registrada de la que la Promovente es titular.

B. Derechos o intereses legtimos

La Promovente asevera que el Titular carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio.

La falta de contestacin a la Demanda priva al Panel de cualquier argumento favorable a la existencia de derechos o intereses legtimos del Titular respecto del nombre de dominio. Quien esto suscribe ya dijo en el Caso OMPI N DMX2001-0003, Kellogg Company v. Luis lvarez, 13deseptiembrede2001: “La Demandante niega que el Demandado posea derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. En particular niega las distintas circunstancias que de acuerdo al Pargrafo 1.c. de la Poltica pudieran servir como prueba de derechos o intereses legtimos del registrante respecto del nombre de dominio. Para probar que el demandado carece de derechos o intereses legtimos es evidente que un demandante usualmente poco podr hacer ms [que] negar derechos o intereses legtimos, dado que de otro modo se [le] requerira la prueba de hechos negativos. Es el demandado quien al respecto est en mejor situacin de producir prueba a su favor, por ejemplo, alegando y probando que le cabe alguna de las circunstancias del Pargrafo 1.c. de la Poltica. Como el Demandado no ha efectuado presentacin alguna en este procedimiento, el Panel no puede sino inferir que su inaccin contribuye a darle la razn a la Demandante.” Considero que el mismo razonamiento se aplica a este caso.

Por otra parte, el uso sin autorizacin alguna de la marca CONSTRURAMA por el Titular impide considerar que el mismo tenga derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. Ver sub-seccin C infra.

En consecuencia, el Experto nico considera probado que el Titular carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio (Poltica, Artculo1(a)(ii)).

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Es propio de la Poltica bajo “.MX” en su versin actual que, para evidenciar la mala fe, el promovente puede probar, o bien que el titular registr con mala fe el nombre de dominio, o bien que lo usa de mala fe. Esto es, la prueba puede ser indistintamente del registro o del uso de mala fe.

En la pgina 18dela demanda el Promovente alega que el Titular utiliza el nombre de dominio de manera intencionada - y no autorizada por el titular de las marcas - con la finalidad de engaar a los usuarios de Internet, hacindoles creer que existe un patrocinio, asociacin, afiliacin en el dominio <construrama.com.mx> por parte de CEMEX en virtud de que se emplean en el portal web las marcas “CONSTRURAMA” Y DISEO de propiedad de CEMEX.

El Experto considera que asiste razn al Promovente, puesto que con el Anexo 6 “A” y “B” de la demanda prueba mediante diligencia realizada con intervencin del Corredor Pblico N 50deMxico D.F., Gerardo Francisco Saavedra Silva, de fecha 16deagostode2004, que la pagina web del Titular, bajo el dominio <construrama.com.mx> exhibe textos junto con los que se utiliza servilmente la marca mencionada (con diseo) provocando la confusin del pblico consumidor.

Por ello, el Experto nico considera probado el uso de mala fe del nombre de dominio (Poltica, Artculo1(a)(iii)).

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artculo1dela Poltica bajo “.MX” y los Artculos19 y 20 del Reglamento para la Poltica bajo “.MX”, el Experto nico ordena que la titularidad del nombre de dominio <construrama.com.mx> sea transferida a la Promovente CEMEX TRADEMARKS WORLDWIDE LTD.


Roberto Bianchi
Experto nico

Fecha: 18deoctubrede2004

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2004/dmx2004-0005.html

 

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