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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Cemex Trademarks Worldwide Ltd. v. Ennis Ibarra Flores

Caso No. DMX2004-0005

1. Las Partes

La Promovente es CEMEX TRADEMARKS WORLDWIDE LTD., de Brьgg bei Biel, Suiza, representada por el Licenciado Josй Juan Mйndez C., de Mйxico D.F., Mйxico.

El Titular es Ennis Ibarra Flores, deTijuana, Baja California, Mйxico.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud de resoluciуn de controversia relativa a nombres de dominio (o “Demanda”) tiene como objeto el nombre de dominio <construrama.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NETWORK INFORMATION CENTER-MEXICO (“NIC-Mйxico”), Departamento de Telecomunicaciones y Redes, ITESM, de Monterrey, Nuevo Leуn, Mйxico.

3. Iter Procedimental

La Demanda conforme la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (LDRP) (la “Polнtica”), el Reglamento del procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de nombres de dominio en “.MX” (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional del Centro OMPI de Arbitraje y Mediaciуn (el “Centro”), se presentу ante el Centro el 31 de agosto de 2004 por email, y el 2 de septiembre de 2004 en formato papel. El 1° de septiembre de 2004 el Centro enviу a NIC-Mйxico vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El mismo dнa el registrador NIC-Mйxico enviу al Centro, vнa correo electrуnico, la confirmaciуn de que Ennis Ibarra Flores figura como titular, asн como tambiйn en calidad de contacto administrativo y tйcnico. El Centro verificу que la Demanda, junto con una explicaciуn de la Promovente relativa a la comunicaciуn relativa al Artнculo 3(b)(xi) del Reglamento cumplнa los requisitos formales. El 7 de septiembre de 2004, el Centro notificу formalmente al Titular la Demanda y el comienzo del procedimiento administrativo. La fecha lнmite para contestar a la Demanda se fijу para el 27 de septiembre de 2004. El paquete conteniendo la demanda y anexos no pudo ser entregado al Titular por ser incorrecta la direcciуn. Consta en el expediente que el 7 de septiembre de 2004 el Titular recibiу la versiуn electrуnica de la demanda en la direcciуn de correo electrуnico ennis@ibarra-flores.com. Dado que el Titular no contestу a la Demanda dentro del plazo seсalado, el 28 de septiembre de 2004 el Centro le notificу la ausencia de contestaciуn a la demanda y la falta de personaciуn en el procedimiento. El Experto considera que el Centro ha actuado con diligencia para notificar la Demanda al Titular.

Habiendo recibido la correspondiente Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, el 5 de octubre de 2004 el Centro nombrу a Roberto A. Bianchi como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos. La decisiуn del Experto debe enviarse al Centro antes del 21 de octubre de 2004.

El 12 de octubre de 2004, de acuerdo al Artнculo 17 del Reglamento, el Experto ъnico declarу el cierre del procedimiento mediante la orden de procedimiento N° 1, que fue comunicada a las Partes el mismo dнa.

Conforme el Artнculo 13(a) del Reglamento el idioma del procedimiento es el espaсol.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente, CEMEX TRADEMARKS WORLDWIDE, LTD. (“CEMEX”), acreditу que por transmisiones que le hizo la anterior titular, CEMEX, S.A. DE C.V., debidamente inscritas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad (IMPI), es titular de los siguientes registros marcarios en Mйxico:

- CONSTRURAMA N° Registro: 707.584 , N° Expediente: 488.324. Clase 06. Cubre: materiales de construcciуn metбlicos tales como andamiajes, cortinas, enrejados, ventanas, puertas, construcciуn transportables metбlicas tales como soportes, columnas, paneles, recipientes metбlicos tales como silos y depуsitos para cemento y concreto. Fecha legal: 31 de mayo de 2001. Fecha de Concesiуn: 26 de julio de 2001. Vigencia: 31 de mayo de 2011.

- CONSTRURAMA N° Registro: 707.585, N° Expediente: 488.325. Clase 19. Protege: materiales de construcciуn no metбlicos; tales como cemento, concreto, mortero, piedra, cal, yeso, grava, loseta, tabiques, ladrillo, tejas, mosaicos, tubos rнgidos, no metбlicos para la construcciуn; asfalto, pez y betъn; construcciones transportables no metбlica; tales como mуdulos, paneles, columnas precoladas y monumentos no metбlicos. Fecha legal: 31 de mayo de 2001. Fecha de Concesiуn: 26 de julio de 200. Vigencia: 31 de mayo1 de 2011.

- CONSTRURAMA N° Registro: 707.586, N° Expediente: 488.326. Clase 37. Ampara toda clase de servicios por construcciones y reparaciones. Fecha legal: 31 de mayo 2001. Fecha de Concesiуn: 26 de julio de 2001. Vigencia: 31 de mayo de 2011.

- CONSTRURAMA N° Registro: 707.587, N° Expediente: 488.327. Clase 39. Servicios protegidos: Servicios relativos al transporte, abastecimiento, distribuciуn, envнo y descarga por cualquier medio, de todo tipo de materiales para la construcciуn y en especial de concreto, cemento, clinker y materiales relacionados con los seсalados. Fecha legal: 31 de mayo de 2001. Fecha de Concesiуn: 26 de julio de 2001. Vigencia: 31 de mayo de 2011.

- CONSTRURAMA N° Registro: 707.588, N° Expediente: 488.328. Clase 42. Servicios amparados: Servicios relativos a la comercializaciуn de productos en especial de todo tipo de materiales de construcciуn, ademбs, servicios relativos a la asesorнa en materia de la ingenierнa, arquitectura y construcciуn. Fecha legal: 31 de mayo de 2001. Fecha de Concesiуn: 26 de julio de 2001. Vigencia: 31 de mayo de 2011.

- CONSTRURAMA (y diseсo), N° Registro: 713.667. N° Expediente: 491.226. Clase 06. Artнculos protegidos: Materiales de construcciуn metбlicos tales como andamiajes, cortinas, enrejados, ventanas, puertas, construcciуn transportables metбlicas tales como soportes, columnas, panales, recipientes metбlicos tales como silos y depуsitos para cemento y concreto. Fecha legal: 18 de junio de 2001. Fecha de Concesiуn: 30 de agosto de 2001. Vigencia: 18 de junio de 2011.

- CONSTRURAMA (y diseсo). N° Registro: 714.735, N° Expediente: 491.263. Clase 19. Artнculos: Materiales de construcciуn no metбlicos; tales como cemento, concreto, mortero, piedra, cal, yeso, grava, loseta, tabiques, ladrillo, tejas, mosaicos, tubos rнgidos no metбlicos para la construcciуn; asfalto, pez y betъn; construcciones transportables no metбlica; tales como mуdulos, panales, columnas precoladas y monumentos no metбlicos. Fecha legal: 18 de junio de 2001. Fecha de Concesiуn: 31 de agosto de 2001. Vigencia: 18 de junio de 2011.

- CONSTRURAMA (y diseсo). N° Registro: 713.668, N°. Expediente: 491.264. Clase 37. Servicios: Toda clase de servicios por construcciones y reparaciones. Fecha legal: 18 de junio de 2001. Fecha de Concesiуn: 30 de agosto de 2001. Vigencia: 18 de junio de 2011.

- CONSTRURAMA (y diseсo). N° Registro: 717.404, N° Expediente: 491.265. Clase 39. Servicios: Servicios relativos al transporte, abastecimiento, distribuciуn, envнo y descarga por cualquier medio, de todo tipo de materiales para la construcciуn y en especial de concreto, cemento, clinker y materiales relacionados con los seсalados. Fecha legal: 18 de junio de 2001. Fecha de Concesiуn: 27 de septiembre de 2001. Vigencia: 18 de junio de 2011.

- CONSTRURAMA (y diseсo). N° Registro: 717.405, N° Expediente: 491.266. Clase 42. Servicios: Servicios relativos a la comercializaciуn de productos en especial de todo tipo de materiales de construcciуn ademбs, servicios relativos a la asesorнa en materia de la construcciуn, ingenierнa, arquitectura, principalmente de cemento, concreto, clinker y materiales relacionados con los seсalados. Fecha legal: 18 de junio de 2001. Fecha de Concesiуn: 27 de septiembre de 2001. Vigencia: 18 de junio de 2011.

El nombre de dominio <construrama.com.mx> estб registrado con NIC-Mйxico. El registro fue creado el 15 de abril de 2004 y, segъn la respuesta de NIC-Mйxico al Centro, figura a nombre de Ennis Ibarra Flores.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Resumidamente, la Promovente sostiene lo siguiente:

- El nombre de dominio en disputa es idйntico en cuanto a su denominaciуn, grбficamente, fonйticamente e ideolуgicamente a los registros de marca “CONSTRURAMA” y “CONSTRURAMA” (Y DISEСO) de que la promovente es titular.

- El titular del nombre de dominio <construrama.com.mx> carece de derechos o intereses legнtimos respecto del mismo. Por el contrario la pбgina web bajo “www.construrama.com.mx” muestra que se hace un uso ilegнtimo de las marcas mixtas CONSTRURAMA, sin autorizaciуn alguna de la promovente.

- El nombre de dominio ha sido registrado y se usa de mala fe. Al registrar el nombre de dominio con la denominaciуn de las marcas de CEMEX y emplear los diseсos de las marcas “CONSTRURAMA” (Y DISEСO), la titular en su portal web usa las marcas sin autorizaciуn alguna por parte del promovente, al igual que estar promoviendo actividades como son: “Cotizador de materiales, Chat con un asesor, Comparador de precios, Directorio de Proveedores de Servicios” que obviamente crean un vinculaciуn con los artнculos y servicios protegidos por las marcas propiedad de CEMEX, aprovechбndose del prestigio y reputaciуn que identifican a la promovente a travйs de las marcas “CONSTRURAMA” y “CONSTRURAMA” (Y DISEСO).

- Se utiliza el nombre de dominio de manera intencionada, con la finalidad de engaсar a los usuarios de Internet, haciйndoles creer que existe un patrocinio, asociaciуn, o afiliaciуn de CEMEX respecto del dominio <construrama.com.mx>, en virtud que se emplean en el portal Web la denominaciуn y el diseсo de las marcas “CONSTRURAMA” y “CONSTRURAMA” (Y DISEСO).

B. Titular

El Titular no contestу a las alegaciones de la Promovente, y el Centro le notificу la falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo a la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (LDRP) quien pida la cancelaciуn o transferencia de un registro de nombre de dominio en “.MX”, deberб probar ante el grupo de expertos:

(i) Que el nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

(ii) Que el titular no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) Que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Salvo por la adiciуn de “.com.mx”, el nombre de dominio <construrama.com.mx > es idйntico a las marcas CONSTRURAMA de la Promovente detalladas en la secciуn 4 supra. Por razones tйcnicas conocidas, la adiciуn de un dominio genйrico del nivel superior tal como “com” es una condiciуn necesaria del registro, y carece de significaciуn para distinguir a un nombre de dominio de una marca. En el Caso OMPI N° D2000-0940, National Collegiate Athletic Association v. Rodd Garner and IntheZone.ws, 7 de noviembre de 2000, dijo el panel actuante: “La adiciуn del dominio del nivel superior genйrico (gTLD) “.com” carece de importancia legal desde el punto de vista de comparar los nombres de dominio en disputa a [la marca del demandante] desde que se requiere que los registrantes de nombres de dominio usen un gTLD, “.com” es sуlo uno de esos varios gTLDs, y “.com” no sirve para identificar una empresa en particular como origen de bienes o servicios.” Similares razones valen para la adiciуn de “com.mx”.

Las marcas CONSTRURAMA nominativas fueron solicitadas el 31 de mayo de 2001 y concedidas a CEMEX, S.A. DE C.V el 26 de julio de 2001. Las marcas CONSTRURAMA mixtas (con diseсo) se solicitaron el 18 de junio de 2001 y se concedieron entre el 30 de agosto y el 27 de septiembre de 2001 a favor de CEMEX, S.A. DE C.V. El nombre de dominio fue registrado a nombre del Titular Ennis Ibarra Flores el 15 de abril de 2004, casi tres aсos despuйs que fueran concedidas las marcas. El Anexo 4 de la Demanda acredita satisfactoriamente tanto la titularidad de las marcas, como sus transferencias legнtimas a la Promovente.

Por tanto, el Experto Ъnico considera que la Promovente ha probado conforme a la Polнtica, Artнculo 1(a)(i), que el nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios registrada de la que la Promovente es titular.

B. Derechos o intereses legнtimos

La Promovente asevera que el Titular carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio.

La falta de contestaciуn a la Demanda priva al Panel de cualquier argumento favorable a la existencia de derechos o intereses legнtimos del Titular respecto del nombre de dominio. Quien esto suscribe ya dijo en el Caso OMPI N° DMX2001-0003, Kellogg Company v. Luis Бlvarez, 13 de septiembre de 2001: “La Demandante niega que el Demandado posea derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. En particular niega las distintas circunstancias que de acuerdo al Parбgrafo 1.c. de la Polнtica pudieran servir como prueba de derechos o intereses legнtimos del registrante respecto del nombre de dominio. Para probar que el demandado carece de derechos o intereses legнtimos es evidente que un demandante usualmente poco podrб hacer mбs [que] negar derechos o intereses legнtimos, dado que de otro modo se [le] requerirнa la prueba de hechos negativos. Es el demandado quien al respecto estб en mejor situaciуn de producir prueba a su favor, por ejemplo, alegando y probando que le cabe alguna de las circunstancias del Parбgrafo 1.c. de la Polнtica. Como el Demandado no ha efectuado presentaciуn alguna en este procedimiento, el Panel no puede sino inferir que su inacciуn contribuye a darle la razуn a la Demandante.” Considero que el mismo razonamiento se aplica a este caso.

Por otra parte, el uso sin autorizaciуn alguna de la marca CONSTRURAMA por el Titular impide considerar que el mismo tenga derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. Ver sub-secciуn C infra.

En consecuencia, el Experto Ъnico considera probado que el Titular carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio (Polнtica, Artнculo 1(a)(ii)).

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Es propio de la Polнtica bajo “.MX” en su versiуn actual que, para evidenciar la mala fe, el promovente puede probar, o bien que el titular registrу con mala fe el nombre de dominio, o bien que lo usa de mala fe. Esto es, la prueba puede ser indistintamente del registro o del uso de mala fe.

En la pбgina 18 de la demanda el Promovente alega que el Titular utiliza el nombre de dominio de manera intencionada - y no autorizada por el titular de las marcas - con la finalidad de engaсar a los usuarios de Internet, haciйndoles creer que existe un patrocinio, asociaciуn, afiliaciуn en el dominio <construrama.com.mx> por parte de CEMEX en virtud de que se emplean en el portal web las marcas “CONSTRURAMA” Y DISEСO de propiedad de CEMEX.

El Experto considera que asiste razуn al Promovente, puesto que con el Anexo 6 “A” y “B” de la demanda prueba mediante diligencia realizada con intervenciуn del Corredor Pъblico N° 50 de Mйxico D.F., Gerardo Francisco Saavedra Silva, de fecha 16 de agosto de 2004, que la pagina web del Titular, bajo el dominio <construrama.com.mx> exhibe textos junto con los que se utiliza servilmente la marca mencionada (con diseсo) provocando la confusiуn del pъblico consumidor.

Por ello, el Experto Ъnico considera probado el uso de mala fe del nombre de dominio (Polнtica, Artнculo 1(a)(iii)).

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artнculo 1 de la Polнtica bajo “.MX” y los Artнculos 19 y 20 del Reglamento para la Polнtica bajo “.MX”, el Experto Ъnico ordena que la titularidad del nombre de dominio <construrama.com.mx> sea transferida a la Promovente CEMEX TRADEMARKS WORLDWIDE LTD.

Roberto Bianchi
Experto Ъnico

Fecha: 18 de octubre de 2004