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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Orange France contre KLTE Ltd

Litige n° DFR2005-0020

 

 

1. Les parties

Le requйrant est Orange France, Montrouge, France, reprйsentй par DS Avocats, France.

Le dйfendeur est KLTE Ltd, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne les noms de domaine <oarange.fr>, <orande.fr>, <orenge.fr>, <organge.fr>, <ornage.fr>, <ornge.fr>, <oronge.fr>, <prange.fr>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle les noms de domaine sont enregistrйs est AFNIC.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Orange France auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 21 novembre 2005.

En date du 21 novembre 2005, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, AFNIC, aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 22 novembre 2005.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien au Rиglement pour la procйdure alternative de rйsolution des litiges du .fr et du .re par dйcision technique (ci-aprиs le Rиglement) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du .fr et du .re conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la Charte)

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, le Centre a adressй au Dйfendeur le 30 novembre 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative.

Conformйment а l’article 15(a) du Rиglement, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 20 dйcembre 2005. Le dйfendeur a fait parvenir une rйponse par voie йlectronique le 14 dйcembre 2005.

Le Requйrant a fait parvenir au Centre les 27 et 28 dйcembre 2005 des observations complйmentaires en rйaction а la rйponse du Dйfendeur.

En date du 3 janvier 2006, le Centre nommait dans le prйsent litige comme Expert Nathalie Dreyfus. L’expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement .

 

4. Les faits

Le requйrant est la sociйtй franзaise Orange France qui a pour objet la prestation de services de tйlйcommunications. Le requйrant est prйsent en France et dans 16 pays а travers le monde.

La sociйtй Orange France est une filiale du Groupe France Tйlйcom, l’un des principaux opйrateurs de tйlйcommunications au monde, prйsent sur les cinq continents.

La sociйtй Orange France est titulaire de la marque ORANGE FRANCE n°01 3 109 302 du 3 juillet 2001, appliquйe а des produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41 et 42.

La sociйtй Orange France a rйservй le 2 fйvrier 2001 le nom de domaine <orange.fr>. Ce nom de domaine est actif et pointe vers le site officiel du requйrant.

La dйnomination sociale et le nom commercial du requйrant sont Orange France.

La sociйtй Orange France exploite avec l’autorisation de son titulaire la marque franзaise ORANGE n°94 511 028 du 15 mars 1994 et est habilitйe а dйfendre ladite marque.

Le dйfendeur est la sociйtй йtrangиre immatriculйe en France KLTE Limited pour l’activitй de “autres commerces de gros de biens de consommation”.

Le Conseil d’Administration de l’AFNIC a, par dйlibйration du 20 juillet 2005, bloquй pour 3 mois plus de 1200 noms de domaine en .fr rйservйs par le Dйfendeur. Le Requйrant a alors remarquй que les noms de domaine <oarange.fr>, <orande.fr>, <orenge.fr>, <organge.fr>, <ornage.fr>, <ornge.fr>, <oronge.fr>, <prange.fr> figuraient dans la liste des noms de domaine bloquйs par l’AFNIC.

Par lettre simple le 22 aoыt 2005 et par lettre recommandйe avec accusй de rйception le 7 septembre 2005, le Requйrant a mis en demeure de Dйfendeur d’annuler la rйservation des noms de domaine <oarange.fr>, <orande.fr>, <orenge.fr>, <organge.fr>, <ornage.fr>, <ornge.fr>, <oronge.fr>, <prange.fr>. Les deux courriers sont restйs sans rйponse.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

La sociйtй Orange France justifie de droits а titre de marques, de noms de domaine, de nom commercial et de dйnomination sociale en France sur le signe “orange” et “orange France”.

Le Requйrant allиgue la similaritй des noms de domaine litigieux avec les signes “orange” et “orange France” dans la mesure oщ la seule diffйrence entre ces signes tient а l’ajout, а l’inversion ou au remplacement d’une lettre. Ceci n’йlimine pas le risque de confusion car il subsiste une forte ressemblance phonйtique et visuelle entre les signes.

Le Requйrant relиve par ailleurs que la rйservation massive des noms de domaine dйmontre la mauvaise foi du Dйfendeur, cette rйservation ayant йtй effectuйe dans un but spйculatif afin de dйtourner du site officiel de la sociйtй Orange France les internautes qui pensaient lйgitimement, en tapant ces noms de domaine mais en commettant une faute de frappe, obtenir des informations sur le Requйrant et ses produits.

Le Requйrant invoque йgalement la notoriйtй de la marque Orange France au sens de l’article L713-5 du Code franзais de la Propriйtй Intellectuelle.

Le Requйrant estime кtre fondй а requйrir le transfert des noms de domaine litigieux au profit de la sociйtй ORANGE France.

B. Dйfendeur

La sociйtй KLTE Limited allиgue que les noms de domaine litigieux ont йtй rйservйs de bonne foi, sans relation avec le nom de domaine en possession du Requйrant <orange.fr>.

Le Dйfendeur affirme que le nom de domaine <oarange.fr> est une faute d’orthographe du mot “Arrange” (organisez), <orande.fr> du mot “Grande” (grand), <orenge.fr> du mot “Orense” (province d’Espagne de l’Ouest), <organge.fr> du mot “organze” (organza), <orange.fr> du mot “ornate” (ayant la dйcoration excessive), <ornge.fr> et <oronge.fr> du mot “Ronge” (lac canadien), et <prange.fr> est un mot gйnйrique qui signifie en allemand “dйmonstrateur, faire йtalage”.

Le Requйrant conteste la validitй de la rйponse du Dйfendeur au motif qu’elle n’a pas йtй transmise au Centre par йcrit conformйment а l’art. 15 b) du Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution de litiges du .fr, mais seulement par voie йlectronique. Le Requйrant invoque en outre le fait que la rйponse ne contienne pas la dйclaration finale obligatoire : ”le Dйfendeur dйclare que, а sa connaissance, les informations que comporte la prйsente rйponse sont complиtes et exactes, et que la prйsente rйponse n’est pas dйposйe de maniиre abusive”.

 

6. Discussion

Conformйment а l’article 20(c) du Rиglement, “l’expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

Il est йgalement important de souligner que, conformйment aux dispositions de l’article 1 du Rиglement, on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.

En consйquence, l’expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits de tiers.

A titre liminaire, l’expert a йtudiй la question de la recevabilitй de la rйponse communiquйe par le Dйfendeur au Centre. Conformйment а l’article 15 (b) du Rиglement :

La rйponse doit кtre remise par йcrit en trois exemplaires ainsi que sous forme йlectronique (а l’exception des piиces non disponibles sous cette forme) et contenir les informations suivantes:

(i) une prise de position relative aux dйclarations et aux allйgations figurant dans la demande, y compris les moyens de dйfense indiquant les motifs pour lesquels le dйfendeur doit conserver le nom de domaine objet du litige (cette partie de la rйponse doit se limiter а 5000 mots au maximum),

(ii) les noms et les coordonnйes du dйfendeur,

(iii) au cas oщ le dйfendeur se fait reprйsenter lors de la procйdure alternative de rйsolution de litiges, les noms et les coordonnйes du reprйsentant ainsi qu’une procuration correspondante,

(iv) une explication sur les йventuelles procйdures judiciaires qui йtaient, ou sont encore, pendantes par rapport au nom de domaine objet du litige,

(v) les dйclarations finales ci-dessous, suivies de la signature du dйfendeur ou de son reprйsentant habilitй:

“Le dйfendeur dйclare que, а sa connaissance, les informations que comporte la prйsente rйponse sont complиtes et exactes, et que la prйsente rйponse n’est pas dйposйe de maniиre abusive.”

L’expert constate qu’en l’occurrence le Dйfendeur n’a transmis sa rйponse que par voie йlectronique, omettant les trois exemplaires йcrits requis par l’art. 15 (b) du Rиglement prйcitй. De mкme, l’expert observe que le Dйfendeur n’a pas respectй le formalisme de l’art. 15 (b) (v) йtant donnй qu’il n’a pas complйtй sa rйponse par les dйclarations finales prescrites.

En consйquence, l’expert rejette la rйponse du Dйfendeur pour non-respect des formes procйdurales prescrites par le Rиglement et n’en tiendra donc pas compte.

A. Atteintes aux droits de propriйtй intellectuelle

Les articles L713-2 et L713-3 du Code de la Propriйtй Intellectuelle franзais sanctionnent la reproduction ou l’imitation d’une marque antйrieure ainsi que l’usage d’une marque imitйe, pour des produits ou services identiques ou similaires.

En consйquence, l’expert doit dйterminer au vu des signes et des produits et services en prйsence si la reproduction ou l’imitation des marques, noms de domaine, dйnomination sociale et nom commercial du Requйrant par les noms de domaine du Dйfendeur est caractйrisйe.

Comparaison des signes

L’expert retient que les noms de domaine contestйs sont la reproduction quasi-totale des signes “Orange” et “Orange France” (ORANGE constitue l’йlйment principal, le terme “France” йtant descriptif de la nationalitй de l’entreprise) sur lesquels la sociйtй Orange France a justifiй avoir des droits. En effet, l’ajout d’une lettre (“a” pour <oarange.fr>, “g” pour <organge.fr>), l’inversion de lettres (<ornage.fr>), la suppression d’une lettre (“a” pour <ornge.fr>) ou la modification d’une lettre (“e” pour <orenge.fr>, “o” pour <oronge.fr>, “p” pour <prange.fr>, “d” pour <orande.fr”) ne suffisent pas а йviter le risque de confusion avec le titulaire de la marque (As a rule, almost any simple addition to a well-known trademark is powerless to prevent a connotation with the rightful owner of the trademark – Dйcision D2004-0746, Thomson Broadcast & Media Solution Inc., Thomson v. Alvaro Collazo <thompsonvalleygrass.com>, Dйcision D2005-0728, Bang & Olufsen a/s v. Unasi Inc. <bag-olufsen.com>, <bagolufsen.com>, <bang-olusen.com>, <bangolusen.com>).

En outre, la modification opйrйe ne modifie pas forcйment la prononciation du signe en franзais (<orenge.fr>). Un internaute distrait pourrait aisйment faire une faute de frappe et кtre redirigй vers le site du Dйfendeur, ce qui constitue un cas clair de typosquatting (Dйcision D2005-0444, ESPN, Inc. v. XC2 <espnnews.com> The disputed domain name is confusingly similar to the Complainant’s mark. The addition of another letter “N” does not change the way in which the word is pronounced. Moreover, an Internet user could easily type in an additional “N” by mistake and thus be directed to the Respondent’s website.)

Ainsi, la similaritй des signes est avйrйe.

Comparaison des produits et services

Il n’existe aucune preuve de l’activitй des noms de domaine litigieux avant et aprиs leur blocage par l’AFNIC, aucune capture d’йcran n’йtant prйsentйe. La seule communication de liens URL ne permet pas de juger de l’activitй des noms de domaine litigieux, le contenu du site ayant pu кtre modifiй entre temps.

La renommйe de la marque ORANGE est indiscutable. L’expert estime que cette notoriйtй n’est pas йtrangиre а l’adoption des noms de domaine trиs proches par le Dйfendeur. La Cour de cassation franзaise a rйcemment йtendu l’application de l’article L 713-5 du Code de la Propriйtй Intellectuelle aux signes identiques ou voisins (Cass Com, 12 juillet 2005).

En prйsence d’un nom de domaine inactif, l’atteinte а la marque ne peut кtre retenue que si la notoriйtй de la marque est dйmontrйe (Cass. Com, 13 dйcembre 2005).

Atteinte а une marque notoire

L’art. L713-5 du Code de la Propriйtй Intellectuelle dispose que  ”l’emploi d’une marque jouissant d’une renommйe pour des produits ou services non similaires а ceux dйsignйs dans l’enregistrement engage la responsabilitй civile de son auteur s’il est de nature а porter prйjudice au propriйtaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiйe de cette derniиre”. Non seulement la jurisprudence franзaise considиre qu’il y a abus de droit en cas de dйpфt identique а la marque d’un tiers bйnйficiant d’une renommйe (TGI Nanterre, 16 septembre 1999, <vichy.com>), mais elle a en outre йtendue l’application de l’art. L713-5 aux signes identiques ou voisins (Cass. Com., 12 juillet 2005, Stй Cartier c/ Stй Oxypas).

La renommйe de la marque ORANGE FRANCE est indiscutable йtant donnй que la sociйtй Orange France est le premier opйrateur tйlйphonique franзais et qu’elle exploite ce signe de maniиre extensive. Le fait que le Dйfendeur ait choisi l’adoption des noms de domaine litigieux n’est probablement pas йtranger а la renommйe de la marque en cause.

L’expert estime que l’abus de droit au sens du droit franзais relatif aux marques notoires est caractйrisй.

Atteinte aux rиgles de la concurrence et au comportement loyal en matiиre commerciale

L’expert retient que cette affaire constitue un cas de typosquatting, ceci йtant rйvйlateur de mauvaise foi de la part du Dйfendeur. Il en est de mкme s’agissant du fait que les noms de domaine litigieux font partie des plus de 1000 noms de domaine bloquйs par l’AFNIC et sur lesquels il existe des soupзons de parasitisme.

Par ailleurs, la rйservation des noms de domaine litigieux par le Dйfendeur porte atteinte au site Internet officiel de la sociйtй Orange France en ce qu’ils sont susceptibles de capter une partie de son important trafic en misant sur le fait qu’un certain nombre d’internautes fera une erreur de frappe.

Enfin, l’expert relиve que le Dйfendeur a dйjа fait l’objet de dйcisions de transfert dans le cadre de PARL (DFR2005-0004, Application des Gazs, SAS v. KLTE Ltd <campingaz.fr>, DFR2005-0012, Les Echos v. KLTE Ltd <lesecho.fr> et DFR2005-0017, Total SA v. KLTE Ltd <totale.fr> et <clubtotal.fr>).

Ces йlйments concordent pour dйmontrer le comportement dйloyal en matiиre commerciale et la fraude en application de l’article 1382 du Code Civil franзais.

B. Les droits du Requйrant

L’expert estime que le Requйrant a dйmontrй qu’il dйtenait des droits sur la marque ORANGE, le nom de domaine <orange.fr>, le nom commercial et la dйnomination sociale Orange France sont exploitйs pour prйsenter la sociйtй Orange France, ainsi que les produits et services proposйs par Orange France. Le Requйrant a de mкme apporter de nombreux йlйments prouvant son utilisation extensive de la marque ORANGE.

Il a йtй clairement йtabli que le Dйfendeur a йtй informй des droits de propriйtй intellectuelle de la sociйtй ORANGE France aux mois d’aoыt et de septembre 2005 par lettre simple puis par lettre recommandйe.

Le Requйrant est ainsi fondй а solliciter le transfert а son profit des noms de domaine litigieux, en conformitй avec les dispositions de la Charte.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20 (b) et (c) du Rиglement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requйrant des noms de domaine <oarange.fr>, <orande.fr>, <orenge.fr>, <organge.fr>, <ornage.fr>, <ornge.fr>, <oronge.fr>, <prange.fr>.

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Nathalie Dreyfus
Expert

Le 17 janvier 2006